STRATÉGIES GAGNANTES EN DROIT DES MARQUES NORD-AMÉRICAIN

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1 STRATÉGIES GAGNANTES EN DROIT DES MARQUES NORD-AMÉRICAIN
Réunion de travail 1

2 LES BASES DE DÉPÔT AUX ÉTATS-UNIS ET AU CANADA: CHAUSSE-TRAPES, PIÈGES, ÉCUEILS ET PEAUX DE BANANE Marie-Cécile Moins (THOMSON) Mary Margaret L. O'Donnell (RADER, FISHMAN & GRAUER) Laurent Carrière (ROBIC)

3 Stratégies de dépôt gagnantes La perspective américaine
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4 Stratégies de dépôt gagnantes La perspective canadienne
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5 US - Les bases de dépôt ● Section 1(a) : Emploi de la marque aux US
● Section 1(b) : intention d’emploi de la marque aux US ● Section 44(d) / (e) : marque déjà déposée / enregistrée à l'étranger ● Section 66(a) : désignation des US via IR

6 CA- Les bases de dépôt Emploi de la marque au Canada: 30b)
Révélation au Canada: 30c) Enregistrement unioniste ET emploi hors Canada: 30d) Emploi projeté au Canada: 30e)

7 US - Comment choisir le(s) base(s) ?
Emploi réel (« bona fide ») aux US ? Emploi imminent aux US ? Existe-t-il des preuves d’usage? Besoin d’un certificat plus rapidement ? Marque déjà déposée / enregistrée à l’étranger ? Au niveau International ?

8 CA- Quelle(s) base(s) choisir
But recherché par la demande Nature de l’exploitation canadienne Retarder l’examen ou l’enregistrement Dépôt multi-bases

9 US - Conditions Requises : Emploi
Emploi réel (« bona fide ») Emploi entre un pays étranger et les US ou Emploi entre deux Etats des US

10 CA- Conditions requises : emploi
Distinguer ses marchandises ou services de ceux d’un autre L’emploi par ou pour le requérant À titre de marque Et quelle marque? Et l’emploi illégal?

11 US - Une marque est réputée employée…
BIENS : Vente / envoi aux US Produits Emballage Colis Catalogues Mode d’emploi MAIS Factures, publicité, internet souvent insuffisants SERVICES : Prestation des services rendue aux US (ou peut-être à l’étranger: Int’l Bancorp v. Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers a Monaco (4th Cir. 2003)) Plus facile de trouver les preuves d’emploi Publicité, internet souvent suffisant

12 CA- L’emploi Emploi à l’égard de marchandises
Emploi à l’égard de services Emploi par exportation

13 US - Conditions Requises : ITU
Intention réelle d’employer la marque pour les produits et services inclus dans le libellé Plus qu’un “espoir” d’emploi dans l’avenir Une preuve de l’intention d’emploi peut être demandée : DC Comics and Marvel Characters v. Silver (TTAB 2009); Honda v. Winkelmann (TTAB 2009)

14 CA- L’emploi projeté Si et seulement la marque n’est pas encore employée au Canada Intention réelle Déclaration d’emploi à produire

15 US –Conditions Requises : marque déposée / enregistrée à l'étranger 44(d) / 44(e)
TRINITÉ: Même marque Même requérante Mêmes produits / services Intention réelle d’emploi Difficultés : L’USPTO n’accepte pas le libellé général des classes de Nice, les libellés peuvent être trop détaillés; il faut éliminer les biens / services non employés au moment du dépôt de déclaration d’usage

16 CA- L’enregistrement «unioniste» ET l’emploi hors Canada
Enregistrement (ou demande d’enregistrement) EICRE ET Emploi étranger au moment de la production de la demande canadienne

17 Conditions Requises: Protocole de Madrid (66(a): désignation des US)
Intention réelle d’emploi Marque en caractères standard ? Pas d’accès au Registre Supplémentaire Pas de changement de base (sauf en cas de transformation) Pas possible d’ajouter une classe Mêmes difficultés que 44(d) et (e)

18 CA- La révélation au Canada
Emploi unioniste + Distribution ou annonce au Canada = Marque est «bien connue» au Canada

19 US - Prendre grand soin du libellé
Libellé plus large est préférable - Facilite les déclarations d’usage - Réduit les problèmes de fraude Préférez “hair care preparations” à “shampoo, conditioner, hair lotion, hair cream, hair smoother, etc.” Consultez la base de données des biens et services “US Acceptable Identification of Goods and Services Manual” (

20 CA- L’état déclaratif Pas de classification
Termes ordinaires du commerce Passer du général au particulier Pas d’effet crémaillère

21 US – Modifications à une demande
Avant publication Après publication, avant NOA Après NOA, avant SOU Quand il est trop tard  Pas de modification de la base pour 66(a)

22 CA - Modifications à une demande
Avant publication Il n'est pas permis Il est permis Après publication Serait-il permis? Quand il est trop tard 

23 US - L’évolution de l’appréciation de la fraude
Medinol v. Neurovasx (TTAB 2003) : une fausse déclaration risque d’annuler le dépôt ou l’enregistrement entier G&W Labs v. GW Pharma (TTAB 2009) : une fausse déclaration risque d’annuler uniquement la classe concernée et non plus l’enregistrement entier In re Bose (CAFC 2009) casse Medinol : la preuve de la fraude est désormais définie par « l’intention subjective » : knowingly making a false, material representation with the intent to deceive the USPTO

24 CA- La fraude Examen Opposition Radiation

25 Les dangers associés aux licences et cessions au Canada et aux États-Unis : comment les éviter
Intervenants: Carole Aciman Greenberg Traurig LLP (New York) (00) Chantal Desjardins Cabinet Goudreau Gage Dubuc Modérateur: Agnès Hasselmann-Raguet Service juridique, YSL Beauté Septembre 25, 2009 25

26 Seconde thématique: Les dangers associés aux licences et cessions au Canada et aux États-Unis: comment les éviter

27 Les dangers associés aux cessions au Canada et aux États-Unis

28 UNITED STATES A) Formalités à accomplir (nécessité de l’écrit, inscription de l’acte de cession au registre) et conséquences du non-respect de ces formalités Réponse: Aucune formalité requise, mais l’enregistrement de la cession auprès du bureau des marques américain (USPTO) est fortement recommandé. Principe: L’enregistrement de la cession n’est pas nécessaire pour parfaire une cession de marque de commerce mais fortement recommandé. Procédure facile à suivre

29 CANADA A) Formalités à accomplir (nécessité de l’écrit, inscription de l’acte de cession au registre) et conséquences du non-respect de ces formalités Réponse: Aucune formalité requise. Principe: L’enregistrement de la cession n’est pas nécessaire pour parfaire une cession de marque de commerce. La Loi sur les marques de commerce ne contient aucune disposition pour rendre l’enregistrement d’un transfert obligatoire. Confirmé dans la jurisprudence canadienne: Carey c. Goss (1886), 11 O.R. 619; Wilkinson Sword (Can.) Ltd. c. Juda (1966), 51 C.P.R. 55 (Can. Ex. Ct.); Gattuso c. Gattuso Corp. (1969), 56 C.P.R. 109 (Can. Ex. Ct.); Berg c. Segal Furniture Ltd. (1974), 14 C.P.R. (2e) 215 à 217 (B.C. S.C.); Sanford Farms Ltd. c. Bowcutter Corp. (1984), 81 C.P.R. (2e) 199 à 202 (H.O.).

30 CANADA A) Formalités à accomplir (nécessité de l’écrit, inscription de l’acte de cession au registre) et conséquences du non-respect de ces formalités Le transfert d’une marque de commerce enregistrée peut se déduire des faits. Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd. (1985), 7 C.P.R. (3e) 254 (Fed. T.D.); affirmé (1987), 17 C.P.R. (3e) 237 (Fed. C.A.); affirmé (1987), 81 N.R. 28 (Fed. C.A.); motion d’appel rejetée (1988), 87 N.R. 398 (S.C.C.); White Consolidated Industries Inc. c. Beam of Canada Inc. (1991), 39 C.P.R. (3e) 94 (Fed. T.D.); Gattuso c. Gattuso Corp. (1969), 56 C.P.R. 109 (Can. Ex. Ct.); L’inscription est hautement recommandée. Hart & Richards c. Thurber Whyland Ltd. (1915), 32 R.P.C. 217 (Ch.).

31 Réponse: Principe: Non
UNITED STATES B) Possibilité de céder une marque sans le goodwill (achalandage) lié a celle-ci Réponse: Non Principe: La propriété d’une marque n’existe pas sauf en tant que droit applicable à un commerce existant ou auquel la marque est associée – Section 10 du Lanham Act (15 USC 1060)

32 “Assignment in Gross Doctrine”
UNITED STATES B) Possibilité de céder une marque sans le goodwill (achalandage) lié a celle-ci “Assignment in Gross Doctrine” Le transfert de marque sans l’achalandage (goodwill) lié à celle-ci peut résulter en une fraude au consommateur si la marque est utilisée en association avec un autre “goodwill” “Good will” dans le contexte d’une cession signifie que l’utilisation de la marque par l’acquéreur doit être en continuité de celle du vendeur avant le transfert mais les cours américaines sont divisées quant à savoir si la continuité nécessite une cession des actifs du vendeur liés à la marque et, le cas échéant, lesquels

33 CANADA B) Possibilité de céder une marque sans le goodwill (achalandage) lié a celle-ci Réponse: Oui Principe: Une marque de commerce, enregistrée ou non, est transférable, et reconnue comme ayant toujours été transférable, soit en liaison avec ou séparément du goodwill (achalandage) de l’entreprise. Loi sur les marques de commerce, L.R. 1985, ch. T-13, art. 48; Confirmé dans la jurisprudence canadienne: Cheerio Toys & Games Ltd. c. Dubiner (1965), 32 Fox Pat. C. 37 (S.C.C.); Marchands Ro-Na Inc. c. Tefal S.A. (1981), 55 C.P.R. (2e) 27 (Fed. T.D.);

34 B) Possibilité de céder une marque sans le goodwill lié a celle-ci
CANADA B) Possibilité de céder une marque sans le goodwill lié a celle-ci Avertissement: L’utilisation de la marque de commerce cédée doit maintenir son caractère distinctif. Wilkinson Sword (Can.) Ltd. c. Juda (1966), 34 Fox Pat. C. 77 (Can. Ex. Ct.). Breck's Sporting Goods Co c. Magder, [1976] 1 S.C.R. 527 (S.C.C.). Heintzman c Ontario Ltd. (1990), 34 C.P.R. (3e) 1 (Fed. T.D.).

35 UNITED STATES C) Risques de céder une marque à l’égard de certains produits ou services, mais non d’autres Cas de figure: Cession de la marque à l’acheteur pour les produits ou services considérés (tandis que le vendeur ne la cède pas pour d’autres) Pas de cession par le vendeur d’une marque à l’égard de certains produits ou services mais licence perpétuelle accordée à l’autre partie à l’égard de certains produits ou services Cession de la marque par le vendeur à une société holding controlée par les deux parties Chaque scénario a ses risques propres

36 UNITED STATES C) Risques de céder une marque à l’égard de certains produits ou services, mais non d’autres Réponse: Oui, risques reliés à la dissociation. Principe: Tout l’achalandage (goodwill) ou les actifs liés à un activité commerciale unique doivent être transférés pour qu’il y ait une cession valide d’une marque Il est possible de dissocier et de transférer une partie distincte et séparée d’une activité avec le goodwill et les marques qui y sont associées Dans la jurisprudence actuelle, les cours ont reconnu la dissociation dans 2 cas de figure: 1) « assignment of the right to a specific, ‘separate and distinct’ line of business under the trademark » (analyse des cours au cas-par-cas), ou 2) lorsque les réseaux de distribution des 2 compagnies détenant la marque sont géographiquement distincts

37 Risques: UNITED STATES
C) Risques de céder une marque à l’égard de certains produits ou services, mais non d’autres Risques: La dissociation de la propriété d’une marque peut l’affaiblir et affecter la capacité de la défendre contre des tiers pour contrefaçon et la capacité de la faire enregistrer par les deux parties Dans des cas extrêmes, la dissociation pourrait résulter dans l’abandon des droits sur la marque pour les deux propriétaires, bien qu’à notre connaissance il n’y a pas d’arrêt aux USA allant dans ce sens. L’abandon est souvent soulevé comme défense dans les procédures en contrefaçon (California Fruit Growers exchange v. Sunkist Baking Co., 166 F.2d 971 (7th Cir. 1947) Droit des faillites américain et licences perpétuelles (Section 365(a) U.S. Bankruptcy Code

38 UNITED STATES C) Risques de céder une marque à l’égard de certains produits ou services, mais non d’autres A considérer: Dans les contrats de transfert: Noms de domaine uniques – Qui aura les droits? Droit d’expansion d’utilisation de la marque dans de nouveaux domaines et enregistrement qui y est lié Droit d’enregistrer de nouvelles marques liées Quels logos + “trade dress”? Coopération, prise en charge des frais en matière de veille pour les contrefaçons Territoires couverts? Nécessité de maintenir certaines positions sur les marchés considérés + qualité (luxe par exemple) Utilisation de la marque comme nom de l’entreprise par une ou les deux parties Dépôt auprès du USPTO de lettres de consentement à l’enrégistrement pour éviter des objections futures à un enrégistrement par l’acquereur d’une marque dissociée par le vendeur – voir critères considérés par les cours pour ces lettres dans Loew’s Theaters, Inc., 197 U.S.P.Q. 183 (C.C.P.A.)

39 UNITED STATES C) Risques de céder une marque à l’égard de certains produits ou services, mais non d’autres Facteurs considérés dans la détermination d’un abandon d’une marque dissociée Proximité dans le son et l’apparence des deux marques Les similarités dans les domaines d’activités commerciales Zones géographiques d’opération Logos distincts, autres mots utilisés avec la marque commune La notoriété de la marque Le risque de confusion des consommateurs

40 CANADA C) Risques de céder une marque à l’égard de certains produits ou services, mais non d’autres Réponse: Oui, des risques existent. Principe: Une marque peut devenir la propriété d’une personne (entité) pour l’usage et l’enregistrement de celle-ci en liaison avec certains des produits ou services identifiés dans la demande, et devenir la propriété d’une autre personne (entité) pour usage et enregistrement en liaison avec les autres produits ou services identifiés. Loi sur les marques de commerce, Article 48(1)

41 CANADA C) Risques de céder une marque à l’égard de certains produits ou services, mais non d’autres Risques: De telles divisions de marques de commerce ne doivent pas résulter en un usage simultané de marques portant à confusion par deux parties. La cession et l’usage simultané de deux marques enregistrées associées par des entités différentes mènent généralement à l’invalidité des marques de commerce. Voir par exemple, dans Philco International Corp. c. Canada (Registre des Marques) (1979), 48 C.P.R. (2e) 86 (Fed. T.D).

42 UNITED STATES D) Marques liées : possibilité et risques de les dissocier dans le cadre de transactions Réponse: Oui, mais comme dans le cadre d’une cession de marque à l’égard de certains produits ou services mais non d’autres, il existe des risques associés à la dissociation.

43 CANADA D) Marques liées : possibilité et risques de les dissocier dans le cadre de transactions Réponse: Oui, mais risques associés à la dissociation. Principe: Article 48(1) de la Loi sur les marques de commerce permet au titulaire de marques liées de céder une marque de commerce qui a été en usage en liaison avec tous ou certains des produits et services. Tout transfert peut se produire seulement si le Registraire est satisfait que le même changement a été inscrit en liaison avec toutes les marques de commerce dans le groupe, et que les entrées correspondantes sont faites en même temps en liaison avec ces marques de commerce Toutefois, la dissociation se produit seulement lorsque les produits ou services transférés sont suffisamment différents des produits ou services conservés par le cédant afin d’éviter la confusion chez le consommateur quant à la source suite au transfert. Loi sur les marques de commerce, supra note 1, article 15.

44 CANADA D) Marques liées : possibilité et risques de les dissocier dans le cadre de transactions Risques: La Cour peut déclarer toutes les marques liées, invalides suite à la perte du caractère distinctif. Article 48(2), Loi sur les marques de commerce

45 E) Copropriété d’un dépôt ou d’une marque
UNITED STATES Réponse: En principe non Principe: En droit américain, la copropriété de droits est permise généralement, y compris dans le domaine de la PI, pour les brevets par exemple Mais historiquement, le Bureau des Marques américain (USPO) a toujours été réticent à accepter des demandes jointes de copropriété car l’enregistrement de multiple droits de propriété pour une seule marque est contraire au principe de base qu’une marque est un symbole qui identifie et distingue une source commerciale unique quant aux biens et services de son propriétaire – la copropriété pourrait ainsi entrainer le risque de confusion et à celui que le goodwill, qui symbolise la marque, doit être indivisible.

46 E) Copropriété d’un dépôt ou d’une marque (Suite)
UNITED STATES E) Copropriété d’un dépôt ou d’une marque (Suite) Lanham Act (Section 1) – « The owner of the mark may register … » Lanham Act (Section 45) – « words used in the singular include the plural » Le USPTO accepte de façon limitée des requêtes de copropriété « in appropriate circumstances » - T.E.M.P. Paragraph (d) - In re Diamond Walnut Growers, Inc., 204 U.S.P.Q. 507 (T.T.A.B )(DIAMOND pour cacahuètes, SUNSWEET pour fruits secs) Des demandes d’enregistrement peuvent être déposées sous le nom d’une Joint Venture considérée comme étant une personne morale légale distincte de ses fondateurs et ainsi une « firm » dans le cadre du Lanham Act (Section 4) (In re Herconifa, 207 U.S.P.Q. 777 (T.T.A.B. 1980) Risques à adresser dans les contrats – le plus souvent liés à des dissolutions de personnes morales contrôlant les marques, ou spécificités telles que groupe de musiciens (Beach Boys, The Ink Spots) – car tension entre la protection du consommateur et la reconnaissance des contrats

47 CANADA E) Copropriété d’un dépôt ou d’une marque
Réponse: Non Principe: L’enregistrement d’une marque de commerce au nom de plus d’une personne ou entité n’est pas autorisé. Toutefois, des demandes d’enregistrement peuvent être déposées sous le nom d’une association considérée comme étant une association légale. Manuel d’examen de marque de commerce- Septembre 1996, II Partnerships

48 UNITED STATES F) Risques de nullité de la marque après cession, importance de la perception des consommateurs quant à la source Réponse: Oui. Principe: Après la cession, la marque de commerce doit devenir distinctive du nouveau propriétaire. Une cession de marque de commerce ne doit pas tromper le public. La marque doit distinguer les biens et services du nouveau propriétaire de ceux du propriétaire antérieur après la cession, à défaut de quoi elle pourrait être invalidée

49 UNITED STATES F) Risques de nullité de la marque après cession, importance de la perception des consommateurs quant à la source Gestion des Risques: Importance pour l’acheteur du « due diligence » avant la cession pour les éviter Importance d’un audit pour déterminer comment la marque sera utilisée dans le futur par l’acquéreur dans le cadre de sa stratégie commerciale Concept de la fraude en droit américain et risque d’annulation de la marque (In re Bose Corp, 9/2009 )

50 UNITED STATES F) Risques de nullité de la marque après cession, importance de la perception des consommateurs quant à la source Réponse: Oui. Principe: Après la cession, la marque de commerce doit devenir distinctive du nouveau propriétaire. Une cession de marque de commerce ne doit pas tromper le public. La marque doit distinguer les biens et services du nouveau propriétaire de ceux du propriétaire antérieur après la cession, à défaut de quoi elle pourrait être invalidée

51 CANADA F) Risques de nullité de la marque après cession, importance de la perception des consommateurs quant à la source Réponse: Oui. Principe: Après la cession, la marque de commerce doit devenir distinctive du nouveau propriétaire. Une cession de marque de commerce ne doit pas tromper le public. Leather Cloth Co. c. American Leather Cloth Co. (1865), 11 H.L.C. 523 (U.K. H.L.); Wilkinson Sword (Can.) Ltd. c. Juda (1966), 34 Fox Pat. C. 77 (Can. Ex. Ct.).

52 CANADA F) Risques de nullité de la marque après cession, importance de la perception des consommateurs quant à la source Avertissement : Nous devons nous assurer que la marque de commerce distingue les produits et services du nouveau propriétaire de ceux du propriétaire antérieur, après la cession. Wilkinson Sword (Can.) Ltd. c. Juda (1966), [1968] 2 Ex. C.R. 137 (Can. Ex. Ct.); Gattuso c. Gattuso Corp., [1968] 2 Ex. C.R. 609 (Can. Ex. Ct.); R. J. Reuter Co. c. Muhlens (1953), 70 R.P.C. 235; Cheerio Toys & Games Ltd. c. Dubiner (1965), [1966] S.C.R. 206 (S.C.C.); Magder c. Breck's Sporting Goods Co. (1975), [1976] 1 S.C.R. 527 (S.C.C.) Si elle ne devient pas distinctive du nouveau propriétaire, elle pourrait être invalidée. Magder c. Breck's Sporting Goods Co. (1975), [1976] 1 S.C.R. 527 (S.C.C.).

53 Réponse: Principe: Oui
UNITED STATES G) Cession de droit de recours en contrefaçon de la marque : est-ce possible? Réponse: Oui Principe: Seul le titulaire de cette marque enregistrée, ou un licencié (selon certaines conditions), peut instituer des procédures pour contrefaçon.

54 CANADA G) Cession de droit de recours en contrefaçon de la marque : est-ce possible? Réponse: Oui Principe: Seul le titulaire de cette marque enregistrée, ou un licencié (selon certaines conditions), peut instituer des procédures selon la Loi sur les marques de commerce pour contrefaçon. Art. 19 et 20, Loi sur les marques de commerce

55 Les dangers associés aux licences au Canada et aux États-Unis

56 L’enregistrement auprès du USPTO est possible mais pas nécessaire
UNITED STATES H) Formalités à accomplir pour valablement concéder une licence et conséquences du non-respect Une licence peut être orale mais cela est fortement déconseillé, y compris entre société affiliées Importance d’un écrit mentionant les droits concédés, le contrôle qualité, etc. L’enregistrement auprès du USPTO est possible mais pas nécessaire L’enregistrement est rarement favorisé pour des raisons diverses

57 CANADA H) Formalités à accomplir pour valablement concéder une licence et conséquences du non-respect Principe: La Loi sur les marques de commerce ne précise pas qu’une telle licence doit exister par écrit. La Cour a accepté des licences verbales, à la condition de pouvoir faire la preuve de son existence. Wells' Dairy Inc. c. UL Canada Inc. (2000), 7 C.P.R. (4e) 77 (Fed. T.D.); Quarry Corp. c. Bacardi & Co. (1996), 72 C.P.R. (3e) 25 à 86 (Fed. T.D.) 86 C.P.R. (3d) 127 (Fed. C.A.); Ridout & Maybee LLP c. Omega S.A. (2003), 33 C.P.R. (4e) 184 à 191 (T.M.S.H.O.).

58 CANADA H) Formalités à accomplir pour valablement concéder une licence et conséquences du non-respect Conséquences: L’existence d’une licence écrite est plus facile à prouver, et la cour, conséquemment, lui donne plus de poids. Si une marque est utilisée par une personne autre que le titulaire de la marque et qu’elle n’est pas correctement licenciée, la licence et l’emploi qui en découle par le licencié pourrait ne pas être reconnu.

59 UNITED STATES I) Risque d’invalider la marque par la concession de licences, y compris entre compagnies liées Réponse: Oui Principe: La fonction d’une marque est de désigner une source unique (“single source principle”). Une licence de marque n’affecte pas en principe sa force parce que le titulaire reste à la source des biens et services sous licence du point de vue du droit des marques américain à condition toutefois de maintenir un contrôle sur la nature et la qualité des produits ou services Risques: Etendue des droits accordés dans la licence par rapport au champ de l’enregistrement auprès de l’USPTO Importance du contrôle de qualité Risque de confusion

60 CANADA I) Risque d’invalider la marque par la concession de licences, y compris entre compagnies liées Réponse: Oui Principe: Un titulaire peut autoriser, sous licence, l’utilisation d’une marque, enregistrée ou non, sans la nécessité d’inscrire une licence Le titulaire doit se conformer à l’article 50 de la Loi sur les marques de commerce, notamment par la création d’une licence en vertu de laquelle le titulaire a un contrôle direct ou indirect sur la nature ou la qualité des produits ou services.

61 CANADA I) Risque d’invalider la marque par la concession de licences, y compris entre compagnies liées Risques: Si la licence ne se conforme pas aux exigences désignées à l’article 50, l’enregistrement de la marque peut être invalidé. Le caractère distinctif de la marque peut être perdu. Exemples jurisprudentiels: Unitel Communications Inc. c. Bell Canada (1995), 61 C.P.R. (3e) 12 p (Fed. T.D.); Motel 6 Inc. c. No. 6 Motel Ltd. (1981), 56 C.P.R. (2e) 44 à. 62 (Fed. T.D.).

62 CANADA I) Risque d’invalider la marque par la concession de licences, y compris entre compagnies liées Il est essentiel que la marque de commerce soit licenciée correctement pour que le caractère distinctif de la marque soit préservé et que la validité de tous les enregistrements soit maintenue. Même si l’usager de la marque est une filiale du titulaire de la marque. MCI Communications Corp. c. MCI Multinet Communications Inc. (1995), 61 C.P.R. (3e) 245 (Commission des oppositions).

63 UNITED STATES J) Degré de contrôle nécessaire pour préserver la marque (standards, inspections, pré-approbation d’échantillons, etc.)? Principe: Le contrôle par le titulaire de la marque de la qualité des produits et services offerts par le licencié est nécessaire pour éviter la tromperie chez le consommateur. Le titulaire doit avoir un contrôle direct ou indirect sur le caractère ou la qualité des produits ou services. Concept de « Naked License » dans la jurisprudence américaine - Ne pas exercer de contrôle minimum peut résulter en l’annulation de la licence et entraîner l’invalidité de la marque et de son enregistrement pour absence de caractère distinctif de la marque.

64 UNITED STATES J) Degré de contrôle nécessaire pour préserver la marque (standards, inspections, pré-approbation d’échantillons, etc.)? Le Lahnam Act ne définit ni “qualité” ni “contrôle” et ne mentionne pas de normes minimales à imposer au licencié et les critères se sont ainsi développés par le biais des cours au cas-par-cas Importance des termes du contrat (tels que standards qualitatifs requis, spécifications, manuel de référence pour l’utilisation de la marque, procédure de notification, procédure d’approbation de l’utilisation de la marque et de vérification de la conformité de l’utilisation; droit de résiliation du contrat en cas de problème Dawn Donut Co. Inc. v. Hart’s Food Stores, Inc., 267 F. 2nd 358 (2d Cir. 1959)

65 CANADA J) Degré de contrôle nécessaire pour préserver la marque (standards, inspections, pré-approbation d’échantillons, etc.)? Principe: Le contrôle par le titulaire de la marque sur la qualité des produits et services offerts par le licencié est vu comme étant nécessaire pour éviter la tromperie chez le consommateur. Le titulaire doit avoir un contrôle direct ou indirect sur le caractère ou la qualité des produits ou services. Article 50 de la Loi sur les marques de commerce Le fait de ne pas exercer le contrôle minimum peut résulter en l’annulation de la licence et entraîner l’invalidité de la marque et de son enregistrement pour absence de caractère distinctif de la marque.

66 CANADA J) Degré de contrôle nécessaire pour préserver la marque (standards, inspections, pré-approbation d’échantillons, etc.)? La Loi sur les marques de commerce est muette sur les normes minimales à imposer au licencié. Le propriétaire doit adopter des mesures pour pouvoir démontrer, au besoin, l’existence d’un contrôle. À titre d'exemple, le propriétaire peut: exiger que les produits et services associés à la marque satisfassent certaines caractéristiques, normes et standards de qualité établis par le propriétaire. Ces standards peuvent être: spécifiques (conformes à une certaine formule ou une recette) ou généraux (conformes à la qualité des échantillons approuvés par le propriétaire); · se réserver le droit de sélectionner les matières premières et l’équipement du licencié pour assurer une uniformité au niveau de la qualité; · fournir au licencié la documentation pertinente pour la fabrication ou l’assemblage des produits et l’exécution des services;

67 CANADA J) Degré de contrôle nécessaire pour préserver la marque (standards, inspections, pré-approbation d’échantillons, etc.)? Fournir au licencié le savoir-faire, le personnel d’expérience et une assistance technique; Entraîner le personnel du licencié; Exiger que le licencié fournisse aux clients des services d’entretien relativement aux produits associés à la marque; Spécifier les procédures et les standards à suivre pour la réparation des produits associés à la marque; Fournir ses propres installations pour les services d’entretien et être responsable de ces services; Contrôler les politiques et directives du licencié de façon générale ou à l’égard des produits et services associés à la marque.

68 Cela aide à associer le produit avec la source
UNITED STATES K) Avantage d’apposer un avis d’emploi sous licence en liaison avec produits/services Il est recommendé d’apposer un avis d’emploi surtout si la marque n’est pas enregistrée Cela aide à associer le produit avec la source Pas nécessairement sur le produit mais sur la documentation marketing, un site web, dans un catalogue

69 CANADA K) Avantage d’apposer un avis d’emploi sous licence en liaison avec produits/services Principe: Le marquage doit comporter deux éléments: L’identité du propriétaire Que l’emploi de la marque de commerce fait l’objet d’une licence Dans un tel cas le contrôle des caractéristiques et de la qualité des marchandises et services est réputée être celui du propriétaire

70 CANADA K) Avantage d’apposer un avis d’emploi sous licence en liaison avec produits/services Avantages: L’avis public de l’existence d’une licence crée une présomption réfragable de la validité de la licence. Article 50(2) de la Loi sur les marques de commerce Une telle présomption aide les propriétaires de marques de manière significative lors de procédures judiciaires ou d’opposition, s’il y a entre autres contestation de la validité d’une marque ou preuve d’emploi d’une marque par un licencié à produire afin de servir au titulaire.

71 “Stratégies gagnantes en droit des marques nord-américain”
Marques d’usage, marques déposées et litiges : considérations pratiques, stratégies et tactiques 25 septembre 2009 Christian Bolduc & Georges Nahitchevansky Smart & Biggar Kilpatrick Stockton LLP

72 Plan de la présentation
Recours fondé sur une marque d’usage versus action en contrefaçon d’une marquée déposée Nature et portée des droits Preuve pertinente Les remèdes disponibles Les coûts Le forum le plus approprié Impacts des changements apportés aux marques d’usage et déposées Un dépôt accorde-t-il une protection à l’encontre des marques d’usage antérieures et/ou des marques déposées? 72

73 Plan de la présentation
Qu’est-ce qu’un dépôt devenu incontestable? Un dépôt devenu incontestable peut-il éteindre les droits dans une marque d’usage antérieure? Le propriétaire d’une marque d’usage antérieure peut-il s’opposer au dépôt d’un tiers? À quelles conditions? Est-il plus avantageux pour le titulaire d’une marque d’usage de s’opposer à une demande ou d’attendre et de contester la marque déposée? Quels sont les meilleurs moyens de prévenir une attaque fondée sur une marque d’usage? Qu’arrive-t-il si plusieurs parties ont des droits de marque d’usage? Qui va prévaloir? 73

74 a) Recours fondé sur une marque d’usage versus action
en contrefaçon d’une marquée déposée (i) Nature et portée des droits § Perspective canadienne Nature Marque déposée : droit de propriété ad rem dans la marque; monopole pancanadien Marque d’usage : droits dans l’achalandage/réputation attaché à la marque Portée des droits Marque déposée Droit positif Droit négatif Protection contre la diminution de l’achalandage/réputation À travers tout le Canada, peu importe l’étendue de l’usage Marque d’usage - Protection de l’achalandage/réputation attaché à la marque seulement dans les cas de représentations trompeuses qui créent de la confusion dans le public; limité à la région où s’étend l’achalandage/réputation 74

75 § Perspective américaine
Nature Marque déposée : droit de propriété ad rem dans la marque; monopole pan-USA Marque d’usage : droits dans la marque dans la « région géographique » ou la marque a achevé une réputation par l’usage - la pénétration du marché” Portée des droits Marque déposée la validité de la marque Droit positif et négatif Protection contre la diminution de l’achalandage/réputation À travers tout les États Unis, peu importe l’étendue de l’usage Marque d’usage - Protection de l’achalandage/réputation attaché à la marque seulement dans région où s’étend l’achalandage/réputation 75

76 (ii) Preuve pertinente
§ Perspective américaine Marque déposée - Présomption de validité de la marque - Preuve de vraisemblance de confusion (force de la marque (caractère distinctif inhérent), degré de ressemblance, type de marchandise/services, nature du commerce et consommateur, intention de tromper, degré de confusion actuel - Preuve de dommages Marque d’usage - Preuve de la réputation et pénétration du marché - Preuve de vraisemblance de confusion 76

77 (ii) Preuve pertinente
§ Perspective canadienne Marque déposée - Présomption de validité/propriété (copie certifiée de l’enregistrement) - Preuve de confusion non requise si marque et marchandises/services identiques - Preuve de confusion (caractère distinctif inhérent, réputation, durée de l’emploi, type de marchandises/services, nature du commerce, degré de ressemblance) - Preuve de dommages non requise Marque d’usage Preuve d’un achalandage/réputation - Preuve de représentations trompeuses qui créent de la confusion auprès du public - Preuve de dommages actuels ou potentiels 77

78 (iii) Les remèdes disponibles
§ Perspective canadienne Injonction Marque déposée : interdiction d’utiliser la marque à travers le Canada Marque d’usage : interdiction d’utiliser la marque dans une région donnée Dommages-intérêts ou profits illégaux Destruction § Perspective américaine - Marque déposée : interdiction d’utiliser la marque à travers les États Unis - Marque d’usage : interdiction d’utiliser la marque dans une région donnée Frais d’avocats (rare et limité) 78

79 (iv) Les coûts § Perspective américaine
Recours en concurrence déloyale plus onéreux qu’un recours en contrefaçon - Preuve de la réputation associé à la marque et de la pénétration du marché § Perspective canadienne Recours en concurrence déloyale Généralement beaucoup plus onéreux qu’un recours en contrefaçon - Preuve de l’achalandage/réputation associé à la marque - Preuve de représentations trompeuses qui créent la confusion dans le public - Preuve de dommages actuels ou potentiels 79

80 (v) Le forum le plus approprié
§ Perspective canadienne Cour fédérale ou Cour supérieure d’une province Avantage de la Cour supérieure - Injonction Avantages de la Cour fédérale - Tribunal spécialisé Règles de procédures adaptées Tribunal pancanadien et itinérant Jugement exécutable dans toutes les provinces et territoires Compétence exclusive pour radier/modifier une marque déposée § Perspective américaine Cour fédérale (United States District Court) principalement Cour d’état possible en certain cas (rare) 80

81 (vi) Impact des changements apportés aux marques d’usage et déposées
§ Perspective américaine Marque déposée - Invalidation de l’enregistrement pour abandon - Radiation de l’enregistrement pour défaut d’usage (3 ans) sans intention de relancement - Si variantes en usage: dilution du caractère distinctif Marque d’usage - Preuve de la réputation attaché à la marque et pénétration du marché plus difficile - Dilution du caractère distinctif § Perspective canadienne Invalidation de l’enregistrement pour abandon Radiation de l’enregistrement pour défaut d’usage (3 ans) Preuve plus difficile de l’achalandage/réputation attaché à la marque Dilution du caractère distinctif 81

82 b) Un dépôt accorde-t-il une protection à l’encontre des marques d’usage antérieures et/ou des marques déposées § Perspective canadienne Droit positif d’utiliser la marque à travers le Canada (défense) Exceptions Invalidité de l’enregistrement (incontestabilité: prochain point) - Concurrence déloyale Droit négatif Invalidité de l’enregistrement Emploi simultané permis (Cf. rubrique d) - Utilisation de bonne foi du nom d’une personne comme nom commercial § Perspective américaine Droit positif d’utiliser la marque à travers les États Unis (défense) - Exceptions Les zones des marques d’usages Emploi simultané permis 82

83 c) Qu’est-ce qu’un dépôt devenu incontestable?
§ Perspective américaine Condition: - marque enregistrée depuis 5 ans ou plus (automatique avec demande) Effet: - Dépôt inattaquable sur la base d’un usage ou d’une révélation antérieur Attention : - Dépôt demeure attaquable sur la base des autres motifs (abandon, perte du caractère distinctif, marque non enregistrable et fraude) § Perspective canadienne Condition : - marque enregistrée depuis 5 ans ou plus (automatique) Effet : - Dépôt demeure attaquable sur la base des autres motifs (abandon, perte du caractère distinctif, marque non enregistrable et fraude) 83

84 d) Un dépôt devenu incontestable peut-il éteindre les droits
dans une marque d’usage antérieure? § Perspective canadienne Oui Exception théorique Autorisation de la Cour fédérale permettant l’emploi simultané Emploi antérieur de bonne foi Zone géographique limitée Ajout d’une distinction suffisante § Perspective américaine Non - La marque d’usage antérieure existe dans sa zone géographique - Possibilité d’avoir deux marques déposées pour differente régions géographiques 84

85 e) Le propriétaire d’une marque d’usage antérieure peut-il
s’opposer au dépôt d’un tiers? À quelles conditions? § Perspective américaine Oui Conditions - Preuve des droits antérieurs - Vraisemblance de confusion - Absence d’abandon de la marque d’usage à la date de publication de la marque opposée § Perspective canadienne - Confusion - Absence d’abandon de la marque d’usage à la date de publication de la marque opposée 85

86 f) Est-il plus avantageux pour le titulaire d’une marque
d’usage de s’opposer à une demande ou d’attendre et de contester la marque déposée ? § Perspective canadienne Avantages de l’opposition Motifs plus nombreux (forme et fond) Fardeau de preuve favorise l’opposante - Opposition : Fardeau sur la requérante de démontrer que sa marque est enregistrable - Contestation : présomption de validité et de titularité des droits Coûts moindres pour une opposition Avantages de la contestation Délais : - Opposition : ~3 à 6 années - Contestation : ~1 à 2 années Conséquences : - Opposition : rejet de la demande d’enregistrement - Contestation : invalidation du dépôt + autres remèdes disponibles 86

87 § Perspective américaine
Beaucoup plus avantageux de s’opposer à une demande 87

88 g) Quels sont les meilleurs moyens de prévenir une attaque
fondée sur une marque d’usage? § Perspective américaine Recherches d’antériorités «complètes» avant d’adopter une marque Effectuer le dépôt de la marque de commerce (incontestabilité après 5 ans) Surveillance du marché § Perspective canadienne 88

89 h) Qu’arrive-t-il si plusieurs parties ont des droits de
marque d’usage? Qui va prévaloir? § Perspective canadienne Enregistrement /recours en contrefaçon - La première partie à avoir employé la marque peut l’enregistrer et empêcher son emploi par les autres parties à travers le Canada Recours en concurrence déloyale (marque non déposée) - Achalandage dans des régions distinctes : aucun recours possible Même région : la première partie à avoir employé la marque peut empêcher son usage par les autres parties dans la même région si la marque est distinctive § Perspective américaine La première partie à avoir employé la marque aura les droits supérieurs Possibilité de régions distinctes Enregistrement (pour empêcher son emploi par d’autres parties à travers les USA) 89

90 Merci Georges Nahitchevansky Christian Bolduc &
&                    90