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Revue Droit des marques Communautaire et suisse AROPI, le 10 avril 2012 Laurence Clemmer, B.M.G. avocats.

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1 Revue Droit des marques Communautaire et suisse AROPI, le 10 avril 2012 Laurence Clemmer, B.M.G. avocats

2 Union européenne Google France SARL, Google Inc. c/ Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08) Google France SARL c/Viaticum SA, Luteciel SARL (C-237/08) Google France SARL c/Centre national de recherche en relation humaines (CNRRH) SARL Pierre-Alexis Thonet Bruno Raboin Tiger SARL (C-238/08) Adwords – Absence de violation par Google du droit à la marque mais responsabilité susceptible dêtre engagée CJUE

3 Suisse Schweizer Hotelier-Verein (SHV) (Société Suisse des Hôteliers (SSH)) c/ GastroSuisse Besoin de libre disposition absolu de signes constitués détoiles utilisées pour la classification des établissements hôteliers Tribunal fédéral ATF 137 III A_385/2010

4 Union européenne Adwords CJUE

5 I – Le service de référencement «Adwords» En saisissant un ou plusieurs mots (mots clefs) sur le moteur de recherche Google, linternaute voit safficher: Des résultats «naturels» (critères objectifs) Des annonces (système de publicité payante dénommée Adwords) en réponse aux mots clefs Processus automatisé de Google pour la sélection de mots clefs et laffichage dannonces (message commercial rédigé par les annonceurs qui insèrent le lien vers leur site)

6 Adwords CJUE II – Cadre juridique: Directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres en matière de marques; Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire; Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000 relative aux services de la société dinformation (« directive sur le commerce électronique)

7 III – Cadre factuel Laffaire C-236/08 Vuitton, titulaire de la marque communautaire «Vuitton» et des marques nationales françaises «Louis Vuitton» et «LV», enregistrées en relation avec des produits de maroquinerie; Renommée des marques de Vuitton. En 2003, il a été établi que la saisie de termes correspondant aux marques de Vuitton faisait apparaître des liens « commerciaux » vers des sites de produits contrefaisants Vuitton. Condamnation de Google pour contrefaçon de marque par le TGI de Paris ( ) par la Cour dappel ( ) puis pourvoi de Google(sursis à statuer de la C. de Cass. pour renvoi préjudiciel à la CJUE) Adwords CJUE

8 Laffaire C-237/08 Viaticum, titulaire des marques françaises «Bourse des Vols», «Bourse des Voyages» et «BDV», enregistrées pour des services dorganisation de voyages. Luteciel, prestataire de services informatiques pour le compte dagences de voyages assure lédition et la maintenance du site Internet de Viaticum. En 2003, il a été établi que la saisie de termes correspondant aux marques susvisées faisait apparaître dans la rubrique «liens commerciaux» des liens vers des sites de produits concurrents de Viaticum. Condamnation de Google pour contrefaçon de marque par le TGI de Nanterre ( ), pour complicité de contrefaçon par la Cour dappel de Versailles ( ) puis pourvoi de Google (sursis à statuer de la C. de Cass. pour renvoi préjudiciel à la CJUE)

9 Adwords CJUE Laffaire C-238/08 M. Thonet, titulaire de la marque française «Eurochallentges», enregistrée pour des services dagence matrimoniale. CNRRH exerce lactivité dagence matrimoniale et bénéficie dune licence sur la marque susvisée, concédée par M. Thonet. En 2003, il a été établi que la saisie du terme correspondant à la marques susvisée faisait apparaître dans la rubrique «liens commerciaux» des liens vers des sites de produits concurrents de CNRRH, exploités par M. Raboin et Tiger. SARL. Condamnation de M. Raboin, Tiger SARL et Google pour contrefaçon de marque par le TGI de Nanterre ( ), par la Cour dappel de Versailles ( ) puis pourvoi de Google (sursis à statuer de la C. de Cass. pour renvoi préjudiciel à la CJUE)

10 Adwords CJUE IV-Questions préjudicielles Laffaire C-236/08 (3 questions) 1.Les articles 5, § 1 a) et b) de la directive 89/104 et 9, § 1, a) et b) du règlement n° 40/94 doivent-ils être interprétés en ce sens que le prestataire de service de référencement payant (Google) qui met à la disposition des annonceurs des mots clés reproduisant ou imitant des marques déposées, et organise par le contrat de référencement la création et laffichage privilégié, à partir de ces mots clés, de liens promotionnels vers des sites de produits contrefaisants, fait un usage de ces marques que leur titulaire est habilité à interdire?

11 Adwords CJUE Laffaire C-236/08 (3 questions) 2.Dans lhypothèse où les marques sont des marques renommées, le titulaire pourrait-il sopposer à un tel usage, sur le fondement de larticle 5, § 2, de la directive 89/104, et de larticle 9, § 1c., du règlement n° 40/94? 3.Dans lhypothèse où un tel usage ne constituerait pas un usage susceptible dêtre interdit par le titulaire de la marque, en application des textes susvisés, le prestataire de service de référencement payant peut-il être considéré comme fournissant un service de la société de linformation consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, au sens de larticle 14 de la directive 2000/31, de sorte que sa responsabilité ne pourrait être recherchée avant quil nait été informé par le titulaire de la marque de lusage illicite du signe par lannonceur?»

12 Adwords CJUE Laffaire C-237/08 (2 questions) 1.Les articles 5, § 1 a) et b) de la directive 89/104 et 9, § 1, a) et b) du règlement n° 40/94 doivent-ils être interprétés en ce sens que le prestataire de service de référencement payant (Google) qui met à la disposition des annonceurs des mots clés reproduisant ou imitant des marques déposées, et organise par le contrat de référencement la création et laffichage privilégié, à partir de ces mots clés, de liens promotionnels vers des sites de produits identiques ou similaires ( concurrents), fait un usage de ces marques que leur titulaire est habilité à interdire?

13 Adwords CJUE Laffaire C-237/08 (2 questions) 2.Dans lhypothèse où un tel usage ne constituerait pas un usage susceptible dêtre interdit par le titulaire de la marque, en application des textes susvisés, le prestataire de service de référencement payant peut-il être considéré comme fournissant un service de la société de linformation consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, au sens de larticle 14 de la directive 2000/31, de sorte que sa responsabilité ne pourrait être recherchée avant quil nait été informé par le titulaire de la marque de lusage illicite du signe par lannonceur?

14 Adwords CJUE Laffaire C-238/08 (3 questions) 1.La réservation par un opérateur économique (annonceur), par voie de contrat de référencement payant sur Internet, dun mot clé déclenchant en cas de requête utilisant ce mot laffichage dun lien proposant de se connecter à un site exploité par cet opérateur afin doffrir à la vente des produits ou des services, dun signe reproduisant ou imitant une marque enregistrée par un tiers afin de désigner des produits identiques ou similaires ( concurrents ), sans lautorisation du titulaire de cette marque, caractérise-t-elle en elle-même une atteinte au droit exclusif garanti à ce dernier par larticle 5 de la directive 89/104?

15 Adwords CJUE Laffaire C-238/08 (3 questions) 2.Larticle 5, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 89/104 doit-il être interprété en ce sens que le prestataire de service de référencement payant qui met à la disposition des annonceurs des mots clés reproduisant ou imitant des marques déposées, et organise par le contrat de référencement la création et laffichage privilégié, à partir de ces mots clés, de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés des produits identiques ou similaires ( concurrents ) à ceux couverts par lenregistrement de marques, fait un usage de ces marques que son titulaire est habilité à interdire?

16 Adwords CJUE Laffaire C-238/08 (3 questions) 3.Dans lhypothèse où un tel usage ne constituerait pas un usage susceptible dêtre interdit par le titulaire de la marque, en application de la directive 89/104 et du règlement n° 40/94, le prestataire de service de référencement payant peut-il être considéré comme fournissant un service de la société de linformation consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, au sens de larticle 14 de la [directive 2000/31], de sorte que sa responsabilité ne pourrait être recherchée avant quil nait été informé par le titulaire de la marque de lusage illicite du signe par lannonceur?

17 Adwords CJUE A – Lusage de mots clefs correspondant à des marques dans Adwords 1.A titre liminaire Absence de consentement des titulaires de marques pour lusage, en tant que mots clefs de signes correspondant à leurs marques dans le cadre dun service de référencement sur Internet Choix des mots clefs par les clients de Google (annonceurs) et acceptation des mots clefs par Google qui les stocke Les annonceurs vendent sur Internet des contrefaçons des produits du titulaire (affaire C 236/08) ou des produits concurrents de ceux-ci (affaires C 237/08 et C 238/08 ).

18 Adwords CJUE linterprétation des articles 5, § 1 a, de la directive 89/104 et 9 §1 a du règlement n° 40/94 Selon la jurisprudence constante, quatre conditions doivent être réunies cumulativement pour habiliter le titulaire dune marque à interdire lusage par un tiers sans son consentement dun signe identique à sa marque: Usage dun signe identique à une marque, en tant que mot clef nest pas autorisé par son titulaire (condition remplie) Usage dans la vie des affaires (activité commerciale visant un avantage économique) Usage « pour des produits ou services » Usage susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque (indication dorigine et publicité)

19 Adwords CJUE a- Usage dans la vie des affaires Selon la Cour, lannonceur fait usage du signe dans la vie des affaires au sens de la jurisprudence précitée en achetant le service de référencement et en sélectionnant un signe correspondant à une marque en tant que mot clef. En permettant aux annonceurs de faire usage de signes identiques ou similaires à des marques, sans faire lui-même un usage desdits signes, le prestataire du service de référencement (Google) ne fait pas un usage dans la vie des affaires au sens des dispositions susvisées,

20 Adwords CJUE b- Usage «pour des produits ou services» Faute dusage de la marque par le prestataire du service de référencement, les conditions relatives à lusage «pour des produits ou services» doivent être seulement examinées au regard de lusage de la marque par lannonceur Signes identiques aux marques de Vuitton apparues dans les annonces (rubrique «liens commerciaux») Absence de signes identiques aux marques de Viaticum et de M. Thonet dans les annonces de tiers Absence du signe dans la publicité ne signifie en tout cas pas à elle-seule quil ny a pas usage «pour des produits et services» au sens de lart. 5 de la directive 89/104

21 Adwords CJUE Lorsque linternaute perçoit le «lien promotionnel» de lannonceur comme une alternative par rapport aux produits et services du titulaire, il y a usage dudit signe «pour les produits ou services» dudit concurrent Même dans les cas où il ne sagit pas dune alternative, mais lorsque lannonceur a au contraire pour but dinduire les internautes en erreur sur lorigine de ses produits ou de ses services, en leur faisant croire que ceux-ci proviennent du titulaire de la marque ou dune entreprise économiquement liée à celui-ci, il y a usage «pour des produits ou des services». Ainsi lusage par lannonceur dun signe identique à la marque dautrui relève de la notion dusage « pour des produits et services » au sens de lart. 5 susvisé.

22 Adwords CJUE c- Usage susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque Fonction dindication dorigine (garantir au consommateur la provenance du produit ou du service) Fonction de publicité (élément de promotion des ventes ou de stratégie commerciale)

23 Adwords CJUE i) Atteinte à la fonction dindication dorigine lorsque lannonce ne permet pas ou permet seulement difficilement à linternaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par lannonce proviennent du titulaire de la marque ou dune entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, dun tiers. lorsque lannonce du tiers suggère un lien économique entre lui-même et le titulaire de la marque, ou à défaut reste vague sur lorigine des produits ou services en cause. Appréciation au cas par cas et reste du ressort des juridictions nationales.

24 Adwords CJUE ii) Atteinte à la fonction de publicité Lorsque il est porté atteinte à lusage de la marque par le titulaire en tant quélément de promotion des ventes ou instrument de sa stratégie commerciale. Toutefois les répercussions sur lemploi publicitaire (promotion des ventes ou stratégie commerciale) ne constituent pas en soi une telle atteinte.

25 Adwords CJUE En résumé, Google ne fait pas un usage dun signe identique à une marque en tant que mot clef au sens des dispositions communautaires susvisées; Lannonceur fait usage dun signe identique à une marque en tant que mot clef. Un tel usage est toutefois illicite lorsque lannonce ne permet pas ou permet seulement difficilement à linternaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par lannonce proviennent du titulaire de la marque ou dune entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, dun tiers;

26 Adwords CJUE Google ne fait pas non plus un usage (en tant que mot clef) dun signe identique à une marque renommée au sens des dispositions communautaires susvisées, lorsquil stocke ce signe et organise laffichage dannonces à partir de celui-ci; B – La responsabilité du prestataire du service de référencement (Google) Le service de référencement de Google est un service de la société de linformation au sens de la directive sur le commerce électronique; la concordance entre le mot clé sélectionné et le terme de recherche introduit par un internaute ne suffit pas en soi pour considérer que Google a une connaissance ou un contrôle des données introduites dans son système par les annonceurs et stockées sur son serveur.

27 Adwords CJUE Si Google na pas joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées, il ne peut être tenu responsable pour les données quil a stockées à la demande dun annonceur à moins que, ayant pris connaissance du caractère illicite de ces données ou dactivités de cet annonceur, il nait pas promptement retiré ou rendu inaccessibles lesdites données. Appréciation du rôle de Google dans la fourniture du service de référencement par les juridictions nationales.

28 Adwords CJUE Conclusion La controverse relative à la légalité dAdwords au regard du droit des marques a fait lobjet de contentieux dans divers Etats membres: Légalité admise (pour des motifs différents) en Allemagne, Autriche, Belgique, Italie, Pays-Bas et Royaume-Uni; Légalité contestée en France et en Suisse pour une partie de la doctrine dominante.

29 Suisse La Guerre des Etoiles Tribunal fédéral

30 La Guerre des Etoiles Tribunal fédéral Faits LAssociation des Hôteliers Suisses (SSH) titulaire de trois marques de garantie (combinées) enregistrées sous les nos , , le 5 mars 2005 au Registre suisse des marques ; Suite à des discussions sur le système de classification des établissements hôteliers entre la SSH et GastroSuisse, et en labsence daccord entre les parties, GastroSuisse dépose à son tour dix marques combinées sous les nos à le 8 novembre 2005 et entend organiser son propre système de classification.

31 La Guerre des Etoiles Tribunal fédéral Faits La SSH saisit alors le Tribunal de commerce de Zurich dune requête en mesures provisionnelles afin quil soit fait interdiction à son concurrent GastroSuisse de faire usage de ses marques, jugées trop similaires aux siennes. Par ordonnance du 26 mai 2006, le Tribunal faisait droit à la requête de la SSH Par arrêt du 6 février 2009, le Tribunal lève dinterdiction dutiliser et rejette la demande au fond de la SSH. La SSH saisit le Tribunal fédéral dun recours contre larrêt du 6 février Celui-ci a rejeté le recours formé contre larrêt cantonal et se prononce en faveur de GastroSuisse.

32 La Guerre des Etoiles Tribunal fédéral Considérants Pas de risque de confusion entre les marques; Etoiles constituent un système de classement des hôtels par catégorie qui peuvent être utilisées tant par GastroSuisse que par tous les établissements dhébergement en Suisse. Etoiles en lien avec les services hôteliers ne sont pas comprises par les consommateurs comme des marques mais comme des signes décrivant le niveau de qualité des hôtels ; En tant que tels, ces signes appartiennent au domaine public et sont en principe exclues de la protection des marques au sens de l'art. 2 let. a LPM Lutilisation détoiles pour catégoriser des établissements hôteliers est indispensable aux besoins des professionnels de la branche, car il nexiste pas de symboles équivalents avec un même impact auprès du public.


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