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Alexander Harguth Partenaire, Munich Patent Trolls Dysfonctionnement du system? Fish & Richardson P.C. Highlight Business Towers Mies-van-der-Rohe- Strasse.

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1 Alexander Harguth Partenaire, Munich Patent Trolls Dysfonctionnement du system? Fish & Richardson P.C. Highlight Business Towers Mies-van-der-Rohe- Strasse 8 D Munich Main +49 (89) Fax +49 (89)

2 « être malveillant, nain ou géant, revêtant une forme laide tenant à la fois de lhomme et de lanimal avec un gros nez, et habitant des cavernes dans les montagnes ou forêts V° « troll », Le Trésor de la langue française informatisé Quest-ce quun Troll?

3 2001: Terme forgé par Peter Detkin (Intel) Définition: « troll des brevets est une personne qui essaie de gagner d'argent avec un brevet qu'elle n'exploite pas, qu'elle n'a pas l'intention d'exploiter et, dans la plupart des cas, qu'elle n'a jamais exploité » Quest-ce quun Patent Troll?

4 Justification à l'existence dun brevet: Incitation à la recherche-développement Intérêts de l'investisseur: Droit exclusif d'exploitation Intérêts du public: Dune part, le public est informé et, d'autre part vingt ans plus tard le public pourra sans payer et contraintes utiliser cette technique Principe: Il sagit dinvestisseur en recherche- développement, qui a l'intention d'exploiter l'invention, et à qui, pour l'incitation est reconnu un droit temporaire d'interdire aux tiers (normalement des concurrents) la reproduction de l'invention et sa commercialisation.

5 Justification à l'existence dun brevet: Incitation à la recherche-développement Université s Inventeur sans moyens PEM sans moyens suffisants Sociétés en faillite Sociétés désintéress ées NPC Sociétés exploitant es

6 Les aspects gênants? Entité qui na pas à redouter d`être à sans tour lobjet dallégation de contrefaçons Licences croisée, conventions de non-opposition (-) Aucune situation de concurrence Ils ne sont pas sujet à la « culture de prévenance » qui sapplique normalement entre les sociétés productrices Mauvaise prévisibilité

7 St. Clair Intellectual Property Consultant Alliances – computer chips Orion IP – business method Taurus IP – business method Stratégie typique (I)

8 Stratégie typique (II) 1.Brevets applicables aux produits/services des plusieurs sociétés 2.Litige envisagé envers plusieurs défendeurs: Cela naugmente pas les coûts! 3.Assignation très sommaire 4.Les représentants juridiques: Honoraire (purement) en fonction du résultat (contingency basis), aussi pour les experts 5.Sélection dun tribunal avantageux 6.Eviter le risque que laffaire est transférée à un autre tribunal (par ex. la société est érigée en Texas pour que laffaire reste en Texas) 7.Discovery: Application dune procédure uniforme pour chaque défendeur! 8.Concertation tôt avec les défendeurs: Proposition dun accord avec un montant qui est un peu moins que les coûts de la procédure : 3-4Mio Dollar: Meilleurs conditions pour les défendeurs qui concluent rapidement, essayer de conclure avec les sociétés renommées parce que cela crée une bonne impression pour le jury 9.Etablir une reconnaissance industrielle

9 Menace de litige ! Discovery (interrogatoires, dépositions, production des documents, même électronique) (-) Doctrine de la contrefaçon volontaire (triple dommages et intérêts) (-) Doctrine de la conduite inéquitable vis- à-vis loffice de brevet? (-)

10 Frais de linstance (sans les frais de représentation) 1,000, (= moderated LV)13, ,000, (= upper average LV)22, ,000, (= above average LV)49, ,000, (= high value LV)94, ,000, (= maximum LV)274, Allemagne

11 Est-ce que cela fonctionne en Allemagne? Honoraire (purement) en fonction du résultat (-): « Toute fixation dhonoraires, qui ne le serait quen fonction du résultat judiciaire, est interdite » Coûts de procédure pour chaque défendeurs (multiplication), risque de remboursement des frais Menace? Lenjeu des coûts de procédures nest pas assez important Résultat: Dommages et intérêts modestes (aucune implication de jury)

12 US vs. Allemagne (damages et intérêts) Population: 305M résidents Allemagne: 83M résidents Allemagne=MN+WI (km2) Population: MN+WI=10Mio,

13 Détermination des dommages et intérêts Principe de base: Rétablissement de létat antérieur Les trois modes: –(1) Restitution des bénéfices manqués (manque à gagner) –(2) Liquidation des bénéfices réalisés par le contrefacteur –(3) License raisonnable « Lizenzanalogie »

14 Licence raisonnable Lizenzanalogie « Montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé lautorisation dutiliser le droit de propriété intellectuelle en question » Facilitation: Lésé nexploite pas son titre (brevet) ou a des difficultés à prouver le préjudice direct, notamment le manque à gagner Prendre en considération le moment de la fin de la contrefaçon: « Quel contrat aurait été conclu si le développement économique et létendue de la contrefaçon ainsi que sa durée étaient connu à ce moment? » Un appui pour lappréciation : La jurisprudence, notamment la jurisprudence rendue dans le cadre de la compensation de linventeur salarié.

15 Licence raisonnable Lizenzanalogie II Les indices: - Domaine de la technologie, type dindustrie (longue/courte période de démarrage pour réaliser des bénéfices après lintroduction du produit sur le marché) - Valeur objective du brevet (létendue de la protection) - Quelles alternatives existent sur le marché ou dans lart antérieur (incontournable) ? - Existences de contrats de licence comparables conclus sur la base du même brevet ou des brevets comparables. - Autres brevets concernés par le produit contrefaisant? - Type du produit: Articles de masse/construction particulière produite en quantité limitée Base de calcul : - Construction entière? - Partie caractéristique? (si séparément commercialisable) Accroissement de la redevance: - Le lésé ne pouvait pas bénéficier dun véritable contrat écrit. - Le contrefacteur nencourt pas le risque de payer une licence pour un titre qui nest pas valide Principe fondé sur lexpérience : 25% - 30% des bénéfices

16 Bénéfices réalisés par le contrefacteur Le mode de calcul est basé sur « la gérance dune affaire sans mandat/titre » selon laquelle le contrefacteur est considéré comme mandaté par le titulaire qui a droit aux fruits dune telle gérance (Cour de Cassation: Gemeinkosten BGHZ 145, ) Le produit de la vente (prix de la vente) moins les coûts directement causés par lobjet/produit contrefaisant -Coûts dachat -Coûts de production (matériel -Coûts de publicité -Coûts de livraisons -Couts de recherche et développement

17 Bénéfices réalisés par le contrefacteur (II) Non déductible: Dépenses courantes de lentreprise - Salaires des gérants - Salaires des employées - Coûts des installations (ameublement, les outils de production, loyers pour la location (lusine)) à mois que le lésé ne puisse prouver quune de ces dépenses (courantes) est exceptionnellement et uniquement causée par les actes de contrefaçon.

18 Bénéfices réalisés par le contrefacteur (III) Exemple: Frais de maintenance dune machine uniquement utilisée pour la production des produits contrefaisants, salaire dun employé uniquement recruté pour la production des produits contrefaisants, etc. Résultat: Les bénéfices réalisés avec le produit concerné Abattement: Le lésé ne peut revendiquer que les bénéfices en relation avec la contrefaçon.

19 Bénéfices réalisés par le contrefacteur (IV) Abattement: Car les bénéfices peuvent avoir d autres raisons: –Réputation du produit/du contrefacteur –Utilisation dune marque connue, les efforts publicitaires –Valeur objective du brevet (létendue de la protection) et son importance pour le produit contrefaisant –Produit contrefaisant incorpore dautres inventions brevetées Conclusion: Approchement au montant qui peut être revendiqué sur le mode de calcul « licence raisonnable » ? Bundesrat: Le système nest pas assez discussif « comme bénéfices réalisés par le contrefacteur pourrait être considérés la double licence raisonnable à mois que le contrefacteur puisse prouver que ces bénéfices ont été pas réalisés ou à un volume réduit:»

20 Pays par Pays ?

21 NTP (Network Technology Partners Inc.) vs. RIM (Research in Motion) En 2005: Première instance - condamné RIM à payer la somme de 53 millions de dollars de dommages-intérêts + injonction interdisant de fabriquer, utiliser ou vendre les appareils aux États-Unis. 2 août 2005: Cour dappel (Federal Circuit) a renvoyé le dossier en première instance. En mars 2006: Accord: Indemnité de 612,5 millions de dollars pour éviter tout risque dinterruption du service Blackberry

22 MercExchange LLC c/ eBay Inc. 1) quun dommage irréparable sera vraisemblablement causé au plaignant si linjonction nest pas accordée; 2) que des dommages pécuniaires seraient insuffisants pour compenser le dommage subi; 3) que léquilibre des retombées négatives que subiraient respectivement le plaignant et le défendeur milite pour loctroi de linjonction ; 4) que linjonction nest pas contraire à lintérêt public

23 Autres mesures: KSR Lucent v. Microsoft (damages) 580 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009)For The Entire Market Value Rule To Apply, The Patentee Must Prove That The Patent-related Feature Is The Basis For Customer Demand In re Bilski: 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008)

24 Système allemand avantageux pour un TROLL? DC Mannheim Federal Patent Court DC Düsseldorf Bonne qualité de la jurisprudence! Bonne réputation des tribunaux! « Effets internationaux » des décisions pour la négociation! Rapidité Coûts abordable! § 9 PatG = Injonction (cessation de la commercialisation) sil y a contrefaçon!

25 Lobjet accusé Simplicité Lart antérieur

26 (1) Assignation: Procédure en contrefaçon (2) Échange des conclusions (3) Début de la procédure en nullité (4) Audience: Procédure en contrefaçon (5) Première Instance: Décision (DC Düsseldorf ca mois, DC Mannheim ca. 7-8 mois) (6) Première Instance: Audience et Décision (Cour de Fédéral de Brevet/OEB, ca. 20 mois après lassignation) 1ère Instance Décision (5): Contrefaçon Début de la procédure en nullité (3) Début de la procédure en contrefaçon (1) Décision de Cour de Fédéral de Brevet/OEB La procédure

27 Connexion entre validité et contrefaçon Suspension de la procédure en contrefaçon? Conditions: (1) Procédure en validité est en cours! (opposition à lOEB/action en nullité à la Cour Fédéral de Brevets à Munich) (2) Pronostic (+): Est-ce quil y a une considérable probabilité que le brevet soit annulé (Federal Supreme Court, Transport Fahrzeuge II, GRUR 87, 286)

28 Exemple: IP Com vs. Nokia et autres DC Mannheim Federal Patent Court IP Com: Société fondée par un industriel et un agent en brevet munichois Achat dun portefeuille de brevets de la société Bosch: Télécommunication = UMTS Assignations: Producteurs de téléphones portables

29 Exemple: IP Com vs. Nokia et autres (II) License obligatoire (§ 24 PatG)? Intérêt public (santé publique, etc.) Décision de la Cour de cassation (BGH KZR 39/06 « Orange Book Standard) = Objection contre linjonction de cesser commercialisation en cas de position dominante sur le marché proposition (du contrefacteur) dune licence raisonnable Abus de droit (= concept du droit civil général) ?

30 Contrefaçon DC Mannheim Court dAppel Cour Fédéral de Brevet Cour de cassation Validité Abus de droit? No! Suspension de lexécution de la décision en première instance ! Exécution précoce !

31 Merci ! Fish & Richardson P.C. Highlight Business Towers Mies-van-der-Rohe- Strasse 8 D Munich Main +49 (89) Fax +49 (89)


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