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© Santarelli 10 janvier 2014 Conseils en Propriété Intellectuelle APRAM 17 décembre 2009 La marque communautaire : les décisions majeures de lannée en.

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1 © Santarelli 10 janvier 2014 Conseils en Propriété Intellectuelle APRAM 17 décembre 2009 La marque communautaire : les décisions majeures de lannée en matière de motifs absolus Olivier THRIERR

2 © Santarelli 10 janvier La marque communautaire : les décisions majeures de lannée en matière de motifs absolus Peuvent constituer des marques communautaires tous les signes susceptibles d'une représentation graphique (…) propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises RMC, art. 4 Sont notamment refusées à l'enregistrement: - les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif - les signes qui peuvent désigner le produit, le service ou une de ses caractéristiques essentielles - les marques qui sont à refuser en vertu de l'article 6 ter de la convention de Paris RMC, art. 7§1

3 © Santarelli 10 janvier La marque communautaire : Les décisions majeures de lannée en matière de motifs absolus La nullité de la marque est déclarée lorsque - le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt - la marque a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7 RMC, art. 52 §1 (RMC 40/94, art. 51§1)

4 © Santarelli 10 janvier La marque communautaire : Les décisions majeures de lannée en matière de motifs absolus I – Panorama de procédure Compétence du juge communautaire Effets des décisions II – Motifs absolus de refus ou dannulation Deux notions sous tendent les motifs absolus de rejet/annulation examinés Bonne/mauvaise foi du déposant Intérêt général - Signes incapables dexercer la fonction essentielle de la marque (garantie dorigine commerciale) -Signes descriptifs qui doivent librement pouvoir être utilisés par tous -Signes qui identifient un Etat et non pas des produits/services

5 © Santarelli 10 janvier I – Panorama de procédure RMC 207/2009 du 26 Février Date dentrée en vigueur : 13 avril Simple codification du Règlement 40/94 (abrogé) A.Compétence du juge communautaire 1.Examen de lexposé des griefs à lappui du recours En labsence d'exposé sommaire des griefs, les moyens sont déclarés irrecevables TPI 19/11/2008, aff. T-269/06 Le requérant nest pas tenu dindiquer explicitement la règle de droit quil invoque à lappui de son recours

6 © Santarelli 10 janvier I – Panorama de procédure Mais son argumentation doit être claire et permettre didentifier sans difficultés la règle de droit -au juge et -à la partie adverse TPI 30/09/2009, aff. T-191/08 et T-75/08 2.Contrôle de la motivation des décisions des Chambres de recours La décision de la Chambre de recours ne peut résulter dun refus de principe -ex : refus de protéger une catégorie de signes comme une lettre seule TPI 29/04/2009, aff. T-23/07 La Chambre de recours doit vérifier in concreto que la marque ne relève daucun motif de refus à légard de chacun des produits et services

7 © Santarelli 10 janvier I – Panorama de procédure Certes la motivation peut présenter un « caractère global » (pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services qui forment une catégorie dune homogénéité suffisante) Mais cela ne saurait faire échec au devoir de motivation « (…) la faculté pour la chambre de recours de procéder à une motivation globale pour une série de produits ou de services ne saurait sétendre quà des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point quils forment une catégorie dune homogénéité suffisante (…) » CJCE 9/12/2008, aff. C-20/08 P, ordonnance; TPI 25/11/2008, aff. T- 325/07; TPI 16/09/2009, aff. T-180/07; TPI 23/09/2009, aff. T-396/07

8 © Santarelli 10 janvier I – Panorama de procédure La décision ne peut pas être générale et vague -Elle doit faire connaitre aux intéressés les justifications des mesures prises -Elle doit permettre au juge communautaire de contrôler la légalité de la décision TPI 2/04/2009, aff. T-379/05 et T-118/06 ;TPI 20/05/2009, aff. jointes T-405/07 et T-406/07 - pourvoi formé La motivation de la décision est une question dordre public Elle doit être soulevée doffice par le Tribunal « Bien que, en lespèce, la requérante ne se soit pas prévalue dun défaut de motivation, le respect de lobligation de motivation à laquelle sont soumis les actes dont le contrôle de légalité est assuré par les juridictions communautaires est une question dordre public, laquelle doit, le cas échéant, être soulevée doffice » TPI 2/04/2009, aff. T-379/05 et T-118/06; CJCE 9/12/2008, aff. C-20/08 P -ordonnance

9 © Santarelli 10 janvier I – Panorama de procédure 3.TPI : Contrôle de la légalité des décisions Les termes du litige ne peuvent pas être modifiés devant le Tribunal « il résulte de larticle 63 du règlement n° 40/94 (devenu article 65 du règlement n° 207/2009) et de larticle 135, paragraphe 4, du règlement de procédure quun requérant na pas le pouvoir de modifier devant le Tribunal les termes du litige tels quils résultent des prétentions et des allégations avancées devant lOHMI. Par conséquent, un argument développé pour la première fois lors de laudience devant le Tribunal et ayant un tel effet doit être rejeté comme irrecevable » TPI 29/09/2009, aff. T-139/08 Le Tribunal ne peut examiner les preuves présentées pour la première fois devant lui TPI 19/11/2008, aff. T-269/06; TPI 2/12/2008, aff. T-67/07; TPI 8/07/2009, aff. T-225/08 et T-226/08; TPI 17/12/2008, aff. T-351/07; TPI 29/09/2009, aff. T-139/08; TPI 30/09/2009, aff. T-191/08 et T-75/08 De tels arguments/éléments de preuve sont irrecevables RMC, art. 63

10 © Santarelli 10 janvier I – Panorama de procédure Le contrôle de la légalité des décisions seffectue par rapport au seul RMC, tel quinterprété par le juge communautaire -Les Chambres de recours nont pas à prendre en compte les décisions antérieures ou marques antérieures enregistrées TPI 25/11/2008, aff. T- 325/07; TPI 26/11/2008, aff. T ; Ch. Recours 26/03/09, aff. R 1792/2008-2; TPI 28/04/2009, aff. T-282/07 et T-283/07; TPI 19/05/2009, aff. jointes T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07, T- 178/07; TPI 2/07/2009, aff. T-414/07; TPI 23/09/2009, aff. T-396/07; TPI 29/09/2009, aff. T-139/08; TPI 30/09/2009, aff. T-191/08 et T-75/08; TPI 19/11/2009, aff; T-234/06; TPI 19/11/2009, aff; T-298/06 Le système communautaire possède un caractère autonome -Indépendant de tout système national et donc des décisions doffices nationaux CJCE 9/12/2008, aff. C-20/08 P-ordonnance; TPI 28/04/2009, aff. T-282/07 et T-283/07; CJCE 16/07/2009, aff. jointes C-202/08 P et C- 208/08 P

11 © Santarelli 10 janvier I – Panorama de procédure 4.CJCE : Questions de droit/dénaturation des faits Le pourvoi devant la CJCE est limité aux questions de droit (art. 225 CE et 58 Statut CJCE) Les questions de fait relèvent de la seule compétence du TPI sous réserve de léventuelle dénaturation des faits CJCE 9/12/2008, aff. C-20/08 P, ordonnance « À titre liminaire, il convient de rappeler quil résulte des articles 225 CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. Lappréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre dun pourvoi » CJCE 16/07/2009, aff. jointes C-202/08 P et C- 208/08 P; CJCE 9/12/2008, aff. C-20/08 P, ordonnance

12 © Santarelli 10 janvier I – Panorama de procédure B. Effets des décisions du juge communautaire Le juge communautaire peut annuler la décision ou rejeter le recours LOHMI doit -tirer les conséquences des motifs et du dispositif de larrêt -prendre les mesures que comporte lexécution de larrêt (RMC, art. 63§6) Dès lors, il nappartient pas au Tribunal dadresser une injonction à lOHMI «(…) une demande visant à ce quil soit ordonné à lOHMI de procéder à la publication dune demande de marque doit être considérée comme irrecevable » « Par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal denjoindre à lOHMI de procéder à lenregistrement de la marque demandée. (…). Dès lors, il appartient pas au Tribunal dadresser à lOHMI une injonction. Il incombe à celui-ci de tirer les conséquences du dispositif et des motifs du présent arrêt » TPI 19/11/2008, aff. T-269/06; TPI 10/03/2009, aff. T-8/08 ; TPI 2/07/2009, aff. T-414/07 ; TPI 14/09/2009, aff. T-152/07

13 © Santarelli 10 janvier II – Motifs absolus de refus ou dannulation A.Bonne/mauvaise foi du déposant Demande reconventionnelle en nullité de la marque présentée dans le cadre dune action en contrefaçon La mauvaise foi du déposant est une cause de nullité absolue de la marque Le moment pertinent aux fins de lappréciation de la mauvaise foi du demandeur est celui du dépôt de la demande denregistrement « À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans la présente affaire, la Cour nest saisie que du cas dans lequel, au moment du dépôt de la demande denregistrement, plusieurs producteurs utilisaient, sur le marché, des signes identiques ou similaires pour des produits identiques ou similaires prêtant à confusion avec le signe dont lenregistrement était demandé. »

14 © Santarelli 10 janvier II – Motifs absolus de refus ou dannulation Léventuelle mauvaise foi du déposant est appréciée globalement en tenant compte notamment des facteurs suivants: Le demandeur sait ou doit savoir quun tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont lenregistrement est demandé Le demandeur a lintention dempêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe Une protection est reconnue au(x) tiers par le droit national (défendeur invoque un droit acquis à l'exploitation de ses produits selon le droit national applicable) En revanche, nest pas constitutive de mauvaise foi la volonté de consolider une notoriété « En effet, un tel degré de notoriété pourrait précisément justifier lintérêt du demandeur à assurer une protection juridique plus étendue de son signe. » CJCE 11/06/2009, aff. C-529/07

15 © Santarelli 10 janvier II – Motifs absolus de refus ou dannulation B.Signe comportant un emblème détat Larticle 7§1 h RMC vise les marques à refuser en vertu de larticle 6 ter CUP Ce texte interdit à défaut d'autorisation des autorités compétentes comme marque de fabrique ou de commerce ou comme élément de marque l'enregistrement des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'état des pays de lUnion ainsi que toute imitation du point de vue héraldique TPI avait confirmé le refus prononcé contre lenregistrement dune marque pour les produits mais avait annulé la décision de rejet pour ce qui concerne les services aux motifs que art 6 ter CUP ne s'applique pas aux marques de services

16 © Santarelli 10 janvier II – Motifs absolus de refus ou dannulation CJCE consacre une protection autonome et étendue des emblèmes états La Cour distingue la fonction essentielle des emblèmes d'état de celle de la marque - Identification dun Etat/Identité dorigine du produit ou service La condition du risque de confusion n'est pas requise pour la protection dun emblème Il nest pas nécessaire de procéder à un examen de limpression d'ensemble pour apprécier la reproduction ou limitation de lemblème « au point de vue héraldique » « Ainsi, la protection contre toute imitation du point de vue héraldique se réfère non à limage en tant que telle, mais à son expression héraldique»

17 © Santarelli 10 janvier II – Motifs absolus de refus ou dannulation CJCE refuse de distinguer selon que la marque désigne des produits ou des services aux motifs que : CUP prévoit un niveau minimum de protection art 6 ter laisse libre appréciation aux parties l'opportunité d'étendre application aux marques de services Les dispositions du droit communautaire ne distinguent pas entre les marques de produits et les marques de services (interprétation extensive art 6 ter) « Un tel constat ne peut que sappliquer à larticle 7, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 40/94, lequel ne contient aucune restriction expresse quant aux marques dont il traite. Cette interprétation ne saurait être infirmée par le seul fait que la disposition en cause opère un renvoi à la convention de Paris. En effet, ce renvoi a pour seul objet de déterminer le type de signes quil y a lieu de refuser et non de restreindre le champ dapplication de la disposition » CJCE 16/07/2009, aff. jointes C-202/08 P et C- 208/08 P

18 © Santarelli 10 janvier II – Motifs absolus de refus ou dannulation C.Caractère distinctif du signe 1.Moment auquel sapprécie le caractère distinctif La situation à la date du dépôt « la seule date pertinente aux fins de lexamen dune demande en nullité fondée sur larticle 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 est celle du dépôt de la demande de marque contestée. La circonstance que la jurisprudence admette la prise en compte déléments postérieurs à cette date, loin dinfirmer cette interprétation de larticle 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, la conforte, dès lors que cette prise en compte nest possible quà la condition que ces éléments concernent la situation à la date du dépôt de la demande de marque » TPI 3/06/2009, aff. T-189/07 La notion de « perte du caractère enregistrable » postérieurement au dépôt est écartée par le juge communautaire Ceci nexclut pas une analyse prospective - Le caractère distinctif sapprécie en tenant compte de ce quil est raisonnable denvisager dans le futur : Evolution future de la perception du signe par le public TPI 21/01/2009, aff. T-307/07; TPI 3/06/2009, aff. T-189/07 ;TPI 8/07/2009, aff. T-225/08 et T-226/08

19 © Santarelli 10 janvier II – Motifs absolus de refus ou dannulation 2.Défaut de caractère distinctif Il y a défaut de caractère distinctif lorsque le public pertinent ne peut pas percevoir le signe comme une identification de lorigine commerciale des produits et services 2.1 Marques verbales Dénomination commune BATEAUX MOUCHES (classes 39, 41, 42 : transport, divertissements…) -Le signe est la dénomination commune dun type dembarcation « En outre, ainsi que la chambre de recours la relevé au point 13 de la décision attaquée, « bateau - mouche » est la dénomination commune, en langue française, dun type dembarcation, à savoir un bateau destiné au transport de voyageurs par voie fluviale à des fins touristiques »

20 © Santarelli 10 janvier II – Motifs absolus de refus ou dannulation -Le signe a perdu la capacité dexercer les fonctions dune marque en raison de son utilisation par des tiers en tant que dénomination usuelle antérieurement au dépôt TPI 10/12/2008, aff. T-365/06-pourvoi formé Signe perçu comme une publicité, une formule promotionnelle Un signe tel un slogan publicitaire qui remplit dautres fonctions que celle dune marque au sens classique nest distinctif que sil peut être perçu demblée comme lindication de lorigine commerciale des produits NEW LOOK (classes 3, 4, 9…) : expression banale « Partant, cest à bon droit que la chambre de recours a considéré que le public visé de ces pays comprendrait le signe demandé et ne le percevrait pas comme indiquant une origine commerciale particulière des produits et des services en cause, mais comme une publicité ayant pour seul but de mettre en avant une qualité relative à un produit ou une modification dans lapparence dune personne que permettrait ledit produit » TPI 26/11/2008, aff. T-435/07

21 © Santarelli 10 janvier II – Motifs absolus de refus ou dannulation CYBERCREDIT (et 4 autres) (classes 9, 36, 38) : formules promotionnelles « Les signes en cause sont des slogans promotionnels, car ils vantent une qualité des produits et des services concernés, à savoir la modernité et ladaptation aux nouvelles technologies de linformation » « Les signes demandés ne renferment pas déléments qui pourraient, au-delà de leur signification promotionnelle évidente, permettre au public concerné de les mémoriser facilement et immédiatement en tant que marques distinctives pour les produits et services désignés » TPI 19/05/2009, aff. jointes T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07, T-178/07 TAME IT (classe 3) : huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires/savons, produits de parfumerie, dentifrices -to tame = assouplir -Signe perçu comme une injonction ou une invitation à utiliser les produits capillaires TPI 15/09/2009, aff. T-471/07

22 © Santarelli 10 janvier II – Motifs absolus de refus ou dannulation PAYWEB CARD et CARD (classes 9, 36, 38) : - Pour certains produits et services « les signes verbaux CARD et PAYWEB CARD présentent un rapport direct et concret avec ces cartes » - Pour dautres produits « (…) la chambre de recours na pas établi, à suffisance de droit, que les signes verbaux CARD et PAYWEB CARD sont incapables de remplir la fonction essentielle dune marque, à savoir indiquer lorigine commerciale des produits dénommés « supports de données magnétiques ». » - Il nest pas nécessaire que la marque transmette une information précise quant à lidentité du fabricant du produit ou du prestataire de services -Il suffit que la marque permette de conclure que tous les produits ou les services ont été fabriqués, commercialisés ou fournis sous le contrôle du titulaire de la marque auquel, peut être attribuée la responsabilité de leur qualité TPI 20/05/2009, aff. jointes T-405/07 et T-406/07 - pourvoi formé

23 © Santarelli 10 janvier II – Motifs absolus de refus ou dannulation Signe possédant un caractère laudatif générique Un signe qui indique au consommateur une caractéristique du produit relative à sa valeur marchande et qui peut être utilisé par nimporte quelle entreprise pour promouvoir ses produits OPTIMUM (classe 1 : produits biologiques…) - Absence de caractère distinctif déduite du caractère laudatif - Même si le signe ne permet pas au consommateur dimaginer à quel type de produit il se rattache « Sil est vrai (…) quen raison de sa signification générique tendant à exalter de manière indéterminée la nature, la fonction, la qualité ou lune des qualités de nimporte quel produit, le signe OPTIMUM ne permet pas au consommateur dimaginer à quel type de produit il se rattache, il nen reste pas moins (que) ce signe verbal ne peut pas être considéré comme étant apte à identifier lorigine commerciale des produits quil désigne » TPI 20/01/2009, aff. T-424/07

24 © Santarelli 10 janvier II – Motifs absolus de refus ou dannulation UNIQUE (classes 9, 35, 38) : téléphones, services de communication téléphoniques - Il nappartient pas à la Chambre de recours de prouver que le terme est effectivement utilisé en tant que forme élogieuse dans le domaine dactivité pertinent pour conclure à labsence de caractère distinctif TPI 23/09/2009, aff. T-396/07

25 © Santarelli 10 janvier II – Motifs absolus de refus ou dannulation Hypothèse des lettres uniques α (classe 33) - Refus de considérer la marque comme une marque figurative - Le refus de principe de reconnaître aux lettres uniques tout caractère distinctif sans recourir à un examen concret se heurte aux termes même de larticle 4 RMC - Refus du TPI de procéder à une analogie avec les marques de couleurs « (…) en déduisant labsence de caractère distinctif du signe déposé de sa seule absence daltérations ou dornementations graphiques par rapport à la police de caractères Times New Roman, sans procéder à un examen concret de son aptitude à distinguer, dans lesprit du public de référence, les produits en cause de ceux provenant des concurrents de la requérante, la chambre de recours a fait une application erronée de larticle 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 » TPI 29/04/2009, aff. T-23/07

26 © Santarelli 10 janvier II – Motifs absolus de refus ou dannulation 2.2Marques figuratives Signe non perçu comme une marque Photo célèbre réalisée par Korda déposée à titre de marque (classes 16, 25, 41) - Le signe est arbitraire (il ne décrit ni n'indique aucune des qualités des produits/services) - Mais il constitue une sorte d'icône - Il ne sera donc pas perçu comme une marque mais comme référence à des fins politiques ou artistiques à l'œuvre de Korda qui magnifie Che Guevara CA Paris 21/11/2008

27 © Santarelli 10 janvier II – Motifs absolus de refus ou dannulation Signe constitué par la forme du produit (ou une partie) - Critères dappréciation du caractère distinctif ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques - Toutefois, dans le cadre de lapplication de ces critères, la perception du public pertinent nest pas nécessairement la même - Les consommateurs nont pas pour habitude de présumer lorigine des produits en se fondant sur leur forme ou sur celle de leur emballage, en labsence de tout élément graphique ou textuel - Plus la forme se rapproche de la forme la plus probable que prendra la produit, plus il est vraisemblable quelle est dépourvue de caractère distinctif - Seule une forme qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur, nest pas dépourvue de caractère distinctif « (…) il pourrait donc savérer plus difficile détablir le caractère distinctif sagissant dune marque tridimensionnelle que sagissant dune marque verbale ou figurative » CJCE 9/12/2008, aff. C-20/08 P-ordonnance

28 © Santarelli 10 janvier II – Motifs absolus de refus ou dannulation Signes dépourvus de caractère distinctif (classe 7 : convertisseurs dénergie éolienne…) - Signe perçu comme une variante de lhabillage dun générateur dépourvu déléments particuliers susceptibles didentifier lorigine commerciale de la nacelle CJCE 9/12/2008, aff. C-20/08 P-ordonnance (classe 30 : préparations faites de céréales) « (…) quand bien même il nexisterait pas dautres pâtisseries cuites au four dune forme strictement identique à celle dune coquille Saint-Jacques, cette forme constitue une simple variante de la forme habituelle dautres pâtisseries cuites au four qui sont disponibles dans le commerce.» TPI 10/03/2009, aff. T-8/08

29 © Santarelli 10 janvier II – Motifs absolus de refus ou dannulation (classes 5, 29, 30) - La forme ne diverge pas de manière significative de la ou des habitudes du secteur - Les extrémités allongées constituent une caractéristique habituelle - Les motifs (3 chevrons) sont perçus, tout au plus comme des éléments décoratifs et non pas comme un signe indiquant lorigine commerciale - Emballage (non transparent) « Comme la souligné la chambre de recours, lutilisateur final accorde généralement une plus grande attention à létiquette apposée sur le produit ou à son emballage, ainsi quau nom, à limage ou au dessin graphique qui y figurent, quà la seule forme du produit. En outre, le produit en question étant vendu dans un emballage non transparent, le consommateur ne verra généralement sa forme quaprès avoir retiré cet emballage » TPI 8/07/2009, aff. T-28/08

30 © Santarelli 10 janvier II – Motifs absolus de refus ou dannulation (classes 14… : montres, cadrans de montres…) - Disclaimer : « les lignes en pointillé ne font pas partie de la marque mais servent uniquement à montrer la position de la marque sur les produits » - Notion de « marque de position » : - Appréciation du caractère distinctif selon les critères dégagés pour les marques tridimensionnelles - Car la marque nest pas constituée par un signe indépendant de lapparence du produit (même si elle est constituée par une représentation bidimensionnelle du produit) - Formes géométriques simples courantes de présentation des champs fonctionnels « (…) à supposer quil sagisse de champs fonctionnels, la fonction de ces formes géométriques ne ressortait pas de la demande de marque (…) les dispositions symétriques ou asymétriques de telles formes géométriques simples et usuelles constituaient des caractéristiques courantes de présentation qui, même combinées, ne fournissaient pas dindication de lorigine commerciale du produit concerné, mais étaient perçues uniquement comme une présentation déterminée de celui-ci »

31 © Santarelli 10 janvier II – Motifs absolus de refus ou dannulation - Argument selon lequel lindicateur de la date serait dune taille surdimensionnée est écarté : Elément qui ne ressort pas de la demande - Les critères de nouveauté et doriginalité ne sont pas pertinents pour lappréciation du caractère distinctif « (…) il ne suffit pas quelle soit originale, mais il faut quelle se différencie substantiellement des formes de base du produit en cause, communément utilisées dans le commerce, et quelle napparaisse pas comme une simple variante de ces formes » TPI 14/09/2009, aff. T-152/07

32 © Santarelli 10 janvier II – Motifs absolus de refus ou dannulation Signe constituant une indication utilitaire (classes 9, 35, 36… : distributeurs automatiques, affaires bancaires…) - Signe perçu comme une indication de la marche à suivre pour utiliser une carte afin de procéder à une transaction - Flèches directionnelles ayant une fonction utilitaire : indiquer lendroit où la carte doit être insérée TPI 2/07/2009, aff. T-414/07

33 © Santarelli 10 janvier II – Motifs absolus de refus ou dannulation Signe perçu comme un élément décoratif (classes 14, 18, 25) - La constatation du caractère distinctif nest pas subordonnée à la celle dun certain niveau de créativité ou dimagination linguistique ou artistique - Le fait que la marque remplisse une fonction décorative ou ornementale est sans incidence aux fins de lappréciation de son caractère distinctif - Toutefois, un signe qui remplit dautres fonctions que celle dune marque au sens classique nest distinctif que sil peut être perçu demblée comme une indication sur lorigine commerciale des produits ou des services - Signe dune simplicité excessive et constitué dune figure géométrique de base ne sera pas considéré par le public pertinent comme une marque TPI 29/09/2009, aff. T-139/08

34 © Santarelli 10 janvier II – Motifs absolus de refus ou dannulation (classe 25) - Signes constitués par la représentation dune poche décorée avec des coutures La chambre de recours na pas procédé à une appréciation erronée portant sur des signes modifiés - Appréciation du caractère distinctif des sous-marques sous les mêmes aspects que dans la cas dune marque principale « la chambre de recours, aux points 13 à 15 de ladite décision, a considéré que le logo comme la sous-marque, qui peuvent avoir une fonction de marquage, le cas échéant à côté de la marque principale, devaient présenter un caractère distinctif suffisant aux fins de bénéficier de la protection octroyée par la marque, et que ce caractère distinctif devait être examiné « sous les mêmes aspects que dans le cas dune marque principale » TPI 28/04/2009, aff. T-282/07 et T-283/07

35 © Santarelli 10 janvier II – Motifs absolus de refus ou dannulation Signe perçu comme un éloge publicitaire, une accroche (classes 14, 18, 25) - Un signe qui remplit dautres fonctions que celle dune marque au sens classique nest distinctif que sil peut être perçu demblée comme une indication sur lorigine commerciale des produits ou des services - Signe sera plutôt perçu comme un simple éloge ou une accroche - Demande de marque ne contient aucune indication quant à la reproduction du signe dans une position stable et déterminée sur les produits ni dans des dimensions TPI 30/09/2009, aff. T-191/08 et T-75/08

36 © Santarelli 10 janvier II – Motifs absolus de refus ou dannulation 3.Caractère descriptif Le signe exclu doit présenter avec le produit ou le service un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description du produit ou service ou dune de leurs caractéristiques Le caractère descriptif dune marque composée de plusieurs termes doit être constaté pour lensemble quils composent CJCE 9/12/2008, aff. C-20/08 P, ordonnance; TPI 21/01/2009, aff. T-307/07; TPI 25/11/2008, aff. T- 325/07 Il nest pas nécessaire que le signe soit effectivement utilisé, au moment du dépôt à des fins descriptives Car il suffit quil puisse être utilisé à de telles fins Il est suffisant que le signe dans au moins une de ses significations potentielles désigne une caractéristique des produits ou services TPI 25/11/2008, aff. T- 325/07; TPI 26/11/2008, aff. T ; TPI 2/12/2008, aff. T-67/07; TPI 21/01/2009, aff. T- 307/07; TPI 28/01/2009, aff. T-174/07; TPI 29/04/2009, aff. T-81/08; TPI 19/11/2009, aff. T-399/08; TPI 19/11/2009, aff; T-234/06; TPI 19/11/2009, aff; T-298/06

37 © Santarelli 10 janvier II – Motifs absolus de refus ou dannulation Signes descriptifs SURFCARD (classes 9, 36, 38) Refus partiel pour les cartes à mémoires, services de télécommunications… Mais pas pour supports de données magnétiques, optiques, services de cartes de crédit TPI 25/11/2008, aff. T- 325/07 FRESHHH (classes 29, 30, 32) : « variante dun terme descriptif » « (…) la marque demandée ne présente pas de différence de nature à créer un écart visuel suffisant par rapport au mot « fresh », dès lors que la structure de ce dernier nest pas affectée. Partant, le consommateur percevra lélément « fresh », qui forme les cinq premières lettres de la marque demandée, comme lélément prépondérant de celle-ci, dautant plus que les deux lettres « h » supplémentaires ne représentent que la répétition de la cinquième lettre. Par conséquent, la marque demandée apparaîtra au consommateur concerné comme une simple variante du mot « fresh », et non comme un signe distinct » TPI 26/11/2008, aff. T

38 © Santarelli 10 janvier II – Motifs absolus de refus ou dannulation AIRSHOWER (classe 11 : douches…) : appréciation de lévolution prévisible de la perception du public; néologisme non distinctif « En effet, en tenant compte des tendances économiques ainsi que de lévolution prévisible du comportement du public visé, il peut être raisonnablement envisagé quune nouvelle technologie développée en dehors du territoire de la Communauté se répandra dans un avenir proche dans celle-ci, et quelle sera susceptible dinfluencer directement la perception par le public des caractéristiques techniques dun produit » « Partant, cest à bon droit que la chambre de recours a tenu compte du communiqué de presse australien pour apprécier lévolution future de la perception du public visé en ce qui concerne le caractère descriptif du terme « air » pour les systèmes de douche » TPI 21/01/2009, aff. T-307/07 CLEARWIFI (classe 38: télécommunications…) : Référence à une technologie sans fil « non contaminée » ou « sans perturbations » Expression entendue dans un « sens légèrement métaphorique » TPI 19/11/2009, aff. T-399/08

39 © Santarelli 10 janvier II – Motifs absolus de refus ou dannulation 15 (classes 25 et 32) Informations évidentes et directes « Selon la Chambre, cest à bon droit que lOffice a considéré que le signe « 15 » présente un lien suffisamment direct et concret avec les produits en classe 25, puisquil contient des informations évidentes et directes concernant la taille ou la pointure desdits produits » « il est très plausible que le nombre « 15 », sans plus, sera perçu par le consommateur pertinent comme se référant au degré dalcool des bières, c'est-à-dire comme une indication descriptive dune caractéristique des boissons en cause, à savoir de leur quantité dalcool » Deuxième chambre de recours 12/05/2009, aff. R-72/ (classe 16 : brochures et périodiques) Ce signe sera perçu comme une description de caractéristiques : quantité de pages, dœuvres, dinformations, de jeux compilés ou classement hiérarchique de références contenues TPI, 19/11/2009 aff. T-298/06

40 © Santarelli 10 janvier II – Motifs absolus de refus ou dannulation CANNABIS (classes 32, 33) Ce terme ne fait pas seulement référence aux drogues, substances thérapeutiques Le fait que ce produit soit lun des composants constitue une caractéristique déterminante de la décision dachat (dépasse le domaine de la suggestion) TPI, 19/11/2009 aff. T-234/06

41 © Santarelli 10 janvier II – Motifs absolus de refus ou dannulation Signes non descriptifs FUN (classe 12) lien trop vague, indéterminé et subjectif par rapport aux produits « (…) la seule constatation par la chambre de recours que le mot « fun » est utilisé en association avec le mot « vehicles » ne suffit pas pour conclure au caractère descriptif du signe FUN » Domaine de la suggestion « si, dans certains cas, un véhicule terrestre à moteur peut être une source damusement pour son conducteur, le signe FUN ne dépasse pas le domaine de la suggestion » TPI 2/12/2008, aff. T-67/07

42 © Santarelli 10 janvier II – Motifs absolus de refus ou dannulation ALASKA et(classe 32 ; eau minérale, jus de fruits…) Exclusion des noms géographiques déjà réputés Lien actuel entre le nom géographique et la catégorie de produits OU dont il est raisonnable denvisager quil puisse être établi à lavenir? Absence de lien actuel ou futur - jus de fruits - eaux minérales « (…) étant donné les coûts de transport et de distribution en Europe deaux minérales provenant de lAlaska, il ne pouvait pas être présumé, à la date de lenregistrement de la marque en cause, que, à lavenir, le public pertinent considérerait que de telles eaux minérales seraient importées dans la Communauté, où il existe un marché très concurrentiel offrant un grand nombre deaux minérales locales de grande qualité » « Il nest pas prévisible quun marché restreint deaux minérales de luxe à des prix très élevés se développerait à lavenir dans la Communauté » TPI 8/07/2009, aff. T-225/08 et T-226/08 pourvois formés par la demanderesse à laction en nullité

43 © Santarelli 10 janvier II – Motifs absolus de refus ou dannulation 4.Acquisition du caractère distinctif par lusage Larticle 7§1, points b), c) et d) n'est pas applicable si la marque a acquis un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait RMC, art. 7§3 4.1 Critères dappréciation Il sagit du résultat dun effort économique du demandeur Mis en balance avec lintérêt général « Or, cette circonstance justifie que soient écartées les considérations dintérêt général sous- jacentes au paragraphe 1, sous b) à d), du même article(7§1), lesquelles exigent que les marques visées par ces dispositions puissent être librement utilisées par tous, afin déviter de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur dun seul opérateur économique » TPI 19/11/2008, aff. T-269/06 ; TPI 28/01/2009, aff. T-174/07 ; TPI 14/09/2009, aff. T-152/07 Conséquence : le signe est perçu comme constituant une marque par une fraction significative du public pertinent

44 © Santarelli 10 janvier II – Motifs absolus de refus ou dannulation Usage de la marque seule en combinaison en tant que partie dune marque principale TPI 2/07/2009, aff. T-414/07 ; TPI 30/09/2009, aff. T-191/08 et T-75/08 Usage du signe « en tant que marque », à savoir comme indication dorigine du produit TPI 28/10/2009, aff. T-137/08; TPI 14/09/2009, aff. T-152/07 Usage se rapportant aux produits désignés dans le libellé de la marque TPI 28/01/2009, aff. T-174/07 Documents de nature générale sont insuffisants (ex : ne présentant pas déléments concrets; campagnes publicitaires) TPI 19/05/2009, aff. jointes T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07, T-178/07; TPI 30/09/2009, aff. T-191/08 et T-75/08

45 © Santarelli 10 janvier II – Motifs absolus de refus ou dannulation Facteurs pertinents Parts de marché Intensité, étendue géographique, durée de lusage Investissements pour la promotion Identification de la marque par les milieux intéressés Déclarations des chambres de commerce ou dassociations professionnelles, sondages Prise en considération déléments de preuve cohérents et qui se corroborent mutuellement (faisceau d'indices) Usage prolongé et intensif Combinaison de couleurs non purement stylistique Absence de sondage n'exclut pas que la démonstration soit rapportée par d'autres moyens Parts de marché modestes ne font pas obstacle au bénéfice de lexception de larticle 7§3 TPI 28/10/2009, aff. T-137/08; TPI 17/12/2008, aff. T-351/07; TPI 8/07/2009, aff. T-28/08

46 © Santarelli 10 janvier II – Motifs absolus de refus ou dannulation 4.2Territoire concerné Preuve doit être rapportée pour la partie du territoire de lUnion où le caractère distinctif fait défaut, ab initio (tout ou partie de lUnion) TPI 19/11/2008, aff. T-269/06 ;TPI 26/11/2008, aff. T-435/07; TPI 10/03/2009, aff. T-8/08; TPI 19/05/2009, aff. jointes T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07, T-178/07; TPI 14/09/2009, aff. T- 152/07; TPI 8/07/2009, aff. T-28/ Date dappréciation Le caractère distinctif doit avoir été acquis par lusage antérieurement au dépôt Les éléments de preuve peuvent être postérieurs au dépôt sils se rapportent à un usage antérieur au dépôt « Il résulte ainsi du libellé même de cette disposition, et plus particulièrement de lemploi des verbes au passé dans les expressions «la marque a acquis» et «après lusage qui en a été fait», que la marque doit déjà avoir acquis, au moment du dépôt de la demande denregistrement, un caractère distinctif par un usage antérieur » CJCE 11/06/2009, aff. C-542/07 P; TPI 10/12/2008, aff. T-365/06 (pourvoi formé); TPI 17/12/2008, aff. T-351/07; TPI 14/09/2009, aff. T-152/07; TPI 30/09/2009, aff. T-191/08 et T-75/08

47 © Santarelli 10 janvier II – Motifs absolus de refus ou dannulation 4.4 Caractère distinctif acquis postérieurement à lenregistrement La marque enregistrée contrairement à l'article 7 §1, point b), c) ou d) ne peut être déclarée nulle si, par l'usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif RMC, art. 52§2 Exception relative à la procédure de nullité et non pas à la procédure denregistrement (aucune analogie nétant possible) Justification : la confiance légitime du titulaire dans lenregistrement qui a pu effectuer des investissements CJCE 11/06/2009, aff. C-542/07 P; TPI 8/07/2009, aff. T-28/08; TPI 28/10/2009, aff. T-137/08


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