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© 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre 2007. 1 LATTEINTE A LA REPUTATION DE LA MARQUE APRAM - 13 Décembre 2007 Bertrand.

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1 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre LATTEINTE A LA REPUTATION DE LA MARQUE APRAM - 13 Décembre 2007 Bertrand GEOFFRAY

2 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre PLAN I – Étendue de la protection conférée par larticle 8-5 du RMC A) Définition et portée territoriale de la marque renommée B) Quelles marques antérieures ? C) Protection à légard de produits identiques ou similaires ?

3 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre PLAN II – Conditions de protection conférée par larticle 8-5 du RMC A) Marques identiques et similaires B) Marque renommée C) Usage sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice

4 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre I – Étendue de la protection conférée par larticle 8-5 du RMC A) Définition et portée territoriale de la marque renommée

5 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre La renommée est mentionnée: –dans la directive 89/104: Considérant 9, Articles 4-3, 4-4 et 5-2. –dans le Règlement 40/94: Articles 8-5 et 9-1 c). Cf. annexes. 1) Définition

6 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre Il ressort de ces dispositions que la directive et le règlement prévoient une protection spéciale pour les marques renommées, sans toutefois en donner une définition. Cette définition a été apportée par la CJCE dans laffaire Chevy en réponse à la question préjudicielle posée par le Tribunal de Commerce de Tournai : « …quel sens exact faut-il donner au terme renommée» de la marque… ? ». CJCE, 14/09/99 – C-375/97 1) Définition

7 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre Dans sa réponse, la CJCE a indiqué : Que la première condition édictée par larticle 5-2 de la directive implique un certain degré de connaissance de la marque. Ce nest en effet « que dans lhypothèse dun degré suffisant de connaissance… que le public… peut effectuer un rapprochement entre les deux marques… » Que « le public parmi lequel la marque doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, cest-à-dire, en fonction des produits ou services concernés : –Soit le grand public, –Soit un public plus spécialisé, par exemple un milieu professionnel donné ». 1) Définition

8 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre La Cour en a conclu quune marque renommée est une marque « connue dune partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle ». 1) Définition

9 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre Dans larrêt Chevy, la CJCE a aussi précisé la portée territoriale de la renommée : « …il ne peut être exigé que la renommée existe dans tout le territoire de lÉtat membre. Il suffit quelle existe dans une partie substantielle de celui-ci » 2) Portée territoriale de la renommée

10 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre Sagissant de la renommée dune marque Benelux, la Cour a ajouté: Quil « …ne peut être exigé …que sa renommée sétende à la totalité du territoire Benelux… Il suffit quelle existe dans une partie substantielle de celui-ci, Laquelle peut correspondre, le cas échéant, à une partie de lun des pays du Benelux ». 2) Portée territoriale de la renommée

11 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre Dans un arrêt récent, la CJCE a confirmé sa position dégagée dans larrêt Chevy, à propos de la portée territoriale dune marque notoire: « …Il ne peut… être exigé …que la notoriété existe sur tout le territoire de lÉtat membre… Il suffit quelle existe sur un partie substantielle de celui-ci ». CJCE – 22/11/07 Aff. C-328/06 2) Portée territoriale de la renommée

12 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre En revanche, la Cour a ajouté : « …que le sens commun des termes utilisés dans lexpression « dans lÉtat membre » soppose à ce que ladite expression sapplique à une notoriété limitée à une ville et à ses environs qui ne constitueraient pas, ensemble, une partie substantielle de lÉtat membre ». 2) Portée territoriale de la renommée

13 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre Il ressort de cet arrêt que la notoriété et par extension la renommée pourraient être limitées à une ville et à ses environs, dès lors quils constitueraient ensemble une partie substantielle de lÉtat membre. 2) Portée territoriale de la renommée

14 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre Quid de la formulation « jouit dune renommée dans la communauté » figurant dans le règlement ? (articles 8-5 et 9-1 c du Règlement) 2) Portée territoriale de la renommée Renommée dune marque communautaire

15 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre En transposant à la marque communautaire les conclusions de la CJCE dans larrêt CHEVY : – il ne devrait pas être exigé quune marque communautaire soit renommée dans toute la communauté, – la renommée dune marque dans une partie substantielle de la communauté devrait donc suffire. 2) Portée territoriale de la renommée

16 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre Toutefois, la solution dégagée par larrêt Chevy à propos des marques Benelux est-elle totalement transposable aux marques communautaires ? Un État membre de lUnion européenne peut-il être considéré, à lui seul, comme une partie substantielle de lUnion européenne ? « Une marque communautaire est-elle protégée dans toute la communauté en tant que « marque jouissant dune renommée »… lorsquelle ne « jouit dune renommée » que dans un Etat membre » » ? 2) Portée territoriale de la renommée

17 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre Cest à cette dernière question que va devoir répondre la CJCE à la suite de la question préjudicielle que lui a posée lOberster Gerichtshof (République dAutriche) CJCE Affaire C-301/07 du 26/06/07 2) Portée territoriale de la renommée

18 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre I – Étendue de la protection conférée par larticle 8-5 du RMC B) Quelles marques antérieures ?

19 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre Larticle 8-5 RMC dispose: « Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l'enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée… ». B) Quelles Marques antérieures ?

20 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre Larticle 8-2 RMC dispose: « Aux fins du paragraphe 1, on entend par «marques antérieures»: a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire... (CTM, marques nationales, marques internationales ayant effet dans un État membre ou dans la CE); b) les demandes de marques visées au point a)… c) les marques qui, à la date de dépôt de la demande de marque communautaire…, sont notoirement connues dans un État membre au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris ». B) Quelles Marques antérieures ?

21 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre Toutes les marques antérieures visées à larticle 8-2 RMC peuvent-elles être invoquées dans le cadre de larticle 8-5 RMC ? –Dans la mesure où les dispositions de larticle 8-5 sappliquent aux marques antérieures telles que définies à larticle 8-2, elles visent aussi «…les marques notoirement connues au sens de larticle 6 bis de la Convention dUnion de Paris… ». TPICE Affaire T-150/04 du 11/07/07 – Tosca Blu B) Quelles Marques antérieures ?

22 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre Toutefois, « …pour quune opposition soit accueillie sur la base de… » larticle 8-5, « …les conditions… prévues par cette disposition doivent être satisfaites ». –Or, il résulte du libellé de larticle 8-5, « …qui utilise les termes pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, que cette disposition ne sapplique aux marques antérieures au sens de larticle 8-2… que dans la mesure où elles ont fait lobjet dun enregistrement ». TPICE Affaire T-150/04 -Tosca Blu B) Quelles Marques antérieures ?

23 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre Par conséquent, si larticle 8-5 du RMC protège aussi les marques notoirement au sens de larticle 6 bis de la convention dUnion de Paris, il ne protège que celles « …pour lesquelles une preuve denregistrement est produite ». TPICE Affaire T-150/04 -Tosca Blu B) Quelles Marques antérieures ?

24 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre Ainsi, les marques qui peuvent être invoquées dans le cadre de larticle 8-5 sont les suivantes: Les marques renommées enregistrées (CTM, Marques nationales, Marques internationales désignant un État membre ou lUE); Les marques notoires au sens de larticle 6 bis, dès lors quelles sont enregistrées. B) Quelles Marques antérieures ?

25 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre I – Étendue de la protection conférée par larticle 8-5 du RMC C) Protection à lencontre de marques désignant des produits ou services identiques ou similaires ?

26 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre Larticle 8-5 RMC prévoit une protection élargie des marques renommées à lencontre de marques postérieures « destinées à être enregistrées pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ». Interprété littéralement, larticle 8-5 exclut la protection des marques renommées contre des marques désignant des produits identiques ou similaires. C) Protection à lencontre de marques désignant des produits ou services identiques ou similaires ?

27 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre Une protection de la marque renommée à lencontre de marques désignant des produits identiques ou similaires peut apparaître a priori superflue : Protection conférée par lArticle 8-1 RMC (contre des marques identiques ou similaires désignant des produits identiques ou similaires – risque de confusion) Prise en considération de la renommée dans lappréciation du risque de confusion (Arrêts Sabel et Canon). C) Protection à lencontre de marques désignant des produits ou services identiques ou similaires ?

28 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre Toutefois, il existe des situations où la démonstration dun risque de confusion peut poser problème : interprété littéralement, larticle 8-5 assurerait une protection des marques renommées moindre à lencontre dune marque postérieure désignant des produits identiques ou similaires, quà lencontre dune marque postérieure désignant des produits non similaires. C) Protection à lencontre de marques désignant des produits ou services identiques ou similaires ?

29 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre Cest cette considération qui a incité le Bundesgerichtshof à demander à la CJCE dinterpréter larticle 4-4 a) de la directive 89/104 (dont le contenu normatif est, en substance identique à celui de larticle 8-5 RMC) afin de savoir si la protection des marques renommées prévue à larticle 4-4 a) sapplique également en présence de produits identiques ou similaires. CJCE Affaire C-292/00 du 9/01/03 - Davidoff C) Protection à lencontre de marques désignant des produits ou services identiques ou similaires ?

30 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre Dans cette affaire les marques en cause étaient les suivantes: Marque antérieureDemande contestée (Tabac) C) Protection à lencontre de marques désignant des produits ou services identiques ou similaires ?

31 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre La juridiction de renvoi estimait que la démonstration dun risque de confusion pouvait savérer difficile. Le titulaire de la marque DAVIDOFF pouvait donc avoir un « intérêt légitime à protéger le caractère distinctif et la renommée de sa marque en vertu de larticle 5-2 de la directive ». C) Protection à lencontre de marques désignant des produits ou services identiques ou similaires ?

32 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre Dans sa réponse, la CJCE a estimé: –Que cette disposition « ne doit pas être interprétée exclusivement au regard de son libellé, mais également en considération de léconomie générale et des objectifs du système dans lequel il sinsère ». –Quil ne « saurait être donné dudit article une interprétation qui aurait pour conséquence une protection moindre des marques renommées en cas dusage dun signe pour des produits et services identiques et similaires, quen cas dusage dun signe pour des produits et services non similaires ». C) Protection à lencontre de marques désignant des produits ou services identiques ou similaires ?

33 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre Elle en a conclu: Que les articles 4-4 et 5-2 de la directive assurent « une protection spécifique au profit dune marque enregistrée qui jouit dune renommée lorsque la marque… postérieure … est destinée à être utilisée… pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux couverts par celle-ci ». C) Protection à lencontre de marques désignant des produits ou services identiques ou similaires ?

34 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre Larrêt Adidas a confirmé cette interprétation. Il a également précisé quun « État membre, lorsquil exerce loption offerte par larticle 5-2 de la directive, est tenu daccorder » cette protection spécifique aux marques renommées également en cas dusage par un tiers dun signe postérieur désignant des produits ou services identiques ou similaires. CJCE Affaire C-408/01 du 23/10/03 C) Protection à lencontre de marques désignant des produits ou services identiques ou similaires ?

35 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre Le TPICE a confirmé que linterprétation dégagée par la CJCE à propos de la directive sappliquait également à larticle 8-5 du RMC. TPICE Affaire T-215/03 du 22/03/07 – VIPS C) Protection à lencontre de marques désignant des produits ou services identiques ou similaires ?

36 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre II – Conditions de protection conférée par larticle 8-5 du RMC A) Marques identiques et similaires B) Marque renommée C) Usage sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice

37 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre Larticle 8-5 RMC dispose: Sur opposition du titulaire dune marque antérieure …la marque demandée est refusée… si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits et services qui ne sont pas similaires… lorsque… [la marque antérieure]… jouit dune renommée… et que lusage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou quil lui porterait préjudice ».

38 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre Dans larrêt SPA, le TPI a précisé que la protection conférée par cet article peut être assurée sous réserve du respect des trois conditions cumulatives suivantes : –La marque pour laquelle lenregistrement est demandé doit être identique à la marque antérieure ou présenter une similitude avec elle; –La marque antérieure doit bénéficier dune renommée; –Lusage sans juste motif de la marque demandée doit tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porter préjudice. TPICE Affaire T-67/04 du 25/05/05

39 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre II – Conditions de protection conférée par larticle 8-5 du RMC A) Marques identiques et similaires

40 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre Quel degré de similitude? La protection conférée par 8-5 est-elle subordonnée à la constatation dun degré de similitude tel entre la marque renommée et le signe quil existe, dans lesprit du consommateur, un risque de confusion entre ceux-ci ? A) Marques identiques et similaires

41 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre La CJCE a répondu à cette question dans laffaire ADIDAS en indiquant: –Ces dispositions instaurent, « …en faveur des marques renommées, une protection dont la mise en œuvre nexige pas lexistence… » dun risque de confusion. –« La condition dune similitude… suppose lexistence, en particulier, déléments de ressemblance visuelle, auditive ou conceptuelle » A) Marques identiques et similaires

42 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre Pour conclure que : –Les atteintes visées par ces dispositions, « …lorsquelles se produisent, sont la conséquence dun certain degré de similitude entre la marque et le signe, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre le signe et la marque, cest-à-dire établit un lien entre ceux-ci, alors même quil ne les confond pas » CJCE Affaire C-408/01 du 23/10/03 A) Marques identiques et similaires

43 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre Signes similaires: A) Marques identiques et similaires Marque antérieureDemande contestée (Chaussures) Ch. Rec. – Aff. R 301/ /05/06

44 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre Signes similaires: A) Marques identiques et similaires Marque antérieureDemande contestée SPA (eaux minérales) SPA-FINDERS (publications, agences de voyage) TPICE – Aff. T-67/ /05/05

45 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre Signes non similaires: A) Marques identiques et similaires Marque antérieureDemande contestée BITBUD TPI – T-350/ /10/06 OBELIX MOBILIX TPI, T- 336/ /10/05 MIVEC Ch de rec. R 1364/ /08/07

46 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre II – Conditions de protection conférée par larticle 8-5 du RMC B) La marque doit être renommée

47 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre Prouver la renommée de la marque constitue une condition essentielle pour obtenir la protection conférée par larticle 8-5. Ainsi quil la été rappelé au I A) 1), une marque renommée est une marque connue dune partie substantielle du public concerné par les produits ou services quelle désigne. B) La marque doit être renommée

48 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre Cette condition sapprécie en prenant en compte « tous les éléments pertinents… notamment : –La part de marché détenue par la marque –Lintensité, létendue géographique et la durée de son usage –Limportance des investissements réalisés par lentreprise pour la promouvoir… » Il ne peut en revanche être exigé « …que la marque soit connue dun pourcentage déterminé du public… » visé. CJCE Affaire 375/97 du 14/09/99 - Chevy B) La marque doit être renommée

49 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre Il appartient donc à lopposant de prouver la renommée de sa marque en fournissant des pièces permettant détablir : la part de marché détenue par la marque, lintensité, létendue géographique… –Il ne peut être requis que chaque pièce produite pour établir la renommée donne des informations sur lensemble des éléments susvisés –Les pièces peuvent au contraire être examinées en relation les unes avec les autres. Ch. Recours, R 1204/ /07/05 Absolut B) La marque doit être renommée

50 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre Ces pièces doivent en outre: –Établir la renommée de la marque antérieurement au dépôt de la marque opposée (TPICE, T-8/03, 13/12/04 Emilio Pucci) –Contenir des éléments objectifs, suffisamment circonstanciés ou vérifiables (TPICE, précité). Des attestations émanant de lentreprise peuvent être acceptées dès lors quelles sont précises et corroborées par des preuves extérieures (Ch. de Recours, R 551/2004-4, 22/05/07) B) La marque doit être renommée

51 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre Lobligation pour lopposant détablir la renommée de sa marque résulte des dispositions de larticle 74-1 du RMC : « Dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus denregistrement, lexamen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties ». B) La marque doit être renommée

52 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre Toutefois, la limitation de lexamen de lOffice aux moyens invoqués et aux pièces produites nexclut pas que celui-ci « …prenne en considération, …des faits notoires, cest-à-dire des faits qui sont susceptibles dêtre connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles ». Larticle 74-1 RMC « …ne saurait avoir pour but de contraindre [lOffice] à adopter sciemment une décision sur la base dhypothèses factuelles manifestement incomplètes ou contraires à la réalité ». TPICE T-185/02, 22/06/04 – Picasso B) La marque doit être renommée

53 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre Appliquant ces principes à la renommée, la Seconde Chambre de Recours a considéré dans laffaire NIKE : –« Ignoring the reputation of a trade mark such as Nike would be ignoring something which is very likely to be well-known to the consumer of sport clothing and shoes » –« It is… common knowledge that the mark is indeed a very famous brand name for such products throughout most of the world… ». Chambre de Recours – Aff. R 301/ /05/06 B) La marque doit être renommée

54 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre La Chambre de recours a ainsi conclu que: –Les pièces produites auraient été manifestement insuffisantes pour prouver la renommée dune marque dans des circonstances normales; –Toutefois, compte tenu de lexceptionnelle renommée de la marque NIKE, elles ne pouvaient être totalement ignorées. B) La marque doit être renommée

55 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre II – Conditions de protection conférée par larticle 8-5 du RMC C) Usage sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice

56 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre –Si la fonction première dune marque « consiste incontestablement en une fonction dorigine… –il nen demeure pas moins quune marque « agit également comme un moyen de transmission dautres messages concernant notamment: Les qualités ou caractéristiques particulières des produits… Ou les images de sensations quelle projette, tels que… le luxe, le style de vie, lexclusivité, laventure, la jeunesse » TPICE Affaire T-215/03 du 22/03/07 - VIPS C) Usage tirant indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur portant préjudice

57 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre –La marque possède donc « une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport aux produits… » quelle désigne. –« Les messages… que véhicule …une marque renommée ou qui lui sont associés confèrent à celle-ci une valeur importante et digne de protection… » Ce sont ces considérations qui sous-tendent cette troisième condition édictée par larticle 8-5 TPICE Affaire T-215/03 du 22/03/07 - VIPS C) Usage tirant indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur portant préjudice

58 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre Dans larrêt VIPS, le TPI a rappelé que cette condition doit sanalyser en trois risques distincts, à savoir que lusage sans juste motifs de la marque demandée: –Porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure; –Ou porterait préjudice à la renommée de la marque antérieure; –Ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. C) Usage tirant indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porte préjudice

59 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre Le TPI a également précisé dans ce même arrêt: –Quil suffit quun seul des types de risque susvisés existe pour que cette disposition soit applicable. –Quen conséquence, « …la troisième des conditions cumulatives édictées par larticle 8-5 se décompose en trois types de risques visés alternativement par elle ». C) Usage tirant indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porte préjudice

60 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre Sur le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure (ou dilution) « Ce préjudice peut se produire lorsque la marque antérieure nest plus en mesure de susciter une association immédiate avec les produits pour lesquelles elle est enregistrée et employée » « Ce risque vise ainsi la dilution… de la marque antérieure à travers la dispersion de son identité et de son emprise sur lesprit du public »

61 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre Sur le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure « Cependant, le risque de dilution paraît, en principe, moins élevé si la marque antérieure consiste en un terme qui, de par une signification qui lui est propre, est très répandu et fréquemment utilisé, indépendamment de la marque antérieure composée… » de ce terme. « Dans un tel cas, la reprise du terme en question par la marque demandée est moins probable de conduire à une dilution de la marque antérieure » TPICE- Arrêt VIPS (précité)

62 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre a) Pas de préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure Marque antérieureDemande contestée VIPS (Restaurants) VIPS (Programmation dordinateurs destinés aux services de restauration) Le TPI a en effet constaté que le terme VIPS est « la forme que revêt au pluriel, en langue anglaise, le signe VIP (Very Important Person)… qui est dutilisation large et fréquente… pour désigner des personnes célèbres » Il a ajouté que les services désignés par la marque seconde sadressent à un public restreint, de sorte que celle-ci sera connue tout au plus de ce public restreint, ce qui diminue le risque de dilution de la marque antérieure.

63 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre a) Pas de préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure Marque antérieureDemande contestée SPA (eaux minérales) SPA-FINDERS (publications, agences de voyage) (TPI, T-67/04, 25/05/05) Le TPI a constaté que le terme SPA est « fréquemment utilisé pour désigner la ville belge de SPA… le circuit automobile de Spa- Francorchamps ou, de manière générale, des espaces dédiés à lhydrothérapie… »

64 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre b) Préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure Marque antérieureDemande contestée MARIE-CLAIRE (Magazines) MARIE-CLAIRE (Sous-vêtements) (Ch. Rec., R. 530/2004-2, 6/03/06)

65 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre Sur le préjudice porté à la renommée de la marque antérieure (ou ternissement) Ce préjudice « …est constitué lorsque les produits… visés par la marque demandée peuvent être ressentis par le public dune manière telle que la force dattraction de la marque antérieure sen trouverait diminuée ». Ceci peut se produire « … lorsque lesdits produits ou services possèdent une caractéristique ou une qualité susceptibles dexercer une influence négative sur limage de la marque renommée… » TPICE- Arrêt VIPS (précité)

66 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre a) Pas de préjudice porté à la renommée de la marque antérieure Marque antérieureDemande contestée VIPS (Restaurants) VIPS (Programmation dordinateurs destinés aux services de restauration) Le TPI a estimé que « les services visés par la marque demandée ne présentent aucune caractéristique ou qualité susceptibles détablir la probabilité… » quun tel préjudice soit causé à la marque renommée. L existence dun lien entre les services des deux marques renforce, certes, la probabilité que le public, confronté à la marque seconde, pense à la marque antérieure, mais cette circonstance « …nest pas, en elle-même suffisante pour diminuer la force dattraction de la marque… » renommée.

67 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre a) Pas de préjudice porté à la renommée de la marque antérieure Marque antérieureDemande contestée SPA (eaux minérales) SPA-FINDERS (publications, agences de voyage) Le TPI a constaté quil « …nexiste aucun antagonisme entre les produits et services… » respectivement désignés.

68 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre b) Préjudice porté à la renommée de la marque antérieure Marque antérieureDemande contestée HOLLYWOOD (Chewing-gum) HOLLYWOOD (cigarettes) Il a été démontré que limage associée à la marque Hollywood est une image de santé, de dynamisme, de jeunesse, ainsi quune image sportive. Les produits pour lesquels la marque seconde est destinée à être utilisée sont des produits nuisibles pour la santé, véhiculant donc une image négative. Cette connotation négative est « …frappante par son contraste avec limage de la marque HOLLYWOOD… »

69 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure Ceci «…englobe les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes dune marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation ». « Il sagit du risque que limage de la marque renommée ou les caractéristiques… » quelle projette « …soient transférées aux produits désignés par la marque postérieure, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque… » renommée. TPICE- Arrêt VIPS (précité)

70 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre a) Pas de profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure Marque antérieureDemande contestée VIPS (Restaurants) VIPS (Programmation dordinateurs destinés aux services de restauration) Le TPI a estimé quil nexiste pas déléments démontrant que le consommateur éprouverait une attraction particulière pour les services de la marque seconde, du seul fait quils sont désignés par une marque identique à la marque antérieure. Le profit indûment tiré de la renommée ou du caractère distinctif de la marque antérieure nécessite la preuve dune association de la marque demandée avec des qualités positives de la marque antérieure.

71 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre a) Pas de profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure Or, la requérante na pas exposé les caractéristiques particulières de sa marque et les raisons pour lesquelles elle « …serait susceptible de faciliter la commercialisation des services… » de la marque seconde. Les caractéristiques habituellement associées à une marque renommée dune chaîne de restauration rapide (rapidité, disponibilité, jeunesse de la clientèle), ne peuvent être considérées en soi, comme étant aptes à apporter un profit pour la commercialisation des services de la marque seconde. Il est peu probable que lidentité des marques exerce une influence sur le choix du public concerné entre différents services de programmation pour ordinateurs.

72 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre b) Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure Marque antérieureDemande contestée TDK (Cassettes audio et vidéo) TDK (Vêtements, Chaussures) (TPI, T-477/04, 6/02/07) Les pièces fournies par la société titulaire de la marque renommée démontrent que cette renommée sétend « …aux activités de promotion et de publicité… » de ses produits dans le cadre de « …parrainage dévènement sportifs et musicaux » Le public sest habitué « …à voir la marque TDK sur les vêtements associés… » à des évènements sportifs.

73 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre b) Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure lutilisation de la marque seconde peut conduire le public à penser que les vêtements sont fabriqués par, ou sous licence de la société titulaire de la marque renommée. « Cette situation constitue en soi un élément permettant de conclure… à un risque futur non hypothétique… » quun profit indu soit tiré de la réputation de la marque antérieure. Voir aussi Ch. de Recours R /1 - 12/07/05 Absolut c/ Abbsolute

74 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre b) Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure Marque antérieureDemande contestée MARIE-CLAIRE (Magazines) MARIE-CLAIRE (Sous-vêtements) (Ch. Rec., R. 530/2004-2, 6/03/06) Marque antérieureDemande contestée TISSOT (Montres) TISSOT (Cosmétiques, parfums) (Ch. Rec., R. 428/2005-2, 6/10/06)

75 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre b) Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure Marque antérieureDemande contestée (Chaussures)

76 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre Merci de votre attention

77 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre Annexes

78 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre – Directive 89/104: Les États membres ont « la faculté daccorder une protection plus large aux marques ayant acquis une renommée » (Considérant 9), « Une marque est également refusée à lenregistrement ou… est susceptible dêtre déclarée nulle si elle est identique ou similaire à une marque communautaire antérieure… et si elle est destinée à être enregistrée … pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire antérieure est enregistrée, lorsque la marque communautaire antérieure jouit dune renommée dans la Communauté... » (art. 4-3)

79 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre –Directive 89/104: «Un État membre peut…prévoir quune marque est refusée… où susceptible dêtre déclarée nulle lorsque…a) la marque est identique ou similaire à une marque nationale antérieure… si elle est destinée à être enregistrée … pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque la marque antérieure jouit dune renommée dans lEtat membre concerné… » (art. 4-4) Voir aussi article 5-2.

80 © 2007 Latteinte à la réputation de la marque Bertrand GEOFFRAY, 13 décembre –Règlement 40/94: «…la marque demandée est… refusée… si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque dans le cas dune marque communautaire antérieure, elle jouit dune renommée dans la communauté et, dans le cas dune marque nationale antérieure, elle jouit dune renommée dans lÉtat membre concerné… » (art. 8-5) Voir aussi article 9-1 c).


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