PROPRIETE INDUSTRIELLE ET BIOTECHNOLOGIE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET BIOTECHNOLOGIE * du laboratoire au premier tour de table et après…. Jacques WARCOIN Cabinet Regimbeau Conseil en propriété industrielle European patent attorney warcoin@regimbeau.fr CEIPI 2006 Jacques Warcoin

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L’aube de la biotechnologie le brevet Cohen et Boyer déposé en 1974 Ce brevet a rapporté 139 M $ en 1995 CEIPI 2006 Jacques Warcoin

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LA PROPRIETE INDUSTRIELLE EN BIOTECHNOLOGIE La biotechnologie en 1978 -79 s’est développée dans de petites structures : laboratoires, universités(Stanford) ou start-up (Genentech,Biogen) Ces structures n’avaient pas les moyens de commercialiser les produits (médicaments) Elles ont dû protéger très fermement leur «matière grise» : développement des brevets et des contrats Ce qui a amené les « venture capitalistes » à considérer que les paramètres essentiels pour investir dans une « start up » étaient: 1- STRONG PATENT POSITION (95%) 2-QUALITY MANAGEMENT (90%) ( Ernst & Young ) CEIPI 2006 Jacques Warcoin

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PROPRIETE INDUSTRIELLE ET BIOLOGIE Présentation Les inventions brevetables Les exclusions Les programmes d’ordinateur Les méthodes Les races animales Ordre public et bonnes moeurs Brevetabilité des cellules,des gènes et des protéines Outils de recherche Critères de brevetabilité Caractère industriel Nouveauté Activité inventive Suffisance de description CEIPI 2006 Jacques Warcoin

LES INVENTIONS NON BREVETABLES DANS LE DOMAINE DE LA BIOLOGIE La bioinformatique Les méthodes Le vivant & l’ADN CEIPI 2006 Jacques Warcoin

LE BREVET EUROPEEN LES INVENTIONS NON BREVETABLES Sont exclues de la brevetabilité (Art.52(2) CBE): Les découvertes, théories scientifiques, méthodes mathématiques Les créations esthétiques ; plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles ou dans le domaine des activités économiques ; règles de jeux Programmes d’ordinateurs Méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique ou de diagnostic appliquées au corps humain ou animal Obtentions végétales, races animales et procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux Inventions contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs Nouvelles exclusions de la Directive 98/44 CEIPI 2006 Jacques Warcoin

LES NOUVELLES EXCLUSIONS Article 6.2 de la Directive 98/44/CE Au titre du paragraphe 1 ne sont pas brevetables : a) les procédés de clonage des êtres humains b) les procédés de modification de l’identité génétique germinale de l’être humain c) les utilisations d’embryons humains à des fins industrielle ou commerciales * d) les procédés de modification de l’identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l’homme ou l’animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés (décision onco mouse) Le problème principal est celui des cellules souches embryonnaires « ES » CEIPI 2006 Jacques Warcoin

LES INVENTIONS EXCLUES DE LA BREVETABILITE : LES DECOUVERTES « Les découvertes scientifiques et les inventions industrielles procèdent d’une même activité de l’esprit et se situent dans le même domaine ; mais elle ne parviennent pas au même résultat : la découverte formule une loi, et l’invention résout un problème. C’est en raison de cette différence dans le résultat que la découverte pure, dépourvue d’application directement réalisable, n’a pas le caractère industriel ». MATHELY – Les brevets d’invention CEIPI 2006 Jacques Warcoin

LA NON BREVETABILITE DE PRINCIPE LA PROTECTION PAR LE DROIT D’AUTEUR LES INVENTIONS EXCLUES DE LA BREVETABILITE LES PROGRAMMES D’ ORDINATEURS LA NON BREVETABILITE DE PRINCIPE LA PROTECTION PAR LE DROIT D’AUTEUR (Art L.112-2.3° CPI) Le système est simple mais de portée limitée Preuve de la création (APP par ex) Nouvelle loi en discussion au niveau Européen Le problème de la brevetabilité est important pour BIO INFORMATIQUE CEIPI 2006 Jacques Warcoin

LES PROGRAMMES D’ORDINATEURS Le fait que les programmes d’ordinateurs ne soient pas brevetables en tant que tels n’exclut pas la délivrance d’un brevet pour une invention incluant un programme d’ordinateur (jurisprudence des chambres de recours OEB) (T26/86 équipement radiologique doté d’une unité de traitement de données commandé par un programme) Une telle exclusion n’existe pas aux USA. CEIPI 2006 Jacques Warcoin

BREVETS US EN BIO INFORMATIQUE Oligoprobes designstation:a computorized method for designing optimal DNA probe US 5556749 (Hitatchi) Machine learning approach to modeling biological activity for molecular design and to modeling other characteristics. US 5526281(Arris pharma) Alignement based similarity scoring methods US 5873052 (perkin-elmer) CEIPI 2006 Jacques Warcoin

SONT BREVETABLES les inventions qui résolvent un problème technique : LES INVENTIONS COMPORTANT DES PROGRAMMES D’ORDINATEURS en EUROPE le biocomputing SONT BREVETABLES les inventions qui résolvent un problème technique : Les programmes de gestion ou de sélection appliqués à un appareillage (robotique ou HTS par exemple) Les programmes d’analyse de résultats appliqués à un substrat: brevets Oxford Glycoscience EP 941477 et US 6 278 794 voir aussi EP 478 753 laboratoire de biologie moléculaire automatisé Sont plus discutables en brevetabilité La présentation de résultats Le stockage d’informations (data bank) CEIPI 2006 Jacques Warcoin

US 6064754 OXFORD GLYCOSCIENCE EP 941477(accordé en opposition) 1) A computer-assisted method for selecting and directing the isolation of one or more biomolecules present in a two dimensional array comprising: imaging said two-dimensional array or a replica thereof to generate a computer-readable output comprising, for each of a plurality of biomolecules detected in said two-dimensional array, a pair of x,y coordinates and a signal value; processing said output in at least one computer to select one or more of said detected biomolecules in accordance with previously ordained or operator-specified criteria; and generating machine-readable instructions that direct a robotic device to isolate at least one of said selected biomolecules from said two- dimensional array. CEIPI 2006 Jacques Warcoin

SONT PLUS DISCUTABLES EN TERME DE BREVETABILITE LES INVENTIONS COMPORTANT DES PROGRAMMES D’ORDINATEURS la bio informatique SONT PLUS DISCUTABLES EN TERME DE BREVETABILITE Le datamining ou la recherche informatique d’applications pour des séquences en utilisant les informations disponibles homologies de séquence Les structures cristallines EP 100347 Les interactions virtuelles (docking ) analyse des protéomes interaction récepteur/ligand (brevet SKB aux USA) Ce type d’invention peut être brevetable aux USA, en Europe la situation est plus ambiguë dans la mesure où il y a résolution d’un problème technique mais pas de support d’interaction CEIPI 2006 Jacques Warcoin

US PATENT 6 083 711 :« DOCKING » CLAIM USING A VIRTUAL RECEPTOR IN SKB’S A method of identifying a candidate inhibitor compound capable of binding to, and inhibiting the proteolytic activity of, an alpha or beta herpes protease, said method comprising: a) introducing into a computer program information derived from atomic coordinate defining an active site conformation of a herpes protease molecule based upon three -dimensional structure determination comprising a catalytically active site formed by at least the interaction of three amino acids Serine, Histidine and Histidine, wherein said program utilises or displays the three- dimensional structure thereof b) generating a three-dimensional representation of the active site cavity of said protease in said computer program c) superimposing a model of the inhibitor test compound on the model of said site of said protease d) assessing whether said test compound model fits spatially into the active site of said protease e) incorporating said test compound in a protease activity assay for a protease characterised by said active site of said protease, or an antiviral assay for an alpha or beta herpes virus f) determining whether said test compound inhibits proteolytic activity, or the herpes virus in said assay. CEIPI 2006 Jacques Warcoin

EP 1136932 – HITACHI (ACCORDÉ) 1) Système de conception d'amorces, comportant : - un récepteur pour obtenir des données concernant ... - une unité de commande pour commander ... - des moyens d'extraction pour extraire une pluralité de ... - des moyens de détection pour détecter certaines conditions ... - des premiers moyens de sélection pour sélectionner ... - des moyens de détermination pour déterminer ... 7) Support de stockage ayant un programme enregistré dessus exécutable ... 8) Procédé pour concevoir des amorces, comportant les étapes consistant à ... 9) Programme informatique comportant des moyens de ...(marrant!) 10) Procédé d'analyse fonctionnelle génétique comportant l'étape consistant à concevoir des amorces selon le procédé de la revendication 8. CEIPI 2006 Jacques Warcoin

LES METHODES EN BIOLOGIE Diagnostic Traitement thérapeutique CEIPI 2006 Jacques Warcoin

LES INVENTIONS EXCLUES DE LA BREVETABILITE LES METHODES Article 52 (4) CBE :… méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutiques du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Les raisons de l’exclusion (la convention de Strasbourg ) L’exclusion est strictement limitée aux applications in vivo G 5/81 ne pas restreindre les activités non commercial dans le domaine de la santé Sont brevetables, les applications ex vivo (marquage de prélèvements par exemple), les applications in vitro (ELISA ou PCR par exemple) Sont brevetables, les secondes applications thérapeutiques (et les suivantes). Sont brevetables, les produits pour leur mise en œuvre (réactifs, instruments chirurgicaux par ex) Un principe de droit : l’exception est d’interprétation stricte CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Ces méthodes sont brevetables aux Etats-Unis LES INVENTIONS EXCLUES DE LA BREVETABILITE LES METHODES DE TRAITEMENT CHIRURGICAL Ces méthodes sont brevetables aux Etats-Unis Traitement chirurgical de la cataracte (USA) Ce qu’est un traitement non chirurgical (débitmétrie sanguine) L’intervention d’un praticien L’instrument de chirurgie est brevetable La notion de « traitement » : les méthodes utilisant des animaux de laboratoire sacrifiés T182/90 CEIPI 2006 Jacques Warcoin

LES INVENTIONS EXCLUES DE LA BREVETABILITE LES METHODES DE DIAGNOSTIC Les méthodes de diagnostic in vitro sont brevetables ELISA, PCR,diagnostic de BRCA1 (EP 699 754), hémochromatose (EP 827550) Les réactifs sont brevetables: Ex : AcMc ou produits de marquage Jusqu’à récemment les résultats intermédiaires ne constituaient pas des méthodes de diagnostic exclues de la brevetabilité (T385/86 ) T 964/99 : les résultats intermédiaires ne seraient plus brevetables, Méthode de prélèvement sur la peau par « electroporation » Attention a la rédaction pour le prélèvement de l’échantillon CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Principe des résultats intermédiaires T 530/93 According to the established case law of the Boards of Appeal of the EPO (see eg T 385/86 and T400/87 ) methods which only comprise the data gathering phase of a diagnosis and only provide interim results which would require a further step in order to attribute the data to a particular clinical picture, are not diagnostic methods in the meaning of Article 52(4) EPC. The method according to present Claim 1 corresponds to this definition and is thus not excluded from patentability under Article 52(4) EPC. CEIPI 2006 Jacques Warcoin

La décision G01/04 et la brevetabilité des méthodes de diagnostics T 964/ 99 : « A step of iontophoretically sampling a substance from the living human or animal body for diagnostic purposes has to be considered a diagnostic method within the meaning of Article 52(4) EPC. » cette décision a été reformée par G01/04 -l’exclusion est d’interprétation stricte -les résultats intermédiaires peuvent être brevetés -les test in vitro sont brevetables. - la définition de l’exception est plutôt compliquée ! CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Les nouveaux diagnostics Gènes et protéines La mise en évidence des métabolites utilise des AcM ou des protéines recombinantes Mais surtout la détection des anomalies de l’ADN est un domaine essentiel:SNIP Problème des biopuces La pharmacogenomique (susceptibilité génétique) La theragnostic (marqueurs de traitement ) Les populations a risques (BRCA2/juives ashkénazes) Les aides au diagnostic et les corrélations L’affaire Myriad et les licences obligatoires en France Un problème plus large de perception des brevets par le public CEIPI 2006 Jacques Warcoin

EXEMPLE DE METHODE DE DIAGNOSTIC LE BREVET « MYRIAD » EP 699 754 Une méthode pour le diagnostic d’une prédisposition à un cancer du sein ou de l’ovaire chez un sujet humain qui comprend l’étape consistant à : déterminer dans un échantillon de tissu dudit sujet s’il y a une altération de lignée germinale dans la séquence du gène BRCA1 codant pour: b.1. un polypeptide BRCA1 ayant la séquence d’acides aminés présentée dans SEQ ID N° 2 ou b.2. une séquence présentant au moins 95% d’identité avec cette séquence, ladite altération étant indicative d’une prédisposition audit cancer. CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Brevet Myriad BRCA2: après opposition CEIPI 2006 Jacques Warcoin

EP 1311857 (AP HP)méthode de diagnostique CEIPI 2006 Jacques Warcoin

La cour suprême des US Metabolite laboratories / Labcorp le praticien et le problème des corrélations CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Il s’agit de revendications impliquant directement le patient LES INVENTIONS EXCLUES DE LA BREVETABILITE METHODE DE TRAITEMENT THERAPEUTIQUE Il s’agit de revendications impliquant directement le patient Ces méthodes sont brevetables aux Etats-Unis ex : cancer et Taxol (USA) en Europe T 74/93 application d’un contraceptif Mais les médicaments sont brevetables. CEIPI 2006 Jacques Warcoin

LA METHODE DE TRAITEMENT US patent N° 5 496 846 (in the name of US ARMY) 1. A method of treating a patient suffering from breast cancer, which comprises: (a) intravenously infusing taxol into said patient at a continuous dosage rate of between 17.5 to 35 milligrams of taxol per square meter of patient surface area per 24 hours to infuse between 70 and 140 milligrams of taxol per square meter of patient area into said patient over a period of 96 hours: and (b) repeating said step (a) in 21 day cycles until remission of said patient ’s breast cancer is obtained. CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Mais la version Européenne a été accordée EP 661969 ! CEIPI 2006 Jacques Warcoin

METHODE DE TRAITEMENT THERAPEUTIQUE (suite) La première application thérapeutique ex : composition pharmaceutique comportant le produit X La seconde application thérapeutique et les suivantes («swiss claims») ex : utilisation du produit X pour la réalisation d’un médicament destiné au traitement de la maladie Y  CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Vers plus de souplesse T1020/03 ? EP 827408 Genentech Use of IGF1 in the preparation of a medicament ….wherein the administration pattern of the medicament … CEIPI 2006 Jacques Warcoin

METHODE DE TRAITEMENT THERAPEUTIQUE ET LA BIOTECH Les problèmes : . les circuits extracorporels (traitement du sang) . les traitements autologues (greffe de peau) . la thérapie cellulaire (cellule du myocarde) Dans ces cas, le produit est retourné dans le corps du patient, il peut alors s’agir d’une méthode de traitement . La combinaison diagnostic /traitement : la sélection des populations Les décisions Pig I &II Traitement facteur VIII hémophiles & non hémophiles CEIPI 2006 Jacques Warcoin

EP 1369128 Procorde (en procédure ) CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Exclusions de la brevetabilité Ne sont pas brevetables : Article 53a) CBE « les inventions dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, … » Article L.611-17 CPI «  les inventions dont l’exploitation commerciale serait contraire à la dignité de la personne humaine, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs… » La notion d’ordre public couvre la protection de l’intérêt public et de l’intégrité physique des individus en tant que membres de la Société. Celui-ci englobe également la protection de l'environnement (T 356/93). La notion de bonnes mœurs est fondée sur une conception selon laquelle certains comportements sont conformes à la morale et acceptables, tandis que d'autres ne le sont pas, eu égard à l’ensemble des normes acceptées et profondément ancrées dans une culture donnée. En Europe, la culture en question est inhérente à la société et à la civilisation européenne (T 356/93). Règle 23ter (5) CBE Un procédé d’obtention de végétaux ou d’animaux est essentiellement biologique s’il consiste intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection. CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Exclusions de la brevetabilité La notion d’ordre public couvre la protection de l’intérêt public et de l’intégrité physique des individus en tant que membres de la Société. Celui-ci englobe également la protection de l'environnement (T 356/93). La notion de bonnes mœurs est fondée sur une conception selon laquelle certains comportements sont conformes à la morale et acceptables, tandis que d'autres ne le sont pas, eu égard à l’ensemble des normes acceptées et profondément ancrées dans une culture donnée. En Europe, la culture en question est inhérente à la société et à la civilisation européenne (T 356/93). cette exclusion pose également le problème du vivant De ce fait une invention, dont la mise en œuvre risque de nuire gravement à l’environnement, n’est pas brevetable comme contraire à l’ordre public. En particulier, dans le cas d’une invention portant sur la manipulation génétique d’animaux par insertion d’un oncogène activé, il faut étudier si la souffrance endurée par les animaux et les risques éventuels pour l’environnement sont contrebalancés par l’utilité de l’invention pour l’humanité. CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Demandes de brevets européens (EP) en Biotechnologies Source : EPAT (02/2004) CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Demandes de brevets européens (EP) en Biotechnologies Source : EPAT (02/2004) CEIPI 2006 Jacques Warcoin

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BREVETS, NATURE ET VIVANT Les produits issus de la nature . les extraits végétaux (VLB ,lovastatine, taxol) Les microorganismes naturels -Pas nouveaux -Naturels -Découverte Les microorganismes mutants Les cultures pures . Bergey’s et Abittibi CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Aux USA DE LA BACTERIE A LA SOURIS, AUX USA ET EN EUROPE Chakrabarty - décision de la cour suprême 1980 « Anything under the sun that is made by man » is patentable L’huître polyploïde ou la souffrance du fond des mers 1987 La souris Myc (oncomouse ) aux USA 1988 La non brevetabilité des races animales et des variétés végétales en Europe (art 52.2) La situation en Europe, le recours oncomouse Comment les plantes interfèrent avec les animaux La directive européenne 98/44 CEIPI 2006 Jacques Warcoin

DECISION T19/90 "ONCOMOUSE" - HARVARD Art. 53b - La Cour : Un animal transgénique est-il ou non une race animale ? Art. 83 - La Cour : Aucun fait vérifiable mettant en doute la possibilité d'obtenir d'autres mammifères transgéniques que la souris Art. 53a - Ordre public et bonnes moeurs Faire la balance entre : souffrance des animaux et bienfait pour l'humanité 19) A transgenic non-human mammalian animal whose germ cells and somatic cells contain as activated oncogene sequence as a result of chromosomal incorporation into the animal genome or into the genome of an ancestor of said animal, said oncogene optionally being further defined according to any one of claims 3 to 10. la décision de la division d’examen Opposition limitation aux rongeurs Appel limitation aux souris CEIPI 2006 Jacques Warcoin

« Les chimères sont brevetables » (le figaro 2/9/2001 ) LE BREVET EP 322 240 « Les chimères sont brevetables » (le figaro 2/9/2001 ) "Hôte animal non humain, chimérique, comprenant : - un hôte animal immunodéficient comprenant au moins une partie d'un système immunitaire, qui n'a pas de lymphocytes syngéniques fonctionnels, mais dans lequel le thymus est présent ; et - du matériel cellulaire xénogénique, qui est un organe ou un tissu xénogénique, capable de fonctionner dans l'hôte, ou qui comprend des cellules xénogéniques conjointement avec un tel organe ou tissu, si cela est nécessaire pour la maturation des cellules, le matériel cellulaire xénogénique étant introduit dans l'hôte animal à un âge d'au moins nouveau-né." CEIPI 2006 Jacques Warcoin

COMPRENDRE LE PROBLÈME DES VARIÉTÉS VÉGÉTALES POUR POUVOIR SUIVRE LE PROBLÈME DES RACES ANIMALES ! LA G03/98 . CEIPI 2006 Jacques Warcoin

La non brevetabilité des variétés (règle 53b) LES PLANTES Les brevets et les COV / les origines de l’exclusion ( le système français) La non brevetabilité des variétés (règle 53b) Les premières jurisprudences (Ciba ,Lubrizol) La jurisprudence récente de l’OEB ( PGS & Novartis) Le principe, les cellules, l’ordre public (écologie et enquêtes d’opinion), les procédés microbiologiques, La directive de biotech et la décision de la Grande Chambre de Recours G 01/98. CEIPI 2006 Jacques Warcoin

LA DECISION CIBA T 49/83 LA DÉCISION LUBRIZOL T320/87 Définition de l’expression « variété végétale » : - végétaux ayant les caractères H et S de la loi sur les COV . T 49/83 : Des semences enrobes ne sont pas stable (S). T320/87 : La chambre a considère que les semences et les plantes hybrides avaient un caractère instable (non homogène) sur une génération. Dans les deux cas il ne s’agit pas de variété végétale les semences et plantes sont brevetables CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Variété végétale / définition UPOV LA DÉCISION PGS T 356/93 Variété végétale / définition UPOV Les cellules de plantes ne sont pas des plantes Les procèdes microbiologiques L’ordre public et les bonnes mœurs Plantes /variétés végétales G 3/95 plantes et animaux CEIPI 2006 Jacques Warcoin

LE PROBLÈME APRÈS PGS ET ONCOMOUSE Les mammifères sont dans la classification au dessus de la race donc les mammifères ne sont pas une race ! Donc brevetables PGS Les plantes peuvent recouvrir des variétés donc les plantes ne sont pas brevetables ! CEIPI 2006 Jacques Warcoin

La décision G 3/95 la cohabitation entre les plantes et les animaux A la suite de la décision oncomouse et de la décision PGS la question suivante a été posée à la grande chambre: "Une revendication portant sur des plantes ou des animaux, sans pour autant que soient revendiquées dans leur individualité des variétés végétales ou des races animales données, contrevient-elle aux dispositions de l'article 53b) CBE relatives aux exceptions à la brevetabilité, lorsqu'elle comprend des variétés végétales ou des races animales ?" Réponse : il n’y a pas de question !! CEIPI 2006 Jacques Warcoin

ARTICLE 4. 2 DE LA DIRECTIVE DE BIOTECHNOLOGIE ET ARTICLE 23 quater ARTICLE 4.2 DE LA DIRECTIVE DE BIOTECHNOLOGIE ET ARTICLE 23 quater.b DU REGLEMENT CBE LA SOLUTION POUR LES PLANTES ET LES ANIMAUX « Les inventions portant sur des végétaux ou des animaux sont brevetables si la faisabilité technique de l’invention n’est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée. » CEIPI 2006 Jacques Warcoin

LA DÉCISION CIBA II T 1054/96 LA CONFIRMATION DE LA DIRECTIVE 98/44 Saisine de la grande chambre G01/98 A claim wherein specific plant varieties are not individually claimed is not excluded from patentability under Article 53(b) EPC, even though it may embrace plant varieties When a claim to a process for the production of a plant variety is examined, Article 64(2) EPC is not to be taken into consideration The exception to patentability in Article 53-b), 1st half-sentence, EPC applies to plant varieties irrespective of the way in which they were produced. Therefore, plant varieties containing genes introduced into an ancestral plant by recombinant gene technology are excluded from patentability. * *** Décision de la division d’opposition sur ONCOMOUSE directive 98/44 Et limitation aux rongeurs (liste des animaux de laboratoires) CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Décision de confirmation : T 149/98 CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Les arguments contraires T 179/01 CEIPI 2006 Jacques Warcoin

LES PROCEDES ESSENTIELLEMENT BIOLOGIQUES L’article 53 b) - L’importance de l’intervention de l’homme - Les procédés traditionnels d’hybridation et de croisement Définition de la Directive Européenne La décision « PGS » et les étapes microbiologiques Le détournement des règles Les procédés microbiologiques CEIPI 2006 Jacques Warcoin

LES INVENTIONS BREVETABLES DANS LE DOMAINE DES PLANTES : LES PROCÉDÉS Les procédés d’obtention de gènes Les procédés de transformation: biolistic,agrobacterium Les procédés de régénération : milieu,conditions et croisement non traditionnels (cybrides) Procédé de production de soja transgénique CEIPI 2006 Jacques Warcoin

LE BREVET DU SOJA TRANSGÉNIQUE EP 301749 Agracetus Rev 1: "A method of making a genetically soybean plant characterized in that it comprises the steps of : . preparing copies of a foreign gene…to express the coding region in soybean cells; .joining copies of the foreign gene to biologically inert carrier particles; . placing …a target surface; physically accelerating the particles …the target surface in such a fashion that particle lodge in the interior of at least some of the cells of the soybean tissue; . regenerating the treated tissue in whole sexually mature soybean plant; and . verifying the existence of the foreign gene in the tissues of the regenerated plant." Rev 17 : "A soybean seed which will yield upon cultivation a soybean plant comprising in its genome a foreign gene effective to cause the expression of a foreign gene product in the cells of the soybean plant." à suivre CEIPI 2006 Jacques Warcoin

LES INVENTIONS BREVETABLES DANS LE DOMAINE DES PLANTES : LES PRODUITS Genes et séquences d’intérêt résistance aux herbicides : glyphosate résistance aux insectes :Bt CMS ogura (INRA) promoteur tissus spécifique Cellules et tissus transformes Plantes (G01/98) :: corn Matériel de reproduction Utilisation:agroalimentaire,médical… CEIPI 2006 Jacques Warcoin

LES PRODUITS : EP 0 549 726 – INRA CMS POUR LES CHOUX 1) Séquence d'ADN stérilité Ogura, caractérisée en ce que a) elle est portée par une séquence d'ADN délimitée par les nucléotides numérotés 928 et 2273 sur la figure 1 ou b) elle présente au moins 50% d'homologie avec ladite séquence mentionnée en a), et confère, lorsqu'elle est présente dans le génome mitochondrial ou nucléaire d'une plante, une stérilité mâle cytoplasmique à ladite plante. LES PRODUITS EP 744888 DU PONT DE NEMOURS MAIS TRANSGÉNIQUE Rev 1: "Corn grain having a total oil content of at least 6.0% of the total seed weight measured at zero percent moisture wherein the oleic acid content is not less than 55% of the total oil content.« CEIPI 2006 Jacques Warcoin

LES PRODUITS DU CORPS HUMAIN Les produits issus du corps humain Les cellules souches Les protéines Les gènes CEIPI 2006 Jacques Warcoin

LES PRODUITS ISSUS DU CORPS HUMAIN/ La non brevetabilité des inventions contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs *les cellules *la non brevetabilité des produits autour de l’embryon humain les cellules souches *les protéines *les gènes Les cellules cultures ,lignées …sont brevetable en EP et US ainsi aux USA dans Moore vs pour justifier la brevetabilité :« la matière première (les cellules de Moore) a été novée … » CEIPI 2006 Jacques Warcoin

LE BREVET BIOCYTE et les premières cellules souches EP 343217 ET T 919/99 Composition comprenant : - des cellules souches hématopoïétiques viables, humaines, néonatales ou foetales, dérivées du sang, et - un cryoconservateur. Comité pour le rejet de ce type de brevet : Pr. Gluckmann La décision T 919/99 a rejetée ce brevet . PB : Les cellules souches adultes ( CNE recommande de promouvoir les traitements allogéniques) CEIPI 2006 Jacques Warcoin

LES EMBRYONS ET LES CELLULES SOUCHES les brevets de base EP 380646 (Amrad 1990) 1) A method for the isolation of embryonic stem (ES) cells from non-human animal embryos in vitro which method comprises culturing said embryos in a culture medium containing an ... and deriving ES cells from said embryos. 14) 14)A method of producing a non-human chimaeric animal comprising introducing into said animal at the preimplantation embryo stage, animal ES cells which have been isolated or maintained according to the methods of anyone of claims 1 to 13 US 6200806 EP 770125( devant la Grande Chambre) (WARF) 1) A purified preparation of pluripotent human embryonic stem cells which (i) will proliferate ... (ii) maintains ... (iii) maintains the potential ... (iv) is inhibited from ... CEIPI 2006 Jacques Warcoin

LE BREVET EP 695351 UNIVERSITY OF EDIMBURG « Isolation, sélection et propagation de cellules souches d’animaux transgéniques » « 48 - procédé de préparation d’un animal transgénique …… » Dans la description: « in the context of this invention , the term « animal cell is intended to embrace all animal cells,…, including human cells » !!! les cellules souches L’OEB a indiqué qu’il était lié par la directive de biotech Rule 23d,c excludes „uses of human embryos for industrial or commercial purposes“ ce qui couvre les cellules ES issues d’embryons ou nécessitant la destruction d’un embryon mais les cellules souches adultes ? CEIPI 2006 Jacques Warcoin

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EP0695351, brevet dit d‘Edimbourg“. Méthodes utilisant les cellules souches Edinburgh decision (EP-B-695351, Jul 2003) : Not patentable as the hES cells have to be obtained from embryo blastocyst Motif: Utilisation des embryons humains à des fins industrielles ou commerciales (Article 53(a), Règle 23quinquies(c)) Abandon au cours de la procédure d’opposition des revendications et des parties de la description portant sur des cellules souches embryonnaires humaines Maintien des revendications portant sur des cellules souches non embryonnaires humaines et animales modifiées  Not considered relevant: National law(s) and regulations, Opinion EU group of Ethics (2002) Cell lines in culture vs cells CEIPI 2006 Jacques Warcoin

LES PROTÉINES 1 - Les premières protéines brevetées sont d’extraction GCSF, HGH, EPO paramètres spécifiques 2 - Les mêmes protéines mais recombinantes les gènes codants 3 - puis les structures dans l’espace, cristaux CEIPI 2006 Jacques Warcoin

LES PROTÉINES D’EXTRACTION, LE GCSF BREVET EP 0 169 566 - CHUGAI 1) Facteur de stimulation de colonie de granulocytes (G-CSF) ayant l'aptitude d'activer la différenciation et la prolifération des cellules de moelle osseuse humaine en granulocytes et ayant les propriétés physico-chimiques suivantes : i) poids moléculaire : 19 000+1 000 déterminé par électrophorèse sur gel de dodécylsulfate de sodium et de polyacrylamide ; ii) point isoélectrique : possédant au moins un des trois points iso-électriques A, B et C mentionnés dans le tableau 1 : ..................... iii) absorption UV : absorption maximum à 28 nm et absorption minimum à 50 nm ; iv) la séquence de 21 amino-acides N-terminale est : (5) (10) H2N-Thr-Pro-Leu-Gly-Pro Ala-Ser-Ser-Leu-Pro-Gln-Ser-Phe-Leu-Leu- (17) (20) Lys-X-Leu-Glu-X-Val dans laquelle X représente un groupe amino-acide naturel non identifié. CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Le problème de la contrefaçon des produits recombinants LES PROTÉINES D’EXTRACTION, LE FACTEUR VIII - BREVET EP 0 083 483 – SCRIPPS « 1-Highly purified and concentrated human VIII:C preparation containing VIII:C and VIII:RP in a ratio of greater than 105 times the ration in plasma ». Pour être brevetables, elles doivent être clairement identifiées Le problème de la contrefaçon des produits recombinants Les astuces: l’Hirudine désulfatée (ciba) Les protéines non glycosylées Les fragments de protéine le F VIII délété CEIPI 2006 Jacques Warcoin

PROTEINES RECOMBINANTES/ PROTEINES NATURELLES BREVET AMGEN - EPO "A recombinant polypeptide having part or all of the primary structural conformation of human or monkey erythropoïetin as set forth in table VI or table V or any allelic variant or derivative thereof possessing the biological property of causing bone marrow cells to increase production of reticulocytes and red blood cells to increase hemoglobin synthesis or iron uptake and characterized by being the product of eucaryotic expression of an exogenous DNA sequence and which has higher molecular weight by SDS-PAGE from erythropoïetin isolated from urinary sources (differences between this claim 19 and claim 19 of auxiliary request 2 are shown in italics)" CEIPI 2006 Jacques Warcoin

LES GENES L’histoire Graig venter La solution actuelle la directive européenne 98/44 CEIPI 2006 Jacques Warcoin

EP 22242 juillet 1979 hormone de croissance humaine hGH (Genentech) BREVETS DE GÈNES HUMAINS AYANT PLUS DE 20 ANS ET MÉDICAMENT CORRESPONDANT EXPLOITÉ EP 22242 juillet 1979 hormone de croissance humaine hGH (Genentech) EP 112149 décembre 1982 relaxine (Howard Florey institut) EP 093619 mai 1982 activateur du plasminogene, tPA (Genentech) EP 091539 mars 1982 interleukine 2 (Ajinomoto) Interféron alpha CEIPI 2006 Jacques Warcoin

LA DECISION RELAXINE une décision de principe Revendication 1 (EP 112149) "A DNA fragment encoding human H2-preprorelaxin, said H2- preprorelaxin having the amino acid sequence set out in Figure 2. » 1) A DNA fragment encoding a human protein, such as human H2-relaxin or its precursors, does not lack novelty by virtue of having always been present in the human body (point 4 of the reasons). 2) The isolation and characterisation of a DNA fragment encoding a human protein does not represent a discovery (point 5 of the reasons). 3) The isolation of mRNA encoding a human protein from human tissue is not immoral, nor is the patenting of a DNA fragment encoding human proteins intrinsically unethical (point 6 of the reasons). Décision confirmée T272/95 (23 09 2002) interprétation règles 23(e) et (d) CEIPI 2006 Jacques Warcoin

BREVET US N° 4 738 927 – AJINOMOTO les problèmes de revendication 1) "A gene comprising a recombinant DNA molecule encoding a polypeptide possessing a biological activity of interleukin-2 wherein said biological activity is promotion of growth of a cytotoxic T-lymphocyte cell line, wherein said polypeptide has 132 to 134 amino acids in total in the amino said sequence of the polypeptide »  La portée des revendications : les séquences non naturelles Les problèmes de l’hybridation Les produits « like » Les séquences génomiques,les séquences intégrées,les amorces (le HCV de Chiron) CEIPI 2006 Jacques Warcoin

RECEPTOR DNA CLAIM HUMAN GENOME SCIENCES US PATENT N° 6 025 154 7) An isolated nucleic acid molecule comprising a polynucleotide selected from the group consisting of : (a) a polynucleotide encoding amino acids I to 352 of SEQ ID N° 2 (b) a polynucleotide encoding amino acids 2 to 352 of SEQ ID N° 3 (c) a polynucleotide encoding a polypeptide having the amino acid sequence encoded by the cDNA contained in ATCC Deposit n° 97183 (d) the complement of (a); the complement of (b); and the complement of (c). 8) An isolated nucleic acid molecule comprising a polynucleotide encoding at least 50 contiguous amino acids of SEQ ID N° 2. CEIPI 2006 Jacques Warcoin

BREVET MYRIAD « BRCA1 » EP 705 903 1) Acide nucléique isolé comprenant les nucléotides 120-5708 de SEQ ID N° 1 comportant l’une ou plusieurs des mutations suivantes : 185 ins A  ter 40 3121 del A  ter 1023 185 del AG  ter 39 Met 1008 lle Cys 64 Arg 3166 ins 5  ter 1025 .......................... .................................... ou un complémentaire de celui-ci. CEIPI 2006 Jacques Warcoin

BIOGEN / Alpha-interféron "A recombinant DNA molecule for use in cloning a DNA sequence in bacteria, yeasts or animal cells, said recombinant DNA molécule comprising a DNA sequence selected from: (a) the DNA inserts of Z-pBR322(Pst)/HcIF-4c, Z-pBR322(Pst) /HcIF-2h, Z-pBR322(Pst)/HcIF-SN35, Z-pBR322(Pst)/HcIF-SN42 and ZpKT287(Pst)/HcIF-2h-AH6, said DNA inserts being the DNA inserts of the recombinant DNA molecules carried by the microorganisms identified by accession numbers DSM1699-1703, respectively, b) DNA sequences which hybridize to any of the foregoing DNA inserts and which code for a polypeptide of the IFN-alpha type, and c) DNA sequence which are degenerate as a result of the genetic code to the DNA sequences and inserts defined in (a) and (b) and which code for a polypeptide of the IFN-alpha type." CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Graig Venter et la révolution Copernicienne de la Biotech Le retournement de la perspective : l’abandon des protéines et l’ascension des gènes Graig venter l’homme par qui le scandale arrive 1992 - le brevet sur les EST: 1-« an enriched oligonucleotide having a sequence designate as one: SEQ ID N° :1-2421,except SEQ ID N° 650,1834 and 2073:or having a sequence complemantary thereto » Au même moment négociation en Europe de la futur directive de biotech 98/44 CEIPI 2006 Jacques Warcoin

LA BREVETABILITE DE L'ADN ET LA BIOTECH HP En 1992 Graig Venter par qui le scandale arrive ! Un débat mal embarqué Le brevet INCYTE aux USA et la biotech HP, une révolution dans l’approche de la biologie (de l’ADN à la protéine) EST, SNIP, etc. Le problème de l'utilité . la solution américaine . la directive de biotechnologie depuis 1989 ! La recherche in silico CEIPI 2006 Jacques Warcoin

BREVET US N° 5 817 479 - INCYTE 1) A purified polynucleotide having a nucleic acid sequence selected from the group consisting of SEQ ID N0:1 .............. SEQ ID N0:44. 2) An expression vector comprising the polynucleotide of claim 1. 3) A host cell transformed with the expression vector of claim 2. 4) A method for producing and purifying a polypeptide, said method comprising the steps of: a) culturing the host cell of claim 3 under conditions suitable for the expression of the peptide; and b) recovering the polypeptide from the host cell culture. CEIPI 2006 Jacques Warcoin

LA DIRECTIVE DE 98/44 - LA LONGUE MARCHE 1. Proposition de directive européenne 13.01.89 2. Rejet par le Parlement européen 01.03.95 3. Nouvelle proposition de directive 13.12.95 4. Avis positif du Conseil Economique et social 07.10.96 5. Position commune 26.02.98 6. Directive européenne 06.06.98 Transposition nationale pour le 30.07.00 7. Transposition de l'OEB 16.06.99 8. Projet transposition en France 07.00 9 . Poursuites contre la France 2003 Implementation of 98/44 in two parts end of 2004 CEIPI 2006 Jacques Warcoin

LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 98/44 5.1 - Le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables. 5.2 - Un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d'un élément naturel." CEIPI 2006 Jacques Warcoin

LES ELEMENTS D’INTERPRÉTATION DE LA DIRECTIVE DE BIOTECHNOLOGIE Article 5.3 : « L’application ... doit être concrètement exposée ... » Considérant 23 : « L’ADN sans indication d’une fonction ... » non brevetable Considérant 24 : « Préciser quelle protéine ... est produite ou quelle fonction elle assure » CEIPI 2006 Jacques Warcoin

RECENT BOARD OF APPEAL DECISIONS ON GENES (voir aussi art 83 et activite inventive) Genes are no exception to patentability T272/95 Human analogues obvious ? T111/00, T280/00 Specific Mab inventive T645/00 Undue burden: Cloning without gene specific information T222/00 No example, instructions sufficient? T984/00,T792/00 Functional + structural definition requirements T1084/00, T280/00, T1072/00 Crystal structure, Reach-through W21/01 Gene de la SAD du soja T1120/00 CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Interprétation pratique pour l’examen en europe Si un gène est isolé dans le but ultime de produire une protéine qui servira de cible thérapeutique (drug target), la fonction précise de la protéine doit être divulguée dans la demande de brevet Une utilisation générale ou hypothétique d‘un gène ou d‘un fragment de gène (sonde, outil de recherche, ...) ne remplit pas le critère d‘application industrielle EST et SNP non-caractérisés et dont l‘utilisation n‘est pas concrètement décrite ne remplissent pas le critère d‘application industrielle CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Cas particulier des gènes et application industrielle « ICOS » Brevet EP0630405 de ICOS Corporation : récepteur V28. Par analyse d’homologie avec les séquences de bases de données, la fonction de la séquence polynucléotidique revendiquée a été prédite en tant que récepteur transmembranaire. L’application industrielle exposée est l’utilisation d’agonistes ou d’antagonistes (non décrits) de ce récepteur (putatif) pour moduler les interactions entre le ligand (non décrit) et le récepteur qui interviennent dans des événements immunologiques et/ou inflammatoires in vivo (rôle du récepteur dans ces événements non démontré). CEIPI 2006 Jacques Warcoin

EP 0630405, brevet dit „ICOS“ Gène codant pour un récepteur 7TM orphelin. Fonction 7TM déterminée par comparaison de séquence. Ligand et utilisation non déterminés Art antérieur cité: 74 gènes 7TM connus ayant une utilité potentielle comme cible thérapeutique Brevet annulé en opposition Problème technique: Isoler un 75ième gène 7TM. La solution à ce problème était prévisible et désirable et donc dépourvu d’activité inventive (Article 56 CBE). La séquence spécifique du 75ième gène 7TM n’est pas prise en compte en absence d’un effet technique (fonction) Indiquer une fonction spécifique et non prévisible Problème technique: Isoler un récepteur 7TM impliqué dans le développement des maladies cardiovasculaires CEIPI 2006 Jacques Warcoin

CLASSIFICATION DES ADN (voir aussi Genes function ) ADN de 1ère génération . EST/SNP (Craig Venter) . pas de fonction - pas d’application industrielle spécifique Non brevetable ou portée limitée ADN de 2ème génération . ADN . fonction déterminée par des essais . utilisation spécifique décrite (EPO, IL2, etc.) Brevetable en principe ADN de 3ème génération . ADN . fonction par homologie « in silico » . utilisation générique (CCR5) . opposition Icos récepteur V28 Brevetabilité dépend des cas il faut que l’application soit crédible et spécifique Il ni a que peu de débats sur les gènes non humains (Animaux, plantes et microorganismes) CEIPI 2006 Jacques Warcoin

LA DIRECTIVE 98/44 Les exclusions de la brevetabilité anciens articles 4 et 6.1 nouvel article 6.2 La création d'un groupe européen d'éthique (article 7) L'étendue de protection (articles 8 à 11) Licences obligatoires (articles 12) La brevetabilité des gènes (articles 5.1 à 5.3) CEIPI 2006 Jacques Warcoin

LES OPPOSITIONS 8 Rejet du recours de la Hollande 09.10.01 1. Science - Rebecca Eisenberg, Michaël Eller 05.98 2. Recours de la Hollande contre la directive 11.98 3 .Transposition par l’OEB 01.99 4. Appel Blair - Clinton / Celera 03.00 5. Appel au moratoire - Pr. Mattei 04.00 6. Position des académiciens et du CCNE 7. Non transposition / moratoire ? 8 Rejet du recours de la Hollande 09.10.01 CEIPI 2006 Jacques Warcoin

LES AUTRES TEXTES CONCERNANT LE VIVANT ET SA PROTECTION Les lois sur la bioéthique : l’article 12 bis (début 2003) La convention de RIO -l’origine des produits -la compensation Les accords ADPIC/TRIPS (art 27) l’accord de Doha La déclaration universelle sur le génome humain Convention européenne de bioéthique CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Product Patents (OJ 2003, special edition No. 2, 166) Absolute or limited protection ? Synthetically produced new substances Chemical substances isolated from natural environment (Lovastatin, Taxol) Human gene sequences (identical to nature) inventive merit: finding and structure clarification as such clarification of the function only  Sequence X for treating Y (EU Dir. Art. 9) CEIPI 2006 Jacques Warcoin

LES MODIFICATIONS DE LA LOI FRANCAISE Article L.611-18 : ", le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence totale ou partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables Seule une invention constituant l'application technique d'une fonction d'un élément du corps humain peut être protégée par brevet .cette protection ne couvre l’élément du corps humain que dans la mesure nécessaire à la réalisation et à l’exploitation de cette application particulière. Celle-ci doit être concrètement et précisément exposée dans la demande de brevet. Ne sont notamment pas brevetables : ........................ d) les séquences totales ou partielles d'un gène prises en tant que telle. ……….. CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Les modifications de la loi Française Article L.613-2-1 : La portée d'une revendication couvrant une séquence génique est limitée à la partie de cette séquence directement liée à la fonction spécifique concrètement exposée dans la description. Les droits créés par la délivrance d'un brevet incluant une séquence génique ne peuvent être invoqués à l'encontre d'une revendication ultérieure portant sur la même séquence si cette revendication satisfait elle-même aux conditions de l'article L.611-18 du CPI et qu'elle expose une autre application particulière de cette séquence. CEIPI 2006 Jacques Warcoin

LE JEU DE REVENDICATIONS STANDARD EN BIOTECH POUR UNE PROTÉINE D’INTÉRÊT THÉRAPEUTIQUE (EPO) - la séquence d'ADN codant pour « EPO », - la cellule exprimant cette séquence, - le procédé de production utilisant cette cellule, - le produit « EPO » obtenu par le procédé, éventuellement : - le produit "EPO", - l'application du produit "X", - les anticorps du produit "X", - l'application des anticorps, CEIPI 2006 Jacques Warcoin

THE X FILES Les demandes de 1000 pages et plus ! Les génomes entiers, vous avez dit 150 000 pages (3 m d’épaisseur )! Helicobacter : WO 9843478 (2 100 pages par ex.) 15000 EST : WO 9953051 par ex . 50 000 SNIP Le problème de l’unité d’invention Les problèmes pratiques de contrôle et de recherche CEIPI 2006 Jacques Warcoin

GENE PATENT FEVER Incyte Genomics 397 University of California 253 The number of gene patents granted each year has shot up almost 14-fold since 1990. Data include patents on human, animal, plant and microbial gene sequences. Incyte Genomics 397 University of California 253 Glaxo SmithKline 248 US Dept. of Health & Human Services 205 Novo Nordisk 196 Genentech 165 Isis Pharmaceuticals 146 Chiron 135 American Home Products 130 Novartis 128 CEIPI 2006 Jacques Warcoin

LA RECHERCHE ACTUELLE EN BIOLOGIE, LES PROBLÉMATIQUES Les outils de recherche La portée des revendications Les exemptions pour la recherche Les bio puces CEIPI 2006 Jacques Warcoin

LA RECHERCHE ACTUELLE EN GÉNOMIQUE ET PROTEOMIQUE Les protéines faciles ont été isolées il y a longtemps Les protéines actuelles sont dans des voies métaboliques internes ou de surfaces (récepteurs) Ces protéines ne sont en général pas utilisables directement Elles sont utiles dans des modèles : « screening » (plateformes HTS par exemple) leur valorisation est assez complexe: outils de recherche ou inventions amont CEIPI 2006 Jacques Warcoin

LES INVENTIONS AMONT OUTILS DE RECHERCHE – CRIBLAGE Les inventions amont sont des inventions qui vont être utilisées essentiellement durant les phases de recherche. Ce sont souvent des inventions de la recherche académique. Modèles : onco mouse, Criblage Cox 2, récepteur CCR5(HIV) Technologie générale utilisant l’ADN recombinant, PCR, Taq polymérase, Cre-lox Méthode de modélisation, bio informatique (algorithmes), le data mining, drug design Structures cristallines, analyse différentielle (differential display) SNP et haplotypes CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Les outils de recherche et les Revendications « reach-through » Peut –on revendiquer les produits obtenus par la mise en œuvre des outils de recherche notamment les méthodes de screening ? Même lorsque l’on ne connait pas ces produits ! Ce sont les Revendications « reach-through » Ainsi Brevet EP 552202, The Salk Institute for Biological Studies Décision T 0609/02 du 27/10/2004 Rev 10 : The use of a compound as identified by the method of claims 1 to 5 for the preparation of a pharmaceutical against over-expression of steroid hormone-responsive or steroid hormone-like compound responsive gene(s). CEIPI 2006 Jacques Warcoin

LES REVENDICATIONS DE CRIBLAGE EN EUROPE Ex 1: Methods of screening MCR EP 0 287 653 (Salk Institut) 15) A bioassay for evaluating whether a compound is a functional ligand for a receptor according to claims 8 to 10, said bioassay comprising: (a) culturing cells which contain non-endogenous DNA according to claims 1 to 13 encoding said receptor, said cells also containing DNA comprising a mineralocorticoid receptor responsive element operatively linked to a receptor gene, the culturing being conducted in the presence of at least one compound whose ability to function as a ligand for said receptor is sought to be determined, and (b) monitoring induction of said receptor gene. 16) The use of a compound as identified in the screening assay of claim 15, said compound being different from aldosterone, for the preparation of a pharmaceutical suitable as a mineralocorticoid receptor agonist. CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Cas particulier des procédés de criblage OEB Brevet EP 552202, The Salk Institute for Biological Studies Décision T 0609/02 du 27/10/2004 Rev 10 : The use of a compound as identified by the method of claims 1 to 5 for the preparation of a pharmaceutical against over-expression of steroid hormone-responsive or steroid hormone-like compound responsive gene(s). Revendication revoquée suite à opposition : - insuffisance de description Articles 83/84 CBE - manque de clarté - manque de fondement …/... CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Cas particulier des procédés de criblage Appel du déposant devant la Chambre de Recours, qui propose une nouvelle rédaction de la revendication: « The use of a steroid hormone or steroid hormone analog as identified by the method of clains 1 to 5 which fails to promote transcriptional activation of glucocorticoid receptor or retinoic acid receptor genes, for the preparation of a pharmaceutical for the treatmemnt of AP-1 stimulated tumor formation, arthritis, asthma, allergies and rashes » Appel rejeté pour insuffisance de description. CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Le screening et les revendications de fonctions Lorsqu’on crible avec un modele exprimant un récepteur par exemple et utilisable pour rechercher des inhibiteurs, il est tentant de revendiquer non seulement les produits obtenus par la mise en œuvre du procède mais également les produits ayant pour fonction d’inhiber le récepteur! La revendication devient une revendication de fonction mais reste un reach through claim dit aussi revendication de la « biere gratuite » ( à Munich bien sur!) CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Le screening et les fonctions L’utilisation du screening conduit a la mise en evidence d’une fonction lors de la recherche : VIAGRA: Swiss-style claim (EP 702 555 B1, Pfizer) The use of a cGMP PDE inhibitor, or a pharmaceutically acceptable salt thereof, or a pharmaceutical composition containing either entity, for the manufacture of a medicament for the curative or prophylactic oral treatment of erectile dysfunction in man. les voies métaboliques etaient connues en théorie : pas d’activite inventive dans l’énoncé de la solution théorique CEIPI 2006 Jacques Warcoin

LES REVENDICATIONS DE CRIBLAGE AUX USA Université de Rochester COX 2 1) A method for selectively inhibiting PGHS-2 activity in a human host, comprising administering a non-steroidal compound that selectively inhibits activity of the PGHS-2 gene product to a human host in need of such treatment. 6) A method for selectively inhibiting PGHS-2 activity in a human host, comprising administering a non-steroidal compound that selectively inhibits activity of the PGHS-2 gene product in a human host in need of such treatment, wherein the ability of the non-steroidal compound to selectively inhibit the activity of the PGHS-2 gene product is determined by: a) contacting a genetically ............................... b) contacting a genetically ............................... c) measuring the conversion ........................... d) comparing the amount of the converted arachidonic acid ..., so that the compounds that inhibit PGHS-2 and not PGSH-1 activity are identified. 8) The method of claims 1, 3 or 4, in which the inhibition of prostaglanding synthesis has anti-inflammatory action in the human host. CEIPI 2006 Jacques Warcoin

-a lack of written description and SCOPE OF REACH THROUGH CLAIMS IN USA ROCHESTER V/ MONSANTO PHARMACIA BAYER V/ HOUSEY The district court, responding to a motion for summary judgment of invalidity brought by the defendant Pharmacia, found all the claims of the University of Rochester patent invalid on two separate bases : -a lack of written description and -a lack of enablement for these claims (Rochester ) (idem la decision precedente dans le brevet SALK en Europe) CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Pourquoi ? PROBLÈMES DES INVENTIONS AMONT 1-La portée de la revendication & les « reachthroug royalties » (Housey c/ Bayer aux USA) US 4980281. ( 22 août 2003) “Processes of identification and generation of data are not steps in the manufacture of a final drug product. » « The statute requires that the allegedly infringing product have been « made by a process patented in the United States. » « Thus, the process must be used directly in the manufacture of the product, and not merely as a predicate process to identify the product to be manufactured ».(Housey v/ Bayer) 2-L’exception de contrefaçon pour l’usage expérimental(Madey c/ Duke et Integra c/ Merck ) 3-La difficulté de la preuve les consequences Les problèmes de liberté d’exploitation et le « royaltie stacking » Ce type de recherche est surtout public CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Dans certains cas la fonction peut être revendiquée METHOD OF USE CLAIM IN CORTEX’S US PATENT N° 5 104 877 A method for treating psoriasis comprising administering to a human in need of such treatment a therapeutically effective amount of an angiotensin II antagoniste Le brevet peut être valable car les antagonistes de l’angiotensine II sont connus CEIPI 2006 Jacques Warcoin

RESEARCH TOOLS AND RESEARCH EXEMPTION MADEY V/ DUKE UNIVERSITY « Regardless of whether a particular institution or entity is engaged in an endeavor for commercial gain, so long as the act is in furtherance of the alleged infringer’s legitimate business and is not solely for amusement, to satisfy idle curiosity, or for strictly philosophical inquiry, the act does not qualify for the very narrow and strictly limited experimental use defense. Moreover, the profit or non-profit status of the user is not determinative. » It is not "an act of [patent] infringement to . . . use . . . or import into the United States a patented invention . . . solely for uses reasonably related to the development and submission of information under a Federal law which regulates the . . . use . . . of drugs." 35 U.S.C. § 271(e)( CEIPI 2006 Jacques Warcoin

RESEARCH EXEMPTION INTEGRA V/ MERCK “Patented tools often facilitate general research to identify candidate drugs, as well as downstream safety-related experiments on those new drugs. Because the downstream clinical testing for FDA approval falls within the safe harbor, these patented tools would only supply some commercial benefit to the inventor when applied to general research. Exaggerating § 271(e)(1) out of context would swallow the whole benefit of the Patent Act for some categories of biotechnological inventions.” Les tribunaux US veulent assurer un retour financier pour les inventions amont en écartant * l’exemption de recherche *en limitant strictement l’exemption Bolard (generiques) CEIPI 2006 Jacques Warcoin

SCOPE OF REACH THROUGH CLAIMS IN USA ROCHESTER V/ MONSANTO PHARMACIA BAYER V/ HOUSEY “Processes of identification and generation of data are not steps in the manufacture of a final drug product. » « The statute requires that the allegedly infringing product have been « made by a process patented in the United States. » « Thus, the process must be used directly in the manufacture of the product, and not merely as a predicate process to identify the product to be manufactured ».(Housey v/ Bayer) *** The district court, responding to a motion for summary judgment of invalidity brought by the defendant Pharmacia, found all the claims of the University of Rochester patent invalid on two separate bases : - a lack of written description and - a lack of enablement for these claims (Rochester v/ Bayer ) CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Les biopuces le problème des dépendances multiples CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Quelques chiffres Nombre de brevets ou demandes de brevet couvrant des biopuces Situation au niveau US, EP et PCT Près de 15 000 documents Principaux déposants: Affymetrix, Agilent Brevets délivrés en Europe Environ 300 brevets Principaux titulaires: Affymetrix, Applera Mots-clefs utilisés : (Chip ou array) ET (DNA ou RNA ou polynucleotide ou nucleic acid ou protein ou peptide ou biopolymer ou biomolecule) CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Biopuces et brevets Les produits de départ, ADN & Protéines (polysaccharides) Supports (traitement des surfaces) Procédés de réalisation de la puce Méthodes et machines Biopuces Structure, thèmes, présentation Réactifs divers Marqueurs et préparation d’échantillons Procédés d’hybridation ou d’interaction Lecture et exploitation des résultats Analyse d’images, bioinformatique & scanners Applications spécifiques (cancer, HIV, cardiovasculaire, allergies, identification de microorganismes, criblage…) CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Les situations potentiellement contrefaisantes La fourniture de biopuces, biopuces prespottees,spottage à façon Biopuces spottées en interne L’utilisation de biopuces pour la recherche L’utilisation de biopuces pour l’industrie (surveillances, analyses en interne) L’utilisation de biopuces pour le service La fourniture de moyens pour réaliser des biopuces (marqueurs,spotteurs,supports ) Des moyens pour les utiliser (appareillages) et les exploiter (bioinformatique) CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Les risques particuliers de contrefaçon En principe la mise en œuvre de technologies brevetées pour une recherche purement académique bénéficie en France d’une exemption de contrefaçon. Mais ou s’arrête la recherche académique ? Contrats de recherche pour un tiers, production à façon Attention à la fourniture de moyens. CEIPI 2006 Jacques Warcoin

AN EXAMPLE OF GENETIC TEST REQUIRING SEVERAL LICENSES: SEARCH FOR FUSION TRANSCRIPTS IN SARCOMAS (1) For the pathological diagnosis of some sarcomas (Ewing tumor, alveolar rhabdomyosarcoma, desmoplastic tumor, synovialosarcoma), 11 fusion transcripts are searched altogether. They involved 14 different genes EWS/FLI-1, ERG, ETV1, EIAF, FEV PAX3, PAX7/FKHR SYT/SSX1, SSX2, SSX4 The Curie Institute is performing search tests at the national level and has performed an «enquiry» : which genes are patented ? What patentees propose: exclusive licensing with an upfront fee, non exclusive licensing, at which cost ? CEIPI 2006 Jacques Warcoin

The royalties for the use of PCR were : 21% ! AN EXAMPLE OF A GENETIC TEST REQUIRING SEVERAL LICENSES : SEARCH FOR FUSION TRANSCRIPTS IN SARCOMAS (2) It appears that only EWS, FLI-1, ERG, PAX3, PAX7 are patented. The patentees asked royalties of an amount of 12% of the final invoice (7% for EWS, FLI-1, ERG; 5% for PAX3 and PAX7). The royalties for the use of PCR were : 21% ! The initial cost of one test is 120 €, the final cost is 180 €, thus the amount of royalties as compared to the initial cost is 50%; the royalties due only to patented genes are 18%. More than one year was needed to identify the patentees and to conclude agreements ! CEIPI 2006 Jacques Warcoin

LES PRODUITS Les composés chimiques - protéines Les matériaux Taxol, propanolol, ranitidine EPO, insuline, G-CSF- Hgh AcM - ADN antisens Les matériaux biomatériaux polymères ou naturels Les cellules cultures cellulaires souches bactériennes - virus souches recombinantes Les vecteurs d'expression, les gènes, humains ou non, Les milieux de culture Les extraits à activité biologique CEIPI 2006 Jacques Warcoin

LES PRODUITS (suite) Les éléments pour le diagnostic Amorces de PCR Sondes marquées Protéines marquées Les kits de diagnostic Les kits pour l'imagerie Les agents de contraste (RMN) Le matériel médical Les dispositifs d'endoscopie Les dispositifs de circulation extracorporelle L'appareillage chirurgical Les formes galéniques Les dispositifs d'administration aérosol CEIPI 2006 Jacques Warcoin

LES PROCEDES Les procédés de synthèse des composés précédents Les procédés d'extraction (Tanakan) Les procédés de dosage, PCR, LCR, etc. Les procédés d'imagerie Les procedes de « screening » CEIPI 2006 Jacques Warcoin

LES APPLICATIONS Un produit ou un procédé connu mais utilisé pour une nouvelle application : - Seconde application thérapeutique - Première application thérapeutique - "Kit of part" CEIPI 2006 Jacques Warcoin

LES CRITERES DE BREVETABILITE Le caractère industriel L’objet de l’invention doit pouvoir être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie La nouveauté L’activité inventive Une invention est considérée impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique. La suffisance de description L’invention doit être exposée de manière suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. CEIPI 2006 Jacques Warcoin

APPLICATION INDUSTRIELLE ET UTILITE Définition et ambiguïté dans le domaine de la biologie, la notion d’utilité aux USA La solution américaine et les règles 2001 Les règles de la Directive pour les gènes Ce qui reste - produits complexes La recherche in silico - un faux problème ? La portée d’un brevet de produit et la première application industrielle CEIPI 2006 Jacques Warcoin

La décision Icos V28 à l’OEB LES CRITERES D’UTILITE 35 USC.101 Utilité 35 USC.112 Description suffisante * CREDIBLE La prévention des infections microbiennes : NON CREDIBLE SPECIFIQUE EST pour isoler le gène correspondant : NON SPECIFIQUE N’est pas non plus spécifique une liste d’applications potentielles SUBSTANTIELLE Real world - souris transgénique/aliment : NON SUBSTANTIELLE LES EXPERIENCES « IN SILICO » La décision Icos V28 à l’OEB T241/95 traitement défini et réel (Eli lilly) CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Deuxième requête subsidiaire CARACTERE INDUSTRIEL ET FONCTION GENERALE Brevet EP 449 562 (Eli Lilly "Prozac") Utilisation de la R-fluoxétine, à savoir la R-fluoxétine pratiquement exempte de S-fluoxétine, ou d'un sel ou solvate pharmaceutiquement acceptable de ladite substance, pour préparer un médicament destiné au traitement de mammifères souffrant ou susceptibles de souffrir d'une pathologie pouvant être améliorée ou évitée grâce à l'occupation sélective du récepteur 5-HTic. Deuxième requête subsidiaire …..souffrant ou susceptibles de souffrir d'apnée du sommeil, de toxicomanie ou de migraine. CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Nouveauté, Article 54 CBE (1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique (2) L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen CEIPI 2006 Jacques Warcoin

l’état de la technique L’état de la technique, c’est : tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande, - sous une forme quelconque, (publication, présentation orale, colloque, vente, brevet) - par une personne quelconque, (tiers, inventeurs) - en un temps et en un lieu quelconques. Problème : Publications des inventeurs Loi américaine et délai de grâce. CEIPI 2006 Jacques Warcoin

NOUVEAUTE ET DIVULGATION Publications scientifiques : date et contenu (attention à internet) Abstract et thèse (problème des DEA) Colloques (INRA c/ SOLVAY) les critères européens et la charge de la preuve Information confidentielle et publicité Gordon conférence (non divulgation en droit) Phényluréthanes ( divulgation en droit) ATTENTION ! AUX USA IL Y A UN DELAI DE GRACE DE 1 AN pour les divulgations des inventeurs . CEIPI 2006 Jacques Warcoin

INTERPRETATION DE LA NOUVEAUTE LES ANTERIORITES Antériorité totale entière et unique Problème des références dans un document (publications scientifiques) Critères d'interprétation stricte (l’affaire CAYLA) - Antériorité implicite - Problème de la nouveauté d’une protéine recombinante par rapport à la protéine naturelle (GCSF voir exemple) Elle doit révéler les éléments essentiels Antériorité plus complexe Les moyens généraux et particuliers Antériorité implicite:métabolite (oui US)Teva c/ Schering Loratadine CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Divulgation exposée de façon incomplète Un composé chimique (acide nucléique, protéine, anticorps) dont le nom ou la formule a été mentionné dans un document n'est considéré comme connu que si les informations contenues dans ledit document, le cas échéant complétées par les connaissances générales à la date effective du document, permettent de le préparer et de le séparer Cas des phases ouvertes de lecture de protéines divulguées dans les bases de données de séquence CEIPI 2006 Jacques Warcoin

BREVET AMGEN GCSF POLYPEPTIDE le produit naturel étant connu "A polypeptide which : a) has part or all of the primary structure and one or more of the biological properties typical of naturally-occuring human pluripotent granulocyte colony- stimulating factor (hpG-CSF) of the sequence set forth in table VII, b) is a non-naturally occuring polypeptide ; and c) is the product of procaryotic or eucaryotic expression of an exogenous DNA sequence." CEIPI 2006 Jacques Warcoin

BREVET AMGEN EPO POLYPEPTIDE APRES MODIFICATIONS POUR DÉFAUT DE NOUVEAUTÉ "A recombinant polypeptide having part or all of the primary structural conformation of human or monkey erythropoïetin as set forth in table VI or table V or any allelic variant or derivative thereof possessing the biological property of causing bone marrow cells to increase production of reticulocytes and red blood cells to increase hemoglobin synthesis or iron uptake and characterized by being the product of eucaryotic expression of an exogenous DNA sequence and which has higher molecular weight by SDS-PAGE from erythropoïetin isolated from urinary sources (differences between this claim 19 and claim 19 of auxiliary request 2 are shown in italics)" CEIPI 2006 Jacques Warcoin

NOUVEAUTE & PRODUITS COMPLEXES Les librairies combinatoires Les pools de séquences Les génomes totaux Les fragments d’ADN long par rapport à l’ADN spécifique La protéine qui diffère d’un amino acide Les produits existant dans une cellule ou un échantillon Les produits de screening Les produits naturels : microorganismes,gènes, protéines CEIPI 2006 Jacques Warcoin

W 0021/01 (Gingipain R) Comments to reach-through and novelty Decision on protest against disunity finding Claims 5-7: „Gingipain R-inhibitor characterized in that it is able to specifically bind to and/or interact with D163 in the P1 pocket of gingipain R.... Novelty comments: „Although it might not have been known in the art that the inhibitory activity of said compound involved such an interaction, the elucidation that it is so does not change the intrinsic structure of the known inhibitor.“ „Due to the broad reach-through formulation of the claims, it cannot be excluded that other known compounds might well interact in the same manner...“ CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Un probleme particulier de nouveaute LE DISCLAIMER Le cas particulier d‘une anteriorite fortuite,ou d‘une demande non publiee : l‘utilisation du disclaimer G1/03,G2/03 may change EPO practice substantially CEIPI 2006 Jacques Warcoin

LA NOTION DE PRIORITE, UN POINT CLE EN BIOTECH Définition et origine Les difficultés en biotech la décision t-PA Genentech Le problème Myriad L'opposabilité d'une publication intermédiaire correspondant à la demande de brevet CEIPI 2006 Jacques Warcoin

L’activité inventive CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Comment aborder l’activité inventive en Europe L‘approche problème solution Quel document représente l‘état de la technique le plus proche? Quelle est la différence avec l‘objet des revendications? Quel est le problème technique objectif découlant de cette différence Quelles solutions au problème technique aurait adopté l‘homme du métier en possession de tout l‘art antérieur pour résoudre le problème technique En biotech il est évident pour l’homme du métier d’essayer « with a reasonable expectation of success » T296/93 & T333/97 CEIPI 2006 Jacques Warcoin

L’ HOMME DE L’ ART EN BIOLOGIE Définition : PhD assisté de deux techniciens de laboratoire ayant la dextérité manuelle nécessaire et une absence de fatigue (Kirin Amgen, EPO T412/93) Appréciation : Although it was obvious in the light of D13 to try the preparation of cDNA from the mRNA extract from Bowes melanoma cell line, there being an explicit suggestion in D13 to that effect, these was not the necessary reasonable expectation of success. (Genentech, EPA T923/92) CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Le comportement de l’homme du métier « the SP working in a certain field does not remain inactive, but always seeks alternatives or changes in known process or products when little work and no risks are involved using routine measures and without applying inventive skills » (T455/91) No inventive step to use yeast instead of human cells ---- knowing the drawback of human cells and technologies for yeasts CEIPI 2006 Jacques Warcoin

L’évolution de l’activité inventive dans la recherche des gènes et des protéines humaines . Protéine et ADN -Affaire Duel, (yes) -Affaire Chugai c/Amgen (yes) Evolution de l’activité inventive en biotechnologie -décision relaxine T0272/95 -décision T0111/00 (MIG) human in view of mouse DNA (no) -T280/00 la similarite entre inhibitin porcine et le TGF human , no reasonable expectation of success for cloning Human inhibitin CEIPI 2006 Jacques Warcoin

ACTIVITÉ INVENTIVE - EXEMPLES Anticorps monoclonal lorsque l’antigène est connu « In 1989 ,the priority year of the patent in suit which is 13 years after the technology to produce Mab had been developed, the preparation of Mab was a matter of routine experiments . » no inventive step » No unexpected properties No functional advantages in the sensitivity or specificity, not functionally different from those described in PA ( T645/02 & T512/94 ) IFN 2/ IFN 1 (oui) car 30 fois plus actif Elisa sandwich avec des monoclonaux (non) contra Hybritech aux USA CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Gènes et activité inventive Décision T 0150/03 du 25/06/04 de la Chambre de Recours. Brevet EP0768379 - Susumu Seino Inohana Shukusha Chiba University. Appel du déposant contre la décision de la division d’examen refusant la délivrance du brevet pour défaut d’activité inventive (Art. 56 CBE). Rev 1: A ubiquitous, ATP-sensitive potassium-channel protein of a human origin which has the amino acid sequence shown in Fig. 1. Or, cette protéine est déjà connue chez le rat, divulguée dans une publication et dans GenBank/EMBL. L’alignement des séquences montre une différence de 9 aminoacides sur un total de 424 entre les deux protéines (environ 2%). CEIPI 2006 Jacques Warcoin

gènes et activité inventive Le problème technique résolu par l’invention consiste donc en l’identification dans des tissus humains d’un équivalent de la protéine de rat. Or la divulgation de la séquence nucléotidique de rat dans GenBank permet de préparer un fragment de cDNA pouvant être utilisé en tant que sonde pour cribler une banque de cDNA humain, et identifier un cDNA codant pour un homologue humain de la protéine de rat. De plus, l’intérêt d’un tel homologue humain pour une utilisation en thérapie humaine était évoquée dans la publication. L’inventeur pouvait donc aboutir « with a reasonable expectation of success » à la solution proposée par la rev. 1.  la revendication 1 n’implique pas d’activité inventive L’appel a été rejeté. CEIPI 2006 Jacques Warcoin

T 1329/04 utilisation de documents postérieurs pour justifier l’activité inventive/ suffisance de description The appellant filed post-published evidence (e.g. document (4) and Exhibit E) establishing that GDF-9 was indeed a growth differentiation factor. This cannot be regarded as supportive of an evidence which would have been given in the application as filed since there was not any. The said post-published documents are indeed the first disclosures going beyond speculation. For this reason, the post-published evidence may not be considered at all. Indeed, to do otherwise would imply that the recognition of a claimed subject-matter as a solution to a particular problem could vary as time went by. CEIPI 2006 Jacques Warcoin

T1329/04 Decision T 939/92 (supra) was cited insofar as it held that it was possible to take into account predictions of relations between chemical structure and biological activity when assessing inventive step. That is indeed what is stated in point 2.6.2 of the decision, the sentence however continues to "... but ... there is a limit beyond which no such prediction can be validly made." In the board's judgment, the present case goes beyond the acceptable limit in the sense of that decision because the chemical structure of GDF-9 is not that for which the predicted biological function would be expected (see points 7 and 8, supra). CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Suffisance de description Article 83 CBE, Article L.612-5 CPI « Une invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ». Si l'invention implique une matière biologique, la description est jugée suffisante, si la matière biologique a fait l ’objet d ’un dépôt auprès d'un organisme habilité, au plus tard à la date de dépôt du brevet. Microorganismes ADN , Hybridomes Des Autorités de Dépôt Internationales sont habilitées aux fins de procédure en matière de brevets (Traité de Budapest du 28 avril 1977). CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Suffisance de description Matière biologique déposée: phages, virus, bactéries, levures, cellules humaines, animales et végétales, hybridomes, plasmides… Accès au matériel déposé: Dépôt secret jusqu’à la publication de la demande de brevet Accès possible, éventuellement restreint à un expert convenu ou désigné, entre la publication de la demande et la délivrance du brevet Accès libre après délivrance du brevet CEIPI 2006 Jacques Warcoin

LA SUFFISANCE DE DESCRIPTION les problèmes Produits obtenus par screening (Cox II et Vioxx) Les inhibiteurs de l’angiotensine II les inhibiteurs sélectifs de Cox II Consentement éclairé : - maladie de Kanavan - convention de Rio CEIPI 2006 Jacques Warcoin

La suffisance de description (art 83) Chimeric protein/ concept invention (T0792/00) The SP must be in possession of at least one way of putting the claimed invention into practice The SP can put the invention into practice over the whole range of the claim If example is only hypothetical the burden of proof is on the patentee utilisation de gènes le gene doit être disponible ou un procède de préparation T693/95 PHB synthétase (non) T 222/00 xylanase (non) CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Opposition brevet EP 699754 les revendications analysées Une opposition pleine de bruits et de fureur ! CEIPI 2006 Jacques Warcoin

MAIN CLAIM OF EP 699 754 A method for diagnosing a predisposition for breast and ovarian cancer in human subject which comprises: determining in a tissue sample of said subject whether there is a germline alteration in the sequence of the BRCA1 gene coding for a BRCA1 polypeptide having the amino acid sequence set forth in SEQ. ID. NO:2 or a sequence with at least 95% identity to that sequence, said alteration being indicative of a predisposition to said cancer. CEIPI 2006 Jacques Warcoin

La problématique Le gène BRCA1 n’est pas connu dans la littérature il faut le définir Le breveté le défini par rapport a une séquence protéique spécifique Seq id n°2 Mais il voudrait également couvrir les variants « normaux »de cette séquence (« non mutants allelic variants ») D’ou le recours aux 95% qui vont lui causer bien des soucis ! Enfin la séquence de BRCA1 dans les 4 premières priorité comporte des erreurs CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Sur les variants à 95 % L’expression « a sequence with at least 95% identity to that sequence » can only results from the selection and mosaicing of features and definition from a number of lists in the original description 123.2 CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Aux I A été abandonnée A l’évidence la définition de la portion ajoutée ne figure pas dans la description (art 83) CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Aux II (pour revenir aux fondamentaux ) art 84 &123.2 CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Aux III (tentative pour préciser la position du gene dans le génome sans le recours a une séquence identifiée dans le brevet ) CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Argumentation sur Aux III art 123.2 &84 CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Aux IIIa (précisons encore plus ) ..Wild type BRCA1 gene comprised of 24 exons of which 22 encode a.. * same as AUX III CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Aux IV a (astuce ! utiliser la séquence uniquement comme exemple) « Represented by » étend le champs de protection 123 .3 CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Aux IVb (astuce ! Utiliser la séquence mais uniquement pour illustrer le variant sauvage) Même problème que pour « represented by » IIIb CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Aux VI c (en désespoir de cause on revient au plus simple ) Pas possible de réintroduire un jeu abandonné CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Aux VI a (le breveté se concentre sur les altérations ) 123.2 CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Aux VIIa (le breveté se concentre sur les éléments spécifiquement décrits dans sa demande ) CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Les différentes priorités du brevet Myriad CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Sur VIIa Clarté OK Seq id n° 2 : la séquence correcte est seulement dans P5 (dans P2 il ya 9AA differents sur 1863 AA) L’invention est donc appréciée a la date de P5 Novelty oui 56 EPC activité inventive Non au vue de D 2 (Mikki et al) la propre publication de Myriad ! Révocation CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Les brevets EP 705902 & 705903 Présentaient le même défaut d’origine Nouvelles revendications de product by process :rejetées Les deux brevets ont été limités drastiquement Sont accordés après 2x2 jours d’audience : Des sondes spécifiques : -un morceau de BRCA1 300/ 6000 -une sonde pour la mutation Ashkénaze, 185-Del AG CEIPI 2006 Jacques Warcoin

BREVET MYRIAD « BRCA1 » EP 705 903 1) Acide nucléique isolé comprenant les nucléotides 120-5708 de SEQ ID N° 1 comportant l’une ou plusieurs des mutations suivantes : 185 ins A  ter 40 3121 del A  ter 1023 185 del AG  ter 39 Met 1008 lle Cys 64 Arg 3166 ins 5  ter 1025 .......................... .................................... ou un complémentaire de celui-ci. CEIPI 2006 Jacques Warcoin

BREVET MYRIAD EP 705 904 CEIPI 2006 Jacques Warcoin

L’état des lieux après la bagarre Le reliquat des brevets Myriad ne doit plus gêner l’exploitation des tests de diagnostic Mais attention la situation ne sera stabilisée qu’à l’issue des recours Contrairement à certaines affirmations aucune des décisions ne se prononce autrement qu’en mettant en œuvre les règles habituelles de la CBE . Il n’y a aucune jurisprudence nouvelle au contraire c’est un renforcement des jurisprudences existantes CEIPI 2006 Jacques Warcoin

« Never ending story » La nouvelle requête dans le cas BRCA2 CEIPI 2006 Jacques Warcoin

Merci pour votre attention et à bientôt pour les Appels! THAT’S ALL FOLKS ! Merci pour votre attention et à bientôt pour les Appels! CEIPI 2006 Jacques Warcoin