Contrefaçon sur internet: comment agir en droit comparé? Le point sur la stratégie possible et les décisions marquantes en Allemagne Dr. Martin Köhler Réunion APRAM 12 Juin 2009, Paris

Contenu I.Juridiction internationale des tribunaux allemands et droit applicable II.Responsabilité spécifique à linternet: sites denchère en ligne III.Contrefaçon spécifique à linternet: Adwords et métaéléments

I. Juridiction internationale des tribunaux allemands et droit applicable

Juridiction internationale des tribunaux allemands et droit applicable Règle de base pour la juridiction : Art. 5-3 Convention de Bruxelles La juridiction des tribunaux allemands sera ouverte si (i) le lieu de lacte menant à la contrefaçon ou (ii) le lieu où se matérialise la contrefaçon se situe en Allemagne BGH 13 Octobre 2004 Hotel Maritime « il est suffisant que le demandeur invoque une contrefaçon en Allemagne » BGH 30 Mars 2006 Publicité pour produits pharmaceutiques «le contenu du site internet doit être destiné à produire des effets (également) en Allemagne»

Juridiction internationale des tribunaux allemands et droit applicable Règle de base pour le droit applicable: principe de territorialité Lapplication du droit allemand et la contrefaçon dune marque selon le droit allemand supposent une relation suffisante des faits constituant la contrefaçon avec le marché allemand BGH 13. Octobre 2004 Hotel Maritime « il nest pas suffisant pour lapplication du droit allemand quune offre de services par internet soit accessible également aux utilisateurs allemands, si limpact économique sur le marché allemand est négligeable» => pas de contrefaçon dune marque allemande par lutilisation dun signe sur le site dun hôtel danois

Juridiction internationale des tribunaux allemands et droit applicable Règle de base pour le droit applicable: principe de territorialité BGH 30 Mars 2006 Publicité pour produits pharmaceutiques « lapplication du droit allemand nest pas exclu par un disclaimer si ce disclaimer nest pas pris au sérieux par le contrefacteur » => site en langue allemande et livraison en Allemagne seront suffisants pour une contrefaçon en droit allemand, même si le site indique dune manière formelle que les produits ne seront pas vendus à des clients en Allemagne

II. Responsabilité spécifique à linternet: sites denchère en ligne

Responsabilité spécifique à linternet - sites denchère en ligne BGH Vente denchère sur internet Consécration du principe de responsabilité du fait perturbateur Le fait douvrir un site de vente denchère en ligne ne suffit pas en soi pour que le propriétaire du site soit considéré comme auteur ou co-auteur dune contrefaçon, si des produits contrefaits sont vendus par des tiers à travers le site. Le propriétaire du site est responsable pour le fait perturbateur si des moyens de contrôle existent pour prévenir des contrefaçons. A partir du moment où le propriétaire du site est averti dune contrefaçon claire, il lui appartient non seulement de bloquer loffre contrefaisant mais également de prendre des mesures raisonnables pour prévenir des contrefaçons du même genre dans le futur.

Responsabilité spécifique à linternet - sites denchère en ligne BGH Vente denchère sur internet II Extension du principe de responsabilité du fait perturbateur à la contrefaçon dune marque communautaire art. 98 I du règlement sur la marque communautaire est complété par lart.11(3) de la directive 2004/48, menant à lapplication du principe de la responsabilité du fait perturbateur à des contrefaçons de marque communautaire

Responsabilité spécifique à linternet - sites denchère en ligne BGH 11 Mars 2009 Halzband Extension de la responsabilité à des adhérents du site Ladhérent du site a des obligations de garde par rapport aux informations qui permettent laccès à son compte. Dès lors quun tiers commet une contrefaçon en utilisant ces informations pour accéder au compte, ladhérent engagera sa responsabilité si laccès au compte repose sur une violation de ses obligations de garde.

Responsabilité spécifique à linternet - sites denchère en ligne BGH 30 Avril 2008 Vente denchère sur internet III Distribution de la charge de la preuve Dès lors que le propriétaire de marque aura établi des indications qui permettent de conclure à une activité à titre commercial du vendeur de produits contrefaits (exemple: 25 feedbacks), il appartient au propriétaire du site dapporter la preuve dune activité non-commerciale.

III. Contrefaçon spécifique à linternet: Adwords et méta éléments

Contrefaçon spécifique à linternet – méta éléments éléments HTML dune page internet contenant des méta-dates sur le document concerné se trouvent dans lentête du document HTML et sont envoyés au navigateur web si la page internet est ouverte visibles seulement dans le code source Fonction: permettre une meilleure recherche dans le world-wide-web à partir dun mot-clé => influence des méta éléments sur les résultats produits par les moteurs de recherche

Contrefaçon spécifique à linternet – méta éléments Problème: un mot-clé protégé par une marque peut être utilisé pour manipuler les résultats produits par un moteur de recherche Possibilité de faire apparaître un concurrent parmi les résultats dune recherche à partir dun mot-clé protégé, risque de mener les utilisateurs du moteur de recherche à des sites concurrents => Est-ce que lutilisation dun méta élément peut constituer une contrefaçon de marque, même si visible seulement dans le code source?

Contrefaçon spécifique à linternet – méta éléments BGH 18 Mai 2006 Impuls III Lutilisation de signes appartenant à des tiers dans un code source, en particulier comme méta élément, constitue une contrefaçon de marque. Une utilisation comme marque est possible même si le signe nest pas directement visible. Constitue une contrefaçon de marque également lutilisation dun signe comme méta élément contenu seulement dans la partie non-visible dune page internet. Lutilisation dans le langage machinal crée un risque de confusion comparable à lutilisation dans le langage normal. Cette aptitude à créer une confusion est suffisante (OLG München 6 Avril 2000 Hanseatic)

Contrefaçon spécifique à linternet – méta éléments BGH 8 Février 2007 Aidol Une utilisation comme marque nest pas exclue par le fait quun méta élément ne soit pas visible pour lutilisateur moyen de linternet et napparaît pas comme mot-clé sur la page internet. Il est suffisant que le signe utilisé comme mot-clé est utilisé pour influencer le résultat d'une recherche et mène lutilisateur au site de celui qui se sert du méta élément.

Contrefaçon spécifique à linternet – Adwords Adwords sont des publicités sur le site google qui apparaissent en complément du résultat proprement dit de la recherche Le positionnement des adwords est séparé des résultats non- commerciaux, sans être visuellement mis en avant Chaque acheteur de adwords peut indiquer plusieurs mots clés dont linsertion par un utilisateur du moteur de recherche déclenchera laffichage de la publicité liée comme adword.

Contrefaçon spécifique à linternet – Adwords Traitement parallèle aux méta éléments «Lindication à Google dun mot clé protégé par une marque pour placer une publicité concernant des produits identiques constitue une utilisation de cette marque.» LG Köln Février 2007 « Une société de moteur de recherche est responsable pour des contrefaçons de marques effectuées par des tiers seulement si elle a connaissance de lillicéité et avait raisonnablement une possibilité technique de prévenir une telle contrefaçon » LG München 2 Décembre

Contrefaçon spécifique à linternet – Adwords BGH 22 Janvier 2009 Beta Layout différence par rapport aux méta éléments en cas de contrefaçon dun nom dentreprise (§ 15 II Code de Marques): risque de confusion? « Une contrefaçon nest pas exclue par le fait que le mot clé nest pas visible pour lutilisateur» « A la différence des méta éléments, le résultat de lutilisation dun mot clé nest pas laffichage du site de celui qui utilise le mot clé parmi les résultats de la recherche. La publicité par adword apparaît plutôt dune manière clairement séparée des résultats de recherche sous la rubrique « publicité ». Par conséquent il ny a pas de risque de confusion. »

Contrefaçon spécifique à linternet – Adwords BGH 22 Janvier 2009 Bananabay différence par rapport aux méta éléments en cas de contrefaçon dune marque (§ 14 II Nr. 1 Code de Marques)? utilisation comme marque? Question à la CJCE: «Est-ce quil y a une utilisation comme marque selon lart. 5 I 2 lit. a du règlement sur la marque communautaire par lindication un mot-clé protégé par une marque à un moteur de recherche, avec le but de créer des liens avec le site dun tiers si le mot-clé est entré dans le moteur, ce lien apparaissant dans un espace séparé des résultats de recherche, en étant déclaré comme publicité et ne contenant pas la marque?»

Contrefaçon spécifique à linternet – Adwords BGH 22 Janvier 2009 Bananabay utilisation comme marque + Atteinte à la force publicitaire dune marque par le seul fait que le résultat dune recherche sur internet est altérée par le mot-clé => effet dune marque nest pas limitée à lidentification de lorigine (CJCE 12 Juin 2008 Holdings/Hutchinson) utilisation comme marque - Pas de risque de créer un lien avec le propriétaire de marque => lidentification de lorigine est la fonction principale de la marque (CJCE 25 Janvier 2007 Adam Opel/ Autec)

Merci pour votre attention!. Dr. Martin Köhler, D.E.S.S REIMANN OSTERRIETH KÖHLER HAFT Steinstraße 20Tel. +49 (0) DüsseldorfFax +49 (0)