APRAM – séance du 21 septembre 2012 Les limites de la protection des formes par le droit des marques Sylvie BENOLIEL-CLAUX Eric LE BELLOUR, Avocat au Barreau de ParisConseil en Propriété Industrielle 1 ANTOINE & BENOLIEL

INTRODUCTION Les limites à la protection des formes par le droit des marques sont énoncées à : -lart. 3, paragraphe 1, sous e), de la Directive; -lart. 7, paragraphe 1, sous e) du Règlement; -lart. L c) du Code de la Propriété Intellectuelle. Refus de protection aux signes qui seront constitués exclusivement : -par la forme imposée par la nature même du produit; -par la forme du produit nécessaire à lobtention dun résultat technique; -par la forme qui donne une valeur substantielle au produit. Ce sont les trois motifs spécifiques de refus de protection des signes constitués de la forme du produit, qualifiés d « obstacles préliminaires » par la jurisprudence (not. CJUE PHILIPS) « un Examen multiple de conformité » (COLOMER) simpose pour les marques de forme. 2

3 PARTIE I :DE LINAPTITUDE DE CERTAINS SIGNES A CONSTITUER DES FORMES PROTEGEABLES PAR LE DROIT DES MARQUES : LES FORMES EXCLUSIVEMENT NATURELLES, FONCTIONNELLES OU ORNEMENTALES PARTIE II : FOCUS SUR LA NOTION ENCORE MYSTÉRIEUSE DE FORME QUI DONNE UNE VALEUR SUBSTANTIELLE AU PRODUIT

4 PARTIE I : DE LINAPTITUDE DE CERTAINS SIGNES A CONSTITUER DES FORMES PROTEGEABLES PAR LE DROIT DES MARQUES : LES FORMES EXCLUSIVEMENT NATURELLES, FONCTIONNELLES OU ORNEMENTALES

Partie I – 1) Exclusion de la protection par le droit des marques de tels signes : fondement de cette règle Pourquoi de telles formes ne peuvent-elles bénéficier de la protection par le droit des marques ? Lobjectif immédiat : « éviter que le droit exclusif et permanent que confère une marque puisse servir à perpétuer dautres droits que le législateur a voulu soumettre à des délais de péremption. Je vise, concrètement, la réglementation des brevets et des modèles et dessins industriels » (Avocat Général COLOMER) 5

Partie I – 1) Exclusion de la protection par le droit des marques de tels signes : fondement de cette règle Cour de Justice (affaires PHILIPS, LINDE et LEGO) : chacun des motifs de refus ou de nullité énoncés par les textes doit être interprété à la lumière de lintérêt général linterdiction denregistrer de tels signes permet ainsi de ne pas utiliser le droit des marques pour perpétuer, sans limitation dans le temps, des droits exclusifs portant sur des solutions techniques (LEGO, point 45) Cette « ratio legis » sapplique de la même manière, pour les formes qui donnent une valeur substantielle au produit (affaire B&O BANG & OLUFSEN, TUE ) 6

Partie I - 2) Rigueur de lexclusion : peu importe lusage intensif de la forme revendiquée Pas de rattrapage possible du fait de lacquisition de la distinctivité par lusage (art. 3 § 3 de la Directive – affaire BENETTON/G-STAR - CJUE 2007) Ces motifs spécifiques de refus constituent des obstacles préliminaires : ils sont analysés avant lexamen de la distinctivité du signe 7

Partie I - 2) Rigueur de lexclusion : peu importe lusage intensif de la forme revendiquée Conséquences : lusage du signe qui aura été fait est sans incidence sur sa validité (LINDE, point 44) ; les critères classiques de lexamen de la validité des marques (distinctivité, etc) nauront pas à être envisagés, en cas de refus de protection fondé sur 3 (1) (e) 8

Partie I - 3) Limite apportée à lexclusion de la protection : le signe doit être constitué exclusivement par la forme imposée par la nature, la fonction du produit ou qui donne une valeur substantielle au produit La forme exclusivement fonctionnelle sera celle dont toutes les caractéristiques essentielles (...) répondent à la fonction technique (LEGO § 51). Cest en ce sens quil faut comprendre ladverbe exclusivement. La présence dun ou de quelques éléments arbitraires mineurs dans un signe tridimensionnel (...) est sans incidence … (même arrêt, § 52). Le sens de « Exclusivement » vaut pour les trois critères (nature, fonction, valeur substantielle) 9

Partie I - 3) Limite apportée à lexclusion de la protection Comment déterminer les « caractéristiques essentielles » de la forme naturelle, fonctionnelle ou ornementale ? 10

Partie I - 3) Limite apportée à lexclusion de la protection Analyse des caractéristiques essentielles : Au cas par cas, soit par une simple analyse visuelle dudit signe, soit sur la base dun examen approfondi dans lequel peuvent être pris en compte des enquêtes ou des expertises (Affaire LEGO, points 70 et 71). La perception présumée du signe par le consommateur moyen nest pas un élément décisif, mais peut tout au plus constituer un élément dappréciation utile pour lautorité compétente (Affaire LEGO, point 76). 11

Partie I - 4) De quels signes parle-t-on ? Les signes tridimensionnels, bidimensionniels, tout ou partie de produits ? Sans difficulté : signes tridimensionnels qui se confondent avec la forme du produit, le signe est le produit 12

Partie I - 4) De quels signes parle-t-on ? Les signes tridimensionnels, bidimensionniels, tout ou partie de produits ? Quid des signes bidimensionnels ? TUE 8 mai 2012, T-331/10, T-416/10 YOSHIDA CJUE 20 sept 2007, C-371/06 BENETTON/G-STAR TGI Paris, 10 février 2012 RG 10/14191 BURBERRY 13

Partie I - 4) De quels signes parle-t-on ? Les signes tridimensionnels, bidimensionniels, tout ou partie de produits ? Quid des signes bidimensionnels ou tridimensionnels qui constituent une partie seulement dun produit, ou une ornementation ? 14

PARTIE II :FOCUS SUR LA NOTION ENCORE MYSTÉRIEUSE DE FORME QUI DONNE UNE VALEUR SUBSTANTIELLE AU PRODUIT Une notion « mystérieuse » ou « obscure » selon la doctrine française. A titre dillustration, cette chaise peut-elle être protégée par une marque ? 15

Partie II – Origine Benelux 3 arrêts de principe de la Cour de Justice Benelux: ADIDAS (1985) : une forme affecte la valeur essentielle dun produitsi le produit est de nature telle que son aspect et sa forme déterminent fortement sa valeur marchande BURBERRYS I (1989) : il faut écarter linfluence sur la valeur marchande qui ne résulterait pas de lattrait esthétique de la forme, mais de leffet publicitaire lié à sa notoriété comme signe distinctif. BURBERRYS II (1991) 16

Partie II – 1) origine Benelux Le principal critère dappréciation de la valeur substantielle tient donc à limportance de la forme sur la valeur marchande du produit, ce qui implique : de tenir compte du type de produit visé; de raisonner in abstracto, sans tenir compte de lusage de la forme et de son éventuelle notoriété qui résulterait uniquement de son usage ou des investissements publicitaires de son titulaire. 17

Partie II – 2) Portée de lexclusion : influence de la valeur marchande conférée au produit par la forme, importance de la nature des produits visés, non prise en compte de lusage 2-1) Influence de la valeur marchande conférée par la forme du produit Lexclusion ne vise donc que les formes qui déterminent en tout ou grande partie la valeur économique du produit, cest à dire que cest la forme qui fait essentiellement lachat. 18

Partie II – 2) Portée de lexclusion : influence de la valeur marchande conférée au produit par la forme, importance de la nature des produits visés, non prise en compte de lusage 2-2) Importance de la nature des produits visés Si la forme du signe ne correspond pas au produit : la question de la valeur substantielle ne se pose pas. Exemple dun flacon pour désigner du parfum 19

Partie II - 2-2) Importance de la nature des produits visés Si la forme du signe correspond au produit : la question de la valeur substantielle se pose et sanalyse au regard de la catégorie de produits. Elle sera écartée si la forme ne détermine pas la valeur marchande du produit visé. Exemple des produits de chocolaterie: CA Paris, 30 janvier

Partie II – 2) Portée de lexclusion : influence de la valeur marchande conférée au produit par la forme, importance de la nature des produits visés, non prise en compte de lusage 2-3) Non prise en compte de lusage, au stade de lexamen de la valeur substantielle Quen est-il lorsque le dépôt est effectué à un moment où la valeur du produit, qui résidait au départ essentiellement dans son apparence, est ultérieurement liée en grande partie à sa notoriété, fruit dinvestissements importants du titulaire ? CJUE 20 sept 2007, C-371/06 BENETTON/G-STAR 21

Partie II – 2) Portée de lexclusion : influence de la valeur marchande conférée au produit par la forme, importance de la nature des produits visés, non prise en compte de lusage La valeur substantielle affecte durablement la possibilité denregistrer une forme comme marque. Le rapport Max PLANCK remet en cause ce principe. 22

Partie II – 2) Portée de lexclusion : influence de la valeur marchande conférée au produit par la forme, importance de la nature des produits visés, non prise en compte de lusage Si la forme ne correspond pas à la valeur substantielle, sa notoriété pourra permettre son enregistrement à titre de marque, le plus souvent sur la base de la distinctivité acquise par lusage. Exemple de l « Aluminium Chair » de Eames Chambre de recours 14/12/2010 (case R 486/ ) 23

Partie II – 2) Portée de lexclusion : influence de la valeur marchande conférée au produit par la forme, importance de la nature des produits visés, non prise en compte de lusage A la lumière de ce qui précède, il nous semble important, finalement, pour apprécier la portée du signe, de nous poser les questions suivantes : La forme déposée à titre de marque est-elle, au jour du dépôt, intrinsèquement et essentiellement esthétique ou décorative, au regard des produits visés ? Elle correspondra donc à la valeur substantielle Ou cette forme est-elle attractive du fait par exemple de sa notoriété ou dautres qualités qui nauraient pas de lien avec son esthétique ? Elle pourrait alors être enregistrée 24

Partie II - 3) Interprétation à la lumière dexemples concrets, tirés de la jurisprudence et des registres des marques Exemples de secteurs dactivité dans lesquels la question de la valeur substantielle se posera de manière plus cruciale 3-1) Domaine de la Hi-Fi TUE 06/10/2011 T-508/08 B&O la forme est perçue comme une sorte de sculpture pure, élancée et intemporelle, pour la reproduction de musique, ce qui en fait un élément substantiel en tant quargument de promotion de vente. (point 75) 25

Partie II - 3) Interprétation à la lumière dexemples concrets, tirés de la jurisprudence et des registres des marques 3-2) Mobilier - Tribunal de Milan, 9 décembre 2012 : marque rejetée sur le fondement de la valeur substantielle - OHMI : marque rejetée pour défaut de caractère distinctif 26

Partie II - 3) Interprétation à la lumière dexemples concrets, tirés de la jurisprudence et des registres des marques Marque communautaire n° , déposée le 24/04/2006, enregistrée pour désigner des sofas, au titre de la distinctivité acquise par lusage 27

Partie II - 3) Interprétation à la lumière dexemples concrets, tirés de la jurisprudence et des registres des marques 3-3) Horlogerie/Bijouterie TGI de Paris du 16 novembre 2007 (3ème Ch. 2ème Section - RG 06/10883) : la forme ne donne pas sa valeur substantielle au produit, car « le consommateur (…) prête nécessairement attention (…) avant tout chose, à la capacité du produit à remplir sa fonction première, donner lheure. 28

Partie II - 3) Interprétation à la lumière dexemples concrets, tirés de la jurisprudence et des registres des marques 3-4) La maroquinerie Exemple du Sac Kelly dHermès La valeur de ce sac tient-elle à son design ou à son « image de marque » ? Marque communautaire n° déposée le 26 mai 2005, enregistrée 29

Partie II - 3) Interprétation à la lumière dexemples concrets, tirés de la jurisprudence et des registres des marques 3-5) Arts de la table Exemple du presse-agrume de Starck Marque communautaire n° déposée en 2006, enregistrée Starck : « la véritable fonction de lobjet n'est pas de presser des citrons, mais bien de lancer une conversation » 30

Les critères de protection des marques de formes Forme exclusivement imposée par nature ou fonction Pas protégable Marques de formes non distinctives, descriptives et/ou usuelles Marques distinctives Forme qui donne exclusivement une valeur substantielle Pas protégable Acquisition du caractère distinctif par usage possible Obstacles préliminaires non oui Caractère arbitraire de la forme 31

CONCLUSION La bonne forme pour le bon produit, léquation nest pas facile : pas trop originale ou esthétique pour ne pas relever de cette catégorie subtile et rare de la valeur substantielle mais suffisamment originale pour être jugée distinctive 32

CONCLUSION Une protection à défendre sans états d'âmes pour ce type de formes : Marque communautaire n° déposée len° du 29/03/1996, enregistrée 21/05/2012 (parfums)(caractère distinctif acquis par lusage) 33

CONCLUSION Une protection moins évidente pour ce type de formes : Trois exemples de marques communautaires, notamment enregistrées respectivement pour des voitures et des jouets, des chaussures et des jouets 34