LA MISE EN OEUVRE DE L’ACTION EN DECHEANCE Par Maître Stéphane GUERLAIN Cabinet ARMENGAUD - GUERLAIN

I/ INTRODUCTION DE L’ACTION A/ LA JURIDICTION COMPÉTENTE 1) Compétence d’attribution - Compétence du Juge Judiciaire en matière de marque française: Article L.716-3 du Code de la Propriété Intellectuelle - Compétence du Tribunal des marques communautaires (TGI de Paris) pour les demandes reconventionnelles en déchéance de la marque communautaire (articles 92 et 96 du règlement n° 40/94)

Office des Marques Communautaires : demande en déchéance à titre principal à l’encontre d’une marque communautaire. (article 55 du règlement n° 4094) Impossibilité de demander la déchéance d’une marque française à l’INPI. Faculté uniquement de demander des preuves d’exploitation au cours d’une procédure d’opposition. (article R.712-17 du Code de la Propriété Intellectuelle)

B) Le demandeur à l’action en déchéance - Pour mémoire : toute personne intéressée 1) Marque française a) Demande formée à titre principal : - Par voie d’assignation devant la juridiction compétente. b) Demande formée à titre reconventionnel - Par voie de conclusions

2) Marque communautaire a) Demande formée à titre principal - Présentée à l’OHMI : Toute personne ayant la capacité d’Ester en justice Articles 50 et 55 du règlement n° 40/94 b) Demande formée à titre reconventionnel - Par le défendeur à une action en contrefaçon devant un Tribunal des marques communautaires Article 96 du règlement n° 40/94

II/ LE DEROULEMENT DE L’ACTION EN DÉCHÉANCE A/ LA CHARGE DE LA PREUVE ET LES MODALITES Elle incombe au propriétaire de la marque. Elle peut être faite par tous moyens.

B/ LA PERIODE DE TEMPS A PRENDRE EN CONSIDERATION 1/ Computation de la période de 5 ans 1.1 : Lorsque la marque n’a jamais été exploitée - TGI Paris 14 février 2001 WELCOME REAL TIME / PERFORMANCES Dalloz 2002 n°35 - Cour d’Appel de Paris - 4ème Chambre - 20 février 2002 (TKS / INPI) Dalloz 2002 n° 35 1.2 : Lorsque l’exploitation de la marque est reprise - C’est le dernier acte d’exploitation qui est pris en compte La période ininterrompue de cinq ans court-elle à compter du dépôt ou de l’enregistrement ? Texte muet - interprétation à la lueur de l’art. 10 de la Directive.

2/ Computation du délai de trois mois - Article L714-5 alinéa 6 du CPI - Deux conditions cumulatives - Cour d’Appel de Paris 4e ch. B 2 juillet 2004 (inédit). (LOLLIPOPS / PUCCI) - Cour d’Appel de Paris 4e Ch. A 13 mars 2002 Ann. PI 2002 n° 2 page 266 (RITZ HOTEL / CFC DAUM) La Jurisprudence considère que le simple fait d’introduire une action en contrefaçon suffit à établir la connaissance d’une éventuelle demande en déchéance qui pourrait être formulée à titre reconventionnel. -----> Les preuves d’usage fournies dans les 3 mois précédant la demande reconventionnelle en déchéance ne sont pas admises.

C) LA NATURE DE L’USAGE 1) Un usage sérieux effectué par le propriétaire de la marque 1.1 La définition de la Cour de Justice (Ordonnance du 27 janvier 2004 LA MER TECHNOLOGY Inc / LABORATOIRES GAEMAR) (HTTP : //CURIA.EU.INT/ JURISP)

1. 2. La jurisprudence nationale - Des documents datés 1.2. La jurisprudence nationale - Des documents datés Cour d’Appel de Paris - 4è Ch. A - 12 mai 2004 (PIBD N° 793 - III - 514) - Un usage public et non équivoque, pas nécessairement quantitatif mais qualitatif supposant un contact entre le produit et la clientèle T.G.I. Créteil - 1ère Ch. - 2 mars 2004 (PIBD N° 788 - III - 361) Cour de Cassation - Ch.Com.30 novembre 2004 (www.legifrance.org)

- Qui s’effectue sur le territoire national ou à partir de celui-ci T - Qui s’effectue sur le territoire national ou à partir de celui-ci T.G.I. de Paris - 3ème Ch. - 17 novembre 1998 (PIBD N° 673 - III - 145) (Arrêt précité : LOLLIPOPS / PUCCI) - Qui ne constitue pas un échantillonnage ou une vente test

2) Pour les produits et services visés dans l’enregistrement - Usage pour des produits similaires : inopérant Cour de Cassation Ch. Com. 21 janvier 2004 VANIA EXPANSION / LABORATOIRES POLIVÉ (PIBD N° 785 - III - 265) - L’usage pour des produits équivaut-il à un usage de la matière dans laquelle ils sont fabriqués? T.G.I. Paris 3e Ch. - 3e Sect. - 10 février 2004 (PIBD N° 786 - III - 299) - Le cas des revendications larges de produits : Cour d’appel de Paris 4e Ch. A - 23 avril 2003 GENERAL BISCUITS BELGIE / CLAUDEL ROUSTANG GALAC (BIPD N° 744 - III - 551)

Le cas particulier des marques de services - T. G. I. Paris 3è Ch Le cas particulier des marques de services - T.G.I. Paris 3è Ch. 1ère Sec. - 12 janvier 2005 VOX POPULI / VOX POPULI (inédit)

D) LES ACTES ASSIMILÉS A UN USAGE 1 D) LES ACTES ASSIMILÉS A UN USAGE 1. L’usage par un tiers autorisé Nécessité d’une autorisation non équivoque, peut être implicite, pas de formalisme exigé : T.G.I. Paris 3e Ch. 3e Sect. 9 mars 2004 (PIBD N° 790 - III - 422) Cour d’Appel de Paris 4ème Ch. A - 3 mars 2004 (PIBD N° 787 - III - 339) Cour de Cassation Ch. Com. 24 septembre 2003 (www.legifrance.org)

2. L’usage de la marque sous une forme modifiée Le cas des dépôts multiples La jurisprudence est-elle unifiée après l’arrêt BEGIN SAY C.A. de Paris 4è Ch. B - 21 janvier 2000 LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE / PAPOUS (PIBD N° 697 - III - 234) C.A. de Paris 4è Ch. A- 23 avril 2003 GENERAL BISCUITS BELGIE / CLAUDEL ROUSTANG GALAC (BIPD N° 774 - III - 555) C.A. de Paris 4è Ch. B - 24 octobre 2003 LES COMPLICES / THIERRY MUGLER PARFUMS (PIBD N° 782 - III - 160)

3 . L’apposition de la marque sur des produits en vue de leur exportation

E) LES JUSTES MOTIFS DE NON EXPLOITATION - Un événement sérieux qui n’est pas sous le contrôle du titulaire de la marque - et qui a pour effet d’interrompre le délai de non exploitation

F) LES EFFETS DE LA DECHEANCE Article L F) LES EFFETS DE LA DECHEANCE Article L.714-5 dernier alinéa Les conséquences dans le cadre d’une action en contrefaçon .

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