Revue Droit des marques Suisse Français Communautaire AROPI, le 2 mars 2010 Laurence Clemmer , Gros & Waltenspühl, avocats.

Présentation au sujet: "Revue Droit des marques Suisse Français Communautaire AROPI, le 2 mars 2010 Laurence Clemmer , Gros & Waltenspühl, avocats."— Transcription de la présentation:

1 Revue Droit des marques Suisse Français Communautaire AROPI, le 2 mars Laurence Clemmer , Gros & Waltenspühl, avocats

2 Suisse RADIO SUISSE ROMANDE:
Protection de la marque imposée et besoin absolu de libre disposition nié ATF 30 novembre 2009 Swatch Group c/ Watch ag: Protection de la marque notoirement connue réservée aux titulaires de marques étrangères TAF 26 août 2009

3 France GFA (Groupement foncier agricole) Château de Figeac c/ la société Rocher Bellevue Figeac: Action en nullité d’une marque pour déceptivité et ancienneté de l’usage inopérante Cass. Com 13 octobre 2009

4 Union européenne L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC,
Laboratoire Garnier & Cie c/ Bellure NV, Malaika Investments Ltd, Starion International Ltd Profit tiré indûment de la renommée et notoriété d’une marque et publicité comparative CJCE 18 juin 2009

5 RADIO SUISSE ROMANDE ATF 30 novembre 2009
20 septembre 2006 Dépôt par la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) de la marque verbale RADIO SUISSE ROMANDE auprès de l’IFPI pour divers produits (classes 16 et 28) et services (classes 35, 38 et 41). 23 janvier 2008 Dépôt par la SSR d’une demande divisionnaire en deux demandes distinctes (n°69/2008 et n°1889/2006). 26 février 2008 Enregistrement de la marque RADIO SUISSE ROMANDE pour tous les produits des classes 16 et 28, tous les services désignés en classe 35 mais seulement une partie des services en classe 41 (1ère demande divisionnaire n°69/2008). L’IFPI a refusé d’enregistrer le signe en raison d’irrégularités matérielles et formelles, raison pour laquelle la SSR a finalement requis la division de la demande d’enregistrement en deux demandes distinctes.

6 RADIO SUISSE ROMANDE ATF 30 novembre 2009
13 mai 2008 Rejet par l’IFPI de la 2ème demande divisionnaire (n°1889/2006) en raison d’un besoin de libre disposition absolu qui exclut de considérer le signe comme une marque imposée en relation avec les services suivants: Cl. 38: Télécommunications; agence de presse et d’information; services de télécommunications radiophoniques, émissions radiophoniques; radiodiffusion. Cl. 41: Divertissements radiophoniques; production d’émissions radiophoniques et d’émissions musicales; montages de programmes radiophoniques. Selon l’IFPI, la dénomination « RADIO SUISSE ROMANDE », composée d’une indication générique et d’une indication de provenance, ne manquait pas seulement de caractère distinctif, mais aurait également été indispensable aux radios locales ou régionales au bénéfice de concessions (besoin absolu de disponibilité). L’IFPI a ainsi refusé à la SSR la possibilité de rendre vraisemblable le fait que la dénomination « RADIO SUISSE ROMANDE » s’était imposée dans le commerce et méritait donc la protection de l’enregistrement (art. 2 let. a in fine LPM).

7 RADIO SUISSE ROMANDE ATF 30 novembre 2009
9 juin 2008 Recours de la SSR auprès du Tribunal Administratif Fédéral (TAF) pour les services des classes 38 et 41. 6 juillet 2009 Admission du recours et annulation de la décision de l’IFPI du 13 mai par le TAF, qui ordonne à l’IFPI de procéder à l’enregistrement de la marque verbale n° 1889/2006 RADIO SUISSE ROMANDE (2ème demande divisionnaire) avec la mention « marque imposée » pour tous les services désignés des classes 38 et 41.

8 RADIO SUISSE ROMANDE ATF 30 novembre 2009
Selon le TAF Les indications de provenance « ne sont pas d’emblée soumises à un besoin de libre disposition absolue, qui exclurait toute démonstration de l’imposition » (consid in fine). La dénomination RADIO SUISSE ROMANDE est « en principe susceptible d’imposition » (consid in fine). Le signe en cause, formé d’un terme générique (RADIO), soumis à un besoin de libre disposition absolu et d’une indication de provenance directe (SUISSE ROMANDE) doit être apprécié en tenant compte de chacune de ses composantes. Le TAF, contrairement à l’IFPI, a conclu que la dénomination « RADIO SUISSE ROMANDE » n’était pas soumise à un besoin absolu de disponibilité. L’emploi des expressions « d’emblée » et « en principe » confirment qu’il s’agit à chaque fois d’un examen au cas par cas tenant compte à la fois des produits ou services concernés et des circonstances déterminantes du cas. Elle pouvait constituer une marque imposée en se basant notamment sur son existence depuis plus de 50 ans, sa part de marché totale (57,3% en 2008), le nombre de ses auditeurs sur ses 4 chaînes ( en 2005).

9 RADIO SUISSE ROMANDE ATF 30 novembre 2009
Rejet par le Tribunal fédéral (TF) du recours en matière civile interjeté par l’IFPI. Selon le TF Le signe RADIO SUISSE ROMANDE n’est pas soumis à un besoin de libre disposition absolue. Le terme RADIO ne peut être protégé comme signe seul car dépourvu de caractère distinctif et soumis à un besoin de libre disposition absolue. Mais c’est l’impression d’ensemble du signe pris dans sa globalité qui est déterminante pour juger s’il relève du domaine public. RADIO SUISSE ROMANDE est-il nécessaire au commerce ou à la concurrence pour les services concernés des Cl. 38 et 41? Le TF a répondu par la négative. L’imposition dans le commerce du signe en cause (question de fait) a été rendue vraisemblable pour les services des cl. 38 et 42 (renvoi à l’argumentation du TAF) . S’appuyant sur une jurisprudence fédérale bien établie selon laquelle les indications géographiques peuvent s’imposer dans le commerce comme marques appartenant à une entreprise déterminée (ATF 82 II 346 – Weissenburger ; ATF 117 II 321 – Valser ; ATF 128 III Appenzeller), le TF a confirmé l’arrêt du TAF considère qu’il en va de même pour la dénomination « RADIO SUISSE ROMANDE ». La question est de savoir si le signe RADIO SUISSE ROMANDE est nécessaire aux différents organismes de radio locales et régionales suisses. Certes, celles-ci doivent pouvoir indiquer qu’elles sont actives en Suisse romande, mais cela ne signifie pas qu’elles doivent pouvoir bénéficier de l’appellation complète RADIO SUISSE ROMANDE D’ailleurs, on ne voit pas l’intérêt pour elles de revendiquer l’usage d’un tel signe dans son entier.

10 Swatch Group c/ Watch ag TAF, 26 août 2009
Opposition formée par Swatch Group à l’encontre de l’enregistrement de la marque suisse n° « watch ag (fig.) » sur le fondement de l’art. 3 al. 2 let. b LPM (marques notoirement connues en Suisse au sens de l’art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 1883). Rejet de l’opposition par l’IFPI, au motif que le recours à l’article 3 al.2 let.b est réservé aux titulaires de marques étrangères notoirement connues en Suisse. Recours interjeté par Swatch group contre la décision de l’IFPI auprès du TAF. Rejet du recours par le TAF, qui confirme la pratique de l’IFPI s’appuyant sur la doctrine majoritaire et une jurisprudence fédérale bien établie (TF, Central Perk, sic ! 2001, p. 318, c. 3c ; ATF 120 II 144 c. 4 – Yeni Raki ; ATF 130 III 267, c. 4.2 – Tripp Trapp ). Swatch Group, qui n’avait pas de marque antérieure enregistrée, avait fondé son opposition contre l’enregistrement de la marque suisse n° « watch ag (fig.) »sur l’art. 3 al. 2 let. b LPM, selon lequel sont considérées comme marques antérieures les marques qui sont notoirement connues en Suisse au sens de l’art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 1883. L’IFPI a rejeté l’opposition car selon sa pratique, le recours à l’art. 3 al. 2 let. LPM est réservé aux titulaires de marques étrangères notoirement connues en Suisse et le TAF a confirmé cette interprétation reflétée tant dans la jurisprudence que dans la doctrine majoritaire. En effet, tant l’IFPI que TAF ont rappelé le principe selon lequel le droit à la marque prend naissance avec l’enregistrement (art. 5 LPM). En tant qu’exception à ce principe, la protection des marques notoirement connues au sens de l’article 6bis doit précisément rester exceptionnelle pour des raisons de sécurité du droit. Il aurait été préférable pour Swatch Group AG en tant qu’entité suisse ayant son siège en Suisse, qu’elle fût titulaire d’un enregistrement de marque suisse pour fonder son opposition !!

11 GFA (Groupement foncier agricole) Château de Figeac c/ la société Rocher Bellevue Figeac Cass. Com 13 octobre 2009 Dépôt par le GFA en 1979 des marques « Château de Figeac » et « La Grande Neuve de Figeac », désignant, respectivement, le premier grand cru classé et le second vin d’appellation d’origine Saint-Emilion produits sur sa propriété. Action en annulation par le GFA pour déceptivité au sens de l’article L c) du code de la propriété intellectuelle (CPI) des marques « Château Croix Figeac » et « Pavillon Croix Figeac »  déposées par la société Rocher Bellevue Figeac en 1988 et 1998. Action en interdiction faite par le GFA à la société Rocher Bellevue Figeac d’utiliser le nom d’usage « Château Rocher Bellevue Figeac ». Demandes du GFA toutes déclarées irrecevables par les premiers Juges du fond. Le domaine de Château Figeac a été démembré en 1866, le GFA, exploitant de parcelles qui en faisaient partie, a déposé en 1979 les marques « Château de Figeac » et « La Grande Neuve de Figeac » pour désigner, respectivement, le premier grand cru classé et le second vin d’appellation d’origine Saint-Emilion produits sur sa propriété ; Le GFA a demandé l’annulation des marques « Château Croix Figeac » et « Pavillon Croix Figeac », déposées par la société Rocher Bellevue Figeac en 1988 et 1998, ainsi que l’interdiction pour cette dernière d’user du signe « Château Rocher Bellevue Figeac » pour désigner des vins en provenance de son exploitation, en faisant valoir que cette dernière ne couvre qu’une faible surface du domaine ancien de Château Figeac.

12 GFA (Groupement foncier agricole) Château de Figeac c/ la société Rocher Bellevue Figeac Cass. Com 13 octobre 2009 Cassation et annulation par la Cour de Cassation de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux le 14 janvier 2008 et renvoi des parties devant la Cour d’appel de Bordeaux autrement composée.

13 GFA (Groupement foncier agricole) Château de Figeac c/ la société Rocher Bellevue Figeac Cass. Com 13 octobre 2009 La Cour énonce: Sur les marques « Château Croix Figeac » et « Pavillon Croix Figeac », le signe déceptif n’est pas susceptible d’acquérir un caractère distinctif par l’usage et l’action en nullité d’une marque, fondée sur ce caractère déceptif, qui n’est ni une action en contrefaçon, ni une action en revendication, n’est pas soumise aux règles de prescription (3 ans) et de forclusion (5ans) édictées aux articles L et L du code de la propriété intellectuelle. Sur le nom d’usage « Château Rocher Bellevue Figeac », l’ancienneté de l’usage ne crée pas de droit privatif et ne peut effacer le vice qui entache un signe interdit (trompeur). Sur les marques " Château Croix Figeac " et " Pavillon Croix Figeac ", la demande en nullité était sollicitée non seulement pour déceptivité mais aussi pour contrefaçon et agissements parasitaires et c’est à tord que la CA a retenu que le grief de déceptivité impliquait le »fondement de la contrefaçon et la fraude des droits des tiers » Sur le nom d’usage « Château Rocher Bellevue Figeac », le GFA demandait à la Cour d’appel de constater que les parcelles appartenant à la Société ROCHER BELLEVUE FIGEAC et situées sur l’ancien domaine de FIGEAC constituent moins de 4 % de la superficie totale exploitée par cette société (0, 39 ha sur 10, 5 ha) et de faire en conséquence interdiction à cette société d’utiliser la dénomination « Château Rocher Bellevue Figeac ». La Cour d’appel a rejeté la demande d’interdiction d’usage mais la Cour de cassation en a décidé autrement en énonçant : QU’un exploitant ne peut invoquer le droit sur le nom d’un tènement dès lors que le tènement portant ce nom ne représente qu’un faible pourcentage du vignoble exploité et qu’il n’est pas constaté que la production de ce tènement fait l’objet d’une vinification séparée sans qu’importe que le tènement exactement dénommé provienne du démembrement d’une ancienne propriété et qu’il puisse en conséquence exister de nombreuses appellations portant le toponyme de cette ancienne propriété.

14 L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie (ci-après ensemble L’Oréal e.a.) c/ Bellure NV, Malaika Investments Ltd, Starion International Ltd CJCE 18 juin 2009 Demande de décision préjudicielle introduite par la Court of Appeal (RU) dans le cadre d’un recours formé par L’Oréal e.a. à l’encontre de Bellure NV (ci-après Bellure), Malaika Investment Ldt (ci-après Malaika) et Starion International Ltd (ci-après Starion) aux fins de voir condamner ces dernières pour contrefaçon de marques.

15 L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie (ci-après ensemble L’Oréal e.a.) c/ Bellure NV, Malaika Investments Ltd, Starion International Ltd CJCE 18 juin 2009 L’Oréal e.a. fabrique et commercialise des parfums fins et est titulaire au RU des marques renommées Trésor, Miracle, Anaïs Anaïs et Noa. Malaika et Starion commercialisent au Royaume-Uni des imitations de parfums fins de la gamme «Creation Lamis». Starion commercialise également des imitations de parfums fins des gammes «Dorall» et «Stitch». Les gammes «Creation Lamis» et «Dorall» sont produites par Bellure.

16 L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie (ci-après ensemble L’Oréal e.a.) c/ Bellure NV, Malaika Investments Ltd, Starion International Ltd CJCE 18 juin 2009 Dans le cadre de la commercialisation des parfums des gammes «Creation Lamis», «Dorall» ainsi que «Stitch», Malaika et Starion utilisent des listes comparatives, communiquées aux détaillants, qui indiquent la marque verbale du parfum fin dont le parfum commercialisé est l’imitation. Introduction par l’Oréal e.a. d’une action en contrefaçon devant la High Court of Justice (RU) à l’encontre des défenderesses. Jugement de la High Court qui fait droit partiellement au recours de l’Oréal e.a.

17 L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie (ci-après ensemble L’Oréal e.a.) c/ Bellure NV, Malaika Investments Ltd, Starion International Ltd CJCE 18 juin 2009 Recours des défenderesses et de l’Oréal e.a. devant la Court of Appeal (RU) contre le Jugement de la High Court. La Court of Appeal saisit la CJCE à titre préjudiciel. La question est celle de savoir si l’usage de la marque d’un concurrent dans le cadre de listes comparatives est-il susceptible d’être interdit en application de la l’art.5 paragraphe 1, sous a) de la directive 89/104/CEE. Dès lors qu’une publicité comparative qui présente les produits de l’annonceur comme une imitation d’un produit portant une marque est qualifiée par la directive 84/450/CEE comme étant contraire à une concurrence loyale et donc illicite, le profit réalisé par l’annonceur grâce à une telle publicité est le fruit d’une concurrence déloyale et doit, par conséquent, être considéré comme indûment tiré de la notoriété attachée à cette marque. La CJCE a eu l’occasion de se prononcer sur la question des marques renommées dans le contexte de publicité comparative. Elle a rappelé qu’il existait 3 sortes d’atteintes : le préjudice porté au caractère distinctif de la marque, le préjudice porté à la renommée de cette marque, le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque, qui ne présuppose ni un risque de confusion ni un risque de préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée ou au titulaire de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt Intel Corporation). La première atteinte est réalisée lorsque se trouve affaiblie l’aptitude de cette marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, l’usage du signe identique ou similaire par le tiers entraînant une dispersion de l’identité de la marque et de son emprise sur l’esprit du public (cf. dilution, brouillage, grignotage). La deuxième atteinte est réalisée lorsque la force d’attraction de la marque en est diminuée. Le risque d’un tel préjudice peut résulter notamment du fait que les produits ou les services offerts par le tiers possèdent une caractéristique ou une qualité susceptible d’exercer une influence négative sur l’image de la marque (cf. ternissement, dégradation). La troisième atteinte est réalisée lorsqu’il existe une exploitation manifeste dans le sillage de la marque renommée, à savoir un transfert de l’image de la marque ou des caractéristiques projetées par celle-ci vers les produits désignés par le signe identique ou similaire (cf. parasitisme ou free riding), ceci afin de bénéficier du pouvoir d’attraction de la marque et d’exploiter, sans compensation financière, l’effort commercial déployé par le titulaire pour créer et entretenir l’image de celle-ci. Conclusion : L’usage parasitaire d’une marque renommée demeure illicite même s’il apparaît dans des listes comparatives.