Droit des marques sur Internet DRT 6929 O / DRT 3422 Cours 4 Mardi 13 février 2007 Vincent Gautrais.

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1 Droit des marques sur Internet DRT 6929 O / DRT 3422 Cours 4 Mardi 13 février 2007 Vincent Gautrais

2 Plan Principes fondamentaux en droit des marques (sujet 1) Noms de domaine et droit des marques (sujet 2) Usage des métatags (sujet 3)

3 Sujet 1 Principes fondamentaux en droit des marques

4 Droit des marques Les pays de droit civil Plus formel EX: droit français Les pays de common law Moins formel EX: Art. 3 de la Loi canadienne sur les marques de commerce EX: Lanhan Act américain

5 Droit des marques (2) Fait partie de la propriété intellectuelle… Mais rien dintellectuel EX: Affaire EXXON (pas de droit dauteur même si $$$$ - originalité) « "The protection of trade-marks is the law's recognition of the psychological function of symbols. If it is true that we live by symbols, it is no less true that we purchase goods by them. A trade-mark is a merchandising short- cut which induces a purchaser to select what he wants, or what he has been led to believe he wants » Juge Frankfurter dans Mishawaka Rubber & WoollenManufacturing c. S.S. Kresge, (1941) 316 U.S. 203.

6 Droit des marques (3) Souvent appelé aussi « propriété industrielle » Attention au terme de « propriété » VRAI vente, licence, transmit si faillite, etc… FAUXpas interdiction totale de lusage (citation dans un livre), si terme devient un terme générique (frigidaire), arrêt de lusage par le titulaire, …, et plus généralement, un usage qui ne porte pas à confusion et qui nest pas injuste

7 Droit des marques (4) Une contravention existe de plein droit (pas besoin de volonté de contrevenir) Pour une durée de 15 ans renouvelable (Art. 46) La protection concerne indépendamment Un nom Un symbole Une couleur Une odeur (mais …) Un bruit (mais…) Sauf exception… nécessite un enregistrement (différent du droit dauteur)

8 Droit des marques (5) Différence entre MC selon la Loi sur les marques de commerce et selon la common law La contravention selon la common law (passing-off) selon la décision Cina-Geigy Canada c. Apotex, (1992) 3 R.C.S. 120.Cina-Geigy Canada c. Apotex –EX: utilisation dune forme de médicament dune forme et dune couleur trompeuse –Un droit acquis de « bon droit » –Une mauvaise représentation occasionnant tromperie ou confusion entre les deux entreprises –Dommage actuel ou en devenir du plaignant –Pas dargument dordre public qui pourrait justifier la continuité dans lutilisation par le contrevenant La contravention selon la Loi sur les marques de commerce met davantage laccent sur leur qualité de PRODUIT (que ce soir un bien ou un service) et sur leur valeur déchange

9 Droit des marques (6) Passing-off implique une valeur marchande alors que la Loi permet une protection avant lutilisation du symbole Passing-off protège dans un espace correspondant à son champ dapplication réel alors que la Loi accorde une protection pan-canadienne Passing-off implique la preuve 1) de lutilisation du symbole et 2) des dommages consécutifs alors que la Loi protège sans quil y ait preuve de dommage (prévaut pour les catégories enregistrées) Passing-off implique la preuve de latteinte à la réputation du plaignant alors que présomption de validité dun enregistrement (même si peu utilisée) Passing-off peut être par contre plus efficace notamment pour organisations non commerciales

10 Droit des marques (7) Modalités denregistrement selon la Loi Voir le site de lOPIClOPIC Choix du nom ou du symbole (évidemment) Approche nationale Rapport préliminaire pour jauger les conflits potentiels »Sur le nom »Sur les noms proches ou homophones Application auprès du Bureau des MC (Hull) »Déterminer la MC demandée »Si dessin, ajouter la description »Déterminer les spécificités (voir le Manuel dexamen)Manuel dexamen »Déterminer les champs dapplication »Déterminer la date de la première utilisation »Coûts modiques »Etc… Examen de la demande par le Bureau des MC Publication de la demande Période dopposition Admission et enregistrement

11 Droit des marques (8) Conditions générales Conformité avec la Loi sur les MC Personne na un titre préalable sur une marque susceptible de confusion Être enregistrable (par exemple) –Être une MC –Ne pas être susceptible de recours avec une marque pré- enregistrée (ou sur le point de lêtre) –Pas être un terme générique –Ne pas être source à tromperie –Ne pas être offensant –Ne pas être interdit –Ne pas suggère un lien avec un être vivant ou récemment décédé Analyse du respect de ces conditions par un examinateur du Bureau des MC -Rejet (appel possible à la CF) -Publication dans le Journal des MC

12 Droit des marques (9) Pour que la protection de la Loi puisse être assurée, il faut: Art. 2: « Marque employée par une personne pour distinguer … » Une marque (Art. 2) Distinctive (Art. 2) Utilisée comme étant une MC (Art. 4 et s.)

13 Droit des marques (10) Les éléments de distinction Facile KODAK Pas facile EXPORT (Molson Breweries c. John Labatt, (2000) NR TBEd FE 045 (CAF)) NON pour les termes génériques Nylon Frigidaire Champagne, etc… belle jurisprudence) NON pour les termes à usages par plusieurs compagnies (quaucune na enregistré) EX: Bell Canada et son non contrôle de compagnies régionales Unitel Communications Inc. c. Bell Canada, (1995) 61 CPR (3d) 12 NON lorsque changement quant au produit originel EX: Heintzman c. 751056 Ontario, (1990) 34 CPR (3d) 1

14 Droit des marques (11) Sans usage (emploi), une MC ne peut être enregistrée Une fois enregistrée, elle peut séteindre (art. 44) (opposition) si plus dusage Exigence dun emploi actif (Art. 4) Pour une MC de service –Publicité OK –Produit promotionnels OK –Œuvres charitativesOK Pour une MC de bien –Publicité NON –Produit promotionnels NON –Œuvres charitativesNON –Usage « dans le cours des affaires » seulement –Tentative des requérants de faire enregistrer sous service

15 Droit des marques (12) Il existe deux droits principaux attachés à une MC Imitation Confusion (le plus sujet à développements)

16 Droit des marques (13) Confusion Art. 6 (5) : critères de confusion –Caractère distinctif –Période dutilisation –Genre des marchandises ou services –Nature du commerce –Degré de ressemblance –Non exhaustif –Question factuelle Art. 7 : « Nul ne peut : (…) b) appeler lattention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsquil a commencé a y appeler ainsi lattention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux dun autre;

17 Droit des marques (14) Confusion en pratique Similarité des MC EX: Smoothies et Smarties (Rowntree c. Paulin Chambers, (1968) RCS 134 EX: Moonshine et Sunlight Éléments dappréciation complémentaires Vision de létude comme un tout Se mettre à la place dun acheteur raisonnable Ne pas prendre en compte les efforts par le commerçant pour éviter la confusion Laccent est fait sur les similarités et non les éléments de distinction Souvent, prise en compte de témoignages dexperts La prise en compte du produit (sadresse-t-il à des spécialiste ou non) La question ardue des commerces différents (6.2) (différent si connu ou pas)

18 Droit des marques (15) Éléments non enregistrables de plein droit (liste laborieuse mais évidente) (Art. 9 à 11) Croix-rouge Croissant rouge Municipalités Drapeaux Universités Appellation de vin (sauf exceptions) Etc.. Sauf consentement

19 Résumé - Principes généraux en droit des marques Définition: « "The protection of trade-marks is the law's recognition of the psychological function of symbols. If it is true that we live by symbols, it is no less true that we purchase goods by them. A trade-mark is a merchandising short-cut which induces a purchaser to select what he wants, or what he has been led to believe he wants » Juge Frankfurter dans Mishawaka Rubber & WoollenManufacturing c. S.S. Kresge, (1941) 316 U.S. 203. propriété intellectuelle Mais attention au terme « propriété » VRAI vente, licence, transmit si faillite, etc… FAUXpas interdiction totale de lusage (citation dans un livre), si terme devient un terme générique (frigidaire), arrêt de lusage par le titulaire, …, et plus généralement, un usage qui ne porte pas à confusion et qui nest pas injuste Une contravention existe de plein droit (pas besoin de volonté de contrevenir) Pour une durée de 15 ans renouvelable (Art. 46) La protection concerne indépendamment :Un nom, un symbole, une couleur, une odeur (mais …), un bruit (mais…) Sauf exception… nécessite un enregistrement (différent du droit dauteur) Art. 7 Loi canadienne sur la confusion : « Nul ne peut : (…) b) appeler lattention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsquil a commencé a y appeler ainsi lattention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux dun autre »

20 Sujet 2 Noms de domaine et droit des marques

21 Approche chronologique La procédure administrative La procédure de règlement des différends Lorganisation des instances responsables (ICANN ET ACEI)

22 La procédure administrative Les différentes approches nationales ICANN et linformalité galopante Simple et rapide »1Vérifier si disponible »2 Confirmer intention »3 Enregistrer »4 Remplir linfo. »5 Vérifier si linfo. est juste »6 Payer Pas dobligation nationale (évidemment) Certains ccTLD et leur formalisme outrancier Chine France

23 La procédure administrative (Canada) La dernière version est celle du 23 novembre 200023 novembre 2000 Entrée en vigueur le 01 décembre 2000 Multiplicité de documents Règles en matière denregistrement Convention denregistrement (23 pages) Règles denregistrement (44 pages) Conditions relatives à la présence canadienne (16 pages) Règles pour règlement des différends Règles pour registraires

24 La procédure administrative (Canada) (2) Présence canadienne Personne physique (si plus de 18 ans) –Canadien –Résident Personne morale ou groupes dont –PM selon loi fédérale ou provinciale –SNC (si 2 tiers des associés canadiens) –Association (si 80% membres sont canadiens) –Association (si 80% membres + de 183 jours au Canada) –Syndicat –Gouvernement –Autres si propriétaire dune MC enregistrée au Canada –Etc..

25 La procédure administrative (Canada) (3) Choix dun registraire agréé (voir liste)voir liste Demande denregistrement sur le site du registraire Transmission à lACEI Choix dune période denregistrement (1 à 10 ans) Modalités denregistrement Registraire agrée uniquement Conditions du registraire à respecter –Conditions techniquesConditions techniques –Présence au Canada –Assise financière minimale –Irresponsabilité du registraire »Titulaire responsable du choix de NDD Premier arrivé, premier servi (2.9 a)) (suite)

26 La procédure administrative (Canada) (4) Vérification de tous les champs (moyens) Confirmation de lacceptation –Courriel –Numéro de compte –Mot de passe temporaire –Système sécurisé (notamment SSL) –Demandeur doit se rendre sur un site sécurisé pour: »Confirmer les renseignements saisis »Lire la convention denregistrement »Souscrire à la convention denregistrementconvention denregistrement »Si conflit entre version française et anglaise … – sinon, annulation du NDD «.ca » (7 jours) –Dérogation pour les NDD enregistrés avant le 01 décembre 2000

27 La procédure administrative (Canada) (5) Cas particulier dune demande « sans nom de domaine » (2.12 à 2.15) 2.12: « cette option pourrait être souhaitable pour un demandeur qui envisage demander lenregistrement dun grand nombre de noms de domaine auprès de lACEI. » Procédure un peu plus expéditive Procédure plus demandante quant à la solvabilité Permet déviter la procédure de confirmation

28 La procédure administrative (Canada) (6) Admissibilité des NDD Caractères acceptables (a à z; 1 à 9; trait dunion) Entre 2 et 50 Noms réservés –Gtld.ca –Ville ou village.ca (plus autres) –Autres déterminés par ACEI –Grandes viles.ca et abréviation province.ca –Noms concurrents: EX: xyz.on.ca et xyz.ca –Refus pour quelques motifs que ce soit Autres éléments plus accessoires Renouvellement Changement de registraire Renouvellement denregistrement

29 La procédure de règlement des différends ICANN et le rapport de lOMPI (30 avril 1999) RED et lACEI

30 La procédure de règlement des différends (2) Trois objectifs majeurs Rapide (45 jours) (trop pour certains) Pas cher (environ $ 1 000 US) Uniforme et autre Acteurs susceptibles dêtre impliqués Plainte du demandeur Défense du défendeur Prestataire de service en règlement des différends ICANN Registraire Procédures élaborées (trois niveaux) ICANN REGISTRAIRE RÈGLEMENT FACULTATIF DU REGISTRAIRE Procédure obligatoire? Voir plus loin

31 La procédure de règlement des différends (3) Requête du demandeur Formulaire dinformation avec Nom du défendeur NDD en cause (parfois plusieurs) Marque (enregistrée ou non) en cause Exposer les motifs (cf. motifs plus loin) Exposer la mesure de réparation Exposer si autre procédure en cours Etc.. Technique de communication 1 ou 3 experts (arbitres)

32 La procédure de règlement des différends (4) Dépôt auprès dun registraire (provider) Vérification Notification de la plainte Si conforme, dans les 3 jours, demande de paiement Par requérant Sauf si demande de 3 panélistes Transmission au défendeur (date douverture) et ICANN Nomination dune commission Réponse de celui-ci dans les 20 jours Certification de la vérité des infos. Sinon, on statue et communication à la commission Décision (dans les 14 jours de sa nomination) Transmission de la commission (panel) au registraire Transmission aux parties Rien sur la possibilité dappel

33 Pour en savoir plus Voir le site de lOMPI –Site index http://arbiter.wipo.int/domains/gtld/index-fr.html –Décisions rendues par l'OMPI –http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/index-fr.htmlhttp://arbiter.wipo.int/domains/decisions/index-fr.html

34 Les critères de base Principes de 4 (a) des r è gles de l ICANN (idem 3.1 RED de l ACEI) a)Un nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requ é rant a des droits ; b) que le titulaire actuel n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun int é rêt l é gitime qui s y attache; et c) ce nom de domaine a é t é enregistr é et est utilis é de mauvaise foi. (un peu différent de lACEI)

35 Les critères de base (2) mauvaise foi a) les faits montrent que le commer ç ant a enregistr é ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de c é der d une autre mani è re à titre on é reux l enregistrement de ce nom de domaine au requ é rant qui est le propri é taire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, et pour un prix exc é dant le montant des frais qu'il peut prouver avoir d é bours é s en rapport direct avec ce nom de domaine, b) le commer ç ant avait enregistr é le nom de domaine en vue d empêcher le propri é taire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et il est coutumier d'une telle pratique, c) le commer ç ant avait enregistr é le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les op é rations commerciales d un concurrent ou d) en utilisant ce nom de domaine, le commer ç ant a sciemment tent é d attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en cr é ant une probabilit é de confusion avec la marque du requ é rant ou espace Web ou d un produit ou service qui y est propos é.

36 Les critères de base (3) mauvaise foi dans RED de lACEI Facteurs aggravants (presque identiques) Pas dintention demploi Causer du tort Plusieurs NDD enregistrés Vente, etc… Facteurs atténuants Emploi raisonnable Dénomination sociale de la compagnie Description claire de produits ou services vendus Publicité Etc…

37 Quelques affaires Affaire Jeanette WintersonJeanette Winterson MC de common law Mondialement connue (dans 21 pays) Droit anglais sapplique Voilà pourquoi changements dans ACEI Idem Julia RobertsJulia Roberts

38 Quelques affaires (2) Affaire Lecavalier Pas de mauvaise foi au début « Le nom patronymique d'une personne est un attribut de la personnalité et le droit au nom et au respect du nom est un droit de chaque personne humaine. Certaines d'entre elles, ayant acquis une notoriété, ont également la possibilité d'exploiter leur nom patronymique, lequel devient également un élément de leur patrimoine. En l'espèce, il n'est pas contesté, et il est même reconnu, que Vincent Lecavalier jouit d'une notoriété internationale qui l'autorise à exploiter de manière commerciale et patrimoniale son patronyme. L'absence d'enregistrement du nom patronymique en tant que marque ne fait obstacle à la reconnaissance des droits que le demandeur a sur son nom en tant que dénomination commerciale susceptible d'être enregistrée en tant que marque »

39 Quelques affaires (3) Mais différent avec laffaire Springsteenlaffaire Springsteen Fan club qui a enregistré Étude des trois critères – Semblable OUI –Intérêt légitimeNON –Mauvaise foiNON Critique de Julia Roberts et Jeannette Winterson –Charge de la preuve au demandeur quant à la mauvaise foi –« Répondant na pas de relation avec le plaignant » pas relevant Une personne dissidente –La preuve que le titulaire du NDD na pas de droit dans la MC renverse la charge de la preuve –4 (c) (iii) non prouvé »Il y a du détournement de consommateurs

40 Quelques affaires (4) Liste de toutes les affaires http://www.icann.org/udrp/proceedings-list- name.htmhttp://www.icann.org/udrp/proceedings-list- name.htm

41 Quelques affaires au Canada Très proche des noms de domaine génériques Un nouveau cas: voir sur le site du CIRA http://www.cira.ca/en/cat_dpr_decisions.html Enterprise Rent-A-Car Company MAJORITÉ DISSIDENCE

42 La force obligatoire des sentences arbitrales Weber-Stephen Product c. Armitage Hardware and Building Supply, (2000) du juge Aspen Demande que la décision de lOMPI ne soit pas obligatoire Contrat dadhésion « we conclude that this Court is not to be bound by the outcoms of the ICANN administrative proceeding. » Nature un peu hésitante des décisions rendues Différent de ce qui se passe en arbitrage traditionnel

43 La quête de légitimité (ICANN) Michael FROOMKIN, « Wrong Turn in Cyberspace: Using ICANN to Route Around the APA and the Constitution », (2000) Duke Law Journal 17« Wrong Turn in Cyberspace: Using ICANN to Route Around the APA and the Constitution », http://www.law.miami.edu/~froomkin/articles/icann.pdf Raisons notamment invoquées Structure byzantine Fonds de grosses compagnies Représentation douteuse Consensus manipulé

44 La quête de légitimité (ICANN) (2) La question spécifique des nouveaux suffixes génériques 7 nouveaux: aero, biz, info, coop, aero, museum, pro Plus de 200 proposés Système délection mis en doute –19 membres –5 élus 1 mois avant $ 50 000 pour proposer un nouveau TLD Sort du cadre strictement technique Certains débats non divulgués aux tiers Voir http://www.internetdemocracyproject.orghttp://www.internetdemocracyproject.org

45 La quête de légitimité (ACEI) Consultation auprès du public Rapport sur les règlement des différends (RED)Rapport sur les règlement des différends Réponse très médiocre, même si rapport sur RED Garantir légalité daccès aux NDD et RED »Premier arrivé premier servi sauf si mauvaise foi »Pas de discrimination des particuliers face aux compagnies »Accès peu coûteux Processus sûr et simple Protéger les intérêts canadiens »Par EPC »Par la loi Accroître la concurrence et lefficacité

46 Résumé - É l é ments de sp é cificit é sur Internet Pratiques opportunistes de certains individus (EX: MacDonald.com) Réaction très violentes des compagnies « Harry Potter nest pas gentil! »Harry Potter nest pas gentil! Litiges nombreux, longs et complexes sur la base du droit des marques Nécessité de trouver une solution alternative ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) et les UDRP (Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy) Voir notamment UDRPinfo.comUDRPinfo.com Succès énorme sur la base de 3 critères de base a) Un nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits ; b) que le titulaire actuel n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui sy attache; et c) ce nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. (un peu différent de lACEI) Néanmoins problème de légitimité

47 Lutilisation des méta-tags

48 Définition « A Meta-Tag is a special type of HTML code that provides identification information about a particular Web page. Unlike normal HTML code, a Meta-Tag does not affect how the Web page is displayed. Instead, the Meta-Tag simply provides information that will allow search engines to locate the particular Web page. Typical Meta-Tag information includes who created the page, how often it is updated, what the page is about, and perhaps most importantly the keywords that represent the Web page's content. »

49 Exemple SITE À MOI <META name="description" content="Everything you wanted to know about stamps, from prices to history.">

50 Conséquences évidentes Attraction dusagers sur des sites qui nont rien à voir Attraction dusagers sur des sites concurrents Gains publicitaires substantiels pour les « méta-tageurs » Possibilité datteinte au droit des marques (les multiples Playboy) Possibilité daction sur la base de concurrence déloyale

51 La jurisprudence américaine Brookfield Communications c. West Coast Entertainment, (1999) 174 F. 3d 1036 Brookfield a la MC « MovieBuff » WCE a le NDD www.moviebuff.comwww.moviebuff.com Début de la tendance dextension du concept de confusion »Similarité des appellations »Proximité des activités »Réputation de la MC de Brookfield »Besoin dattention pour distinguer pour le consommateur »Intention de WCE dans la sélection du NDD Mais traitement différent pour les méta tags »Consommateur est capable de faire la distinction dans la liste qui provient du moteur de recherche »Il verra aussi lURL (www.wce.com)www.wce.com »En revanche, possibilité de dépréciation dachalandage

52 La jurisprudence américaine (2) Idem Niton c. Radiation Monitoring (1998) Utilisation de méta tags de lentreprise concurrente Même critères que Brookfield Playboy Enterprises c. Asiafocus International (1998) Premier cas avec un dommage substantiel (3 millions de $US) Playboy Enterprises c. Welles, (1998) Méta tags avec playboy mais … Terry welles a été Playgirl of the year 1981 Pas de confusion possible (mention en bas des pages) Défense de Fair Use Nom générique pour sidentifier elle même

53 La jurisprudence américaine (3) Bally Total Fitness Holding c. Faber (1998) Le premier est une compagnie dordinateur MC Le second est un site qui fait de la diffamation Utilisation de méta tags (mais pas dutilisation de la MC dans le NDD) (Bally sucks) Il y a t-il confusion NON »Force de la MC »Proximité des biens »Similarité des MC »Évidence de la confusion »Chaîne de distribution »Sortes de biens et attention des acheteurs »Intention du défendeur Justement intéressant dans BCAA car dusage commercial proprement dit

54 La jurisprudence canadienne BCAA c. Office and Profesional Employees, (2001)BCAA c. Office and Profesional Employees http://www.courts.gov.bc.ca/jdb%2Dtxt/sc/01/01/2001bcs c0156.htm Faits: Conflits entre employeur (BCAA) et syndicat 1997 www.bcaa.com et www.bcaa.orgwww.bcaa.comwww.bcaa.org 2000 www.bcaabacktowork.com, www.bcaaonstrike.com et www.picket.comwww.bcaabacktowork.com www.bcaaonstrike.comwww.picket.com Utilisation du design du site de lemployeur clair Passing-offon va le voir Depréciation dachalandage (22) on va le voir

55 La jurisprudence canadienne (2) NON, pas de violation par les méta tags et pour le NDD dit le juge (notamment p. 54 et s.) Pas de confusion ou possibilité de confusion dans lesprit des internautes Clair que le site nest pas endossé par lemployeur Il sagit dune hypothèse où il ne sagit pas dune confusion pure mais dun NDD qui contient la MC Pas de compétition commerciale BCAA est descriptif du syndicat (comme Terry Welles) Intérêts légitimes Interpréter le Passing-off en vertu de la Charte canadienne »Balance raisonnable entre IP et liberté dexpression »Balance favorise le syndicat