Les conflits entre indications géographiques et marques

Les conflits entre indications géographiques et marques APRAM 7 décembre 2006 Olivier THRIERR

Les conflits entre indications géographiques et marques
Introduction Présentation de Maître Micaleff (15 juin 2006) : Les « parties » au conflit La marque (art. 2 Première Directive 89/104 et art. 4 RMC) Peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots (…) propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises NB : les noms géographiques ne sont pas mentionnés

L’indication géographique (IP et AO) IP : Pas de définition légale; expression ou signe utilisé pour indiquer qu’un produit/service provient d’un lieu déterminé IG : Indication qui sert à identifier un produit comme étant originaire du territoire d'un membre, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique (art. 22 ADPIC ; art. 2 Règlements No 2081/92 et No 510/2006) AO : Dénomination géographique d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains (art. 2 Arr. de Lisbonne; art. 2 Règlements No 2081/92 et No 510/2006)

I. Le régime juridique des marques géographiques A. Les signes en conflit Pour constituer une marque valable, le signe ne doit notamment pas être dépourvu de caractère distinctif (art. 7 (1) (b) RMC) ou désigner la provenance géographique du produit ou du service (art. 7 (1) (c) RMC) être trompeur, par exemple, sur la provenance géographique ou l’origine du produit ou du service (art. 7 (1) (g) et (j) RMC) comporter ou être composé d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique enregistrée conformément au Règlement No 2081/92* et correspondre à l'une des situations visées à l'article 13 du règlement (art. 7 (1) (k) RMC) * Abrogé et remplacé par la Règlement No 510/2006 du 20/03/2006

Le signe ne doit pas être dépourvu de caractère distinctif ou désigner la provenance géographique du produit ou du service CJCE, aff. jointes C-108/97 et C-109/97 du 4/05/1999 CHIEMSEE est le plus grand lac de Bavière Une marque exclusivement composée d’un nom géographique peut-elle être enregistrée ? La directive poursuit un but d’intérêt général : signes descriptifs doivent pouvoir être librement utilisés par tous

La Cour interprète l’article 3 (1) (c) comme couvrant deux hypothèses : noms géographiques déjà réputés ou connus pour les produits concernés (un lien existe actuellement, aux yeux des milieux intéressés, entre le nom et les produits) noms géographiques à propos desquels il est raisonnable d’envisager que, dans l’avenir, un tel lien puisse être établi Critères d’appréciation fournis par la Cour : connaissance du nom par les milieux intéressés caractéristiques du lieu catégorie de produits

1.1 Marques refusées ou annulées Première chambre de recours, décision No R 246/ du 27/03/2000 ARCADIA déposé pour désigner les produits de la classe 33 (vins, boissons alcooliques…) ARCADIA est le nom d’une région grecque connue pour son vin Ce signe constitue dès lors une indication géographique Il doit rester disponible pour les producteurs établis dans cette région (intérêt général; art. 7 (1) (c) RMC) NB : La Chambre établit au passage une distinction entre le cas d’espèce et des exemples de marques géographiques : NORTH POLE (pour des bananes) ou MONT BLANC (pour des stylos)

Seconde chambre de recours, décision No R 78/ du 15/07/2003 CEYLAN déposé pour désigner des épices, condiments… CEYLAN correspond à l’ancien nom, en français, de l’île de SRI LANKA La chambre de recours rappelle qu’il n’existe pas de prohibition à l’enregistrement des marques géographiques per se et d’une manière absolue et inconditionnelle Mais ce nom bénéficie, en l’espèce, toujours d’une réputation pour les produits désignés Le signe constitue dès lors une indication géographique Il ne peut pas être enregistré (intérêt général) en application art. 7 (1) (c) RMC

Tribunal de première instance, décision No T-295/01 du 15/10/2003 OLDENBURGER déposé pour désigner des produits alimentaires (lait, viande, poisson…) OLDENBURGER dérive directement du nom de la ville allemande OLDENBURG Cette région est connue comme étant essentiellement agricole Le signe constitue dès lors une indication géographique pour certains produits (lait, viande…) Pour d’autres produits (poissons) pour lesquels la région n’est pas connue, il est considéré qu’il est raisonnable qu’un lien soit établi à l’avenir entre lieu et produits Le signe ne peut pas être enregistré (but d’intérêt général : il doit pouvoir être utilisé par tous en application art. 7 (1) (c) RMC)

Tribunal de Première Instance, décision No T-316/03 du 7/06/2005 MunichFinancialServices déposé pour désigner des services financiers Intérêt général à préserver la disponibilité des signes pouvant désigner la provenance géographique des services La ville de Munich est largement connue en tant que centre financier important La marque ne peut pas être enregistrée en application art. 7 (1) (c) RMC

1.2 Marques admises à la protection Division d’annulation, décision C /2 du 8/05/2001 CHIEMSEE déposé pour désigner des produits des classes 3, 18 et 25 Marque annulée dans un premier temps par la division d’annulation (C /1) Retrait de la demande en nullité (après recours) : première décision sans effet Seconde demande en nullité (C /2) Demandeur reprend à son compte les arguments développés dans la première décision de la division d’annulation

Division d’annulation, décision C /2 du 8/05/2001 Division d’annulation fait référence à la décision CHIEMSEE (CJCE) Rejet de la demande en annulation Pas d’objections fondées sur l’article 7 (1) (c) contre les noms de lacs, rivières, montagnes… CHIEMSEE est le nom d’un lac et ne peut pas être perçu par le public comme constituant l’indication d’une origine

Division d’annulation, décision du 23/11/2004 AALBORG déposé pour désigner notamment des bouilloires AALBORG est le nom de la quatrième ville danoise Il n’est pas démontré qu’il existe (i) un lien entre ce nom géographique et les bouilloires, (ii) ou que la qualité, la réputation ou toute autre caractéristique des produits puisse être liée à ce lieu Le public pertinent ne risque pas de percevoir ce signe comme étant une indication géographique actuellement ou dans le futur (l’existence d’autres fabricants de ces produits à AALBORG n’est pas suffisante)

Tribunal de Première Instance, décision No T-379/03 du 25/10/2005 CLOPPENBURG pour désigner les services d’un commerce de détail CLOPPENBURG est le nom d’une ville allemande Il n’est pas démontré qu’il existe un lien entre ce nom géographique et les services concernés ou qu’il soit raisonnable d’envisager qu’il puisse désigner la provenance géographique des services Même si le public pertinent connaît la ville, il n’en découle pas automatiquement que le signe puisse servir comme indication de provenance géographique

Éléments dont il faut notamment tenir compte pour déterminer si le nom constitue une indication géographique : Nature des produits ou services Renommée du lieu géographique, notamment dans le secteur économique en cause Connaissance qu’en a le public Habitudes de la branche d’activité (dans quelle mesure la provenance géographique est pertinente) Aucun élément n’est constaté en l’espèce Annulation de la décision de la quatrième chambre de recours

2) Le signe ne doit pas être trompeur (art. 7 (1) (g), 7 (1) (j) RMC, art. 40 (2) Règlement No 2392/89, art. 13 Règlements No 2081/92 et No 510/2006) 2.1 La notion de nom géographique Division d’annulation, décision No 685C du 21/10/2005 Le signe ne constitue pas un nom géographique stricto sensu mais le nom d’un ranch Il n’est pas trompeur

2.2 Marques refusées ou annulées Première Chambre de recours, décision No R 246/ du 27/03/2000 ARCADIA déposé pour désigner les produits de la classe 33 (vins, boissons alcooliques…) Le signe ne peut pas être enregistré pour des produits ne provenant pas de cette région

Division d’annulation, décision No 129 C /1 du 9/08/2002 CUBA ALLIADOS déposé pour désigner des cigares (sans précision quant à leur origine) CUBA est une indication géographique de renommée mondiale Le déposant refuse une demande de limitation de libellé aux seuls cigares d’origine cubaine

Première division d’annulation, décision No C /1 du 25/09/2002 déposé pour désigner du lait en poudre et du beurre (dont la provenance n’est pas nécessairement l’Irlande) LA IRLANDESA (= irlandaise en espagnol) fait penser à l’Irlande, à tout le moins en Espagne La couleur verte et le dessin d’un trèfle accentuent la référence à l’Irlande L’Irlande est un pays dont la consommation de beurre et de lait par habitant est élevée L’Irlande est un pays exportateur de ces produits

Division d’opposition, décision No 2320/2004 du 15/07/2004 KONYAGI déposé pour désigner des boissons alcooliques et d’autres produits Les signes COGNAC et KONYAGI présentent des similitudes Seule une comparaison phonétique des signes est possible Marque rejetée en application art. 8 (4) RMC, art. L CPI et art. 5.3 et 7.5 Règlement No 2081/92

Division d’annulation, décision No 609 C /1du 6/10/2004 RONCARIFORT déposé pour désigner des produits alimentaires et des services de distribution de ces produits ROQUEFORT est une appellation d’origine (sont également invoquées des marques (collectives) contenant le nom ROQUEFORT) L’appellation d’origine est protégée contre toute usurpation, imitation ou évocation (art. 13 du Règlement No 2081/92) La notion d’évocation s’apprécie indépendamment de l’existence du risque de confusion entre les produits (cf. CJCE, aff. C-87/97 du 4/03/1999 : CAMBOZOLA / GORGONZOLA) Elle repose, en l’espèce, sur la notoriété de l’appellation d’origine Le signe ne peut pas être enregistré en application art. 13 du Règlement No 2081/92

2.3 Marques admises à la protection Première chambre de recours, décision R 153/ du 16/06/2003 GRANA BIRAGHI déposé pour désigner du fromage GRANA PADANO est une appellation d’origine protégée pour du fromage Le terme GRANA est générique et descriptif d’une qualité essentielle du produit : il désigne un genre de fromage à maturation lente, semi-gras, à pâte cuite, dure et granuleuse NB : GRANA peut être traduit par GRAIN PADANO par DE LA VALLEE DU PÔ GRANA BIRAGHI n’est pas contraire aux dispositions de l’article 13 du Règlement No 2081/92 Recours pendant devant TPICE : aff. T 291/03

Division d’annulation, décision du 30/07/2004 déposé pour désigner différents produits alimentaires Le terme ALPELLA n’identifie aucune provenance géographique Il n’a de signification dans aucune des langues de la Communauté Les termes composés du radical ALP ont un double sens (Alpes ou alpin : haute montagne) Même en admettant que le signe fasse référence aux Alpes, il n’est pas trompeur en application art. 7 (1) (g) RMC : Les produits couverts par le dépôt ne sont pas limités à des produits provenant d’une autre aire géographique Les Alpes ne possèdent pas de réputation particulière pour ces produits

B. Les produits et services en conflit Les produits et services identiques, similaires ou comparables Division d’opposition, décision No 2320/2004 du 15/07/2004 KONYAGI déposé pour désigner des boissons alcooliques, des boissons non alcooliques Les eaux de vie et les boissons non alcooliques sont des produits similaires ou comparables NB : application des dispositions du Règlement No 2081/92 au secteur des spiritueux (notion de produits comparables)

2) Le cas des indications géographiques notoires Division d’opposition, décision No 2320/2004 du 15/07/2004 KONYAGI déposé pour désigner des vêtements, chaussures, chapellerie Les eaux de vie et les vêtements, chaussures, chapellerie sont des produits différents La preuve de la notoriété de l’appellation d’origine COGNAC est rapportée Elle bénéficie d’une protection élargie (risque de détournement ou d’affaiblissement de la notoriété)

Seconde chambre de recours, décision No R du 3/12/2003 BUDWEISER déposé pour désigner des produits de la classe 16 Appellation d’origine BUDWEISER protégée en France est invoquée Les bières et les produits de la classe 16 sont des produits différents La preuve de la notoriété de l’appellation d’origine BUDWEISER, en France, n’est pas rapportée Pas de risque de détournement ou d’affaiblissement de la notoriété de l’appellation d’origine Recours pendant devant TPICE : aff. T 54/04

Division d’opposition, décision No B du 26/04/2006 déposé pour désigner des produits/services des classes 29, 30 et 43 Appellations d’origine PORTO et VINHO DO PORTO opposées Les produits en présence ne sont pas similaires La preuve de la notoriété de l’appellation d’origine PORTO n’est pas rapportée (des décisions portugaises sont citées par l’opposante mais aucune copie n’est communiquée) Aucun élément produit concernant VINHO DO PORTO (existence et portée) NB : L’opposant contestait par ailleurs la validité de la marque sur le fondement de l’article 7 (1) (g) et (j). Cet argument est rejeté dans le cadre de la procédure d’opposition; il aurait pu être développé dans le cadre d’observations

II. La portée des marques géographiques A. Les conflits entre marques Reproduction, imitation et risque de confusion (Art. 8.1, art. 8.5, art. 9, art 52 RMC)

Division d’opposition, décision B du 17/08/2005 WINESPA SPA Marque contestée Marque invoquée Per se le caractère distinctif de la marque SPA est faible (le signe pourrait être perçu comme l’indication de l’origine des produits) Les similitudes existant entre les marques sont très limitées Pas de risque de confusion

Division d’opposition, décision B du 6/10/2005 KAMEI Dakar Marque contestée Marque invoquée Produits identiques Similitudes visuelles et phonétiques tenant à la reprise de l’élément verbal dominant DAKAR Identité conceptuelle : les signes comportent le nom de la capitale du Sénégal NB : le déposant avait invoqué devant l’office le caractère descriptif de DAKAR (argument écarté)

Division d’opposition, décision No B du 26/04/2006 Marque contestée Marques invoquées Absence de similitudes visuelles et phonétiques Sur un plan conceptuel : les signes présentent tout au plus des similitudes faibles Absence de risque de confusion NB : pas de comparaison des produits et services en présence

Division d’opposition, décision B du 1/06/2006 et HAVANA CLUB Marque contestée Marques invoquées Produits et services identiques (boissons alcooliques, services de divertissements) Absence de similitudes visuelles Similitudes phonétiques Faibles similitudes conceptuelles : les signes comportent le nom de la capitale de Cuba Caractère distinctif faible pour les services et inexistant pour les produits du nom HAVANA (descriptif de leur origine). Absence de risque de confusion

2) Marques notoires et renommées Division d’opposition, décision B du 17/08/2005 Du fait de son utilisation, la marque SPA a acquis un caractère distinctif élevé Il existe un risque de voir le public établir un lien entre les marques (indépendamment du risque de confusion) Marque WINESPA rejetée pour les produits et services des classes 3 et 42 (seulement)

B. Les conflits entre marques et indications géographiques postérieures 1) Le principe de la coexistence : l’usage de la marque peut se poursuivre L'usage d’une marque déposée, enregistrée ou acquise par l'usage de bonne foi avant la date de protection de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique dans le pays d'origine, peut se poursuivre nonobstant l'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la première directive 89/104 ou par le règlement (CE) n 40/94 (art Règlement 510/2006 et antérieurement art Règlement 2081/92)

CJCE, aff. C-87/97 du 4/03/1999 Marque CAMBOZOLA enregistrée dans un Etat membre pour des fromages à moisissures Appellation d’origine GORGONZOLA protégée en Italie puis comme AOP pour désigner des fromages (marque antérieure à AOP) CAMBOZOLA peut être qualifié d’évocation de GORGONZOLA La coexistence de la marque et de l’appellation d’origine est possible si la marque est déposée de bonne foi si elle n’encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance Dans cette appréciation, le juge national doit se fonder notamment sur l’état du droit en vigueur au moment de l’enregistrement de la marque

CJCE, aff. C-100/02 du 7/01/2004 Mention KERRY spring apposée sur des étiquettes de boissons rafraîchissantes commercialisées en Allemagne (les produits proviennent de la source de KERRY SPRING en Irlande) Marque GERRI protégée en Allemagne pour désigner des boissons non alcooliques par une autre société allemande Question préjudicielle : cet usage constitue-t-il une violation des droits de marque ? Conformément à l’art. 6 (1) de la directive 89/104, le titulaire d’une marque ne peut pas interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, d’indications relatives notamment à la provenance géographique d’un produit. Cet usage doit être conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale

CJCE, aff. C-100/02 du 7/01/2004 L’existence d’un risque de confusion auditive ne permet pas de conclure que l’usage n’est pas conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale NB: la possibilité qu’il existe une similitude phonétique quelconque entre une marque enregistrée dans un Etat membre et une indication de provenance géographique dans un autre Etat membre est déjà considérable et le sera davantage après l’élargissement prochain

L’exception des marques notoires ou de renommée : la primauté de la marque Recours introduit le 28/06/2006 dans l’affaire T-178/06 Le titulaire de la marque BAVARIA enregistrée pour des bières demande à ce que soit constatée l’illégalité du règlement emportant enregistrement de l’indication géographique protégée postérieure BAYERISCHES BIER Il fait état de l’atteinte portée à la réputation de sa marque et demande une indemnisation de son préjudice évalué à 100 millions €

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