LA MISE EN OEUVRE DE L’ACTION EN DECHEANCE

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1 LA MISE EN OEUVRE DE L’ACTION EN DECHEANCE
Par Maître Stéphane GUERLAIN Cabinet ARMENGAUD - GUERLAIN

2 I/ INTRODUCTION DE L’ACTION
A/ LA JURIDICTION COMPÉTENTE 1) Compétence d’attribution - Compétence du Juge Judiciaire en matière de marque française: Article L du Code de la Propriété Intellectuelle - Compétence du Tribunal des marques communautaires (TGI de Paris) pour les demandes reconventionnelles en déchéance de la marque communautaire (articles 92 et 96 du règlement n° 40/94)

3 Office des Marques Communautaires : demande en déchéance à titre principal à l’encontre d’une marque communautaire. (article 55 du règlement n° 4094) Impossibilité de demander la déchéance d’une marque française à l’INPI. Faculté uniquement de demander des preuves d’exploitation au cours d’une procédure d’opposition. (article R du Code de la Propriété Intellectuelle)

4 B) Le demandeur à l’action en déchéance - Pour mémoire : toute personne intéressée 1) Marque française a) Demande formée à titre principal : - Par voie d’assignation devant la juridiction compétente. b) Demande formée à titre reconventionnel - Par voie de conclusions

5 2) Marque communautaire a) Demande formée à titre principal - Présentée à l’OHMI : Toute personne ayant la capacité d’Ester en justice Articles 50 et 55 du règlement n° 40/94 b) Demande formée à titre reconventionnel - Par le défendeur à une action en contrefaçon devant un Tribunal des marques communautaires Article 96 du règlement n° 40/94

6 II/ LE DEROULEMENT DE L’ACTION EN DÉCHÉANCE A/ LA CHARGE DE LA PREUVE ET LES MODALITES Elle incombe au propriétaire de la marque. Elle peut être faite par tous moyens.

7 B/ LA PERIODE DE TEMPS A PRENDRE EN CONSIDERATION 1/ Computation de la période de 5 ans 1.1 : Lorsque la marque n’a jamais été exploitée - TGI Paris 14 février WELCOME REAL TIME / PERFORMANCES Dalloz 2002 n°35 - Cour d’Appel de Paris - 4ème Chambre - 20 février (TKS / INPI) Dalloz 2002 n° : Lorsque l’exploitation de la marque est reprise - C’est le dernier acte d’exploitation qui est pris en compte La période ininterrompue de cinq ans court-elle à compter du dépôt ou de l’enregistrement ? Texte muet - interprétation à la lueur de l’art. 10 de la Directive.

8 2/ Computation du délai de trois mois - Article L714-5 alinéa 6 du CPI - Deux conditions cumulatives - Cour d’Appel de Paris 4e ch. B 2 juillet 2004 (inédit). (LOLLIPOPS / PUCCI) - Cour d’Appel de Paris 4e Ch. A 13 mars Ann. PI 2002 n° 2 page 266 (RITZ HOTEL / CFC DAUM) La Jurisprudence considère que le simple fait d’introduire une action en contrefaçon suffit à établir la connaissance d’une éventuelle demande en déchéance qui pourrait être formulée à titre reconventionnel. -----> Les preuves d’usage fournies dans les 3 mois précédant la demande reconventionnelle en déchéance ne sont pas admises.

9 C) LA NATURE DE L’USAGE 1) Un usage sérieux effectué par le propriétaire de la marque La définition de la Cour de Justice (Ordonnance du 27 janvier LA MER TECHNOLOGY Inc / LABORATOIRES GAEMAR) (HTTP : //CURIA.EU.INT/ JURISP)

10 1. 2. La jurisprudence nationale - Des documents datés
1.2. La jurisprudence nationale - Des documents datés Cour d’Appel de Paris - 4è Ch. A - 12 mai (PIBD N° III - 514) - Un usage public et non équivoque, pas nécessairement quantitatif mais qualitatif supposant un contact entre le produit et la clientèle T.G.I. Créteil - 1ère Ch. - 2 mars (PIBD N° III - 361) Cour de Cassation - Ch.Com.30 novembre 2004 (

11 - Qui s’effectue sur le territoire national ou à partir de celui-ci T
- Qui s’effectue sur le territoire national ou à partir de celui-ci T.G.I. de Paris - 3ème Ch novembre 1998 (PIBD N° III - 145) (Arrêt précité : LOLLIPOPS / PUCCI) - Qui ne constitue pas un échantillonnage ou une vente test

12 2) Pour les produits et services visés dans l’enregistrement - Usage pour des produits similaires : inopérant Cour de Cassation Ch. Com. 21 janvier VANIA EXPANSION / LABORATOIRES POLIVÉ (PIBD N° III - 265) - L’usage pour des produits équivaut-il à un usage de la matière dans laquelle ils sont fabriqués? T.G.I. Paris 3e Ch. - 3e Sect février 2004 (PIBD N° III - 299) - Le cas des revendications larges de produits : Cour d’appel de Paris 4e Ch. A - 23 avril 2003 GENERAL BISCUITS BELGIE / CLAUDEL ROUSTANG GALAC (BIPD N° III - 551)

13 Le cas particulier des marques de services - T. G. I. Paris 3è Ch
Le cas particulier des marques de services - T.G.I. Paris 3è Ch. 1ère Sec janvier VOX POPULI / VOX POPULI (inédit)

14 D) LES ACTES ASSIMILÉS A UN USAGE 1
D) LES ACTES ASSIMILÉS A UN USAGE L’usage par un tiers autorisé Nécessité d’une autorisation non équivoque, peut être implicite, pas de formalisme exigé : T.G.I. Paris 3e Ch. 3e Sect. 9 mars 2004 (PIBD N° III - 422) Cour d’Appel de Paris 4ème Ch. A - 3 mars 2004 (PIBD N° III - 339) Cour de Cassation Ch. Com. 24 septembre 2003 (

15 2. L’usage de la marque sous une forme modifiée Le cas des dépôts multiples La jurisprudence est-elle unifiée après l’arrêt BEGIN SAY C.A. de Paris 4è Ch. B - 21 janvier 2000 LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE / PAPOUS (PIBD N° III - 234) C.A. de Paris 4è Ch. A- 23 avril GENERAL BISCUITS BELGIE / CLAUDEL ROUSTANG GALAC (BIPD N° III - 555) C.A. de Paris 4è Ch. B - 24 octobre 2003 LES COMPLICES / THIERRY MUGLER PARFUMS (PIBD N° III - 160)

16 3 . L’apposition de la marque sur des produits en vue de leur exportation

17 E) LES JUSTES MOTIFS DE NON EXPLOITATION - Un événement sérieux qui n’est pas sous le contrôle du titulaire de la marque - et qui a pour effet d’interrompre le délai de non exploitation

18 F) LES EFFETS DE LA DECHEANCE Article L
F) LES EFFETS DE LA DECHEANCE Article L dernier alinéa Les conséquences dans le cadre d’une action en contrefaçon .

19 F I N