Réunion de travail APRAM 12 juin 2009 Salon de la Maison des Arts et Métiers 9 bis avenue dIéna 75016 Paris France Richard A Kempner Associé Kempner Robinson.

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1 Réunion de travail APRAM 12 juin 2009 Salon de la Maison des Arts et Métiers 9 bis avenue dIéna 75016 Paris France Richard A Kempner Associé Kempner Robinson Devonshire Hall, Devonshire Avenue, Leeds, LS8 1AW, Angleterre Tél : +44 (0)113 393 1922 Fax : +44 (0)113 269 1512 Portable : +44 (0)7775 586 479 1

2 Noms de domaine Usage invisible Méta-tags (balises Méta) Mots clés/Adwords (liens publicitaires de Google) Commerce sur Internet 2 Il est vrai que lAngleterre est en retard sur le reste de lEurope en matière de jurisprudence, mais il existe des affaires en cours qui nous permettront bientôt de dissiper les incertitudes actuelles

3 La loi anglaise concernant le concept de « passing off » (commercialisation trompeuse) Applicable même sans usage, sans préjudice, sans tentative de revente du nom de domaine Un « instrument de tromperie » 3 Parmi les requérants ayant connu du succès, on compte Sainsburys, BT, Phones4U, MBNA, Easy Group

4 Rarement s10(1) (Article 9(1)(a)) Peut-être s10(3) (Article 9(1)(c)) Le nom de domaine nest pas utilisé dans une classe dactivité pour laquelle la marque a été enregistrée 4 Les moyens de défense habituels sappliquent même sil sagit de contrefaçon de marque

5 Noms de domaine: les moyens de défense: Aucun usage na été fait Aucun avantage injuste ni préjudice Liberté de parole (Art. 10 Convention européenne des droits de lhomme) 5 Facteur déterminant : quel est le mobile réel du défendeur ?

6 « Balise » cachée Sert à optimiser lemplacement dun site Web dans un moteur de recherche Typiquement grâce à lusage de La marque dun concurrent, ou Une marque ou un nom connus La question principale : sagit-il en effet de « lusage » dune marque ? 6 Facteur déterminant : quel est le mobile réel du défendeur ?

7 La première affaire en Angleterre, 2004 La marque déposée : « REED » Le méta-tag : « Reed Business Information » Ainsi, marque non identique Daprès le tribunal : « aucune confusion » ; ainsi, aucune contrefaçon 7 Le jugement a été rendu par la Cour dAppel : Reed Executive contre Reed Elsevier

8 Lusage (invisible) compte-t-il vraiment comme usage dune marque déposée ? Sil sagit bien dun « usage » au sens de la contrefaçon, est-ce que cet usage suffit pour réfuter une prétention de « non usage » ? Sil sagit bien dun usage, est-ce que les moyens de défense comme celui encadrant lutilisation du nom propre sont applicables ? 8 Questions posées, mais non définitivement résolues, par Jacob L J à Reed

9 Lusage dune marque (« Vet-Local ») dans des serveurs de fichiers et comme nom de répertoire Le tribunal a eu recours au test en 4 parties de laffaire Céline Usage dans la vie des affaires Sans le consentement du titulaire de la marque Pour des produits / services identiques Lusage doit porter atteinte à la fonction essentielle de la marque – garantir la provenance Jugement : aucune contrefaçon 9 Céline nest pas vraiment une nouveauté mais confirme un test utile en 4 parties qui aide à statuer sur des affaires de ce genre

10 Dominé par Google et Yahoo Les mêmes problèmes partout dans le monde Mais des solutions différentes Politique de Google relative à Adwords est en cours dévolution perpétuelle Google permet dès maintenant lusage des marques de concurrents (dans 194 pays, y compris lAngleterre) 10 Suite à la modification la plus récente relative à la politique de Google (04/06/2009), la situation en Angleterre, aux États-Unis, au Canada et en Irlande sest étendue à la plupart des autres pays

11 La politique de Google contre le droit anglais : y a-t-il une différence ? Wilson contre Yahoo (« Mr Spicy ») Février 2008 Tribunal de Première Instance 11 La bataille Angleterre-France est-elle réelle ou imaginée ?

12 « Mr Spicy » a été enregistré comme marque communautaire Dans les classes 29 & 30 (nourriture) et 42 (services de restaurant) Yahoo fournissait des services de moteur de recherche La saisie de « Mr Spicy » donnait des liens sponsorisés, par ex. vers www.sainsburys.co.uk Jugement : aucune contrefaçon par Yahoo (laffaire contre Sainsburys a été retirée) 12 Une affaire curieuse basée sur des faits curieux ne constitue pas un précédent pertinent

13 Sainsburys avait acheté « Spicy » et non « Mr Spicy » Aucun usage de la marque « Mr Spicy » par le défendeur Seul lutilisateur du moteur de recherche faisait usage Ainsi, aucune contrefaçon Même sil sagissait dusage par le défendeur « Spicy » et « Mr Spicy » ne sont pas similaires au point de prêter à confusion Il ne sagissait pas « dusage de marque » puisque le lien sponsorisé nimpliquait aucune association entre Sainsburys et « Mr Spicy » 13 Aurait-on abouti au même jugement en France en considération des mêmes faits ?

14 M. Wilson navait pas de représentation légale Une marque de nature fortement descriptive Un défendeur qui nutilisait que la partie descriptive de la marque Le seul défendeur était fournisseur de services de moteur de recherche et non annonceur Le résultat aurait-il été différent si lon avait fait usage dune marque identique et distinctive, par ex. « INTERFLORA » ? 14 Cette affaire ne résout pas les incertitudes propres au droit anglais

15 Mots clés/Adwords Interflora contre Marks & Spencer (22 mai 2009) Demande de « surseoir » aux poursuites de contrefaçon (en attendant la suite du renvoi à la CJE) M&S faisait usage de « INTERFLORA » comme mot clé dans un lien sponsorisé Google nétait pas en cause Le Tribunal de Première Instance, conscient de 6 renvois à la CJE en instance (3FR, 1AT, 1NL, 1DE) Néanmoins fait le premier renvoi à la CJE de lAngleterre 15 Motivation du tribunal anglais : désir dharmonisation européenne

16 Mots clés/Adwords Interflora contre Marks & Spencer (22 mai 2009) Raisons du renvoi à la CJE : Première réclamation au titre de 9(1)(c) contre un annonceur La réclamation porte sur lusage dAdwords dans la barre de recherche de Google et dans le résumé des résultats de recherche Bien que laffaire comporte aussi une réclamation au titre de 5(1)(a), est-ce que cela a de limportance sil y a en effet risque de confusion ? La première affaire concernant la politique de Google daprès mai 2008 16 Le tribunal a ordonné une suspension et a refusé daccorder une injonction provisoire, arrêt basé sur les faits, non sur le principe

17 Mots clés/Adwords LOréal contre eBay (22 mai 2009) Une affaire concernant principalement la responsabilité deBay de la vente de contrefaçons sur son site Web Mais également sa responsabilité quant à lachat dAdwords et à lusage sur son site Web de marques appartenant à autrui Jugement : il sagit vraisemblablement de contrefaçon si les marchandises elles-mêmes sont contrefaisantes, mais la question a été renvoyée à la CJE 17 Le tribunal pouvait facilement distinguer « Mr Spicy »

18 Un site Web en dehors de lAngleterre est- ce quil commet une contrefaçon de marques anglaises appartenant à quelquun dautre ? eBay est-il responsable en Angleterre de la vente de contrefaçons vendues via son site Web anglais ? 18 Ce sont les deux sujets brûlants de lactualité anglaise

19 Question pertinente : est-ce quon fait véritablement « usage » de ces marques en Angleterre ? Il sagit dexaminer lobjectif et leffet du site Web Le site est-il un lieu de commerce intracommunautaire ? Dans la plupart des cas, on sattend à ce quune recherche donne des résultats sans rapports Les utilisateurs ont lhabitude de continuer leurs recherches même si les résultats semblent pertinents à première vue 19 La question controversée de ce qui constitue un usage de marque déposée dans ce cas reste encore sans solution définitive en Angleterre

20 Des mesures à prendre afin déviter la contrefaçon en Angleterre : Limitation de ventes par le biais de « lenregistrement » Prix indiqué en devise étrangère Paiement uniquement en devise étrangère Livraison uniquement à des adresses situées à létranger Limitation des traductions du site Utilisation davis de non-responsabilité 20 Mais cest la « situation véritable » qui est déterminante

21 Commerce sur Internet eBay est-il responsable en Angleterre de la vente de contrefaçons vendues via son site Web ? LOréal (et dautres) contre eBay (et dautres) (22 mai 2009) Les arguments soulevés au Tribunal de Première Instance en Angleterre étaient les suivants : eBay est-il « conjointement (et non principalement) responsable » des contrefaçons ? A-t-il une défense au titre de larticle 14 de la directive européenne sur le commerce électronique (« hébergement ») ? Une injonction peut-elle être accordée contre lui, même sil est sans responsabilité (Art. 11 Directive européenne sur le renforcement des droits de propriété intellectuelle) ? La réglementation européenne sur la vente à distance est-elle pertinente ? 21

22 Commerce sur Internet eBay est-il responsable en Angleterre de la vente de contrefaçons vendues via son site Web ? LOréal a soutenu queBay promeut activement les annonces exerce un certain contrôle sur le contenu impose des sanctions (par ex. VeRO – programme des titulaires de droits approuvés) règle le processus de vente participe à la vente tire profit de la vente pourrait faire plus quil ne fait 22

23 Commerce sur Internet eBay est-il responsable en Angleterre de la vente de contrefaçons vendues via son site Web ? eBay a soutenu que il nétait pas tenu dempêcher les contrefaçons il fonctionne indifféremment pour les marchandises contrefaisantes et non contrefaisantes, et il a pris toutes mesures utiles afin de réduire les contrefaçons dans les cas où il en avait pris conscience le simple fait de « faciliter la contrefaçon » en sachant que les contrefaçons pourraient se faire ne suffisait pas pour quil soit tenu conjointement responsable son modèle commercial ne le rendait pas responsable 23

24 24 Commerce sur Internet eBay est-il responsable en Angleterre de la vente de contrefaçons vendues via son site Web ? eBay nétait pas conjointement responsable eBay navait vraisemblablement pas de défense au titre de larticle 14 de la directive européenne sur le commerce électronique (ne pratiquant pas le « stockage passif dinformations ») – renvoi à la CJE Le tribunal restait incertain sur la possibilité dimposer des injonctions à des intermédiaires innocents au titre de larticle 11 de la directive européenne sur le renforcement des droits de propriété intellectuelle – renvoi à la CJE Le tribunal a refusé de prendre en considération la pertinence de la réglementation européenne sur la vente à distance (puisque la question a été soulevée trop tard dans les poursuites)

25 En résumé :- « Cybersquattage » : clairement susceptible de recours Usage de méta-tags : position incertaine Usage de mots clés/Adwords : renvoi à la CJE Commerce en dehors de lAngleterre qui entraîne la contrefaçon de marques anglaises : cette contrefaçon est facile à éviter La responsabilité deBay : actuellement, sans responsabilité (possibilité dappel ?) 25