2008 UNE ANNEE DE PRATIQUE DE LA MARQUE ET DU MODELE COMMUNAUTAIRES LA SURPROTECTION DES MARQUES FAIBLES José MONTEIRO LOREAL.

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1 2008 UNE ANNEE DE PRATIQUE DE LA MARQUE ET DU MODELE COMMUNAUTAIRES LA SURPROTECTION DES MARQUES FAIBLES José MONTEIRO LOREAL

2 APRAM - JOURNEE MARQUE COMMUNAUTAIRE 20082 La synergie cest ce que lon obtient en prime quand les choses fonctionnent en harmonie. Mark TWAIN

3 APRAM - JOURNEE MARQUE COMMUNAUTAIRE 20083 La marque faible et son prétendu corollaire, la protection faible, ne sont pas consacrés par le droit français. CA Paris 26 février 1999, EBS / EPS

4 APRAM - JOURNEE MARQUE COMMUNAUTAIRE 20084 Il parait arbitraire et artificiel dappliquer aux marques à faible pouvoir distinctif un traitement particulier consistant à éliminer de la comparaison les parties de la dénomination ayant un caractère générique ou banal: CA Bruxelles 1 er mars 1973 (Lux / Divolux)

5 APRAM - JOURNEE MARQUE COMMUNAUTAIRE 20085 La notion de marque faible est inhérente à la matière.

6 APRAM - JOURNEE MARQUE COMMUNAUTAIRE 20086 Un rapport existe bien entre le pouvoir distinctif de la marque et létendue de la protection qui sy attache. ( CJ Benelux 5 oct. 1982 - Juicy Fruit) Un rapport existe bien entre le pouvoir distinctif de la marque et létendue de la protection qui sy attache. ( CJ Benelux 5 oct. 1982 - Juicy Fruit)

7 APRAM - JOURNEE MARQUE COMMUNAUTAIRE 20087 Les marques faibles sont celles qui jouissent dun pouvoir distinctif moins élevé. JJ Evrard / P. Peters

8 APRAM - JOURNEE MARQUE COMMUNAUTAIRE 20088 Une marque faible, parce quelle nest distinctive quà la limite, nest protégée quen présence dune réelle contrefaçon, mais doit admettre la coexistence de limitation. Antoine Braun

9 APRAM - JOURNEE MARQUE COMMUNAUTAIRE 20089 La distinction entre marques faibles et fortes constitue la prémisse logique et nécessaire du jugement de confusion. MS Spolidoro

10 APRAM - JOURNEE MARQUE COMMUNAUTAIRE 200810 Dans lappréciation du caractère distinctif dune marque, le Tribunal doit prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait quelle est ou non dénuée de tout élément descriptif. (CJCE 22 juin 99: Lloyd)

11 APRAM - JOURNEE MARQUE COMMUNAUTAIRE 200811 L'appréciation de l'étendue de la protection de la marque antérieure est indispensable pour estimer le risque de confusion. Le périmètre de protection d'une marque dépend de sa force distinctive. (ATF 6 sep. 2007: SEVEN)

12 APRAM - JOURNEE MARQUE COMMUNAUTAIRE 200812 La nécessité détablir une graduation de la protection de la marque simpose comme une nécessité pratique. La nécessité détablir une graduation de la protection de la marque simpose comme une nécessité pratique.

13 APRAM - JOURNEE MARQUE COMMUNAUTAIRE 200813 La jurisprudence communautaire récente conduit à une surprotection des marques faibles.

14 APRAM - JOURNEE MARQUE COMMUNAUTAIRE 200814 Lexistence dun risque de confusion entre une marque enregistrée et un signe faisant lobjet dune demande, doit être appréciée globalement.

15 APRAM - JOURNEE MARQUE COMMUNAUTAIRE 200815 Les éléments communs doivent être dominants. Un élément commun est dominant sil nest pas subsidiaire …

16 APRAM - JOURNEE MARQUE COMMUNAUTAIRE 200816 … ou conserve, dans la marque contestée, une position distinctive autonome. (CJCE 6 oct 2005, Thomson Life) … ou conserve, dans la marque contestée, une position distinctive autonome. (CJCE 6 oct 2005, Thomson Life)

17 APRAM - JOURNEE MARQUE COMMUNAUTAIRE 200817 Dans tous les cas lélément commun doit être distinctif.

18 APRAM - JOURNEE MARQUE COMMUNAUTAIRE 200818 Au moment de déterminer létendue de la protection les éléments auxquels ne revient aucune force distinctive seront de mineure importance. (Bundesgerichtsof Astra / Estra Puren)

19 APRAM - JOURNEE MARQUE COMMUNAUTAIRE 200819 La jurisprudence classique: Les éléments peu distinctifs se voient accorder une faible importance dans lappréciation du risque de confusion: TPICE 06-07-04 : CHUFI / CHUFFAFIT TPICE 05-04-06: ECHINAID / ECHINACIN 1 ère CR 10-02-05: GALVALLIA / GALVALLOY.

20 APRAM - JOURNEE MARQUE COMMUNAUTAIRE 200820 LE TOURNANT : La protection est indépendante du caractère distinctif. Même en présence dune marque à caractère distinctif faible il peut exister un risque de confusion.

21 APRAM - JOURNEE MARQUE COMMUNAUTAIRE 200821 TPICE 18-02-04 : CONFORFLEX le terme FLEX constitue lélément dominant il existe un risque de confusion entre les marques FLEX et CONFORFLEX nonobstant son caractère evocateur

22 APRAM - JOURNEE MARQUE COMMUNAUTAIRE 200822 La sphère de protection réduite de la marque FLEX, compte tenu de son caractère évocateur, naffecte pas lappréciation du risque de confusion.

23 APRAM - JOURNEE MARQUE COMMUNAUTAIRE 200823 TPICE 16 mars 2005 FLEXI AIR Le terme FLEX présente un caractère distinctif intrinsèquement faible et est couramment utilisé dans le domaine capillaire; Néanmoins il existe un risque de confusion entre les marques FLEX et FLEXI AIR.

24 APRAM - JOURNEE MARQUE COMMUNAUTAIRE 200824 TPICE 15 octobre 2008: Il existe un risque de confusion entre les signes FERROMIX, ALUMIX, INOMIX et les marques FERROMAXX, ALUMAXX et INOMAXX malgré le faible caractère distinctif et le niveau élevé dattention du public pertinent.

25 APRAM - JOURNEE MARQUE COMMUNAUTAIRE 200825 TPICE 13 février 2007: RESPICUR Si le caractère distinctif faible de la marque antérieure permet dexclure lexistence du risque de confusion pour le public professionnel, cette circonstance nest pas suffisante en ce qui concerne les consommateurs finaux.

26 APRAM - JOURNEE MARQUE COMMUNAUTAIRE 200826 La faiblesse du caractère distinctif de la marque antérieure ne permet pas de neutraliser lidentité des produits et les similitudes globales des signes dans la perception du public des patients, ce qui nest pas le cas du public des professionnels.

27 APRAM - JOURNEE MARQUE COMMUNAUTAIRE 200827 TPICE 14 février 2008: GALVALLIA / GALVALLOY Le caractère distinctif est un des éléments parmi dautres dappréciation du risque de confusion.

28 APRAM - JOURNEE MARQUE COMMUNAUTAIRE 200828 En présence dune marque faible, il peut y avoir un risque de confusion, lorsque la marque dont lenregistrement est demandé contient des éléments encore moins distinctifs que lélément commun.

29 APRAM - JOURNEE MARQUE COMMUNAUTAIRE 200829 TPICE 18 octobre 2007: OMEGA 3 Le déposant de la CTM na pas intérêt à soulever le caractère faiblement distinctif du signe OMEGA 3.

30 APRAM - JOURNEE MARQUE COMMUNAUTAIRE 200830 La surprotection des éléments dépourvus de caractère distinctif nuit aux besoins du marché et de la concurrence.

31 APRAM - JOURNEE MARQUE COMMUNAUTAIRE 200831 Le caractère distinctif dune marque constitue une grandeur variable à laquelle il faut avoir égard aussi bien lorsque lon se demande si un signe est susceptible de protection que lorsquon sinterroge sur létendue de celle-ci. (CJ Benelux 16 déc. 91: Burberrys II)

32 APRAM - JOURNEE MARQUE COMMUNAUTAIRE 200832 Le caractère distinctif dune marque nest pas limité à la relation quentretiennent un signe et une liste de produits, au jour du dépôt, puisquau final cest la perception du public qui donne sa valeur à la marque.

33 APRAM - JOURNEE MARQUE COMMUNAUTAIRE 200833 Il existe nécessairement un rapport entre le pouvoir distinctif dune marque et létendue de la protection de celle-ci et ce, dans le sens du moins ou du plus.

34 APRAM - JOURNEE MARQUE COMMUNAUTAIRE 200834 Létendue de la protection doit être appréciée, non pas au moment du dépôt comme cest généralement le cas de la validité, mais à celui de latteinte au droit.

35 APRAM - JOURNEE MARQUE COMMUNAUTAIRE 200835 Les signes ne sont pas similaires ou dissimilaires in abstracto, mais dans la perception qu'en ont les consommateurs qui attachent moins de poids aux éléments peu ou non distinctifs des marques.

36 APRAM - JOURNEE MARQUE COMMUNAUTAIRE 200836 L'analyse de la similarité ne doit pas s'affranchir de l'examen du caractère distinctif per se des éléments communs aux marques.

37 APRAM - JOURNEE MARQUE COMMUNAUTAIRE 200837 Le caractère distinctif de la marque antérieure nest pas un correctif mais un élément essentiel dans la détermination du risque de confusion.

38 APRAM - JOURNEE MARQUE COMMUNAUTAIRE 200838 La sphère de protection nest pas une donnée mathématique mais dépend du caractère distinctif de la marque antérieure.

39 APRAM - JOURNEE MARQUE COMMUNAUTAIRE 200839 La notion de portée de protection laquelle est très étroitement liée à la valeur juridique et économique de la marque.

40 APRAM - JOURNEE MARQUE COMMUNAUTAIRE 200840 La protection ne saurait excéder la valeur de la marque, même au regard dun supposé « intérêt général » du public. Dailleurs la notion de risque de confusion dans lesprit du public nest après tout quune fiction à visage humain destinée à protéger les intérêts concurrentiels dun opérateur économique.

41 APRAM - JOURNEE MARQUE COMMUNAUTAIRE 200841 Arnaud Folliard

42 APRAM - JOURNEE MARQUE COMMUNAUTAIRE 200842 Sil est exact, quun signe est réputé posséder un caractère distinctif lorsquil est propre à distinguer les produits du titulaire, il nen demeure pas moins que tous les signes distinctifs nont pas la même aptitude à remplir cette fonction.

43 APRAM - JOURNEE MARQUE COMMUNAUTAIRE 200843 Une marque dotée dun pouvoir distinctif faible, remplit moins bien la fonction dindication dorigine quune autre marque à pouvoir distinctif plus grand et se rappellera moins facilement au souvenir du public. CJ Benelux 5 oct. 82 (Juicy Fruit)

44 APRAM - JOURNEE MARQUE COMMUNAUTAIRE 200844 Lorsque la marque est composée déléments qui sont tous du domaine public et que la protection ne sétend quà lensemble, la reproduction dun élément isolé, fût-il essentiel, nest pas constitutive de contrefaçon. Antoine Braun

45 APRAM - JOURNEE MARQUE COMMUNAUTAIRE 200845 Le véritable critère pour savoir si une marque est générique ou descriptive doit être recherché dans la gêne quelle apporterait aux concurrents pour présenter leurs produits. Si cette gêne est sérieuse, cest que la marque est nulle, car elle ne joue plus son rôle normal de signe distinctif, mais aboutit à conférer un monopole sur un terme utile à tous et à diminuer abusivement létendue du domaine public. A. Chavanne / J. Azema

46 APRAM - JOURNEE MARQUE COMMUNAUTAIRE 200846 Certes, un signe est distinctif ou ne lest pas. Et dès lors quil est distinctif il constitue une marque valable sans que lon ait à mesurer le niveau arbitraire quil comporte. Mais il est de fait que le caractère distinctif peut varier de degré et dintensité.

47 APRAM - JOURNEE MARQUE COMMUNAUTAIRE 200847 Il est conforme au bon sens de tenir compte de cette réalité. Cest là quil convient de distinguer les marques fortes et les marques faibles. Cette distinction na rien de juridique. Mais elle correspond à une situation de fait, qui influe sur lappréciation de létendue de la protection conférée. Paul Mathely.

48 APRAM - JOURNEE MARQUE COMMUNAUTAIRE 200848 Les entreprises devraient gérer leurs marques comme on gère un compte dépargne. On peut en effet retirer de temps à lautre de largent dun tel compte, mais le but recherché est de faire grossir le capital. Richard Biribauer (J & J)

49 APRAM - JOURNEE MARQUE COMMUNAUTAIRE 200849 Merci ! jmonteiro@dgaf.loreal.com