Olivier THRIERR La marque communautaire : les décisions majeures de l’année en matière de motifs absolus Olivier THRIERR Conseils en Propriété Intellectuelle APRAM 17 décembre 2009 26 mars 2017

La marque communautaire : les décisions majeures de l’année en matière de motifs absolus Peuvent constituer des marques communautaires tous les signes susceptibles d'une représentation graphique (…) propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises RMC, art. 4 Sont notamment refusées à l'enregistrement: - les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif - les signes qui peuvent désigner le produit, le service ou une de ses caractéristiques essentielles - les marques qui sont à refuser en vertu de l'article 6 ter de la convention de Paris RMC, art. 7§1 26 mars 2017

La marque communautaire : Les décisions majeures de l’année en matière de motifs absolus La nullité de la marque est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt la marque a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7 RMC, art. 52 §1 (RMC 40/94, art. 51§1) 26 mars 2017

La marque communautaire : Les décisions majeures de l’année en matière de motifs absolus I – Panorama de procédure Compétence du juge communautaire Effets des décisions II – Motifs absolus de refus ou d’annulation Deux notions sous tendent les motifs absolus de rejet/annulation examinés Bonne/mauvaise foi du déposant Intérêt général - Signes incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque (garantie d’origine commerciale) Signes descriptifs qui doivent librement pouvoir être utilisés par tous Signes qui identifient un Etat et non pas des produits/services 26 mars 2017

I – Panorama de procédure RMC 207/2009 du 26 Février 2009 Date d’entrée en vigueur : 13 avril 2009 Simple codification du Règlement 40/94 (abrogé) Compétence du juge communautaire 1. Examen de l’exposé des griefs à l’appui du recours En l’absence d'exposé sommaire des griefs, les moyens sont déclarés irrecevables TPI 19/11/2008, aff. T-269/06 Le requérant n’est pas tenu d’indiquer explicitement la règle de droit qu’il invoque à l’appui de son recours 26 mars 2017

I – Panorama de procédure Mais son argumentation doit être claire et permettre d’identifier sans difficultés la règle de droit au juge et à la partie adverse TPI 30/09/2009, aff. T-191/08 et T-75/08 2. Contrôle de la motivation des décisions des Chambres de recours La décision de la Chambre de recours ne peut résulter d’un refus de principe ex : refus de protéger une catégorie de signes comme une lettre seule TPI 29/04/2009, aff. T-23/07 La Chambre de recours doit vérifier in concreto que la marque ne relève d’aucun motif de refus à l’égard de chacun des produits et services 26 mars 2017

I – Panorama de procédure Certes la motivation peut présenter un « caractère global » (pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services qui forment une catégorie d’une homogénéité suffisante) Mais cela ne saurait faire échec au devoir de motivation « (…) la faculté pour la chambre de recours de procéder à une motivation globale pour une série de produits ou de services ne saurait s’étendre qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie d’une homogénéité suffisante (…)  » CJCE 9/12/2008, aff. C-20/08 P, ordonnance; TPI 25/11/2008, aff. T- 325/07; TPI 16/09/2009 , aff. T-180/07; TPI 23/09/2009, aff. T-396/07 26 mars 2017

I – Panorama de procédure La décision ne peut pas être générale et vague Elle doit faire connaitre aux intéressés les justifications des mesures prises Elle doit permettre au juge communautaire de contrôler la légalité de la décision TPI 2/04/2009, aff. T-379/05 et T-118/06 ;TPI 20/05/2009, aff. jointes T-405/07 et T-406/07 - pourvoi formé La motivation de la décision est une question d’ordre public Elle doit être soulevée d’office par le Tribunal « Bien que, en l’espèce, la requérante ne se soit pas prévalue d’un défaut de motivation, le respect de l’obligation de motivation à laquelle sont soumis les actes dont le contrôle de légalité est assuré par les juridictions communautaires est une question d’ordre public, laquelle doit, le cas échéant, être soulevée d’office » TPI 2/04/2009, aff. T-379/05 et T-118/06; CJCE 9/12/2008, aff. C-20/08 P -ordonnance 26 mars 2017

I – Panorama de procédure 3. TPI : Contrôle de la légalité des décisions Les termes du litige ne peuvent pas être modifiés devant le Tribunal « il résulte de l’article 63 du règlement n° 40/94 (devenu article 65 du règlement n° 207/2009) et de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure qu’un requérant n’a pas le pouvoir de modifier devant le Tribunal les termes du litige tels qu’ils résultent des prétentions et des allégations avancées devant l’OHMI. Par conséquent, un argument développé pour la première fois lors de l’audience devant le Tribunal et ayant un tel effet doit être rejeté comme irrecevable » TPI 29/09/2009, aff. T-139/08 Le Tribunal ne peut examiner les preuves présentées pour la première fois devant lui TPI 19/11/2008, aff. T-269/06; TPI 2/12/2008, aff. T-67/07; TPI 8/07/2009, aff. T-225/08 et T-226/08; TPI 17/12/2008, aff. T-351/07; TPI 29/09/2009, aff. T-139/08; TPI 30/09/2009, aff. T-191/08 et T-75/08 De tels arguments/éléments de preuve sont irrecevables RMC, art. 63 26 mars 2017

I – Panorama de procédure Le contrôle de la légalité des décisions s’effectue par rapport au seul RMC, tel qu’interprété par le juge communautaire Les Chambres de recours n’ont pas à prendre en compte les décisions antérieures ou marques antérieures enregistrées TPI 25/11/2008, aff. T- 325/07; TPI 26/11/2008, aff. T-147-06; Ch. Recours 26/03/09, aff. R 1792/2008-2; TPI 28/04/2009, aff. T-282/07 et T-283/07; TPI 19/05/2009, aff. jointes T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07, T-178/07; TPI 2/07/2009, aff. T-414/07; TPI 23/09/2009, aff. T-396/07; TPI 29/09/2009, aff. T-139/08; TPI 30/09/2009, aff. T-191/08 et T-75/08; TPI 19/11/2009, aff; T-234/06; TPI 19/11/2009, aff; T-298/06 Le système communautaire possède un caractère autonome Indépendant de tout système national et donc des décisions d’offices nationaux CJCE 9/12/2008, aff. C-20/08 P-ordonnance; TPI 28/04/2009, aff. T-282/07 et T-283/07; CJCE 16/07/2009, aff. jointes C-202/08 P et C- 208/08 P 26 mars 2017

I – Panorama de procédure CJCE : Questions de droit/dénaturation des faits Le pourvoi devant la CJCE est limité aux questions de droit (art. 225 CE et 58 Statut CJCE) Les questions de fait relèvent de la seule compétence du TPI sous réserve de l’éventuelle dénaturation des faits CJCE 9/12/2008, aff. C-20/08 P, ordonnance « À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte des articles 225 CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi » CJCE 16/07/2009, aff. jointes C-202/08 P et C- 208/08 P; CJCE 9/12/2008, aff. C-20/08 P, ordonnance 26 mars 2017

I – Panorama de procédure B. Effets des décisions du juge communautaire Le juge communautaire peut annuler la décision ou rejeter le recours L’OHMI doit tirer les conséquences des motifs et du dispositif de l’arrêt prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt (RMC, art. 63§6) Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser une injonction à l’OHMI «(…) une demande visant à ce qu’il soit ordonné à l’OHMI de procéder à la publication d’une demande de marque doit être considérée comme irrecevable » « Par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal d’enjoindre à l’OHMI de procéder à l’enregistrement de la marque demandée. (…). Dès lors, il ’appartient pas au Tribunal d’adresser à l’OHMI une injonction. Il incombe à celui-ci de tirer les conséquences du dispositif et des motifs du présent arrêt » TPI 19/11/2008, aff. T-269/06; TPI 10/03/2009, aff. T-8/08 ; TPI 2/07/2009, aff. T-414/07 ; TPI 14/09/2009, aff. T-152/07 26 mars 2017

II – Motifs absolus de refus ou d’annulation Bonne/mauvaise foi du déposant Demande reconventionnelle en nullité de la marque présentée dans le cadre d’une action en contrefaçon La mauvaise foi du déposant est une cause de nullité absolue de la marque Le moment pertinent aux fins de l’appréciation de la mauvaise foi du demandeur est celui du dépôt de la demande d’enregistrement « À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans la présente affaire, la Cour n’est saisie que du cas dans lequel, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, plusieurs producteurs utilisaient, sur le marché, des signes identiques ou similaires pour des produits identiques ou similaires prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement était demandé. » 26 mars 2017

II – Motifs absolus de refus ou d’annulation L’éventuelle mauvaise foi du déposant est appréciée globalement en tenant compte notamment des facteurs suivants: Le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé Le demandeur a l’intention d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe Une protection est reconnue au(x) tiers par le droit national (défendeur invoque un droit acquis à l'exploitation de ses produits selon le droit national applicable) En revanche, n’est pas constitutive de mauvaise foi la volonté de consolider une notoriété « En effet, un tel degré de notoriété pourrait précisément justifier l’intérêt du demandeur à assurer une protection juridique plus étendue de son signe. » CJCE 11/06/2009, aff. C-529/07 26 mars 2017

II – Motifs absolus de refus ou d’annulation Signe comportant un emblème d’état L’article 7§1 h RMC vise les marques à refuser en vertu de l’article 6 ter CUP Ce texte interdit à défaut d'autorisation des autorités compétentes comme marque de fabrique ou de commerce ou comme élément de marque l'enregistrement des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'état des pays de l‘Union ainsi que toute imitation du point de vue héraldique TPI avait confirmé le refus prononcé contre l’enregistrement d’une marque pour les produits mais avait annulé la décision de rejet pour ce qui concerne les services aux motifs que art 6 ter CUP ne s'applique pas aux marques de services 26 mars 2017

II – Motifs absolus de refus ou d’annulation CJCE consacre une protection autonome et étendue des emblèmes états La Cour distingue la fonction essentielle des emblèmes d'état de celle de la marque - Identification d’un Etat/Identité d’origine du produit ou service La condition du risque de confusion n'est pas requise pour la protection d’un emblème Il n’est pas nécessaire de procéder à un examen de l’impression d'ensemble pour apprécier la reproduction ou l’imitation de l’emblème « au point de vue héraldique » « Ainsi, la protection contre toute imitation du point de vue héraldique se réfère non à l’image en tant que telle, mais à son expression héraldique» 26 mars 2017

II – Motifs absolus de refus ou d’annulation CJCE refuse de distinguer selon que la marque désigne des produits ou des services aux motifs que : CUP prévoit un niveau minimum de protection art 6 ter laisse libre appréciation aux parties l'opportunité d'étendre application aux marques de services Les dispositions du droit communautaire ne distinguent pas entre les marques de produits et les marques de services (interprétation extensive art 6 ter) « Un tel constat ne peut que s’appliquer à l’article 7, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 40/94, lequel ne contient aucune restriction expresse quant aux marques dont il traite. Cette interprétation ne saurait être infirmée par le seul fait que la disposition en cause opère un renvoi à la convention de Paris. En effet, ce renvoi a pour seul objet de déterminer le type de signes qu’il y a lieu de refuser et non de restreindre le champ d’application de la disposition » CJCE 16/07/2009, aff. jointes C-202/08 P et C- 208/08 P 26 mars 2017

II – Motifs absolus de refus ou d’annulation C. Caractère distinctif du signe 1. Moment auquel s’apprécie le caractère distinctif La situation à la date du dépôt « la seule date pertinente aux fins de l’examen d’une demande en nullité fondée sur l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 est celle du dépôt de la demande de marque contestée. La circonstance que la jurisprudence admette la prise en compte d’éléments postérieurs à cette date, loin d’infirmer cette interprétation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, la conforte, dès lors que cette prise en compte n’est possible qu’à la condition que ces éléments concernent la situation à la date du dépôt de la demande de marque » TPI 3/06/2009, aff. T-189/07 La notion de « perte du caractère enregistrable » postérieurement au dépôt est écartée par le juge communautaire Ceci n’exclut pas une analyse prospective - Le caractère distinctif s’apprécie en tenant compte de ce qu’il est raisonnable d’envisager dans le futur : Evolution future de la perception du signe par le public TPI 21/01/2009, aff. T-307/07; TPI 3/06/2009, aff. T-189/07 ;TPI 8/07/2009, aff. T-225/08 et T-226/08 26 mars 2017

II – Motifs absolus de refus ou d’annulation Défaut de caractère distinctif Il y a défaut de caractère distinctif lorsque le public pertinent ne peut pas percevoir le signe comme une identification de l’origine commerciale des produits et services 2.1 Marques verbales Dénomination commune BATEAUX MOUCHES (classes 39, 41, 42 : transport, divertissements…) Le signe est la dénomination commune d’un type d’embarcation « En outre, ainsi que la chambre de recours l’a relevé au point 13 de la décision attaquée, « bateau -mouche » est la dénomination commune, en langue française, d’un type d’embarcation, à savoir un bateau destiné au transport de voyageurs par voie fluviale à des fins touristiques » 26 mars 2017

II – Motifs absolus de refus ou d’annulation Le signe a perdu la capacité d’exercer les fonctions d’une marque en raison de son utilisation par des tiers en tant que dénomination usuelle antérieurement au dépôt TPI 10/12/2008, aff. T-365/06-pourvoi formé Signe perçu comme une publicité, une formule promotionnelle Un signe tel un slogan publicitaire qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique n’est distinctif que s’il peut être perçu d’emblée comme l’indication de l’origine commerciale des produits NEW LOOK (classes 3, 4, 9…) : expression banale « Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que le public visé de ces pays comprendrait le signe demandé et ne le percevrait pas comme indiquant une origine commerciale particulière des produits et des services en cause, mais comme une publicité ayant pour seul but de mettre en avant une qualité relative à un produit ou une modification dans l’apparence d’une personne que permettrait ledit produit » TPI 26/11/2008, aff. T-435/07 26 mars 2017

II – Motifs absolus de refus ou d’annulation CYBERCREDIT (et 4 autres) (classes 9, 36, 38) : formules promotionnelles « Les signes en cause sont des slogans promotionnels, car ils vantent une qualité des produits et des services concernés, à savoir la modernité et l’adaptation aux nouvelles technologies de l’information » « Les signes demandés ne renferment pas d’éléments qui pourraient, au-delà de leur signification promotionnelle évidente, permettre au public concerné de les mémoriser facilement et immédiatement en tant que marques distinctives pour les produits et services désignés » TPI 19/05/2009, aff. jointes T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07, T-178/07 TAME IT (classe 3) : huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires/savons, produits de parfumerie, dentifrices to tame = assouplir Signe perçu comme une injonction ou une invitation à utiliser les produits capillaires TPI 15/09/2009, aff. T-471/07 26 mars 2017

II – Motifs absolus de refus ou d’annulation PAYWEB CARD et P@YWEB CARD (classes 9, 36, 38) : Pour certains produits et services « les signes verbaux P@YWEB CARD et PAYWEB CARD présentent un rapport direct et concret avec ces cartes » Pour d’autres produits « (…) la chambre de recours n’a pas établi, à suffisance de droit, que les signes verbaux P@YWEB CARD et PAYWEB CARD sont incapables de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir indiquer l’origine commerciale des produits dénommés « supports de données magnétiques ». » Il n’est pas nécessaire que la marque transmette une information précise quant à l’identité du fabricant du produit ou du prestataire de services Il suffit que la marque permette de conclure que tous les produits ou les services ont été fabriqués, commercialisés ou fournis sous le contrôle du titulaire de la marque auquel, peut être attribuée la responsabilité de leur qualité TPI 20/05/2009, aff. jointes T-405/07 et T-406/07 - pourvoi formé 26 mars 2017

II – Motifs absolus de refus ou d’annulation Signe possédant un caractère laudatif générique Un signe qui indique au consommateur une caractéristique du produit relative à sa valeur marchande et qui peut être utilisé par n’importe quelle entreprise pour promouvoir ses produits OPTIMUM (classe 1 : produits biologiques…) Absence de caractère distinctif déduite du caractère laudatif Même si le signe ne permet pas au consommateur d’imaginer à quel type de produit il se rattache « S’il est vrai (…) qu’en raison de sa signification générique tendant à exalter de manière indéterminée la nature, la fonction, la qualité ou l’une des qualités de n’importe quel produit, le signe OPTIMUM ne permet pas au consommateur d’imaginer à quel type de produit il se rattache, il n’en reste pas moins (que) ce signe verbal ne peut pas être considéré comme étant apte à identifier l’origine commerciale des produits qu’il désigne » TPI 20/01/2009, aff. T-424/07 26 mars 2017

II – Motifs absolus de refus ou d’annulation UNIQUE (classes 9, 35, 38) : téléphones, services de communication téléphoniques - Il n’appartient pas à la Chambre de recours de prouver que le terme est effectivement utilisé en tant que forme élogieuse dans le domaine d’activité pertinent pour conclure à l’absence de caractère distinctif TPI 23/09/2009, aff. T-396/07 26 mars 2017

II – Motifs absolus de refus ou d’annulation Hypothèse des lettres uniques α (classe 33) Refus de considérer la marque comme une marque figurative Le refus de principe de reconnaître aux lettres uniques tout caractère distinctif sans recourir à un examen concret se heurte aux termes même de l’article 4 RMC Refus du TPI de procéder à une analogie avec les marques de couleurs « (…) en déduisant l’absence de caractère distinctif du signe déposé de sa seule absence d’altérations ou d’ornementations graphiques par rapport à la police de caractères Times New Roman, sans procéder à un examen concret de son aptitude à distinguer, dans l’esprit du public de référence, les produits en cause de ceux provenant des concurrents de la requérante, la chambre de recours a fait une application erronée de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 » TPI 29/04/2009, aff. T-23/07 26 mars 2017

II – Motifs absolus de refus ou d’annulation 2.2 Marques figuratives Signe non perçu comme une marque Photo célèbre réalisée par Korda déposée à titre de marque (classes 16, 25, 41) - Le signe est arbitraire (il ne décrit ni n'indique aucune des qualités des produits/services) - Mais il constitue une sorte d'icône - Il ne sera donc pas perçu comme une marque mais comme référence à des fins politiques ou artistiques à l'œuvre de Korda qui magnifie Che Guevara CA Paris 21/11/2008 26 mars 2017

II – Motifs absolus de refus ou d’annulation Signe constitué par la forme du produit (ou une partie) - Critères d’appréciation du caractère distinctif ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques - Toutefois, dans le cadre de l’application de ces critères, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même - Les consommateurs n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou sur celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel - Plus la forme se rapproche de la forme la plus probable que prendra la produit, plus il est vraisemblable qu’elle est dépourvue de caractère distinctif - Seule une forme qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur, n’est pas dépourvue de caractère distinctif « (…) il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une marque tridimensionnelle que s’agissant d’une marque verbale ou figurative » CJCE 9/12/2008, aff. C-20/08 P-ordonnance 26 mars 2017

II – Motifs absolus de refus ou d’annulation Signes dépourvus de caractère distinctif (classe 7 : convertisseurs d’énergie éolienne…) - Signe perçu comme une variante de l’habillage d’un générateur dépourvu d’éléments particuliers susceptibles d’identifier l’origine commerciale de la nacelle CJCE 9/12/2008, aff. C-20/08 P-ordonnance (classe 30 : préparations faites de céréales) « (…) quand bien même il n’existerait pas d’autres pâtisseries cuites au four d’une forme strictement identique à celle d’une coquille Saint-Jacques, cette forme constitue une simple variante de la forme habituelle d’autres pâtisseries cuites au four qui sont disponibles dans le commerce.» TPI 10/03/2009, aff. T-8/08 26 mars 2017

II – Motifs absolus de refus ou d’annulation (classes 5, 29, 30) - La forme ne diverge pas de manière significative de la ou des habitudes du secteur - Les extrémités allongées constituent une caractéristique habituelle - Les motifs (3 chevrons) sont perçus, tout au plus comme des éléments décoratifs et non pas comme un signe indiquant l’origine commerciale Emballage (non transparent) « Comme l’a souligné la chambre de recours, l’utilisateur final accorde généralement une plus grande attention à l’étiquette apposée sur le produit ou à son emballage, ainsi qu’au nom, à l’image ou au dessin graphique qui y figurent, qu’à la seule forme du produit. En outre, le produit en question étant vendu dans un emballage non transparent, le consommateur ne verra généralement sa forme qu’après avoir retiré cet emballage » TPI 8/07/2009, aff. T-28/08 26 mars 2017

II – Motifs absolus de refus ou d’annulation (classes 14… : montres, cadrans de montres…) - Disclaimer : « les lignes en pointillé ne font pas partie de la marque mais servent uniquement à montrer la position de la marque sur les produits » - Notion de « marque de position » : - Appréciation du caractère distinctif selon les critères dégagés pour les marques tridimensionnelles - Car la marque n’est pas constituée par un signe indépendant de l’apparence du produit (même si elle est constituée par une représentation bidimensionnelle du produit) Formes géométriques simples courantes de présentation des champs fonctionnels « (…) à supposer qu’il s’agisse de champs fonctionnels, la fonction de ces formes géométriques ne ressortait pas de la demande de marque (…) les dispositions symétriques ou asymétriques de telles formes géométriques simples et usuelles constituaient des caractéristiques courantes de présentation qui, même combinées, ne fournissaient pas d’indication de l’origine commerciale du produit concerné, mais étaient perçues uniquement comme une présentation déterminée de celui-ci » 26 mars 2017

II – Motifs absolus de refus ou d’annulation - Argument selon lequel l’indicateur de la date serait d’une taille surdimensionnée est écarté : Elément qui ne ressort pas de la demande Les critères de nouveauté et d’originalité ne sont pas pertinents pour l’appréciation du caractère distinctif « (…) il ne suffit pas qu’elle soit originale, mais il faut qu’elle se différencie substantiellement des formes de base du produit en cause, communément utilisées dans le commerce, et qu’elle n’apparaisse pas comme une simple variante de ces formes » TPI 14/09/2009, aff. T-152/07 26 mars 2017

II – Motifs absolus de refus ou d’annulation Signe constituant une indication utilitaire (classes 9, 35, 36… : distributeurs automatiques, affaires bancaires…) - Signe perçu comme une indication de la marche à suivre pour utiliser une carte afin de procéder à une transaction - Flèches directionnelles ayant une fonction utilitaire : indiquer l’endroit où la carte doit être insérée TPI 2/07/2009, aff. T-414/07 26 mars 2017

II – Motifs absolus de refus ou d’annulation Signe perçu comme un élément décoratif (classes 14, 18, 25) - La constatation du caractère distinctif n’est pas subordonnée à la celle d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique - Le fait que la marque remplisse une fonction décorative ou ornementale est sans incidence aux fins de l’appréciation de son caractère distinctif - Toutefois, un signe qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique n’est distinctif que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication sur l’origine commerciale des produits ou des services - Signe d’une simplicité excessive et constitué d’une figure géométrique de base ne sera pas considéré par le public pertinent comme une marque TPI 29/09/2009, aff. T-139/08 26 mars 2017

II – Motifs absolus de refus ou d’annulation (classe 25) Signes constitués par la représentation d’une poche décorée avec des coutures La chambre de recours n’a pas procédé à une appréciation erronée portant sur des signes modifiés Appréciation du caractère distinctif des sous-marques sous les mêmes aspects que dans la cas d’une marque principale « la chambre de recours, aux points 13 à 15 de ladite décision, a considéré que le logo comme la sous-marque, qui peuvent avoir une fonction de marquage, le cas échéant à côté de la marque principale, devaient présenter un caractère distinctif suffisant aux fins de bénéficier de la protection octroyée par la marque, et que ce caractère distinctif devait être examiné « sous les mêmes aspects que dans le cas d’une marque principale » TPI 28/04/2009, aff. T-282/07 et T-283/07 26 mars 2017

II – Motifs absolus de refus ou d’annulation Signe perçu comme un éloge publicitaire, une accroche (classes 14, 18, 25) - Un signe qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique n’est distinctif que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication sur l’origine commerciale des produits ou des services - Signe sera plutôt perçu comme un simple éloge ou une accroche - Demande de marque ne contient aucune indication quant à la reproduction du signe dans une position stable et déterminée sur les produits ni dans des dimensions TPI 30/09/2009, aff. T-191/08 et T-75/08 26 mars 2017

II – Motifs absolus de refus ou d’annulation 3. Caractère descriptif Le signe exclu doit présenter avec le produit ou le service un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description du produit ou service ou d’une de leurs caractéristiques Le caractère descriptif d’une marque composée de plusieurs termes doit être constaté pour l’ensemble qu’ils composent CJCE 9/12/2008, aff. C-20/08 P, ordonnance; TPI 21/01/2009, aff. T-307/07; TPI 25/11/2008, aff. T- 325/07 Il n’est pas nécessaire que le signe soit effectivement utilisé, au moment du dépôt à des fins descriptives Car il suffit qu’il puisse être utilisé à de telles fins Il est suffisant que le signe dans au moins une de ses significations potentielles désigne une caractéristique des produits ou services TPI 25/11/2008, aff. T- 325/07; TPI 26/11/2008, aff. T-147-06; TPI 2/12/2008, aff. T-67/07; TPI 21/01/2009, aff. T-307/07; TPI 28/01/2009, aff. T-174/07; TPI 29/04/2009, aff. T-81/08; TPI 19/11/2009, aff. T-399/08; TPI 19/11/2009, aff; T-234/06; TPI 19/11/2009, aff; T-298/06 26 mars 2017

II – Motifs absolus de refus ou d’annulation Signes descriptifs SURFCARD (classes 9, 36, 38) Refus partiel pour les cartes à mémoires, services de télécommunications… Mais pas pour supports de données magnétiques, optiques, services de cartes de crédit TPI 25/11/2008, aff. T- 325/07 FRESHHH (classes 29, 30, 32) : « variante d’un terme descriptif » « (…) la marque demandée ne présente pas de différence de nature à créer un écart visuel suffisant par rapport au mot « fresh », dès lors que la structure de ce dernier n’est pas affectée. Partant, le consommateur percevra l’élément « fresh », qui forme les cinq premières lettres de la marque demandée, comme l’élément prépondérant de celle-ci, d’autant plus que les deux lettres « h » supplémentaires ne représentent que la répétition de la cinquième lettre. Par conséquent, la marque demandée apparaîtra au consommateur concerné comme une simple variante du mot « fresh », et non comme un signe distinct » TPI 26/11/2008, aff. T-147-06 26 mars 2017

II – Motifs absolus de refus ou d’annulation AIRSHOWER (classe 11 : douches…) : appréciation de l’évolution prévisible de la perception du public; néologisme non distinctif « En effet, en tenant compte des tendances économiques ainsi que de l’évolution prévisible du comportement du public visé, il peut être raisonnablement envisagé qu’une nouvelle technologie développée en dehors du territoire de la Communauté se répandra dans un avenir proche dans celle-ci, et qu’elle sera susceptible d’influencer directement la perception par le public des caractéristiques techniques d’un produit » « Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a tenu compte du communiqué de presse australien pour apprécier l’évolution future de la perception du public visé en ce qui concerne le caractère descriptif du terme « air » pour les systèmes de douche » TPI 21/01/2009, aff. T-307/07 CLEARWIFI (classe 38: télécommunications…) : Référence à une technologie sans fil « non contaminée » ou « sans perturbations » Expression entendue dans un « sens légèrement métaphorique » TPI 19/11/2009, aff. T-399/08 26 mars 2017

II – Motifs absolus de refus ou d’annulation 15 (classes 25 et 32) Informations évidentes et directes « Selon la Chambre, c’est à bon droit que l’Office a considéré que le signe « 15 » présente un lien suffisamment direct et concret avec les produits en classe 25, puisqu’il contient des informations évidentes et directes concernant la taille ou la pointure desdits produits » « il est très plausible que le nombre « 15 », sans plus, sera perçu par le consommateur pertinent comme se référant au degré d’alcool des bières, c'est-à-dire comme une indication descriptive d’une caractéristique des boissons en cause, à savoir de leur quantité d’alcool » Deuxième chambre de recours 12/05/2009, aff. R-72/2009-2 1000 (classe 16 : brochures et périodiques) Ce signe sera perçu comme une description de caractéristiques : quantité de pages, d’œuvres, d’informations, de jeux compilés ou classement hiérarchique de références contenues TPI, 19/11/2009 aff. T-298/06 26 mars 2017

II – Motifs absolus de refus ou d’annulation CANNABIS (classes 32, 33) Ce terme ne fait pas seulement référence aux drogues, substances thérapeutiques Le fait que ce produit soit l’un des composants constitue une caractéristique déterminante de la décision d’achat (dépasse le domaine de la suggestion) TPI, 19/11/2009 aff. T-234/06 26 mars 2017

II – Motifs absolus de refus ou d’annulation Signes non descriptifs FUN (classe 12) lien trop vague, indéterminé et subjectif par rapport aux produits « (…) la seule constatation par la chambre de recours que le mot « fun » est utilisé en association avec le mot « vehicles » ne suffit pas pour conclure au caractère descriptif du signe FUN » Domaine de la suggestion « si, dans certains cas, un véhicule terrestre à moteur peut être une source d’amusement pour son conducteur, le signe FUN ne dépasse pas le domaine de la suggestion » TPI 2/12/2008, aff. T-67/07 26 mars 2017

II – Motifs absolus de refus ou d’annulation ALASKA et (classe 32 ; eau minérale, jus de fruits…) Exclusion des noms géographiques déjà réputés Lien actuel entre le nom géographique et la catégorie de produits OU dont il est raisonnable d’envisager qu’il puisse être établi à l’avenir? Absence de lien actuel ou futur - jus de fruits - eaux minérales « (…) étant donné les coûts de transport et de distribution en Europe d’eaux minérales provenant de l’Alaska, il ne pouvait pas être présumé, à la date de l’enregistrement de la marque en cause, que, à l’avenir, le public pertinent considérerait que de telles eaux minérales seraient importées dans la Communauté, où il existe un marché très concurrentiel offrant un grand nombre d’eaux minérales locales de grande qualité » « Il n’est pas prévisible qu’un marché restreint d’eaux minérales de luxe à des prix très élevés se développerait à l’avenir dans la Communauté » TPI 8/07/2009, aff. T-225/08 et T-226/08 pourvois formés par la demanderesse à l’action en nullité 26 mars 2017

II – Motifs absolus de refus ou d’annulation 4. Acquisition du caractère distinctif par l’usage L’article 7§1, points b), c) et d) n'est pas applicable si la marque a acquis un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait RMC, art. 7§3 4.1 Critères d’appréciation Il s’agit du résultat d’un effort économique du demandeur Mis en balance avec l’intérêt général « Or, cette circonstance justifie que soient écartées les considérations d’intérêt général sous-jacentes au paragraphe 1, sous b) à d), du même article(7§1), lesquelles exigent que les marques visées par ces dispositions puissent être librement utilisées par tous, afin d’éviter de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économique » TPI 19/11/2008, aff. T-269/06 ; TPI 28/01/2009, aff. T-174/07 ; TPI 14/09/2009, aff. T-152/07 Conséquence : le signe est perçu comme constituant une marque par une fraction significative du public pertinent 26 mars 2017

II – Motifs absolus de refus ou d’annulation Usage de la marque seule en combinaison en tant que partie d’une marque principale TPI 2/07/2009, aff. T-414/07 ; TPI 30/09/2009, aff. T-191/08 et T-75/08 Usage du signe « en tant que marque », à savoir comme indication d’origine du produit TPI 28/10/2009, aff. T-137/08; TPI 14/09/2009, aff. T-152/07 Usage se rapportant aux produits désignés dans le libellé de la marque TPI 28/01/2009, aff. T-174/07 Documents de nature générale sont insuffisants (ex : ne présentant pas d’éléments concrets; campagnes publicitaires) TPI 19/05/2009, aff. jointes T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07, T-178/07; TPI 30/09/2009, aff. T-191/08 et T-75/08 26 mars 2017

II – Motifs absolus de refus ou d’annulation Facteurs pertinents Parts de marché Intensité, étendue géographique, durée de l’usage Investissements pour la promotion Identification de la marque par les milieux intéressés Déclarations des chambres de commerce ou d’associations professionnelles, sondages Prise en considération d’éléments de preuve cohérents et qui se corroborent mutuellement (faisceau d'indices) Usage prolongé et intensif Combinaison de couleurs non purement stylistique Absence de sondage n'exclut pas que la démonstration soit rapportée par d'autres moyens Parts de marché modestes ne font pas obstacle au bénéfice de l’exception de l’article 7§3 TPI 28/10/2009, aff. T-137/08; TPI 17/12/2008, aff. T-351/07; TPI 8/07/2009, aff. T-28/08 26 mars 2017

II – Motifs absolus de refus ou d’annulation 4.2 Territoire concerné Preuve doit être rapportée pour la partie du territoire de l’Union où le caractère distinctif fait défaut, ab initio (tout ou partie de l’Union) TPI 19/11/2008, aff. T-269/06 ;TPI 26/11/2008, aff. T-435/07; TPI 10/03/2009, aff. T-8/08; TPI 19/05/2009, aff. jointes T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07, T-178/07; TPI 14/09/2009, aff. T-152/07; TPI 8/07/2009, aff. T-28/08 4.3 Date d’appréciation Le caractère distinctif doit avoir été acquis par l’usage antérieurement au dépôt Les éléments de preuve peuvent être postérieurs au dépôt s’ils se rapportent à un usage antérieur au dépôt « Il résulte ainsi du libellé même de cette disposition, et plus particulièrement de l’emploi des verbes au passé dans les expressions «la marque a acquis» et «après l’usage qui en a été fait», que la marque doit déjà avoir acquis, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, un caractère distinctif par un usage antérieur » CJCE 11/06/2009, aff. C-542/07 P; TPI 10/12/2008, aff. T-365/06 (pourvoi formé); TPI 17/12/2008, aff. T-351/07; TPI 14/09/2009, aff. T-152/07; TPI 30/09/2009, aff. T-191/08 et T-75/08 26 mars 2017

II – Motifs absolus de refus ou d’annulation 4.4 Caractère distinctif acquis postérieurement à l’enregistrement La marque enregistrée contrairement à l'article 7 §1, point b), c) ou d) ne peut être déclarée nulle si, par l'usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif RMC, art. 52§2 Exception relative à la procédure de nullité et non pas à la procédure d’enregistrement (aucune analogie n’étant possible) Justification : la confiance légitime du titulaire dans l’enregistrement qui a pu effectuer des investissements CJCE 11/06/2009, aff. C-542/07 P; TPI 8/07/2009, aff. T-28/08; TPI 28/10/2009, aff. T-137/08 26 mars 2017