L’ATTEINTE A LA REPUTATION DE LA MARQUE APRAM - 13 Décembre 2007 Bertrand GEOFFRAY

I – Étendue de la protection conférée par l’article 8-5 du RMC PLAN I – Étendue de la protection conférée par l’article 8-5 du RMC A) Définition et portée territoriale de la marque renommée B) Quelles marques antérieures ? C) Protection à l’égard de produits identiques ou similaires ?

II – Conditions de protection conférée par l’article 8-5 du RMC PLAN II – Conditions de protection conférée par l’article 8-5 du RMC A) Marques identiques et similaires B) Marque renommée C) Usage sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice

I – Étendue de la protection conférée par l’article 8-5 du RMC A) Définition et portée territoriale de la marque renommée

La renommée est mentionnée: dans la directive 89/104: Considérant 9, 1) Définition La renommée est mentionnée: dans la directive 89/104: Considérant 9, Articles 4-3, 4-4 et 5-2. dans le Règlement 40/94: Articles 8-5 et 9-1 c). Cf. annexes.

1) Définition Il ressort de ces dispositions que la directive et le règlement prévoient une protection spéciale pour les marques renommées, sans toutefois en donner une définition. Cette définition a été apportée par la CJCE dans l’affaire Chevy en réponse à la question préjudicielle posée par le Tribunal de Commerce de Tournai : « …quel sens exact faut-il donner au terme ‘renommée’» de la marque… ? ». CJCE, 14/09/99 – C-375/97

Dans sa réponse, la CJCE a indiqué : 1) Définition Dans sa réponse, la CJCE a indiqué : Que la première condition édictée par l’article 5-2 de la directive implique un certain degré de connaissance de la marque. Ce n’est en effet « que dans l’hypothèse d’un degré suffisant de connaissance… que le public… peut effectuer un rapprochement entre les deux marques… » Que « le public parmi lequel la marque doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire, en fonction des produits ou services concernés : Soit le grand public, Soit un public plus spécialisé, par exemple un milieu professionnel donné ».

1) Définition La Cour en a conclu qu’une marque renommée est une marque « connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle ».

2) Portée territoriale de la renommée Dans l’arrêt Chevy, la CJCE a aussi précisé la portée territoriale de la renommée : « …il ne peut être exigé que la renommée existe dans tout le territoire de l’État membre. Il suffit qu’elle existe dans une partie substantielle de celui-ci »

S’agissant de la renommée d’une marque Benelux, la Cour a ajouté: 2) Portée territoriale de la renommée S’agissant de la renommée d’une marque Benelux, la Cour a ajouté: Qu’il « …ne peut être exigé …que sa renommée s’étende à la totalité du territoire Benelux… Il suffit qu’elle existe dans une partie substantielle de celui-ci, Laquelle peut correspondre, le cas échéant, à une partie de l’un des pays du Benelux ».

Il suffit qu’elle existe sur un partie substantielle de celui-ci ». 2) Portée territoriale de la renommée Dans un arrêt récent, la CJCE a confirmé sa position dégagée dans l’arrêt Chevy, à propos de la portée territoriale d’une marque notoire: « …Il ne peut… être exigé …que la notoriété existe sur tout le territoire de l’État membre… Il suffit qu’elle existe sur un partie substantielle de celui-ci ». CJCE – 22/11/07 Aff. C-328/06

En revanche, la Cour a ajouté : 2) Portée territoriale de la renommée En revanche, la Cour a ajouté : « …que le sens commun des termes utilisés dans l’expression « dans l’État membre » s’oppose à ce que ladite expression s’applique à une notoriété limitée à une ville et à ses environs qui ne constitueraient pas, ensemble, une partie substantielle de l’État membre ».

2) Portée territoriale de la renommée Il ressort de cet arrêt que la notoriété et par extension la renommée pourraient être limitées à une ville et à ses environs, dès lors qu’ils constitueraient ensemble une partie substantielle de l’État membre.

(articles 8-5 et 9-1 c du Règlement) 2) Portée territoriale de la renommée Renommée d’une marque communautaire Quid de la formulation « jouit d’une renommée dans la communauté » figurant dans le règlement ? (articles 8-5 et 9-1 c du Règlement)

2) Portée territoriale de la renommée En transposant à la marque communautaire les conclusions de la CJCE dans l’arrêt CHEVY : il ne devrait pas être exigé qu’une marque communautaire soit renommée dans toute la communauté, la renommée d’une marque dans une partie substantielle de la communauté devrait donc suffire.

2) Portée territoriale de la renommée Toutefois, la solution dégagée par l’arrêt Chevy à propos des marques Benelux est-elle totalement transposable aux marques communautaires ? Un État membre de l’Union européenne peut-il être considéré, à lui seul, comme une partie substantielle de l’Union européenne ? « Une marque communautaire est-elle protégée dans toute la communauté en tant que « marque jouissant d’une renommée »… lorsqu’elle ne « jouit d’une renommée » que dans un Etat membre » » ?

2) Portée territoriale de la renommée C’est à cette dernière question que va devoir répondre la CJCE à la suite de la question préjudicielle que lui a posée l’Oberster Gerichtshof (République d’Autriche) CJCE Affaire C-301/07 du 26/06/07

I – Étendue de la protection conférée par l’article 8-5 du RMC B) Quelles marques antérieures ?

B) Quelles Marques antérieures ? L’article 8-5 RMC dispose: « Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l'enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée… ».

b) les demandes de marques visées au point a)… B) Quelles Marques antérieures ? L’article 8-2 RMC dispose: «  Aux fins du paragraphe 1, on entend par «marques antérieures»: a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire... (CTM, marques nationales, marques internationales ayant effet dans un État membre ou dans la CE); b) les demandes de marques visées au point a)… c) les marques qui, à la date de dépôt de la demande de marque communautaire…, sont notoirement connues dans un État membre au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris ».

TPICE Affaire T-150/04 du 11/07/07 – Tosca Blu B) Quelles Marques antérieures ? Toutes les marques antérieures visées à l’article 8-2 RMC peuvent-elles être invoquées dans le cadre de l’article 8-5 RMC ? Dans la mesure où les dispositions de l’article 8-5 s’appliquent aux marques antérieures telles que définies à l’article 8-2, elles visent aussi «…les marques notoirement connues au sens de l’article 6 bis de la Convention d’Union de Paris… ». TPICE Affaire T-150/04 du 11/07/07 – Tosca Blu

TPICE Affaire T-150/04 -Tosca Blu B) Quelles Marques antérieures ? Toutefois, « …pour qu’une opposition soit accueillie sur la base de… » l’article 8-5, « …les conditions… prévues par cette disposition doivent être satisfaites ». Or, il résulte du libellé de l’article 8-5, « …qui utilise les termes ‘pour lesquels la marque antérieure est enregistrée’, que cette disposition ne s’applique aux marques antérieures au sens de l’article 8-2… que dans la mesure où elles ont fait l’objet d’un enregistrement ». TPICE Affaire T-150/04 -Tosca Blu

TPICE Affaire T-150/04 -Tosca Blu B) Quelles Marques antérieures ? → Par conséquent, si l’article 8-5 du RMC protège aussi les marques notoirement au sens de l’article 6 bis de la convention d’Union de Paris, → il ne protège que celles « …pour lesquelles une preuve d’enregistrement est produite ». TPICE Affaire T-150/04 -Tosca Blu

B) Quelles Marques antérieures ? Ainsi, les marques qui peuvent être invoquées dans le cadre de l’article 8-5 sont les suivantes: Les marques renommées enregistrées (CTM, Marques nationales, Marques internationales désignant un État membre ou l’UE); Les marques notoires au sens de l’article 6 bis, dès lors qu’elles sont enregistrées.

I – Étendue de la protection conférée par l’article 8-5 du RMC C) Protection à l’encontre de marques désignant des produits ou services identiques ou similaires ?

C) Protection à l’encontre de marques désignant des produits ou services identiques ou similaires ? L’article 8-5 RMC prévoit une protection élargie des marques renommées à l’encontre de marques postérieures « destinées à être enregistrées pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ». →Interprété littéralement, l’article 8-5 exclut la protection des marques renommées contre des marques désignant des produits identiques ou similaires.

C) Protection à l’encontre de marques désignant des produits ou services identiques ou similaires ? Une protection de la marque renommée à l’encontre de marques désignant des produits identiques ou similaires peut apparaître a priori superflue : → Protection conférée par l’Article 8-1 RMC (contre des marques identiques ou similaires désignant des produits identiques ou similaires – risque de confusion) → Prise en considération de la renommée dans l’appréciation du risque de confusion (Arrêts Sabel et Canon).

C) Protection à l’encontre de marques désignant des produits ou services identiques ou similaires ? Toutefois, il existe des situations où la démonstration d’un risque de confusion peut poser problème : → interprété littéralement, l’article 8-5 assurerait une protection des marques renommées moindre à l’encontre d’une marque postérieure désignant des produits identiques ou similaires, qu’à l’encontre d’une marque postérieure désignant des produits non similaires.

CJCE Affaire C-292/00 du 9/01/03 - Davidoff C) Protection à l’encontre de marques désignant des produits ou services identiques ou similaires ? C’est cette considération qui a incité le Bundesgerichtshof à demander à la CJCE d’interpréter l’article 4-4 a) de la directive 89/104 (dont le contenu normatif est, en substance identique à celui de l’article 8-5 RMC) afin de savoir si la protection des marques renommées prévue à l’article 4-4 a) s’applique également en présence de produits identiques ou similaires. CJCE Affaire C-292/00 du 9/01/03 - Davidoff

Dans cette affaire les marques en cause étaient les suivantes: C) Protection à l’encontre de marques désignant des produits ou services identiques ou similaires ? Dans cette affaire les marques en cause étaient les suivantes: Marque antérieure Demande contestée (Tabac)

C) Protection à l’encontre de marques désignant des produits ou services identiques ou similaires ? La juridiction de renvoi estimait que la démonstration d’un risque de confusion pouvait s’avérer difficile. → Le titulaire de la marque DAVIDOFF pouvait donc avoir un « intérêt légitime à protéger le caractère distinctif et la renommée de sa marque en vertu de l’article 5-2 de la directive ».

Dans sa réponse, la CJCE a estimé: C) Protection à l’encontre de marques désignant des produits ou services identiques ou similaires ? Dans sa réponse, la CJCE a estimé: Que cette disposition « ne doit pas être interprétée exclusivement au regard de son libellé, mais également en considération de l’économie générale et des objectifs du système dans lequel il s’insère ». Qu’il ne « saurait être donné dudit article une interprétation qui aurait pour conséquence une protection moindre des marques renommées en cas d’usage d’un signe pour des produits et services identiques et similaires, qu’en cas d’usage d’un signe pour des produits et services non similaires ».

C) Protection à l’encontre de marques désignant des produits ou services identiques ou similaires ? Elle en a conclu: Que les articles 4-4 et 5-2 de la directive assurent « une protection spécifique au profit d’une marque enregistrée qui jouit d’une renommée lorsque la marque… postérieure … est destinée à être utilisée… pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux couverts par celle-ci ».

L’arrêt Adidas a confirmé cette interprétation. C) Protection à l’encontre de marques désignant des produits ou services identiques ou similaires ? L’arrêt Adidas a confirmé cette interprétation. Il a également précisé qu’un « État membre, lorsqu’il exerce l’option offerte par l’article 5-2 de la directive, est tenu d’accorder » cette protection spécifique aux marques renommées également en cas d’usage par un tiers d’un signe postérieur désignant des produits ou services identiques ou similaires. CJCE Affaire C-408/01 du 23/10/03

TPICE Affaire T-215/03 du 22/03/07 – VIPS C) Protection à l’encontre de marques désignant des produits ou services identiques ou similaires ? Le TPICE a confirmé que l’interprétation dégagée par la CJCE à propos de la directive s’appliquait également à l’article 8-5 du RMC. TPICE Affaire T-215/03 du 22/03/07 – VIPS

II – Conditions de protection conférée par l’article 8-5 du RMC A) Marques identiques et similaires B) Marque renommée C) Usage sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice

L’article 8-5 RMC dispose: Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure …la marque demandée est refusée… si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits et services qui ne sont pas similaires… lorsque… [la marque antérieure]… jouit d’une renommée… et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porterait préjudice ».

Dans l’arrêt SPA, le TPI a précisé que la protection conférée par cet article peut être assurée sous réserve du respect des trois conditions cumulatives suivantes : La marque pour laquelle l’enregistrement est demandé doit être identique à la marque antérieure ou présenter une similitude avec elle; La marque antérieure doit bénéficier d’une renommée; L’usage sans juste motif de la marque demandée doit tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porter préjudice. TPICE Affaire T-67/04 du 25/05/05

II – Conditions de protection conférée par l’article 8-5 du RMC A) Marques identiques et similaires

Quel degré de similitude? A) Marques identiques et similaires Quel degré de similitude? La protection conférée par 8-5 est-elle subordonnée à la constatation d’un degré de similitude tel entre la marque renommée et le signe qu’il existe, dans l’esprit du consommateur, un risque de confusion entre ceux-ci ?

La CJCE a répondu à cette question dans l’affaire ADIDAS en indiquant: A) Marques identiques et similaires La CJCE a répondu à cette question dans l’affaire ADIDAS en indiquant: Ces dispositions instaurent, « …en faveur des marques renommées, une protection dont la mise en œuvre n’exige pas l’existence… » d’un risque de confusion. « La condition d’une similitude… suppose l’existence, en particulier, d’éléments de ressemblance visuelle, auditive ou conceptuelle »

A) Marques identiques et similaires Pour conclure que : Les atteintes visées par ces dispositions, « …lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre la marque et le signe, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre le signe et la marque, c’est-à-dire établit un lien entre ceux-ci, alors même qu’il ne les confond pas » CJCE Affaire C-408/01 du 23/10/03

Signes similaires: Ch. Rec. – Aff. R 301/2005-2 - 19/05/06 A) Marques identiques et similaires Signes similaires: Marque antérieure Demande contestée (Chaussures) Ch. Rec. – Aff. R 301/2005-2 - 19/05/06

(publications, agences de voyage) A) Marques identiques et similaires Signes similaires: Marque antérieure Demande contestée SPA (eaux minérales) SPA-FINDERS (publications, agences de voyage) TPICE – Aff. T-67/04 - 25/05/05

BIT BUD OBELIX MOBILIX MIVEC A) Marques identiques et similaires Signes non similaires: Marque antérieure Demande contestée BIT BUD TPI – T-350/04 - 19/10/06 OBELIX MOBILIX TPI, T- 336/03 - 27/10/05 MIVEC Ch de rec. R 1364/2006-2 - 02/08/07

II – Conditions de protection conférée par l’article 8-5 du RMC B) La marque doit être renommée

B) La marque doit être renommée Prouver la renommée de la marque constitue une condition essentielle pour obtenir la protection conférée par l’article 8-5. Ainsi qu’il l’a été rappelé au I A) 1), une marque renommée est une marque connue d’une partie substantielle du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne.

CJCE Affaire 375/97 du 14/09/99 - Chevy B) La marque doit être renommée Cette condition s’apprécie en prenant en compte « tous les éléments pertinents… notamment : La part de marché détenue par la marque L’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage L’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir… » Il ne peut en revanche être exigé « …que la marque soit connue d’un pourcentage déterminé du public… » visé. CJCE Affaire 375/97 du 14/09/99 - Chevy

Ch. Recours, R 1204/2004-1 12/07/05 Absolut B) La marque doit être renommée Il appartient donc à l’opposant de prouver la renommée de sa marque en fournissant des pièces permettant d’établir : la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique… Il ne peut être requis que chaque pièce produite pour établir la renommée donne des informations sur l’ensemble des éléments susvisés Les pièces peuvent au contraire être examinées en relation les unes avec les autres. Ch. Recours, R 1204/2004-1 12/07/05 Absolut

Ces pièces doivent en outre: B) La marque doit être renommée Ces pièces doivent en outre: Établir la renommée de la marque antérieurement au dépôt de la marque opposée (TPICE, T-8/03, 13/12/04 Emilio Pucci) Contenir des éléments objectifs, suffisamment circonstanciés ou vérifiables (TPICE, précité). → Des attestations émanant de l’entreprise peuvent être acceptées dès lors qu’elles sont précises et corroborées par des preuves extérieures (Ch. de Recours, R 551/2004-4, 22/05/07)

B) La marque doit être renommée L’obligation pour l’opposant d’établir la renommée de sa marque résulte des dispositions de l’article 74-1 du RMC : « Dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties ».

B) La marque doit être renommée Toutefois, la limitation de l’examen de l’Office aux moyens invoqués et aux pièces produites n’exclut pas que celui-ci « …prenne en considération, …des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles ». L’article 74-1 RMC « …ne saurait avoir pour but de contraindre [l’Office] à adopter sciemment une décision sur la base d’hypothèses factuelles manifestement incomplètes ou contraires à la réalité ». TPICE T-185/02, 22/06/04 – Picasso

Chambre de Recours – Aff. R 301/2005-2 - 19/05/06 B) La marque doit être renommée Appliquant ces principes à la renommée, la Seconde Chambre de Recours a considéré dans l’affaire NIKE : « Ignoring the reputation of a trade mark such as ‘Nike’ would be ignoring something which is very likely to be well-known to the consumer of sport clothing and shoes » « It is… common knowledge that the mark is indeed a very famous brand name for such products throughout most of the world… ». Chambre de Recours – Aff. R 301/2005-2 - 19/05/06

La Chambre de recours a ainsi conclu que: B) La marque doit être renommée La Chambre de recours a ainsi conclu que: Les pièces produites auraient été manifestement insuffisantes pour prouver la renommée d’une marque dans des circonstances normales; Toutefois, compte tenu de l’exceptionnelle renommée de la marque NIKE, elles ne pouvaient être totalement ignorées.

II – Conditions de protection conférée par l’article 8-5 du RMC C) Usage sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice

TPICE Affaire T-215/03 du 22/03/07 - VIPS C) Usage tirant indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur portant préjudice Si la fonction première d’une marque « consiste incontestablement en une fonction d’origine…  il n’en demeure pas moins qu’une marque « agit également comme un moyen de transmission d’autres messages concernant notamment: Les qualités ou caractéristiques particulières des produits… Ou les images de sensations qu’elle projette, tels que… le luxe, le style de vie, l’exclusivité, l’aventure, la jeunesse » TPICE Affaire T-215/03 du 22/03/07 - VIPS

TPICE Affaire T-215/03 du 22/03/07 - VIPS C) Usage tirant indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur portant préjudice La marque possède donc « une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport aux produits… » qu’elle désigne. « Les messages… que véhicule …une marque renommée ou qui lui sont associés confèrent à celle-ci une valeur importante et digne de protection… » Ce sont ces considérations qui sous-tendent cette troisième condition édictée par l’article 8-5 TPICE Affaire T-215/03 du 22/03/07 - VIPS

C) Usage tirant indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porte préjudice Dans l’arrêt VIPS, le TPI a rappelé que cette condition doit s’analyser en trois risques distincts, à savoir que l’usage sans juste motifs de la marque demandée: Porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure; Ou porterait préjudice à la renommée de la marque antérieure; Ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.

Le TPI a également précisé dans ce même arrêt: C) Usage tirant indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porte préjudice Le TPI a également précisé dans ce même arrêt: Qu’il suffit qu’un seul des types de risque susvisés existe pour que cette disposition soit applicable. Qu’en conséquence, « …la troisième des conditions cumulatives édictées par l’article 8-5 se décompose en trois types de risques visés alternativement par elle ».

1- Sur le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure (ou dilution) « Ce préjudice peut se produire lorsque la marque antérieure n’est plus en mesure de susciter une association immédiate avec les produits pour lesquelles elle est enregistrée et employée » « Ce risque vise ainsi la dilution… de la marque antérieure à travers la dispersion de son identité et de son emprise sur l’esprit du public »

TPICE- Arrêt VIPS (précité) 1- Sur le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure « Cependant, le risque de dilution paraît, en principe, moins élevé si la marque antérieure consiste en un terme qui, de par une signification qui lui est propre, est très répandu et fréquemment utilisé, indépendamment de la marque antérieure composée… » de ce terme. « Dans un tel cas, la reprise du terme en question par la marque demandée est moins probable de conduire à une dilution de la marque antérieure  » TPICE- Arrêt VIPS (précité)

(Programmation d’ordinateurs destinés aux services de restauration) a) Pas de préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure Marque antérieure Demande contestée VIPS (Restaurants) (Programmation d’ordinateurs destinés aux services de restauration) Le TPI a en effet constaté que le terme VIPS est « la forme que revêt au pluriel, en langue anglaise, le signe VIP (Very Important Person)… qui est d’utilisation large et fréquente… pour désigner des personnes célèbres » Il a ajouté que les services désignés par la marque seconde s’adressent à un public restreint, de sorte que celle-ci sera connue tout au plus de ce public restreint, ce qui diminue le risque de dilution de la marque antérieure.

(publications, agences de voyage) a) Pas de préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure Marque antérieure Demande contestée SPA (eaux minérales) SPA-FINDERS (publications, agences de voyage) (TPI, T-67/04, 25/05/05) Le TPI a constaté que le terme SPA est « fréquemment utilisé pour désigner la ville belge de SPA… le circuit automobile de Spa- Francorchamps ou, de manière générale, des espaces dédiés à l’hydrothérapie… »

MARIE-CLAIRE Marque antérieure Demande contestée b) Préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure Marque antérieure Demande contestée MARIE-CLAIRE (Magazines) (Sous-vêtements) (Ch. Rec., R. 530/2004-2, 6/03/06)

TPICE- Arrêt VIPS (précité) 2- Sur le préjudice porté à la renommée de la marque antérieure (ou ternissement) Ce préjudice « …est constitué lorsque les produits… visés par la marque demandée peuvent être ressentis par le public d’une manière telle que la force d’attraction de la marque antérieure s’en trouverait diminuée ». Ceci peut se produire « … lorsque lesdits produits ou services possèdent une caractéristique ou une qualité susceptibles d’exercer une influence négative sur l’image de la marque renommée… » TPICE- Arrêt VIPS (précité)

(Programmation d’ordinateurs destinés aux services de restauration) a) Pas de préjudice porté à la renommée de la marque antérieure Marque antérieure Demande contestée VIPS (Restaurants) (Programmation d’ordinateurs destinés aux services de restauration) Le TPI a estimé que « les services visés par la marque demandée ne présentent aucune caractéristique ou qualité susceptibles d’établir la probabilité… » qu’un tel préjudice soit causé à la marque renommée. L’ existence d’un lien entre les services des deux marques renforce, certes, la probabilité que le public, confronté à la marque seconde, pense à la marque antérieure, mais cette circonstance « …n’est pas, en elle-même suffisante pour diminuer la force d’attraction de la marque… » renommée.

(publications, agences de voyage) a) Pas de préjudice porté à la renommée de la marque antérieure Marque antérieure Demande contestée SPA (eaux minérales) SPA-FINDERS (publications, agences de voyage) Le TPI a constaté qu’il « …n’existe aucun antagonisme entre les produits et services… » respectivement désignés.

b) Préjudice porté à la renommée de la marque antérieure Demande contestée HOLLYWOOD (Chewing-gum) (cigarettes) Il a été démontré que l’image associée à la marque Hollywood est une image de santé, de dynamisme, de jeunesse, ainsi qu’une image sportive. Les produits pour lesquels la marque seconde est destinée à être utilisée sont des produits nuisibles pour la santé, véhiculant donc une image négative. Cette connotation négative est « …frappante par son contraste avec l’image de la marque HOLLYWOOD… »

TPICE- Arrêt VIPS (précité) 3- Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure Ceci «…englobe les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation ». « Il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques… » qu’elle projette « …soient transférées aux produits désignés par la marque postérieure, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque… » renommée. TPICE- Arrêt VIPS (précité)

(Programmation d’ordinateurs destinés aux services de restauration) a) Pas de profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure Marque antérieure Demande contestée VIPS (Restaurants) (Programmation d’ordinateurs destinés aux services de restauration) Le TPI a estimé qu’il n’existe pas d’éléments démontrant que le consommateur éprouverait une attraction particulière pour les services de la marque seconde, du seul fait qu’ils sont désignés par une marque identique à la marque antérieure. Le profit indûment tiré de la renommée ou du caractère distinctif de la marque antérieure nécessite la preuve d’une association de la marque demandée avec des qualités positives de la marque antérieure.

a) Pas de profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure Or, la requérante n’a pas exposé les caractéristiques particulières de sa marque et les raisons pour lesquelles elle « …serait susceptible de faciliter la commercialisation des services… » de la marque seconde. Les caractéristiques habituellement associées à une marque renommée d’une chaîne de restauration rapide (rapidité, disponibilité, jeunesse de la clientèle), ne peuvent être considérées en soi, comme étant aptes à apporter un profit pour la commercialisation des services de la marque seconde. Il est peu probable que l’identité des marques exerce une influence sur le choix du public concerné entre différents services de programmation pour ordinateurs.

b) Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure Demande contestée TDK (Cassettes audio et vidéo) (Vêtements, Chaussures) (TPI, T-477/04, 6/02/07) Les pièces fournies par la société titulaire de la marque renommée démontrent que cette renommée s’étend « …aux activités de promotion et de publicité… » de ses produits dans le cadre de « …parrainage d’évènement sportifs et musicaux » Le public s’est habitué « …à voir la marque TDK sur les vêtements associés… » à des évènements sportifs.

b) Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure → l’utilisation de la marque seconde peut conduire le public à penser que les vêtements sont fabriqués par, ou sous licence de la société titulaire de la marque renommée. → « Cette situation constitue en soi un élément permettant de conclure… à un risque futur non hypothétique…  » qu’un profit indu soit tiré de la réputation de la marque antérieure. Voir aussi Ch. de Recours R 1204-2004/1 - 12/07/05 Absolut c/ Abbsolute

(Cosmétiques, parfums) b) Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure Marque antérieure Demande contestée TISSOT (Montres) (Cosmétiques, parfums) (Ch. Rec., R. 428/2005-2, 6/10/06) Marque antérieure Demande contestée MARIE-CLAIRE (Magazines) (Sous-vêtements) (Ch. Rec., R. 530/2004-2, 6/03/06)

Marque antérieure Demande contestée b) Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure Marque antérieure Demande contestée (Chaussures)

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Annexes

Directive 89/104: Les États membres ont « la faculté d’accorder une protection plus large aux marques ayant acquis une renommée » (Considérant 9), « Une marque est également refusée à l’enregistrement ou… est susceptible d’être déclarée nulle si elle est identique ou similaire à une marque communautaire antérieure… et si elle est destinée à être enregistrée … pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire antérieure est enregistrée, lorsque la marque communautaire antérieure jouit d’une renommée dans la Communauté... » (art. 4-3)

Directive 89/104: «Un État membre peut…prévoir qu’une marque est refusée… où susceptible d’être déclarée nulle lorsque…a) la marque est identique ou similaire à une marque nationale antérieure… si elle est destinée à être enregistrée … pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Etat membre concerné… » (art. 4-4) Voir aussi article 5-2.

Règlement 40/94: «…la marque demandée est… refusée… si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans la communauté et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné… » (art. 8-5) Voir aussi article 9-1 c).