Les restrictions de vente dans les contrats de licence L’épuisement des droits Paris, 27 novembre 2008 Tanguy de Haan

Cadre légal Epuisement Droits du titulaire à l’encontre du licencié Principe de l’épuisement communautaire Art. 7, § 1er, Directive ; art. 13, § 1er, RMC Exception pour des motifs légitimes Art. 7, § 2, Directive ; art. 13, § 2, RMC Droits du titulaire à l’encontre du licencié Art. 8, § 2, Directive ; art. 22, § 2, RMC

Cadre légal Epuisement Territoire de l’EEE

Cadre légal Epuisement Territoire de l’EEE Cour AELE, 08.07.2008 L’Oréal EEE = 30 Etats

Cadre légal Article 8, § 2, Directive 89/104 “Le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des clauses du contrat de licence en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l’enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié.”

Cadre légal Article 8, § 2, Directive 2008/95 “Le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des clauses du contrat de licence en ce qui concerne : a) sa durée ; b) la forme couverte par l’enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée ; c) la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée ; d) le territoire sur lequel la marque peut être apposée ; ou e) la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié.”

Christian Dior / SIL & Copad

Christian Dior / SIL & Copad Les faits 2000 : contrat de licence pour la fabrication et la distribution de produits de corsetterie marqués Christian Dior Licencié en difficultés vend à Copad (soldeur) Produits griffés “Dior” et dégriffés

Christian Dior / SIL & Copad TGI Bobigny, 6 avril 2004 Pas d’épuisement “la première mise sur le marché devait avoir été faite avec l’accord du titulaire de la marque et non du licencié agissant en dehors de sa licence” Pas de contrefaçon “L 714-1, qui doit s’interpréter restrictivement, ne vise pas expressément les modalités de distribution et il n’apparaît pas qu’elles puissent être comprises dans les services qu’il vise”

Christian Dior / SIL & Copad TGI Bobigny, 6 avril 2004 Main-levée de la saisie-contrefaçon “En revanche, l’infraction au contrat de licence constitue une atteinte à la marque ouvrant droit à dommages et intérêts” Condamnation du licencié à payer 40.000 € à Christian Dior Appel par Christian Dior

Christian Dior / SIL & Copad Cour d’appel de Paris, 7 avril 2006 Pas d’épuisement “la mise dans le commerce des produits DIOR litigieux, réalisée avec le seul accord du licencié agissant en dehors du cadre de sa licence, ne saurait donner lieu à l’épuisement du droit du titulaire sur sa marque” Produits griffés “Dior” : pas de contrefaçon Produits dégriffés : contrefaçon

Christian Dior / SIL & Copad Cour d’appel de Paris, 7 avril 2006 Violation du contrat de licence : Désorganisé le réseau de distribution de Dior 40.000 € Réparation de la contrefaçon : 130.000 € Dior et Copad : pourvoi en cassation

Christian Dior / SIL & Copad Cour de cassation, 12 février 2008 Questions préjudicielles à la CJCE (C-59/08) 1. Art. 8, § 2 - Le titulaire peut-il invoquer ses droits de marque contre le licencié qui enfreint le contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs ? 2. Art. 7, § 1er - La mise dans le commerce des produits dans l’EEE par le licencié en méconnaissance du contrat de licence, est-elle faite sans le consentement du titulaire ? 3. Art. 7, § 2 - La violation du contrat de licence constitue-t-elle un juste motif ?

Levi Strauss / HTDC Cour de cassation, 21 octobre 2008 Accord (“transaction”) entre Levi Strauss & Metro : Produits authentiques importés en provenance de pays tiers Conditions précises de vente dans l’UE : que dans les magasins à enseigne METRO Metro viole son obligation et vend en bloc à HTDC, qui vend à Auchan Cour d’appel de Paris, 03.11.2004 : la transaction ne caractérise pas le consentement du titulaire à une mise dans le commerce dans l’EEE Rejet du pourvoi

Eléments de réponse Jurisprudence CJCE

Eléments de réponse Le consentement A une mise sur le marché de l’EEE Interprétation communautaire uniforme (Davidoff, C-414/99,41) La restricion contractuelle au droit de disposer librement des marchandises est étrangère à la question de l’effet du consentement (Davidoff, 63) La reprise de l’interdiction de commercialisation dans l’EEE dans un ou plusieurs des contrats conclus dans la chaîne de distribution ne constitue pas la condition du maintien du droit exclusif (Davidoff, 64)

Eléments de réponse La mise dans le commerce Peak Holding Accord avec COPAD : ne vendre qu’en Slovénie et Russie

Eléments de réponse La mise dans le commerce Interprétation communautaire uniforme (Peak Holding, 32) Suppose une vente des produits dans l’EEE L’art. 7, § 1er, ne subordonne pas l’épuisement du droit à un consentement du titulaire à une commercialisation des produits dans l’EEE (Peak Holding, 52) L’épuisement se produit par le seul effet de la mise dans le commerce dans l’EEE par le titulaire (Peak Holding, 53)

Eléments de réponse La mise dans le commerce La stipulation contractuelle d’une interdiction de revente dans l’EEE n’exclut pas qu’il y ait mise dans le commerce dans l’EEE et ne fait pas obstacle à l’épuisement du droit en cas de revente dans l’EEE en violation de l’interdiction (Peak Holding, 56)

Eléments de réponse Peak Holding, Avocat gén. Stix-Hackl L’épuisement = l’équilibre entre la libre circulation des marchandises et le droit de marque (19) Le titulaire décide de la première mise dans le commerce dans l’EEE, alors qu’il lui est interdit de contrôler au regard du droit des marques le circuit de distribution ultérieure (19) La nature juridique de l’épuisement en tant que limite légale aux droits (48) La violation contractuelle n’équivaut pas à un défaut de consentement (47-48)

Eléments de réponse Fonction “essentielle” de la marque Garantir au consommateur l’identité d’origine du produit marqué Garantie que tous les produits revêtus de la marque ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (Hag II, C-10/89, 13-14; Canon, 28; Philips, 30; Arsenal, 48; Sieckmann, 35; Björnekulla, 20; Peak Holding, 30; Gillette, 26; Céline, 27)

Eléments de réponse Possibilité d’un contrôle de la qualité Marques nationales détenues par le même groupe (Phyteron, 20.03.1997, C-352/95) Cas de personnes distinctes, si liées économiquement Cas des produits mis en circulation par : la même entreprise un licencié une société mère une filiale du même groupe un concessionnaire exclusif (Ideal-Standard, 22.06.1994, C-9/93, 36)

Solutions ? Art. 7, § 1er, Dir. : principe Peu probable Art. 7, § 2, Dir. : motifs légitimes

Solutions ? La ratio legis de l’épuisement Pas d’incidence sur le commerce entre Etats membres Pas de risque de cloisonnement artificiel du marché

Solutions ? Altération ou modification de l’état Si l’emballage ou l’étiquette du produit reconditionné est défectueux, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon (Boehringer II, 26.04.2007, C-348/04, 40) Produits dégriffés “Dior” Si le reconditionnement porte préjudice à l’image de sérieux et de qualité du produit, ainsi qu’à la confiance qu’il inspire au public (Boehringer II, 43)

Solutions ? Produits de luxe et de prestige Le revendeur doit s’efforcer d’éviter que sa publicité n’affecte la valeur de la marque en portant préjudice : à l’allure à l’image de prestige des produits à la sensation de luxe qui émane des produits Si les modes de publicité du revendeur sont usuels dans son secteur d’activité, ils ne constituent pas un motif légitime sauf si une atteinte sérieuse est portée à la renommée de la marque (Dior / Evora, 04.11.1997, C-337/95 45-46)

Solutions ? Impression d’un lien commercial Si la manière dont la marque est utilisée (publicité) peut donner l’impression qu’il existe un lien commercial croire que le revendeur appartient au réseau de distribution du titulaire croire qu’il existe une « relation spéciale » (BMW, 23.02.1999, C-63/97, 51 et 64) Une aura de qualité (publicité correcte et loyale) n’est pas un motif légitime (BMW, 53)

Conclusion Les temps sont durs … Contrat de licence Importance des sanctions Problème d’opposabilité aux tiers Restriction en matière de concurrence Question de l’abus de position dominante : GSK (importateurs grecs), 16.09.2008, C-468/06 à C-478/06

Merci tanguy.dehaan@nautadutilh.com NautaDutilh.com