Traitement fiscal de la propriété intellectuelle Aspects légaux et fiscaux 500 PLACE D’ARMES BUR MONTREAL (QUÉBEC) H2Y 2W2 TEL FAX Par Me Marc-Antoine Deschamps, D. Fisc.

Introduction  La propriété intellectuelle (« PI ») se compose de plusieurs biens intangibles;  Ce sont des biens qui donnent une plus value  Les revenus et dépenses en provenant sont soumis à des traitements différents selon la nature de la PI  Lors de l’achat et la vente d’entreprise, la PI constitue une composante essentielle de la transaction  Le traitement fiscal de la PI est souvent fonction de la nature du bien, de la structure de la transaction et des personnes avec qui l’on contracte Fiscalité de la propriété intellectuelle

Présentation  Déclinaison de la PI: nature des biens  Détention de la PI: capital ou inventaire  Le traitement des revenus découlant de la PI  Les dépenses concernant la PI  Société exploitant de la PI  Transactions avec des non résidents  Conclusion Fiscalité de la propriété intellectuelle

Nature des biens en PI  La PI est composée de biens intangibles et intellectuels  Brevets, inventions, secrets de commerce, dessins, formules, procédés industriels: biens structurels  Marques de commerce, droit d’auteur, méthodes systèmes, études de marchés, logos: biens publicitaires  La PI doit être utilisée dans le cadre de l’entreprise et être transférable pour être valorisée: savoir personnel  Biens ayant des traitements spécifiques au niveau de la LIR notamment sur la nature du revenu ou de la dépense Fiscalité de la propriété intellectuelle

Distinction entre les différents biens et le traitement possible aux fins fiscales lors de la disposition et de l’acquisition de la PI  Connaître les différentes catégories de biens eu égard au revenu et à la dépense afférente  Inventaire: revenu ou perte d’entreprise  Biens amortissables: gain en capital, récupération d’amortissement ou perte finale  Immobilisations: gain ou perte en capital  Immobilisations admissibles: revenu d’entreprise  Certains intangibles : « Nothing » Fiscalité de la propriété intellectuelle

Les quatre catégories les plus importantes en matière de PI  Brevets  Droits d’auteur  Marques de commerce  Savoir faire ou « Know How »: secret et connaissance spécifique d’une entreprise, composée d’un amalgame de biens intangibles qui ne sont pas intégrés dans les composantes précédentes Fiscalité de la propriété intellectuelle

Brevets  Octroyés en vertu de la Loi sur les brevets  Durée de 20 ans au Canada et protection nationale  Le brevet est octroyé pour une « invention »: Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité  Certains brevets peuvent être en « examen »  « Patent pending »: le traitement fiscal est différent Fiscalité de la propriété intellectuelle

Marques de commerce  Existent en vertu du droit commun et par la Loi sur les marques de commerce  Protection nationale de 15 ans et renouvelable  La marque de commerce ne permet une protection que pour ce qui distingue le produit ou le service de l’entreprise des autres  Le propriétaire de la marque de commerce peut contrôler l’utilisation par des tiers: licence, action  Critère fondé sur l’utilisation et l’activité Fiscalité de la propriété intellectuelle La vente de PI va avoir des répercussions fiscales qui doivent être prises en compte avant la finalisation de l’accord de cession pour assurer un transfert fiscalement intéressant. Les avantages diffèrent selon qu’il s’agisse d’une vente ou d’un accord de licence de PI et en fonction du type de PI. · Taxe sur les gains en capital lors de la vente de droits de PI · Vente d’actions détenues dans une entreprise titulaire de droits de PI · Détermination du type de transaction: vente vs licence de droits de PI · Implications fiscales selon qu’il s’agisse d’une vente de brevets, de savoir-faire, de droits d’auteur, de marques de commerce ou de noms commerciaux

Droits d’auteur  Protégés par Loi sur le droit d’auteur  Protection dès la création de l’œuvre originale  Protection non seulement pour une « œuvre artistique », mais aussi pour des documents commerciaux, secrets de commerce, formules et programmes informatiques  Vie de l’auteur et plus de 50 ans: individu et non société  Critère fondé sur l’originalité Fiscalité de la propriété intellectuelle La vente de PI va avoir des répercussions fiscales qui doivent être prises en compte avant la finalisation de l’accord de cession pour assurer un transfert fiscalement intéressant. Les avantages diffèrent selon qu’il s’agisse d’une vente ou d’un accord de licence de PI et en fonction du type de PI. · Taxe sur les gains en capital lors de la vente de droits de PI · Vente d’actions détenues dans une entreprise titulaire de droits de PI · Détermination du type de transaction: vente vs licence de droits de PI · Implications fiscales selon qu’il s’agisse d’une vente de brevets, de savoir-faire, de droits d’auteur, de marques de commerce ou de noms commerciaux

Savoir-faire: « Know How »  Il s’agit d’information confidentielle qui s’attache à l’expertise de l’entreprise ou de ses employés  Peut inclure des procédés brevetables mais que le propriétaire désire conserver secret  Seulement protégé par le droit commun  Il y a une protection contractuelle tel que des ententes de non-divulgation et de confidentialité  Le « savoir faire » n’est pas un « bien » en certains cas aux fins fiscales Fiscalité de la propriété intellectuelle La vente de PI va avoir des répercussions fiscales qui doivent être prises en compte avant la finalisation de l’accord de cession pour assurer un transfert fiscalement intéressant. Les avantages diffèrent selon qu’il s’agisse d’une vente ou d’un accord de licence de PI et en fonction du type de PI. · Taxe sur les gains en capital lors de la vente de droits de PI · Vente d’actions détenues dans une entreprise titulaire de droits de PI · Détermination du type de transaction: vente vs licence de droits de PI · Implications fiscales selon qu’il s’agisse d’une vente de brevets, de savoir-faire, de droits d’auteur, de marques de commerce ou de noms commerciaux

Savoir faire  Le savoir-faire « secret » peut perdre sa protection si les informations protégées sont divulguées dans le public ou mise à la disposition de toute une industrie  Peu de protection s’il n’y a pas d’engagement contractuel de non divulgation  Secrets de commerce, formules ou procédés industriels, scientifiques, commerciaux secrets ou une compilation de données publiques Fiscalité de la propriété intellectuelle La vente de PI va avoir des répercussions fiscales qui doivent être prises en compte avant la finalisation de l’accord de cession pour assurer un transfert fiscalement intéressant. Les avantages diffèrent selon qu’il s’agisse d’une vente ou d’un accord de licence de PI et en fonction du type de PI. · Taxe sur les gains en capital lors de la vente de droits de PI · Vente d’actions détenues dans une entreprise titulaire de droits de PI · Détermination du type de transaction: vente vs licence de droits de PI · Implications fiscales selon qu’il s’agisse d’une vente de brevets, de savoir-faire, de droits d’auteur, de marques de commerce ou de noms commerciaux

Disposition de la PI  Divers types de transaction sur de la PI peuvent engendrer des conséquences fiscales différentes  Transfert pur et simple de tous les droits par le « propriétaire »  Un transfert des droits pour une période de temps et géographiquement limité  Transfert sur une base exclusive ou non  Licence d’utilisation sur la PI Fiscalité de la propriété intellectuelle La vente de PI va avoir des répercussions fiscales qui doivent être prises en compte avant la finalisation de l’accord de cession pour assurer un transfert fiscalement intéressant. Les avantages diffèrent selon qu’il s’agisse d’une vente ou d’un accord de licence de PI et en fonction du type de PI. · Taxe sur les gains en capital lors de la vente de droits de PI · Vente d’actions détenues dans une entreprise titulaire de droits de PI · Détermination du type de transaction: vente vs licence de droits de PI · Implications fiscales selon qu’il s’agisse d’une vente de brevets, de savoir-faire, de droits d’auteur, de marques de commerce ou de noms commerciaux

Revenu ou capital  Les revenus provenant de la PI peuvent être soit traités comme du revenu « d’entreprise » ou de « biens » ou comme du capital  Autant la façon que la PI est exploitée et que la formule de contrepartie peut affecter le traitement des revenus reçus  La distinction entre le revenu « d’entreprise » ou de « biens »: niveau d’activités et organisation de la société Fiscalité de la propriété intellectuelle La vente de PI va avoir des répercussions fiscales qui doivent être prises en compte avant la finalisation de l’accord de cession pour assurer un transfert fiscalement intéressant. Les avantages diffèrent selon qu’il s’agisse d’une vente ou d’un accord de licence de PI et en fonction du type de PI. · Taxe sur les gains en capital lors de la vente de droits de PI · Vente d’actions détenues dans une entreprise titulaire de droits de PI · Détermination du type de transaction: vente vs licence de droits de PI · Implications fiscales selon qu’il s’agisse d’une vente de brevets, de savoir-faire, de droits d’auteur, de marques de commerce ou de noms commerciaux

 Revenu ou capital  Les revenus réalisés de l’exploitation de la PI qui est l’entreprise principale du contribuable seront généralement imposés comme du revenu sans égard que le contribuable vende la PI, qu’il donne différents droits selon des marchés exclusifs ou non ou qu’il octroie une licence en considération d’une redevance  Entreprise de conception informatique Fiscalité de la propriété intellectuelle

 Revenu ou capital  Pour qu’une disposition de la PI survienne à titre de disposition de capital, le contribuable doit se départir de son bien en totalité ou en partie  S’il conserve l’entier contrôle de la PI, il n’y a pas de disposition aux fins fiscales  Il doit donner au récipiendaire de la PI un certain degré d’exclusivité et de contrôle  « Disposition » aux fins fiscales peut amener un certain abandon des attributs de la propriété Fiscalité de la propriété intellectuelle

 Revenu provenant de la PI  Les redevances au autres montants payables à titre de revenu et non de capital: ils sont inclus dans le calcul du revenu en vertu du par. 9(1) LIR, dans l’année de la réception sur une base d’exercice, si le contribuable a un droit absolu sur le montant payable pour la PI et que le montant n’est sujet à aucune restriction relativement à sa disposition, usage ou sa jouissance Fiscalité de la propriété intellectuelle

 Revenu provenant de la PI  Un montant peut alternativement être inclus en vertu de l’alinéa 12(1)(a) qui impose une « accélération » de la reconnaissance d’un revenu lorsque des montants sont « reçus » en acompte de services à être rendus après la fin de l’année fiscale  Exemple: paiement forfaitaire à l’avance pour des services de « maintenance » de systèmes à être exécutés en vertu d’une entente de transfert technologique Fiscalité de la propriété intellectuelle

 Réserve  Une réserve raisonnable en vertu de l’alinéa 20(1)(m) LIR est disponible, relativement à des biens ou services, s’il est raisonnable de considérer que les biens ou les services seront livrés ou rendus après la fin de l’année, ou pour des périodes pour lesquelles les redevances ou autres montants ont été payés d’avance pour l’utilisation de biens meubles (droits dans la PI) Fiscalité de la propriété intellectuelle

 Revenu provenant de la PI  Cette réserve est permise à un propriétaire d’une PI qui est requis durant les années de la licence d’exécuter certains services tel que de la maintenance ou de protéger et de prendre fait et cause pour le licencié dans toute procédure judiciaire et dans le cadre de sa licence  Celui-ci reçoit un paiement forfaitaire couvrant les coûts de maintenance  Inclusion 12(1)(a) et réserve 20(1)(m) Fiscalité de la propriété intellectuelle

 Revenu provenant de la PI  Lorsque le revenu ou la contrepartie pour la disposition de la PI varie ou est fonction de l’usage ou de la production de la PI, l’alinéa 12(1)(g) peut créer des problèmes, même si le bien est disposé à titre de capital  En ce cas, les paiements basés sur l’usage ou la production, seront pleinement inclus et imposables dans le cadre de la transaction Fiscalité de la propriété intellectuelle

 Revenu provenant de la PI  Les paiements pour un transfert de PI qui sont fonction de la production ou d’une formule à pourcentage, les montants reçus seront inclus dans le calcul du revenu du disposant  Le paiement d’une somme forfaitaire couplé d’une formule où la production ou l’usage excède un certain montant: la somme forfaitaire peut être à titre de capital et le montant excédentaire à titre de revenu sur l’usage Fiscalité de la propriété intellectuelle

 Revenu provenant de la PI  Lorsqu’une entente prévoit le paiement d’une somme forfaitaire, l’alinéa 12(1)(g) LIR n’amène pas l’inclusion au revenu de la somme forfaitaire si le moment de son versement est fonction de la production ou d’un usage quelconque de la PI atteinte d’un seuil minimal avant le paiement  Le montant de la somme forfaitaire ne doit pas être modifié en fonction de l’usage ou de la production, la somme doit être fixe Fiscalité de la propriété intellectuelle

 Revenu provenant de la PI  Lorsque le prix de vente prévoit un plafond équivalent à la juste valeur marchande qui peut être diminué en fonction de certains paramètres, le plafond sera considéré comme le produit de disposition  Il doit y avoir une attente raisonnable que ce montant soit atteint sinon le montant peut être inclus à titre de paiement basé sur l’usage en vertu de l’alinéa 12(1)(g) Fiscalité de la propriété intellectuelle

 Biens spécifiques  Brevets  Les montants reçus pour l’octroi d’une licence d’utilisation à plusieurs personnes sont inclus à titre de revenu  Ceci s’applique aussi dans le cas d’une somme forfaitaire  Un montant forfaitaire reçu pour l’octroi d’un droit exclusif pour l’exploitation d’un brevet peut être à titre de capital si la durée est fixée Fiscalité de la propriété intellectuelle

 Brevets  Une personne qui est spéculateur dans l’achat et la vente de brevets ne peut bénéficier du traitement de capital dans le cadre de la vente ou l’octroi de licence  Une personne (particulier ou société) qui est dans le domaine de l’invention et qui a plusieurs brevets à son actif aura le même traitement  Les brevets sont alors considérés sur le compte de revenu que ce soit à l’achat ou la disposition Fiscalité de la propriété intellectuelle

 Marques de commerce  Immobilisation admissible  Montants provenant d’un droit d’utilisation seront considérés sur le compte de revenu  La disposition diminuera le compte des immobilisations admissibles et la moitié de l’excédent est imposé comme du revenu d’entreprise  Possibilité de création d’un compte de dividende en capital Fiscalité de la propriété intellectuelle

 Droits d’auteur  Les droits d’auteur sont liés à la personne originale qui doit être un individu  L’artiste qui gagne ses revenus à même la création: les revenus provenant de la vente et la cession de ses droits seront à titre de revenu car il est un commerçant en semblable matière  La personne qui n’a pas créé l’œuvre ou un programme et qui le vend  Traitement fiscal différent Fiscalité de la propriété intellectuelle

 Droits d’auteur  Exemple, la succession ou une société en liquidation qui vend l’ensemble de l’œuvre d’un auteur pourrait recevoir un traitement de capital  Un éditeur qui vend son entreprise et son catalogue ou une entreprise de développement technologique qui vend ses programmes lors de la vente d’entreprise peut recevoir un traitement de capital  « L’entreprise » est un bien de capital en soi Fiscalité de la propriété intellectuelle

 Savoir Faire  Le « savoir-faire » constitue une immobilisation admissible dans la majorité des transactions  Bien de capital mais qui ne constitue pas une « immobilisation », aucun gain en capital  La vente pure et simple du savoir-faire est considérée comme une disposition d’immobilisation admissible incluse au ¾ dans le calcul du « montant cumulatif des immobilisations admissibles »  En cas de licence d’utilisation de données ou de connaissances du savoir-faire: revenu Fiscalité de la propriété intellectuelle

 Engagements restrictifs  Avant 2003, les montants alloués pour des engagement restrictifs n’étaient pas imposables  56.4 LIR: tout montant pour des engagements restrictifs concernant certains droits sont inclus à titre de revenu pleinement imposable  Exemple: montant alloué pour ne pas utiliser des bases de données ou une technologie spécifique, ne pas divulguer une formule secrète, etc. Fiscalité de la propriété intellectuelle

 Engagements restrictifs  Les engagements restrictifs peuvent considérés comme un produit de disposition à titre de capital  Vente d’actions ou d’entreprise  Choix conjoint entre l’acheteur et le vendeur  Allocation du montant de l’engagement restrictif doit être raisonnable  Réallocation du montant s’il est déraisonnable Fiscalité de la propriété intellectuelle

 Dépenses pour la PI  Tel que pour les revenus  Courantes ou en capital  Dépenses pour un bien qui se consommera rapidement et qui sera utilisé dans le cadre du processus de création du revenu sera une dépense courante ou ajouté au coût de l’inventaire  Exemple: Acquisition de données compilées sur des individus pour une entreprise de sollicitation Fiscalité de la propriété intellectuelle

 Dépenses pour la PI  Acquisition d’un bien qui procure un avantage à long terme (« enduring benefit ») sera considéré comme une dépense de capital  Dépense pour l’acquisition d’un brevet  Dépenses pour l’exploitation d’une PI, sans acquérir la propriété ou un droit, par exemple redevance périodique ou forfaitaire pour une utilisation d’une base de donnée confidentielle est une dépense courante Fiscalité de la propriété intellectuelle

 Dépenses pour la PI  En vertu du paragraphe 18(9) LIR, le paiement d’avance d’une redevance pour un contribuable qui est sur une base d’exercice, aucune déduction ne peut être prise dans l’année du paiement s’il est raisonnable de considérer que la dépense est pour une redevance relative à une année future  Ex. Redevance forfaitaire dans la première année pour une utilisation de cinq ans: « matching » Fiscalité de la propriété intellectuelle

 Dépenses pour un brevet  Les coûts de développement avant l’obtention du brevet ne sont pas déductibles, ils sont inclus au coût en capital si le brevet est accepté  Les coûts de dépôt auprès de l’OPIC ne sont pas inclus dans le coût en capital: déductibles à 100% en vertu de l’alinéa 20(1)(cc)  Brevet refusé: dépenses de capital admissibles (75%) déductibles à 7% par an si les dépenses engagées dans le but de gagner un revenu Fiscalité de la propriété intellectuelle

 Brevets et autres  Brevet, concession ou licence pour une durée déterminée sont des biens de le catégorie 14  Contrairement à la majorité des biens amortissables, ces biens sont amortis selon un taux linéaire sur leur durée de vie utile et non en fonction d’un taux dégressif  License d’une technologie pour une période de 10 ans: 10% par année du coût original  Brevets: catégorie 44 ou 14 Fiscalité de la propriété intellectuelle

 Brevets et autres  Brevet ou un droit d’utilisation d’un brevet qui est acquis à titre de capital pour une durée déterminée ou non est un bien de la catégorie 44  Taux de 25% par année sur le solde dégressif  Choix possible pour avoir la catégorie 14  Catégorie 44 est souvent plus avantageuse lors des premières années de vie du brevet ou s’il reste peu de temps à la protection du brevet: catégorie 14 Fiscalité de la propriété intellectuelle

 Marques de commerce  Coûts de développement des marques de commerce sont généralement déductibles  Coûts d’enregistrement déductibles en vertu du de l’alinéa 20(1)(cc)  Les coûts de défense à une marque de commerce: déductibles selon la jurisprudence  L’acquisition d’une marque de commerce établie est généralement une dépense en capital admissible Fiscalité de la propriété intellectuelle

 Droits d’auteur  Coûts de création seront déductibles si en vue de tirer un revenu d’« entreprise »  Coûts pour le développement d’une d’une base de donnée ou d’un procédé: ajoutés au coût de l’inventaire ou au coût en capital  Coûts d’enregistrement: 20(1)(cc)  Coûts d’acquisition d’un droit d’auteur  Auteur décédé: catégorie 14 puisque de durée limitée  Auteur vivant: le droit n’est pas encore limité dans le temps  Régime pour les programmes informatiques: cat. 12 Fiscalité de la propriété intellectuelle

 Savoir-faire  Coûts de développement: seront considérés comme des dépenses déductibles sauf si le savoir-faire amène un avantage à long terme  Coût d’acquisition peuvent être considérés  Dépenses de capital admissible ou  « Nothing » puisque le savoir-faire n’est pas un «bien » soit une dépense nette sans traitement fiscal  Doit être protégé en vertu des principes de droit commun Fiscalité de la propriété intellectuelle

 Société détenant de la PI  Revenu de redevances sans activités  « Entreprise de placements déterminée »  Moins de cinq employés  But « principal » est de tirer du revenu de biens incluant des redevances  Plus de 50% du revenu provient de redevances  Taux d’impôt plus élevé  Pas admissible à la déduction aux petites entreprises  Impôt en main remboursable Fiscalité de la propriété intellectuelle

 Société exploitant de la PI  Redevances: revenu d’entreprise?  Si la société est la créatrice de la PI et octroie des droits d’usage ou de licence, alors le revenu serait du revenu « actif »  Si la société acquiert la PI d’autres personnes et qu’elle tire ensuite des revenus de redevances, question de fait  Niveau d’activité pour tirer le revenu de redevance, si moins de 5 employés: service d’entretien, mise à jour, engagement de défense du droit à la PI, etc. Fiscalité de la propriété intellectuelle

 Déduction pour gain en capital  $ libre d’impôt  Société tirant du revenu de redevances  Admissible pour la déduction de gain en capital?  Société exploitant une petite entreprise « plus de 90% de la juste valeur marchande est attribuable à des biens qui sont utilisés principalement dans une entreprise active… »  Si le revenu de redevance est seulement « accessoire » à une entreprise Fiscalité de la propriété intellectuelle

 Déduction de gain en capital  Les autorités fiscales ont reconnu que les actions d’une société tirant principalement du revenu de redevances peuvent être admissibles  La société doit être dans le commerce de la PI ou bien qu’elle est l’auteur de la PI de laquelle les redevances sont gagnées et qu’elle licencie  La PI peut être un bien utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise active  Question de fait Fiscalité de la propriété intellectuelle

 Transaction avec des non-résidents  Un résident du Canada paie une redevance pour l’utilisation de la PI à des non-résidents qui n’exploitent pas d’entreprise au Canada  Impôt partie XIII, retenue à la source de 25% sur le montant brut de la redevance Al. 212(1)(d) LIR  Traités fiscaux réduisent à 10% le montant de la retenue  Art. XII Traité Canada États-Unis Fiscalité de la propriété intellectuelle

 Transaction avec des non résidents  Si les redevances sont payables par un résident du Canada à un non résident pour  Droits d’auteur  l'usage ou la concession de l'usage de logiciels d'ordinateurs  l'usage ou la concession de l'usage d'un brevet ou d'informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial…  Aucune retenue en vertu de certains traités Fiscalité de la propriété intellectuelle

 Transaction avec des non résidents  Disposition par un non-résident de la PI  Est-ce un « bien canadien imposable »?  « biens utilisés ou détenus par le contribuable dans le cadre d'une entreprise exploitée au Canada, les immobilisations admissibles relatives à une telle entreprise ou les biens à porter à l'inventaire d'une telle entreprise »  « Biens canadiens imposables » par. 248(1) Fiscalité de la propriété intellectuelle

 Transaction avec des non résidents  Obtenir du non-résident un « certificat de décharge »  T2062 et TP-1097  À défaut, l’acheteur peut être responsable de 37% du prix d’achat indépendamment du coût pour le vendeur (25% fédéral et 12% provincial) et 80% dans certains cas  Sûreté pour les autorités fiscales sur les impôts du non-résident Fiscalité de la propriété intellectuelle

 Conclusion  PI se compose de plusieurs catégories  Traitement fiscal difficile à cerner à certaines occasions  Vérification des ententes légales pour déterminer la nature de la PI  Régime fiscal découlant de la qualification de la société  Planification pour la détention de la PI Fiscalité de la propriété intellectuelle