2. Le droit des marques et les noms de domaine P. Reynaud EM M2 E-Marketing 2015/2016

2.1. Qu’est-ce qu’une marque ? Au sens du Code de la propriété intellectuelle, la marque est un “signe” servant à distinguer précisément des produits ou services de ceux de concurrents : En déposant une marque à l’INPI, on obtient un monopole d’exploitation sur le territoire français pour 10 ans, renouvelable indéfiniment. Son titulaire est le seul à pouvoir l’utiliser, ce qui permet de mieux commercialiser et promouvoir les produits et services visés lors du dépôt. C’est le principe de spécialité. Il peut se défendre en poursuivant en justice toute personne qui, notamment, imiterait ou utiliserait aussi sa marque. C’est l’action en contrefaçon. Il peut faire exploiter sa marque par un tiers : cession ou licence de marque.

Principe de territorialité de la marque [Title of the course] 24-Apr-17 Principe de territorialité de la marque La protection accordée à la marque est limitée au pays où elle a été enregistrée. Les déposants doivent renouveler les formalités dans tous les pays où ils souhaitent que leurs marques soient protégées. Il existe cependant une marque communautaire qui comme son nom l’indique couvre l’U.E. dans son ensemble. http://oami.europa.eu Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.

2.2. Ce qui peut être protégé ? La marque peut prendre des formes variées telles : qu’un mot, un nom, un slogan, des chiffres, des lettres, un dessin ou un logo.

2.3. Ce qui ne peut pas être protégé : Un signe, un mot ou une expression qui sert à désigner le produit ou service. Ex. : le mot “baba” ne peut être déposé seul pour désigner de la pâtisserie. Un signe, un mot ou une expression qui décrit le produit ou service. Ex. : l’expression “pure laine” seule ne peut être choisie pour un tapis en laine Des termes “élogieux” utilisés seuls, comme “Super” ou “Plus”…

Ce qui ne peut pas être protégé : (suite) Un terme qui pourrait tromper le consommateur sur la nature, les caractéristiques ou la provenance du produit. Ex. : “Lavablaine” pour des tissus en coton ; “Genéva”, pour des montres fabriquées en France. Un mot ou une expression contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, comme un slogan raciste. Certaines armoiries publiques, drapeaux ou autres signes officiels protégés, listés auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Une appellation d’origine. Celle-ci est constituée par un nom réglementé, qui est celui du lieu dont est issu le produit auquel il doit ses caractéristiques spécifiques. Ex. : “bordeaux“ seul, pour un vin, est interdit.

2.4. La recherche de la disponibilité Lorsque l’on envisage de déposer une marque, il est nécessaire de s’interroger au préalable sur la disponibilité du signe que l’on souhaite protéger. Vérifier la disponibilité d’une marque ne constitue pas une obligation légale, mais ne pas le faire est risqué ! Si la marque ou le nom de société n’est pas disponible, elle peut être contestée à tout moment par les propriétaires de droits antérieurs qui peuvent, par exemple, vous attaquer en contrefaçon ou en concurrence déloyale et vous interdire d’exploiter votre marque.

2.5. Qu’est-ce qu’une “classe” de produits et/ou de services ? Un dépôt de marque n’a pas vocation à protéger un nom de manière générale, mais un nom identifiant des produits et/ou des services. Pour plus de facilité, les différents produits et services ont été organisés par classes. Ex.Les vêtements appartiennent ainsi à la classe 25. Il faut tout d’abord d’identifier les produits et/ou services pour lesquels vous déposez une marque ; ensuite, on doitles ordonner en fonction de la classification internationale et, enfin, les mentionner sur le formulaire de dépôt de marque

2.6. Combien coûte un dépôt ? Le coût de dépôt d’une marque dépend essentiellement du nombre de classes sélectionnées. Le coût d’un dépôt (voir le site de l’INPI pour le détail) : Dépôt papier 250 € si vous désignez des produits et/ou services appartenant à une, deux ou trois classes Dépôt électronique 210 € Classe supplémentaire après 3 classes 42 € pour chaque classe de produits et/ou services supplémentaire Paiement des redevances le jour du dépôt.

2.7 L’opposition à l’INPI L’opposition permet d'empêcher l’enregistrement d’une marque nouvelle, si on estime que celle-ci porte atteinte à ses droits. Cette démarche doit être engagée auprès de l’INPI et aboutit, si l'opposition est bien fondée, au rejet de la marque nouvelle. l’INPI n'est pas habilité à vérifier qu’une marque est utilisée ou imitée. C’est à vous de faire cette vérification.

2.8 Faire un dépôt Les dix étapes clefs d’un dépôt de marque sur le site de l’INPI Cas pratique : http://depot-marque.inpi.fr/

2.9 La protection de la marque sur internet Une action en contrefaçon ouverte aux titulaires de marque. Art. 713-1 CPI : L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés.

2 types de protections : un signe + un domaine d’activité = protection La marque « classique » : un signe + un domaine d’activité = protection 2. La marque renommée (L. 713-5 CPI) : Une protection en dehors du principe de spécialité (ex. coca cola) lorsque la marque est connue d’ une partie significative du public concerné.

Article L713-2 CPI : interdiction de la reproduction à l’identique pour les produits et services Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :    a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;    b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.

[Title of the course] 24-Apr-17 Article L713-3 : l’imitation de la marque et la reproduction de la marque des produits et services similaires Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :    a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;    b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.

Par exception : un cas d’utilisation du nom sans contrefaçon [Title of the course] 24-Apr-17 Par exception : un cas d’utilisation du nom sans contrefaçon Exemples : La référence à la marque dans un but d'information est licite. Ex. le produit a remporté un prix dans un concours (Concours Lépine), ne constitue pas une contrefaçon. Ex. citation de la marque dans ouvrage littéraire. Même si l’usage présente un caractère polémique si c’est hors du cadre de : "la vie des affaires" entendue comme "la compétition entre entreprises commerciales" (CA Paris, 16 nov. 2005, aff. Esso) notamment pour faire “la promotion de produits ou de services concurrents à ceux du titulaire de la marque” (CA Paris, 30 avr. 2003, aff. Danone). . Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.

Areva et tête de mort : En 2002, Greenpeace avait lancé deux campagne en ligne contre les politiques environnementales d’Esso et d’Areva, en parodiant leur logo. Attaquée en justice par le groupe pétrolier et par la Société de participations du Commissariat à l’énergie atomique (SPCEA), détentrice de la marque Areva, l’association avait perdu en appel, le 17 novembre 2006, contre la SPCEA. La cour de Paris avait, en effet, estimé que Greenpeace avait dépassé les limites de la liberté d’expression, en associant une marque à la mort : l’association écologique avait détourné le logo de la société spécialisée dans le nucléaire en y faisant apparaître une tête de mort ou un poisson à l’aspect maladif. Dans un arrêt du 8 avril 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation donne gain de cause à Greenpeace France et New Zélande qui « agissant conformément à leur objet, dans un but d’intérêt général et de santé publique par des moyens proportionnés à cette fin, n’avaient pas abusé de leur droit de libre expression ». La cour a également considéré que l’utilisation des logos Areva ne visait pas la société mais les marques déposées par elle, et par conséquent ses activités et services. La campagne portant atteinte à ces derniers et non à l’honneur ou à la considération de la personne morale, il ne pouvait donc pas être reproché à Greenpeace d’actes de dénigrement contre la SPCEA.

Attention cependant… Exploitation pour son propre produit la référence indirecte à la marque (généralement connue du public) par le biais de la reprise dans une caricature de ses éléments distinctifs = Contrefaçon Ex. reprise du graphisme d'une boite de camembert dans une pochette de disques. Ex.  t Shirt à l'effigie de "Monsieur Propre". reproduction des marques sur des produits non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, reproduction des marques sur des tee-shirts, reproduction des marques sous la forme caricaturale ou parodique, usage de la caricature ou de la parodie uniquement pour railler ou faire sourire (non), intention essentiellement commerciale de profiter des marques pour vendre les tee-shirts, intention de capter une clientèle attirée par le personnage notoirement connu de MR PROPRE, dommages-intérêts montant = 100 000, mesure de publication, insertion = 40000, frais irrépétibles = 30000, confirmation.

2.10 Les noms de domaine Nous aborderons : Syntaxe et historique L’extension .fr Contentieux des noms de domaine / marque… Méthodes alternatives de résolution des conflits

2 types de prestataires : Office d’enregistrement (registries : Afnic) Centralisation des données Pouvoir de suppression ou de transfert d’un nom de domaine Contrôle de la procédure appliquée par les registrars Bureaux d’enregistrement : Registrars activité commerciale Pluralité d’offices Des exemples de Registrars WHOIS

Nom de domaine de premier niveau – les TLD Extension : Soit la nature de l’organisation : generic TLD .com; .org; .net…. Soit le pays d’enregistrement : Country code TLD .fr Soit pour une zone géographique : .eu; .asia Création de l’ICANN pour gérer le système : http://www.icann.org/

Les gTLD Création de nouveaux gTLD : http://fr.wikipedia.org/wiki/Domaine_de_premier_niveau Nouvelles extensions Internet : un « Big Bang » pour les noms de domaine. Création du .mamarque

Nom de domaine de second niveau Limitation de taille (2 à 63 caractères) Le terme domaine désigne habituellement un domaine de deuxième niveau. Voici quelques noms de domaine valides : wikipedia.org, paris.fr, paris-france.fr, lions.com, louvre.museum, yaourt.biz et platon.name. On dira que le terme wikipedia est une composante du nom de domaine wikipedia.org.

Choix de l’extension.fr La charte de nommage de l’Afnic vient organiser l’enregistrement d’un nom de domaine en .fr : http://www.afnic.fr/fr/ressources/documents-de-reference/chartes/

Les règles de l’AFNIC Choix d’un nom de domaine Liberté de choix du ND sous réserve du droit des tiers Certains ND sont interdits par ex. assassinat.fr Certains termes sont réservés : ex. strasbourg.fr Qui peut obtenir un ND ? Un titulaire de nom de domaine, est une personne physique ou morale qui répond aux exigences et critères d’éligibilité propres aux catégories de domaine.

2.11.Le contentieux des noms de domaine : Quels sont les principales « infractions » : Cybersquatting et autres formes d’agissements parasitaires : - Réservation du ND au préjudice du titulaire légitime - Conséquence du principe : premier arrivé, premier servi - Conséquence de la coexistence de plusieurs procédures d’enregistrement Typosquatting : ND avec une typographie proche : - Créditmutul.fr Grabbing ou gang name : enregistrement de grande marque pour les revendre : Suck : Air France suck – transfert du ND Slamming : incitation à transférer le ND en fin de cycle au profit d’un tiers qui en assurera la gestion Meta-tags, phishing…

- Le recours à l’arbitrage Méthodes alternatives de règlement des litiges : Principe UDRP 1er condition : Atteinte aux droit du requérant 2e condition : le titulaire du ND n’a aucun droit sur celui-ci ni aucun intérêt légitime qui s’y rattache 3e Condition : le ND a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi Art. 4.b UDRP Organismes accrédités par l’ICANN : OMPI, ect… Exemple de procédure : Orange-tunisie.com Pour le .fr : http://www.afnic.fr/fr/resoudre-un-litige/ Pour le .EU : ADR.eu

- Les actions spécifiques en contrefaçon de marque devant les juridictions judiciaires La protection des noms de domaine : application du droit des marques:

[Title of the course] 24-Apr-17 La protection de la marque : Cas n° 1 l’enregistrement de la marque est antérieur à celui du nom Le dépôt d’une marque confère un droit de propriété au déposant : ex. « il apparaît qu’en connaissance de cause, la société ICARE a cru pouvoir déposer le nom de domaine ATLENTEL.COM directement aux Etats-Unis , au mépris de la législation française sur les marques; il convient donc de condamner la société ICARE , sous astreinte… à faire retirer le nom de domaine ATLENTEL.COM du réseau Internet en France et dans le monde entier » TGI BORDEAUX 22 JUILLET 1996 Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.

[Title of the course] 24-Apr-17 Cas n°2 l’enregistrement du nom du domaine est antérieur à celui de la marque Le nom de domaine exclut le dépôt de la marque Ex : annulation du dépôt de la marque OCEANET, déposé deux ans après l’enregistrement du nom du domaine « oceanet.fr »,considérant que l’utilisation de ce nom de domaine constituait un droit antérieur au dépôt de la marque. TGI 29 JUIN 1999 Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.

Une protection spécifique du .FR : 1. Des règles spécifiques pour le .fr Décret n°2007-162 du 6 février 2007 – CPCE art. R 20-44-42 et ss. Un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi. » 2. Pour aller plus loin : https://www.afnic.fr/fr/resoudre-un-litige/actions-et-procedures/parl-procedures-alternatives-de-resolution-de-litiges/

3 Le droit à l’image

Quelques mots sur le droit à l’image La sanction civile est partagée entre les actions en référé et la réparation des préjudices moraux et matériels. Les bénéficiaires des droits de la personnalité sont principalement les personnes physiques vivantes. La mise en cause, directe ou indirecte, d'une personne doit être suffisamment individualisée pour une action en justice.

Une autorisation de la personne visée Le consentement doit être en principe explicite. Toutefois, certaines exceptions sont admises : Le consentement tacite : La participation à un évènement d’actualité entendu largement Le consentement de la personne mise en cause est interprété de façon restrictive. Mais la jurisprudence attache de plus en plus d'importance aux faits notoires pour ne pas sanctionner

Dans le cadre professionnel Actualité : Pas de droit à l’image dans le cadre professionnel ? http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id_article=4717

Merci