Règles et bonnes pratiques de valorisation de la recherche publique Du brevet à la licence : Règles et bonnes pratiques de valorisation de la recherche publique Olivier FRENEAUX Directeur Général PROTISVALOR Méditerranée www.protisvalor.com Coordonnateur dispositif Valorpaca www.valorpaca.fr

Valoriser : Pourquoi ? - Pour transférer les résultats de la recherche publique vers le secteur productif = améliorer la compétitivité des entreprises = création d’emplois - Pour éviter l’appropriation de l’innovation par un tiers sans contrepartie pour l’établissement public - Afin que le + grand nombre de personnes puisse accéder à l’innovation (médicaments…), - Pour participer au financement de la recherche

(brevet, logiciel ou savoir-faire) Maturation Technologique : Preuve de concept Economique : Marketing Juridique : Liberté d’exploitation… Détection Prospection Sélection Protection Négociation Gestion Recherche Entreprise Incubation Montage Accord de consortium Veille -Info Promotion Licence (brevet, logiciel ou savoir-faire) Contrat Prestation Collaboration « Techno Push » Multi-partenaires Création d’entreprise « Market Pull » Transfert Nelle Entreprise

De la valorisation d’une invention … Chaîne de valorisation d’une technologie De la valorisation d’une invention … … à la commercialisation d’une innovation Transfert Technologique

Chaîne de valorisation d’une technologie… (I) Invention Dépôt d’une Demande Française De Brevet Déclaration D’Invention Evaluation juridique et technico-commerciale préliminaire Régularisation des titres de PI & Contrat de copropriété …

La Propriété Intellectuelle L'ensemble de tous les instruments juridiques et administratifs qui permettent de PROTÉGER et de VALORISER les inventions, les INNOVATIONS et les créations dans les MÉTIERS, les ARTS et les LETTRES. Ces "instruments" sont les lois, décrets, arrêtés et ordonnances, qui sont rassemblés, pour l'essentiel, dans le Code de la Propriété Intellectuelle loi n° 92-597 du 1er juillet 1992. + règlements et directives promulgués par les institutions européennes.

La Propriété Intellectuelle Propriété Industrielle : -Brevets -Marques -Dessins et Modèles Propriété littéraire et artistique -Droits d’auteur (logiciels) -Bases de données

Un outil juridique à finalité économique : Qu’est ce qu’un brevet ? Un outil juridique à finalité économique : Titre de propriété industrielle conférant un monopole d'exploitation pendant une durée de 20 ans moyennant le paiement d'annuités.

Qu’est ce qu’un brevet ? Le brevet permet à son titulaire d'interdire à tout tiers non autorisé la reproduction de l'invention telle qu'elle est définie dans les revendications. La délivrance d'un brevet ne constitue :  - ni une autorisation d'exploiter - il est recommandé de vérifier la liberté d'exploitation de l'invention brevetée, notamment en préalable à l'acquisition d'un brevet ou à la négociation d'un accord de licence (voir Antériorités) - ni une attestation de brevetabilité de l'invention (voir Action en nullité).

Qu’est ce qu’un brevet ? Une solution technique à un problème technique Un brevet protège : - Un Produit - Un Procédé - Une application

Qu’est ce qu’un brevet ? « sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle… » Nouveauté : principe de nouveauté absolue par rapport à l’état de la technique « L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ». Activité inventive : non évidence pour la personne du métier Application industrielle

Comment se présente un brevet ? Un brevet est un document technique, administratif et juridique qui comporte: une page de garde qui comprend toutes les informations permettant d’identifier la demande de brevet - les pays concernés - les dates et numéros de dépôt et publication - les noms du ou des déposants - les noms des inventeurs - un résumé de l’invention

Nature du document Titre de l’invention Résumé de l’invention Noms des inventeurs Noms des déposants

Comment se présente un brevet? Un brevet est un document technique, administratif et juridique qui comporte: une page de garde une description qui énonce le domaine technique auquel appartient l’invention , l’état de la technique connu de l’inventeur, le problème technique que vise à résoudre l’invention, indiquant les inconvénients des solutions antérieures, un exposé détaillé de l’invention devant permettre à l’homme du métier de la reproduire

Comment se présente un brevet? Un brevet est un document technique, administratif et juridique qui comporte: une page de garde une description qui énonce le domaine technique auquel appartient l’invention , l’état de la technique connu de l’inventeur, le problème technique que vise à résoudre l’invention, indiquant les inconvénients des solutions antérieures, un exposé détaillé de l’invention devant permettre à l’homme du métier de la reproduire

Comment se présente un brevet ? Un brevet est un document technique, administratif et juridique qui comporte: une page de garde une description des revendications qui délimitent, techniquement et juridiquement, le domaine technique protégé par l'invention. Elles obéissent à des règles rédactionnelles strictes Un brevet est un document technique, administratif et juridique qui comporte: une page de garde une description

Caractéristiques de l’invention Préambule Caractéristiques de l’invention

Comment se présente un brevet ? Un brevet est un document technique, administratif et juridique qui comporte: une page de garde une description des revendications des dessins, figures, séquences qui complètent la description et permettent une meilleure compréhension de la description et de l’objet des revendications.

! Le dépôt d’une demande de brevet : Procédure en France et à l’étranger Il existe plusieurs types de procédures de dépôt possibles: procédure nationale Procédure à l’étranger: la voie européenne la voie PCT ! Ces procédures ne sont pas indépendantes Il est possible de déposer d’abord dans son pays puis de décider d’élargir la protection à l’international

Voie nationale T0 T10 T12 T18 T24 Dépôt de la demande Examen par la DN Examen administratif Examen technique Rapport de Recherche Préliminaire État de l’art Appréciation de la brevetabilité T0 T10 Fin du délai de priorité T12 Publication de la demande Délivrance du brevet T18 T24

Dépôt à l’étranger Date de dépôt de la demande française=date de priorité Dépôts nationaux Procédure internationale ou PCT Procédure Europe OEB Délai de priorité de 12 mois Une seule demande Une seule procédure d’examen Un faisceau de brevets nationaux

Voie Internationale PCT Dépôt de la demande Examen administratif Examen technique T0 Fin du délai de priorité/Dépôt international T12 Publication Internationale T18 Entrée en phases nationales? T30 Délivrance Grande Bretagne Japon USA… 5 ans

De l’idée à l’innovation : ayez le réflexe protection ! Attention!! Toute diffusion préalable interdit toute protection ultérieure

De l’idée à l’invention : Obligation pour l’inventeur de déclarer son invention auprès de son employeur (Articles R. 611-1 à R. 611-5 du CPI) Détermination de la qualité d’inventeur Qui a conçu l’invention identifiée Détermination objective, indépendamment de toute autre considération (honorifique, hiérarchique, financière…)

De l’invention au dépôt d’une demande de brevet : Critères de décision Valeur scientifique de l’invention Solidité juridique (conditions de brevetabilité…) Motivation des inventeurs (+ équipe de recherche) Existence d’un marché (+ conditions d'accès) Rentabilité économique Etat de maturité de la technologie

De l’invention au dépôt d’une demande de brevet : Critères de décision Valeur scientifique de l’invention + Solidité juridique Motivation des inventeurs Existence d’un marché Rentabilité économique Etat de maturité suffisant = Décision de déposer une demande de brevet

Qui est propriétaire de la demande de brevet ? La qualification de l’invention : De mission : dans le cadre d’une mission et/ou de fonctions effectives de recherche, d’étude, ou développement, temporaires ou permanentes Hors mission : totalement hors du cadre précité Hors mission attribuable : ayant un lien ou une connexité avec son activité chez l’employeur

Qui est propriétaire de la demande de brevet? Selon la qualification de l’invention : Inventions de mission : appartiennent en totalité à l’employeur Inventions hors mission : appartiennent en totalité à l’inventeur Hors mission attribuable : peuvent appartenir à l’employeur, sous la condition d’une attribution à l’employeur, en contrepartie d’un « juste prix » versé à l’employé (inventeur)

Cas de la recherche publique Généralement propriété aux tutelles du laboratoire (Université et/ou organisme de recherche) Propriétaire du brevet différent d'inventeur Co-inventeur différent de co-auteur Inventeur rémunéré à hauteur de 50% ( 25%) des produits de la valorisation en France

Cas particulier du doctorant Salarié de l’établissement public : = cas général Non salarié : = doctorant copropriétaire du brevet et cofinancement des frais de PI = contrat de cession de droits de propriétés en échange de rémunération

Chaîne de valorisation d’une technologie… (II) Invention Dépôt d’une Demande Française De Brevet Déclaration D’Invention Evaluation juridique et technico-commerciale préliminaire Régularisation des titres de PI & Contrat de copropriété Stratégie de valorisation et de transfert + maturation / preuve de concept Promotion de l’Invention Analyse du marché de l’invention, Analyse technico commerciale approfondie Analyse plus fine du marché, des acteurs, des besoins, des produits existants… Stratégie de valorisation et de transfert Élaboration d’une fiche marketing, adressage aux différents acteurs identifiés comme potentiellement intéressés Accord de confidentialité…. Si besoin, financement d’un développement supplémentaire (preuve de concept…), demandes auprès de l’ANVAR, ANR… …

Chaîne de valorisation d’une technologie… (III) Invention Dépôt d’une Demande Française De Brevet Déclaration D’Invention Evaluation juridique et technico-commerciale préliminaire Régularisation des titres de PI & Contrat de copropriété Stratégie de valorisation et de transfert + essayer d’avancer dans la preuve de concept Promotion de l’Invention Analyse du marché de l’invention, Analyse technico commerciale approfondie entreprise existante Négociation et accord de licence … Lancement de l’Innovation & ventes Start-up Spin-off

De la demande de brevet à l’innovation Le dépôt de brevet n’est pas une fin en soi, il a pour finalité l’exploitation industrielle = accès au marché Directement par le titulaire de la demande Et/ou par d’autres partenaires : concession de licence (location) ou cession (vente) de brevet

Contrats de licence Principes du contrat Qui : Les parties Quoi : Objet du contrat Objectifs de chacun

Contrats de licence Combien – quelle rémunération Droit d'entrée (cash) Milestones Redevances (%) Assiette Quand - Timing de l’exploitation Où - Territoire (fabrication, vente…)

Contrats de licence Exclusivité (conditions, exploitation au minimum) Domaine technique ou commercial Géographique Droit de concéder des sous licences Non exclusivité

Cas particulier de l’invention issue d’un contrat de recherche avec un partenaire industriel

Avant toute négociation, un contrat de confidentialité s’impose! Accords unilatéraux ou bilatéraux Échanges écrits Échanges oraux (preuves) Durée

Contrat de Recherche et clauses standards désignation des parties préambule objet modalités d’exécution durée limitée, fonction des objectifs réels modalités de poursuite éventuelle / de résiliation

Contrat de Recherche et clauses standards financement prix négocié à sa juste valeur / modalités de paiement confidentialité durée limitée / exclusions engagement réciproque ! publications modalités de contrôle respectif durée de rétention éventuelle limitée

Contrat de Recherche et clauses standards propriété intellectuelle si possible à l’établissement (à défaut, copro.) modalités de protection et de financement respect des droits des inventeurs exploitation imposer exploitation si exclusivité droit applicable, litiges

Défense des droits : La contrefaçon

La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur » Définitions Définition légale Selon la Loi française (art. L. 615-1 du CPI) « Toute atteinte aux droits du propriétaire du brevet constitue une contrefaçon. La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur » Définition pratique La contrefaçon est la reproduction à l’identique des éléments essentiels qui constituent l’invention protégée par le brevet

Quels sont les actes de contrefaçon ? ARTICLES L.613-3 ET L.613-4 DU CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Fabrication, offre en vente, mise dans le commerce, utilisation, importation, détention du produit breveté Utilisation du procédé breveté Offre en vente, mise dans le commerce,utilisation, importation, détention du produit obtenu directement par le procédé breveté Livraison ou offre de livraison des moyens de mise en œuvre de l’invention

Reproduction à l’identique de l’invention couverte par le brevet Comment l’identifier ? Reproduction à l’identique de l’invention couverte par le brevet Il ne s’agit pas que de la copie simple d’un produit, mais de la reprise d’un ou de plusieurs éléments techniques (la contrefaçon partielle) ou d’une simple imitation. 1/ Délimitation de la portée juridique accordée par les revendications du brevet 2/ Comparaison entre le produit issu de la contrefaçon et le produit original protégé par brevet

La contrefaçon de médicaments, quelques données Quelques données de l’OMS (6% du marché mondial) Incorporation de diéthylène glycol dans du sirop de paracétamol (Haïti, 89 morts) Vente de comprimés (placebo) comme produits contraceptifs (Asie) Antipaludéens sous-dosés (Asie, Afrique): absence de principe actif dans plus de 60% des produits (Vietnam, Cameroun) Antibiotiques Vaccins contre la méningite (Niger, 25 000 morts)

Les conséquences de la contrefaçon Pour le titulaire des droits baisse du chiffre d’affaires Pertes de parts de marché pour les entreprises Coûts supplémentaires entraînés par le règlement des litiges et des expertises Banalisation des produits authentiques, perte de notoriété Suppression d’emplois Pertes des recettes fiscales pour les États Danger pour la santé et la sécurité des consommateurs Limitation de la concurrence Pour le contrefacteur Il s’agit d’un délit civil et pénal

L’action en contrefaçon L'action en contrefaçon est l'action spécifique qui permet la protection d'un droit de propriété intellectuelle. Cette action poursuit deux objectifs : préserver le droit privatif sur le brevet et réparer le préjudice causé par l'atteinte à ce droit. L’action en contrefaçon est intentée par le titulaire du droit contre le contrefacteur. L’action ne peut s’exercer que sur un brevet délivré. C’est au titulaire du droit d’établir la preuve de la contrefaçon: il peut le faire au moyen d’une action spécifique du droit français, la saisie contrefaçon.

Les sanctions de la contrefaçon Les sanctions sont de deux ordres: sanctions civiles (art. L. 615-1 du CPI) et sanctions pénales (art. L. 615-14). Il s’agit principalement de: l’interdiction d’exploiter la confiscation des produits, appareils, outillages, machines utilisées.. les dommages et intérêts qui doivent compenser le préjudice subi par le titulaire du brevet Le code de la PI a rétabli des sanctions pénales qui peuvent aller de 300 000 euros d’amende et 3 ans d’emprisonnement

L’action en contrefaçon est un défi et un risque ! L’action en contrefaçon est un défi et un risque Pour le titulaire du brevet (défendeur): risque d’annulation de son brevet Le contrefacteur réagit par la mise en cause de la validité du brevet Pour le contrefacteur: risque de condamnation, si la contrefaçon est démontrée par le défendeur

Informations Brevets et recherches documentaires

Informations Brevets et recherches documentaires Un outil de décision : Éviter la contrefaçon Optimiser les protections (liberté d’exploitation, Brevetabilité) Un outil de veille : Cerner les évolutions Détecter les nouveaux concurrents/entrants Trouver des partenaires ou des compétences

L’information Brevets L’information brevet est : Unique : 80% des connaissances techniques se retrouvent dans les brevets Précise : détails techniques L’information Brevets permet d’effectuer : Etat de la Technique : pour faire le point sur l’avancement de la technique Recherche d’Antériorité : ce qui peut paraître nouveau ne l’est peut-être pas en réalité Liberté d’exploitation : un produit existe déjà, peut-on l’exploiter librement? Veille technologique et concurrentielle : afin de toujours garder un œil ouvert sur les nouveautés techniques et ses concurrents

Les supports d’informations Brevets L’information brevet est disponible sur différents supports : Papier Microfilm CD-Rom Bases de données gratuites sur Internet Bases de données payantes L’information donnée est différentes selon l’outil utilisé

Les bases de données accessibles sur Internet gratuitement Une recherche brevets demande souvent de combiner plusieurs sites : Pour identifier un code de classification Le site Web Brevets de l’INPI (plutarque) Pour une recherche d’antériorité ou pour consulter du texte intégral : Le site ESPACENET de l’OEB (Office Européen des Brevets) Pour une recherche par mots clefs sur le texte intégral de brevets US : le site USPTO (US Patent and Trademark Office) Pour une recherche sur le statut légal des brevets européens : Le site EPOLINE de l’OEB Pour une recherche sur une couverture géographique particulière : Ne pas hésitez à consulter les sites Internet des offices

Esp@cenet http://ep.espacenet.com Fonds documentaire disponible : les 2 dernières années de publication pour 16 pays européens, l’OEB et l’OMPI La base « 30 millions de brevets du monde » correspondant au fonds documentaire de l’OEB Site bien adapté à la recherche d’antériorité

http://www.uspto.gov Fonds documentaire disponible : les brevets délivrés américains depuis 1790 Les demandes de brevets américaines publiées depuis le 15 mars 2001. http://www.uspto.gov/main/patents.htm

Registre Européen des brevets http://www.epoline.org Fonds documentaire disponible : Les demandes de brevet européen publiées depuis 1978 Les demandes internationales (PCT) publiées sollicitant un brevet européen depuis 1978 Données bibliographiques et les données relatives à la procédure depuis la publication jusqu’à la délivrance du brevet.

l’Université de la Méditerranée La filiale de valorisation de la recherche de l’Université de la Méditerranée Département Gestion de contrats Jardin du Pharo 58 Bd Charles Livon 13007 Marseille Départements Ingénierie de projets et Transfert de technologie 8 rue Sainte Barbe 13001 Marseille (métro Colbert) Établissement Secondaire de Protisvalor Parc de Valrose 28, avenue de Valrose 06103 Nice Cedex 2 61

Présentation générale Président : Université représentée par son Président, Yvon BERLAND Directeur Général : Olivier FRENEAUX Administration, finances, gestion du personnel : 3 personnes Département Transfert de Technologie : 2 personnes Département Gestion de contrats : 7 personnes Ingénierie projets : 2 personnes Chiffre d'affaire = 8 M€/an 62

Missions de Protisvalor Assistance au montage et à la coordination de projets de R&D, notamment dans le cadre du 7ème PCRD  Négociation et gestion des contrats de recherche et de prestations Sensibilisation des personnels de recherche de l’Univmed aux enjeux de la PI et de la valorisation de la recherche Favoriser l’émergence de start-up valorisant les résultats de recherche des laboratoires

Missions de Protisvalor Identification des résultats de recherche présentant un potentiel de valorisation Protection de ces résultats (étude de la brevetabilité, dépôt de brevets) En partenariat avec Valorpaca, maturation juridique, technologique et économique des technologies brevetées Transfert de technologie, licensing.

en région Provence Alpes Côte d’Azur Développer la valorisation de la recherche publique et le transfert technologique en région Provence Alpes Côte d’Azur Le dispositif Valorpaca est soutenu par: 65

Enjeux principaux - De l’invention à la licence: la phase de maturation Technologique - Juridique - Économique …ou comment combler le gap entre technologie brevetée et attentes du marché ? Favoriser les partenariats public – privé Résultats Recherches Industriel (Produit ou Service) Marché (Clients) Maturation Licence Habillage et prototypes Étude technologies et potentiels Marchés Propriété Industrielle Besoins Spécifications Problématiques Axes de recherches Technologique Juridique Économique 66 66

Favoriser les partenariats public - privé - Portail de l’offre de technologies et de compétences valorisables des laboratoires des 6 universités : www.valorpaca.fr Brevets à licencier Prestations, expertises Plateformes technologiques Compétences, savoir-faire (collaboration de recherche) - Partenariats : PACA Innovation, Pôles, PRIDES, CRITT, Incubateurs… 67 67

Réalisation de fiches marketing 68

Maturation et transfert de technologies Mutualisation de compétences et d’outils : - 3 chargés d’affaires spécialisés dans les domaines des SDV, des SPI et des TIC Analyse et évaluation des projets de valorisation présentés par les chargés de valorisation des 6 universités Accompagnement des projets en phase de maturation Recherche de partenaires industriels Licensing, transfert de technologie Logiciel de gestion de la PI des 6 universités Plate-forme d’intelligence économique Mutualisation partielle des chargés de valorisation Maturation et transfert de technologies 69 69

Actions de Valorpaca Orientation de la détection vers les secteurs porteurs Centralisation de tous les projets de valorisation issus des unités de recherche (via les chargés de valo des établissements) Evaluation des projets et sélection de ceux pouvant bénéficier d’un accompagnement et d’un soutien Evaluation de la valeur des technologies Marketing et promotion des technologies des établissements Assistance aux établissements pour la concession de licence 70 70

Moyens Création d’un fonds destiné à cofinancer, sous forme d’avances remboursables, la maturation : Technologique (prototype, faisabilité, preuve de concept) Juridique (recherche d’antériorité, dépôt brevet, liberté d’exploitation) Économique (étude de marché, recherche de partenaires) Partenariat avec OSEO et l’INPI (financement sur projets) Recherche d’autres financements de maturation (ANR…) 71 71

Retombées attendues Meilleure adéquation entre l’offre de la recherche publique et les besoins industriels, notamment régionaux Projets de valorisation plus pertinents / attentes marchés Projets de création d’entreprises plus matures Réduction des délais de transfert de technologie Meilleur retour financier pour les Universités 72 72

Merci de votre attention  Olivier Fréneaux freneaux@univmed.fr Tel : +33 491 396 668