INCIDENCE DE LA JURIDICTION UNIFIÉE DU BREVET ET DU BREVET UNITAIRE SUR LES CONTRATS Sous-Commission JUB du Groupe français de l’AIPPI Blandine FINAS-TRONEL et Solène VILFEU

Sommaire : RAPPELS PRÉLIMINAIRES SUR LE PAQUET « BREVET » LES ENJEUX DU PAQUET « BREVET » SUR LES CONTRATS LES ACCORDS DE LICENCE 3.1 Les accords de licence : Qui contrôle et dirige la procédure de délivrance du brevet EP/brevet unitaire ? 3.2 Les accords de licence : Qui décide de la demande d’OPT-OUT pour le brevet EP ? 3.3 Les accords de licence : Qui a le droit d’agir et peut donc diriger et contrôler l’action ? 4. LES ACCORDS DE COOPERATION (R&D) 5. QUELLES RECOMMENDATIONS POUR LES ACCORDS DE LICENCE ET DE COLLABORATION

08/04/2017 1. RAPPELS PRÉLIMINAIRES SUR LE PAQUET « BREVET » (Entrée en vigueur pas avant fin 2015/début 2016) Une fois la JUB en fonction, il coexistera 3 systèmes de protection par brevet : brevet national, brevet européen et brevet européen à effet unitaire, comme schématisé ci-dessous (Extrait du document des Preparatory et Select Committees) : Compétence exclusive des juridictions nationales pour les brevets nationaux Compétence exclusive de la JUB pour le brevet unitaire Compétence concurrente de la JUB et des juridictions nationales pour le brevet EP, pendant au moins une période transitoire de 7 ans, pour certaines actions (Article 83 .1 de l’Accord). Et Compétence optionnelle de la JUB pour le brevet européen pendant une période transitoire de 7 ans, renouvelable une fois sous certaines conditions (Article 83.3 : système de l’opt-out/opt-in) .

1. RAPPELS PRÉLIMINAIRES SUR LE PAQUET « BREVET » (Suite) Du fait de son caractère unitaire (Article 3.2 du Règlement 1257/2012), le brevet unitaire ne pourra être : limité, cédé, révoqué ou s’éteindre que pour tous les États membres participants mais, il pourra faire l’objet d’un contrat de licence pour tout ou partie des territoires États membres participants

2. LES ENJEUX DU PAQUET « BREVET » SUR LES CONTRATS 08/04/2017 2. LES ENJEUX DU PAQUET « BREVET » SUR LES CONTRATS Le système de la JUB peut avoir un impact important sur la valeur des licences (3.) ou accords de coopération (4.). Le marché européen (même si l’on exclut l’Espagne et la Pologne, pour l’instant1), serait comparable au marché américain, en termes de taille de marché : En cas de révocation centrale, le titulaire perd toute protection et, partant, le paiement des royalties/redevances pour tous les États membres participants/États désignés De même, en cas de révocation centrale, le licencié exclusif perd l’exclusivité de marché (monopole d’exploitation) pour tous les États membres participants/ États désignés. 1 Selon les commentaires du cabinet Bristows, sur son site Internet

2. LES ENJEUX DU PAQUET « BREVET » SUR LES CONTRATS (Suite) D’où l’importance accrue de définir les rôles et responsabilités dans les contrats de licence ou contrats de coopération au regard de qui décide : de l’effet unitaire du brevet européen (questions de “Prosecution”, notamment, en cas de licence d’une demande de brevet ou des éventuels brevets de perfectionnement) De la stratégie de défense, en cas d’attaque en contrefaçon (“Defense to infringement actions”) ou d’action en nullité nécessairement dirigée contre le breveté De la stratégie pour engager une action en contrefaçon de brevet (“Enforcement of the patent”). D’où la présentation des dispositions sur le droit d’action, selon l’Accord sur la JUB (NOUVELLES DISPOSITIONS par rapport au Code de la propriété intellectuelle).

3. LES ACCORDS DE LICENCE Qui contrôle et dirige la procédure de délivrance du brevet EP/brevet unitaire? (3.1) Qui décide de la demande d’OPT-OUT pour le brevet EP? (3.2) Qui a le droit d’action, dirige et contrôle l’action en contrefaçon ? (3.3)

3.1 LES ACCORDS DE LICENCE : Qui contrôle et dirige la procédure de délivrance du brevet EP/brevet unitaire ? Pour éviter de perdre des redevances pour tous les États membres participants/ États désignés (en cas de révocation centrale), le titulaire peut préférer un brevet EP qui s’éclate en autant de brevets nationaux (avec OPT-OUT), plutôt qu’un brevet unitaire, précisèment du fait de son effet unitaire. Pour les licences existantes ou futures, le titulaire doit vérifier les clauses relatives à la direction de la procédure de délivrance et, notamment, prévoir qui décide du choix d’un brevet unitaire.

3.1 LES ACCORDS DE LICENCE : Qui contrôle et dirige la procédure de délivrance du brevet EP/brevet unitaire ? (Suite) Il est prudent de prévoir une forme de coopération entre le breveté et le licencié exclusif sur le choix d’un brevet européen ou d’un brevet européen à effet unitaire (Selon l’Article 9.1 du Règlement (UE) 1257/2012, l’OEB gère les demandes d’effet unitaire déposées par les titulaires de brevet européen). Les licences de droit des brevets unitaires, selon l’Article 8.1 du Règlement UE 1257/2012 : « Le titulaire d’un brevet européen à effet unitaire peut déposer une déclaration devant l’OEB selon laquelle il est prêt à autoriser quiconque à utiliser l’invention, en tant que licencié, contre paiement d’une compensation adéquate ». (Question à évoquer dans le contrat de licence non-exclusif ?).

3.1 LES ACCORDS DE LICENCE : Qui contrôle et dirige la procédure de délivrance du brevet EP/brevet unitaire – Inscription au Registre (Suite) Selon l’Article 9.1 du Règlement (UE) 1257/2012, les demandes d’effet unitaire sont inscrites au Registre de la protection Unitaire conférée par un Brevet (registre RUB inséré dans le REB). Les inscriptions afférentes au brevet unitaire (cessions, licences…) sont inscrites dans le Registre de la protection Unitaire conférée par un Brevet (registre RUB), mais aucune précision sur l’effet de ces inscriptions à l’égard des tiers (Article 2.e du Règlement (UE) 1257/2012). L’effet de ces inscriptions à l’égard des tiers devrait donc être régi par les règles régissant le brevet, comme objet de propriété, qui renvoient aux lois nationales (Articles 7 et 24 de l’Accord visant, parmi les sources du droit, pour la JUB, les droits nationaux).

3.2 LES ACCORDS DE LICENCE : Qui décide de la procédure d’OPT-OUT pour le brevet EP Traditionnellement, il était fréquent que le licencié exclusif ait la responsabilité et le contrôle de la procédure de délivrance des brevets donnés en licence, de leur défense et de l’engagement d’éventuelles actions en contrefaçon (car il assume les risques de l’exploitation) ; dans ce cas, il était habituellement demandé au donneur de licence de coopérer et d’assister le licencié exclusif. Quelquefois, le donneur de licence se réservait le contrôle des décisions relatives aux brevets données en licence, après notification et accord du licencié exclusif.

3.2 LES ACCORDS DE LICENCE : Qui décide de la procédure d’OPT-OUT pour le brevet EP (Suite) Selon la Règle 5 du 17e Projet des Règles de procédure (version du 31 octobre 2014) : Seul le titulaire peut déposer une demande d’OPT-OUT (prévue par l’Article 83.3 de l’Accord) d’une demande de brevet EP publiée ou d’un brevet EP qui sera inscrite au registre Si le brevet fait l’objet d’une copropriété, tous les copropriétaires doivent déposer la demande d’OPT-OUT La demande doit être faite pour tous les pays désignés dans le titre EP Cette demande s’applique à tout certificat complémentaire basé sur ce brevet EP et, si le titulaire du CCP est différent, ce dernier dépose avec le titulaire la demande d’OPT-OUT (mais il n’est pas possible de faire un “opt-out” pour un CCP basé sur un brevet unitaire).

3.2 LES ACCORDS DE LICENCE : Qui décide de la demande d’OPT-OUT pour le brevet EP (Suite) Si, selon la Règle 5 du 17e Projet des Règles de procédure (version du 31 octobre 2014), une demande d’OPT-OUT est déposée : Il est dérogé à la compétence de la JUB pour toutes les actions de l’Article 32(1) de l’Accord Seules les jurdictions nationales sont compétentes L’OPT-OUT et son éventuel retrait l’OPT-IN prennent effet au moment de l’inscription au registre et valent pour la durée du brevet.

3.2 LES ACCORDS DE LICENCE : Qui décide de la procédure d’OPT-OUT pour le brevet EP (Suite) Conséquences de la Règle 5 du 17e Projet des Règles de procédure du 31octobre 2014 : Le licencié exclusif est donc obligé de s’assurer le concours du titulaire, donneur de licence, et de tous les copropriétaires, qui peuvent seuls déposer la demande d’OPT-OUT Dans les contrats existants et futurs, il est conseillé de vérifier que le licencié exclusif peut intervenir sur la décision d’OPT-OUT, s’il le souhaite Il est aussi prudent de prévoir non seulement les cas d’OPT-OUT, mais aussi les cas d’OPT-IN (Règle 5.8), notamment prévoir : Consultation systématique du licencié exclusif en cas d’OPT-OUT ou OPT-IN (suite au retrait de l’OPT-OUT) Accord des circonstances/conditions (information ou accord préalable…) dans lesquelles le retrait de l’OPT-OUT peut être réalisé.

3.3 LES ACCORDS DE LICENCE : Qui a le droit d’agir et peut donc diriger et contrôler l’action en contrefaçon ? Devant les tribunaux français, en cas d’OPT-OUT du brevet EP (possible que si aucune action n’a déjà engagée devant la JUB), selon l’Article L.615.2 du CPI : Le breveté Sauf stipulation contraire du contrat de licence, le licencié exclusif, si le titulaire n’agit pas, après mise en demeure Le titulaire d’une licence obligatoire ou d’office, si le titulaire n’agit pas, après mise en demeure Le risque est limité : seule la désignation FR du brevet EP peut être annulée.

3.3 LES ACCORDS DE LICENCE : Qui a le droit d’agir et peut donc diriger et contrôler l’action ? (Suite) Devant la JUB, selon l’Article 47 de l’Accord , peut agir en contrefaçon (sur la base d’un brevet unitaire ou d’un brevet EP sans OPT-OUT) : Le titulaire du brevet Sauf si le contrat de licence l’interdit, le licencié exclusif, après simple information préalable du breveté (Article 47.2 - NOUVELLE DISPOSITION : aucune mise en demeure, suivie d’une inaction du breveté n’est nécessaire) Si le contrat de licence l’autorise expressément, et après simple information préalable du breveté, le licencié non-exclusif (Article 47.3 - NOUVELLE DISPOSITION : l’engagement de l’action par le licencié non-excusif n’était pas autorisée avant).

3.3 LES ACCORDS DE LICENCE : Qui a le droit d’agir et peut donc diriger et contrôler l’action ? (Suite) Conséquences de l’Article 47 de l’Accord (pour l’action en contrefaçon, sur la base d’un brevet unitaire ou d’un brevet EP sans OPT-OUT) : Si le titulaire veut se réserver le droit d’agir : - il doit interdire au licencié exclusif d’agir (autrement, il n’a aucun contrôle sur les actions du licencié exclusif) - de même, il doit s’assurer qu’aucune clause ne permette au licencié non-exclusif d’agir. Mais l’Article 47.5 de l’Accord prévoit que la validité d’un brevet ne peut être contestée dans le cadre de l’action engagée par le licencié seul. Le défendeur est tenu d’engager une action contre le titulaire. Pour le brevet EP, sans OPT-OUT, la JUB et les juridictions nationales sont compétentes de façon concurrente pendant une période transitoire de 7 ans (Article 83 de l’Accord).

4. LES ACCORDS DE COLLABORATION (R&D) Les parties formant un « pool de recherche » doivent aussi prendre en compte les questions d’OPT-OUT/OPT-IN, pour le brevet EP : Les titulaires ou copropriétaires peuvent avoir des objectifs différents. Il est préférable de règler ces questions en amont, puisque, en cas de copropriété, la demande d’OPT-OUT doit être présentée par tous les copropriétaires (Règle 5.1 des Règles de procédure).

4. LES ACCORDS DE COLLABORATION (R&D) (Suite) En outre, lorsque le brevet unitaire est demandé en copropriété (codemandeurs), c’est le lieu du domicile/du principal établissement des déposants à la date du dépôt de la demande de brevet EP qui détermine quelle loi s’applique au brevet unitaire, en tant qu’objet de propriété. S’il existe deux déposants, c’est la loi nationale du premier déposant inscrit qui prime, à défaut celle du déposant suivant (Article 7 du Règlement UE 1257/2012) : l’ordre d’inscription des déposants est donc déterminant. Or les législations nationales différent sur la question de la capacité des copropriétaires à céder leurs droits sans le consentement de l’autre copropriétaire : Par exemple, en France, selon le régime légal de copropriété (Article L. 613-29 du CPI), chaque copropriétaire peut céder sa quote-part, mais les autres copropriétaires disposent d’un droit de préemption dans certaines conditions En Angleterre, un copropriétaire ne peut pas céder ses droits sans le consentement de l’autre copropriétaire.

5. QUELLES RECOMMENDATIONS POUR LES ACCORDS DE LICENCE ET DE COLLABORATION Il paraît utile de revoir les dispositions des contrats dont l’effet se prolonge au-delà de 2015 : Prévoir une coopération entre le breveté/licencié exclusif sur le choix de demander l’effet unitaire pour le brevet délivré EP dans le délai d’un mois à compter de la publication de la mention de délivrance au Bulletin européen des brevets Régler les circonstances/conditions d’une demande d’OPT-OUT/OPT-IN. Pour l’avenir, préparer des clauses types à insérer dans les contrats.

MERCI POUR VOTRE ATTENTION Blandine Finas-Tronel Avocat Tél. : +33 4 78 95 47 99 Fax : +33 4 72 61 84 27 E-mail : blandine.finas-tronel@lyon.cms-bfl.com   C’M’S’ Bureau Francis Lefebvre Lyon, 174 rue de Créqui – CS 23516 – 69422 Lyon Cedex 03 http://www.cms-bfl.com Solène Vilfeu Avocat  tel.  : 04 78 95 47 99 Fax. : 04 72 61 84 27 E-mail : solene.vilfeu@lyon.cms-bfl.com   C’M’S’ Bureau Francis Lefebvre Lyon, 174 rue de Créqui – CS 23516 – 69422 Lyon Cedex 03 http://www.cms-bfl.com