Atelier en droit M.Sc. E-commerce Adriane Porcin Cours du 11 août 2010

Séances du 11-12 août - L'arrêt Kirby - Les sources du droit canadien . La constitution . La loi . Le règlement . La coutume . La jurisprudence . La doctrine - Les chartes - Le procès

(bibliographie du travail de Sophie Rompré) Travaux des années précédentes http://www.gautrais.com/Meilleurs-travaux (bibliographie du travail de Sophie Rompré)

Kirkbi AG v. Ritvik Holdings Inc., [2005] 3 S.C.R. 302 1. L'arrêt Kirkbi > Informations générales Kirkbi AG v. Ritvik Holdings Inc., [2005] 3 S.C.R. 302 http://scc.lexum.umontreal.ca/fr/2005/2005csc65/2005csc65.html Ou via Quicklaw, Westlaw, Canlii...

- Amélioration du mécanisme, suite de brevets 1. L'arrêt Kirkbi > Les faits (4-8) - 1949 : Kirkbi commercialise son premier jeu de construction (achat des brevets Kiddicraft) - Amélioration du mécanisme, suite de brevets - 1988 : Expiration des derniers brevets - Développement de la concurrence (Micro Mega Bloks de Ritvik) - Tentative d'utilisation des marques de commerce pour compenser la fin du brevet

Brevets (http://lois.justice.gc.ca/fr/P-4/index.html) 1. L'arrêt Kirkbi > Quelques notions de propriété intellectuelle Brevets (http://lois.justice.gc.ca/fr/P-4/index.html) - « Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité. » - « Faculté et le privilège exclusif de fabriquer, construire, exploiter et vendre à d’autres, pour qu’ils l’exploitent, l’objet de l’invention » - 20 ans

Marques de commerce (http://lois.justice.gc.ca/fr/T-13/) 1. L'arrêt Kirkbi > Quelques notions de propriété intellectuelle Marques de commerce (http://lois.justice.gc.ca/fr/T-13/) - « marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, [d]es marchandises » - « Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si [...] elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée. »

1. L'arrêt Kirkbi > Quelques notions de propriété intellectuelle - « 7. Nul ne peut : b) appeler l’attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu’il a commencé à y appeler ainsi l’attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d’un autre; » - «Aucun enregistrement d’un signe distinctif ne gêne l’emploi de toute particularité utilitaire incorporée dans le signe distinctif » - « (...)l’enregistrement d’une marque de commerce à l’égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l’emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces marchandises ou services. »

Ciba-Geigy Canada Ltd. v. Apotex Inc. 1. L'arrêt Kirkbi > Passing-off (62-69) Ciba-Geigy Canada Ltd. v. Apotex Inc. http://csc.lexum.umontreal.ca/fr/1992/1992rcs3-120/1992rcs3-120.html « The three necessary components of a passing-off action are thus: the existence of goodwill, deception of the public due to a misrepresentation and actual or potential damage to the plaintiff. » (7 b) ne fait pas référence à l'achalandage, même si les actions se chevauchent)

Loi sur les cours fédérales (http://lois.justice.gc.ca/fr/F-7/) 1. L'arrêt Kirkbi > La procédure (9-11) Constitution de 1867, 91 Droit d'auteur et brevets + réglementation du trafic et du commerce = compétence fédérale Loi sur les cours fédérales (http://lois.justice.gc.ca/fr/F-7/) La cour fédérale a compétence pour les litiges en vue de l'invalidation d'une marque de commerce

Kirkbi AG v. Ritvik Holdings Inc. 2002 FCT 585 1. L'arrêt Kirkbi > La procédure (9-11) Kirkbi AG v. Ritvik Holdings Inc. 2002 FCT 585 Cour fédérale en 1ere instance : - Ratio decidendi : La structure du Lego est purement fonctionnelle. Rejet de l'action basée sur une marque de commerce fonctionnelle - L'absence d'enregistrement de la marque n'a pas d'impact - L'utilisation des marques n'est qu'une tentative de compenser la protection des brevets perdue - Pas de passing off : même si la confusion Mega Blok/Lego est avérée et que l'achalandage de Kirkbi est mis en péril, Kirkbi n'a pas prouvé que Ritvik avait intentionnellement joué sur la confusion. L'action en passing-off aurait été rejetée

Kirkbi AG v. Ritvik Holdings Inc. (2003 FCA 297) 1. L'arrêt Kirkbi > La procédure (9-11) Kirkbi AG v. Ritvik Holdings Inc. (2003 FCA 297) Cour d'appel fédérale : - Ratio decidendi : Demande d'appel rejetée : La structure du Lego est purement fonctionnelle. Pas de marque de commerce sur cette base - Pas de marque => 7 b) de la loi sur les marques de commerce est inutilisable - Ne traite pas du passing off - Le juge Pelletier émet une opinion dissidente. La confusion entre les produits a été prouvée, il y a un dommage, une faute et un lien, donc les éléments du passing-off sont réunis. Le design de Lego, s'il a effectivement une dimension fonctionnelle, peut, en tant que marque non enregistrée, permettre à son détenteur d'empêcher ses compétiteurs de créer une confusion

Questions de droit en jeu : 1. L'arrêt Kirkbi > Questions (12-13) Questions de droit en jeu : - Les dispositions de l'article 7 b) de la Loi sur les marques de commerce sont-elles contraires à la constitution ? (Ritvik soutient que le Parlement fédéral a outrepassé ses compétences en votant cette loi) - Question des marques fonctionnelles (Kirkbi soutient que les règles sur les marques fonctionnelles ne s'appliquent pas aux marques non déposées)

B. The constitutionality of Section 7 b) of the Trade-marks act 1. L'arrêt Kirkbi > Plan de l'arrêt I. Introduction II. Background III. Judicial history IV. Analysis A. The issues B. The constitutionality of Section 7 b) of the Trade-marks act C. The trade-mark and passing off issues

=> 7 b) respecte la compétencelégislative du Parlement fédéral 1. L'arrêt Kirkbi > Question constitutionnelle (14-36) - La disposition : 7 b) empiète sur des pouvoirs provinciaux de manière minime - La loi : La Loi sur les marques de commerce doit s'appliquer aux marques non enregistrées afin d'assurer un équilibre et maintenir une certaine cohérence du système de marques - L'article 7 b) complète les dispositions de la Loi sur les marques de commerce : il est suffisamment intégré => 7 b) respecte la compétencelégislative du Parlement fédéral

- Les marques fonctionnelles ne sont pas protégées 1. L'arrêt Kirkbi > Question de marques (37-61) - Le « signe distinctif » est uniquement formé de caractéristiques techniques ou fonctionnelles auparavant protégées par les brevets de Kirkbi - Le droit des marques de commerce ne vise pas à empêcher l’utilisation concurrentielle des particularités utilitaires d’un produit, mais sert plutôt à distinguer les sources des produits - Les marques fonctionnelles ne sont pas protégées - L'absence d'enregistrement n'a pas d'impact

Rappel des 3 éléments nécessaires à une action en passing‑off : 1. L'arrêt Kirkbi > Commercialisation trompeuse (56-69) Rappel des 3 éléments nécessaires à une action en passing‑off : - existence d’un achalandage - la déception du public due à la représentation trompeuse - des dommages actuels ou possibles pour le demandeur

- Action en commercialisation trompeuse 1. L'arrêt Kirkbi > Impact Rationes decidendi : - L’alinéa 7b) respecte la compétence législative du gouvernement fédéral. Il s'applique aux marques non enregistrées. - La Loi sur les marques de commerce ne protège pas la structure des Lego car il ne s'agit pas d'un signe distinctif mais d'une caractéristique fonctionnelle Obiter dictum : - Action en commercialisation trompeuse - Discussion des règles européennes, anglaises, américaines et françaises sur la fonctionalité - Considérations sur l'extension des régimes de propriété intellectuelle et la tentative de compenser l'extinction des brevets - etc...

Questions ? Commentaires ? 1. L'arrêt Kirkbi > Fin Questions ? Commentaires ?

2. Les sources du droit canadien > « Pyramide » canadienne Constitution (règles rigides et précédents judiciaires) Lois quasi constitutionnelles Droit privé : Lois Droit public : Lois ordinaires ou précédents judiciaires Règlements Jurisprudence : Interprétation des lois et règlements Coutume Doctrine (commentaire du droit)

Loi constitutionnelle de 1982, art 52 (1) 2. Les sources du droit canadien > La constitution formelle Loi constitutionnelle de 1982, art 52 (1) « La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit. » Constitution rigide

Loi constitutionnelle de 1982, art 38-49 41 : Unanimité des provinces 2. Les sources du droit canadien > Modification de la constitution rigide Loi constitutionnelle de 1982, art 38-49 41 : Unanimité des provinces - la charge de Reine, celle de gouverneur général et celle de lieutenant-gouverneur - l'usage du français ou de l'anglais - composition de la Cour suprême du Canada - etc 43 : Fédéral et provinces concernées - aux changements du tracé des frontières interprovinciales - usage du français ou de l'anglais dans une province

38 (1) + 42 (1) : 2/3 provinces <=> 50% population 2. Les sources du droit canadien > Modification de la constitution rigide 38 (1) + 42 (1) : 2/3 provinces <=> 50% population - le principe de la représentation proportionnelle des provinces à la Chambre des communes - les pouvoirs du Sénat et le mode de sélection des sénateurs - le nombre des sénateurs par lesquels une province est habilitée à être représentée - la Cour suprême du Canada; - le rattachement aux provinces existantes de tout ou partie des territoires; - par dérogation à toute autre loi ou usage, la création de provinces

Lois quasi-constitutionnelles 2. Les sources du droit canadien > Constitution souple Lois quasi-constitutionnelles Ex : Loi sur le parlement du Canada (loi fédérale ordinaire mais constitutionnelle par matière) Ex : Loi sur l'Assemblée nationale (loi québécoise ordinaire mais constitutionnelle par matière) Conventions constitutionnelles Ex : Nomination du chef du parti majoritaire

2. Les sources du droit canadien > Modification de la constitution souple En fonction du véhicule de droit (loi provinciale ou fédérale, etc) utilisé

Loi constitutionnelle de 1867, art 92 2. Les sources du droit canadien > Partage des compétences Loi constitutionnelle de 1867, art 92 Compétence exclusive des provinces : - impôts provinciaux - prisons, hôpitaux, asiles (sauf hôpitaux de marine) - institutions municipales - licences de cabarets, boutiques, encanteurs... - mariage, propriété, droits civils - administration de la justice de la province - compagnies à objet/activité provinciale - travaux (sauf transports, télécoms, voies de circulation entre provinces) - ...

Loi constitutionnelle de 1867, art 91 Compétence fédérale exclusive 2. Les sources du droit canadien > Partage des compétences Loi constitutionnelle de 1867, art 91 Compétence fédérale exclusive - impôts fédéraux - trafic et commerce - service postal - recensement et statistiques - armée - banques, cours monétaire, intérêts... - banqueroute et faillite - propriété intellectuelle - autochtones - citoyenneté - ...

Compétences résiduaires 2. Les sources du droit canadien > Partage des compétences Compétences résiduaires - Fédérales : toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets par la présente loi exclusivement assignés aux législatures des provinces) (91) - Provinciales : toutes les matières d'une nature purement locale ou privée dans la province (92 (16)) Compétences partagées - Agriculture (95) - Immigration (95) - Pensions de vieillesse (94A)

Interprétation large et évolutive 2. Les sources du droit canadien > Interprétation du partage Interprétation large et évolutive (cas par cas, pas de grands principes : common law) - Théorie de la qualification de la loi On recherche le but véritable de la loi pour écarter les dispositions ultra-vires (invalide et inconstitutionnelle) Ex : code criminel ne doit pas servir à réglementer le commerce - Théorie de l'exclusivité Rejet de la concurrence législative, on évite les chevauchements Théorie de l'entrave : chevauchement ne doit pas porter atteintes aux fins essentielles de la loi fédérale Ex : encadrement des activités des entreprises fédérales

Théorie de la prépondérance fédérale « Clause nonobstant » (art 91) 2. Les sources du droit canadien > Interprétation du partage Théorie de la prépondérance fédérale « Clause nonobstant » (art 91) En cas de chevauchement des activités législatives, si la règle provinciale est incompatible, la règle fédérale prime => loi provinciale devient inopérante Empiètement Le fédéral peut empiéter sur le provincial pour le bon fonctionnement de ses règles (si indispensable uniquement) Ex : 7 b) Loi sur les marques de commerce Limite : Le provincial peut empiéter sur certains domaines fédéraux en utilisant sa compétence résiduaire Ex : langue d'affichage des produits = commerce local Urgence nationale (Paix et ordre en temps de crise, art 91) Guerre, situation économique difficile (mais pas de notion de crise ?)

Théorie de l'intérêt national (paix et ordre, art 91) 2. Les sources du droit canadien > Interprétation du partage Théorie de l'intérêt national (paix et ordre, art 91) Fédéral peut légiférer - sur une matière nouvelle ou locale qui a pris tant d'importance pour la nation qu'elle devrait devenir fédérale - en cas d'inactivité d'une province sur une matière ayant des conséquences nationales graves Ex : aéronautique en 1952 - unicité - particularité - indivisibilité Peu utilisée (on préfère le double empiètement)