FAITS ET A FAIRE DE l’HARMONISATION DU DROIT DES MARQUES Par Emmanuel Baud, Avocat Intervention pour l’APRAM du 13 décembre 2007

LES QUESTIONS PREJUDICIELLES TRANCHEES EN 2007 CJCE, C-17/06, 11 septembre 2007, CELINE SARL / CELINE SA (Usage du signe en tant que dénomination sociale, nom commercial ou enseigne et atteinte à la fonction essentielle) CJCE, C-48/05, 25 janvier 2007, ADAM OPEL AG / AUTEC AG (Modèles réduits et atteinte à la fonction essentielle de la marque) CJCE, C-246/05, 14 juin 2007, ARMIN HÄUPL / LIDL STIFTUNG & CO (Notion de "justes motifs pour le non-usage" ) CJCE, C-328/06, 22 NOVEMBRE 2007, ALFREDO NIETO NUNO / LEONCI MONLLEO FRANQUET (Marque notoire) CJCE, C-371/06, 20 septembre 2007, BENETTON GROUP SPA / G-STAR (Forme donnant une valeur substantielle au produit ) CJCE, C-321/03, 25 janvier 2007, DYSON LTD / REGISTRAR OF TRADE MARKS (Notion de signe susceptible de constituer une marque)

LES QUESTIONS PREJUDICIELLES EN COURS EN 2007 CJCE, C-102/07, Adidas AG, Adidas Benelux BV / Marca Mode (Prise en considération de l’impératif de disponibilité pour le caractère distinctif acquis par l’usage) CJCE, C-301/07, Pago International GmbH / Tirolmilch Registrierte Genossenschaft GmbH (Marque de renommée : l’étendue géographique de la renommée) CJCE, C-252/07, Intel Corporation Inc. / CPM United Kingdom Ltd (Marque de renommée : le lien nécessaire) C-442/07, Verein Radetzy-Orden / Bundesvereinigung Kameradschaft (déchéance pour non usage et association à but non lucratif) CJCE, C-533/06, O2 Holdings Limited & 02 (UK) Limited/ Hutchinson 3 G UK Limited (Contrefaçon et publicité comparative)

I. LES QUESTIONS PREJUDICIELLES TRANCHEES EN 2007

Question préjudicielle : 1. CJCE, C-17/06, 11 SEPTEMBRE 2007, CELINE SARL / CELINE SA (L’USAGE DU SIGNE A TITRE DE DENOMINATION ET ATTEINTE A LA FONCTION ESSENTIELLE) Question préjudicielle : L'article 5, paragraphe 1, de la directive doit-il être interprété en ce sens que l'adoption, par un tiers qui n'y est pas autorisé, d'une marque verbale enregistrée, à titre de dénomination sociale, de nom commercial ou d'enseigne dans le cadre d'une activité de commercialisation de produits identiques, constitue un acte d'usage de cette marque dans la vie des affaires, que le titulaire est habilité à faire cesser en vertu de son droit exclusif ?

1. CJCE, C-17/06, 11 SEPTEMBRE 2007, CELINE SARL / CELINE SA (L’USAGE DU SIGNE A TITRE DE DENOMINATION ET ATTEINTE A LA FONCTION ESSENTIELLE) Réponse de la CJCE : L'usage, par un tiers qui n'y est pas autorisé, d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou d'une enseigne identique à une marque antérieure, dans le cadre d'une activité de commercialisation de produits identiques à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée, constitue un usage que le titulaire de ladite marque est habilité à interdire conformément à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, s'il s'agit d'un usage pour des produits qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque.

1. CJCE, C-17/06, 11 SEPTEMBRE 2007, CELINE SARL / CELINE SA (L’USAGE DU SIGNE A TITRE DE DENOMINATION ET ATTEINTE A LA FONCTION ESSENTIELLE) Si tel est le cas, l'article 6, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 n'est susceptible de faire obstacle à une telle interdiction que si l'usage par le tiers de sa dénomination sociale ou de son nom commercial est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale.

Questions préjudicielles : 2. CJCE, C-48/05, 25 JANVIER 2007, ADAM OPEL AG / AUTEC AG (MODELES REDUITS ET ATTEINTE A LA FONCTION ESSENTIELLE DE LA MARQUE) Questions préjudicielles : 1. L'usage d'une marque protégée, y compris à titre de "jouet", constitue-t-il un usage en tant que marque au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive lorsque le fabricant d'un modèle réduit d'automobile (jouet) reproduit à échelle réduite un modèle de véhicule réellement existant, y compris la marque apposée sur le modèle du titulaire de la marque, et met dans le commerce ce modèle réduit ? 2. En cas de réponse affirmative à la première question: Le mode d'usage de la marque décrit à la première question constitue-t-il une indication relative à l'espèce ou à la qualité du véhicule réduit de véhicule au sens de l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive?

2. CJCE, C-48/05, 25 JANVIER 2007, ADAM OPEL AG / AUTEC AG (MODELES REDUITS ET ATTEINTE A LA FONCTION ESSENTIELLE DE LA MARQUE) 3. En cas de réponse affirmative à la deuxième question: Quels sont, dans des cas de cet ordre, les critères déterminants permettant d'apprécier quand l'usage de la marque correspond aux usages honnêtes en matière commerciale ou industrielle ? Y a-t-il en particulier correspondance auxdits usages lorsque le fabricant du modèle réduit de véhicule appose sur l'emballage et sur un accessoire nécessaire à l'utilisation du modèle réduit un signe reconnaissable de sa propre marque pour le public ainsi que sa dénomination sociale avec l'indication du siège de l'entreprise?

2. CJCE, C-48/05, 25 JANVIER 2007, ADAM OPEL AG / AUTEC AG (MODELES REDUITS ET ATTEINTE A LA FONCTION ESSENTIELLE DE LA MARQUE) Réponses de la CJCE : 1. Lorsqu’une marque est enregistrée à la fois pour des véhicules automobiles et pour des jouets, l’apposition par un tiers, sans autorisation du titulaire de la marque, d’un signe identique à cette marque sur des modèles réduits de véhicules de ladite marque et la commercialisation desdits modèles réduits : constituent, au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE, un usage que le titulaire de la marque est habilité à interdire si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque en tant que marque enregistrée pour des jouets (et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits).

2. CJCE, C-48/05, 25 JANVIER 2007, ADAM OPEL AG / AUTEC AG (MODELES REDUITS ET ATTEINTE A LA FONCTION ESSENTIELLE DE LA MARQUE) constituent, au sens de l’article 5, paragraphe 2, de la même directive, un usage que le titulaire de la marque est habilité à interdire – lorsque la protection définie à cette disposition a été introduite en droit national – si cet usage sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, en tant que marque enregistrée pour des véhicules automobiles, ou leur porte préjudice.

2. CJCE, C-48/05, 25 JANVIER 2007, ADAM OPEL AG / AUTEC AG (MODELES REDUITS ET ATTEINTE A LA FONCTION ESSENTIELLE DE LA MARQUE) 2. Lorsqu’une marque est enregistrée notamment pour des véhicules automobiles, l’apposition par un tiers, sans autorisation du titulaire de la marque, d’un signe identique à cette marque sur des modèles réduits de véhicules de ladite marque, afin de reproduire fidèlement ces véhicules, et la commercialisation desdits modèles réduits ne constituent pas l’usage d’une indication relative à une caractéristique de ces modèles réduits, au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104.

Question préjudicielle : 3. CJCE, C-246/05, 14 JUIN 2007, ARMIN HÄUPL / LIDL STIFTUNG & CO (LA NOTION DE JUSTE MOTIF POUR LE NON-USAGE) Question préjudicielle : L'article 12, paragraphe 1, de la directive doit-il être interprété en ce sens qu'il existe de justes motifs pour le non-usage de la marque lorsque la mise en œuvre de la stratégie d'entreprise suivie par le titulaire de la marque est retardée par des causes externes à l'entreprise, ou le titulaire de la marque est-il tenu de modifier sa stratégie pour pouvoir utiliser la marque en temps utile ?

3. CJCE, C-246/05, 14 JUIN 2007, ARMIN HÄUPL / LIDL STIFTUNG & CO (LA NOTION DE JUSTE MOTIF POUR LE NON-USAGE) Réponse de la CJCE : L'article 12, paragraphe 1, de la directive 89/104/CEE doit être interprété en ce sens que constituent de "justes motifs pour le non-usage" d'une marque les obstacles qui présentent une relation directe avec cette marque rendant impossible ou déraisonnable l'usage de celle-ci et qui sont indépendants de la volonté du titulaire de ladite marque. Il convient d'apprécier au cas par cas si un changement de stratégie d'entreprise pour contourner l'obstacle considéré rendrait déraisonnable l'usage de ladite marque.

Question préjudicielle : 4. CJCE, C-328/06, 22 NOVEMBRE 2007, ALFREDO NIETO NUNO /LEONCI MONLLEO FRANQUET (MARQUE NOTOIRE) Question préjudicielle : La notion de marque "notoirement connue" dans un Etat membre qui figure dans l'article 4 de la directive se réfère-t-elle uniquement et exclusivement au degré de connaissance et d'implantation dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans une partie significative du territoire de celui-ci ou la notoriété d'une marque peut-elle être liée à un cadre territorial qui ne correspond pas au territoire d'un Etat, mais à celui d'une communauté autonome, d'une région, d'une province ou d'une ville, en fonction du produit ou du service visé par la marque et des destinataires effectifs de la marque, en définitive en fonction du marché concerné?

4. CJCE, C-328/06, 22 NOVEMBRE 2007, ALFREDO NIETO NUNO /LEONCI MONLLEO FRANQUET (MARQUE NOTOIRE) Réponse de la CJCE : L'article 4, paragraphe 2, sous d), de la première directive 89/104/CEE doit être interprété en ce sens que la marque antérieure doit être notoirement connue sur tout le territoire de l'Etat membre de l'enregistrement ou sur une partie substantielle de celui-ci.

Questions préjudicielles : 5. CJCE, C-371/06, 20 SEPTEMBRE 2007, BENETTON GROUP SPA / G-STAR Int BV (FORME DONNANT UNE VALEUR SUBSTANTIELLE AU PRODUIT) Questions préjudicielles : 1. L'article 3, paragraphe 1, sous e), troisième tiret de la directive doit-il être interprété en ce sens que le motif d'exclusion qu'il contient empêche durablement d'enregistrer une forme comme marque si la nature du produit est telle que son aspect et sa forme en déterminent entièrement ou grandement la valeur marchande par leur beauté ou leur originalité, ou ce motif d'exclusion ne joue-t-il plus lorsque, avant la demande d'enregistrement, la force attractive de la forme en question est principalement née, pour le public, de sa notoriété en tant que signe distinctif ? 2. Si la réponse à la première question va dans ce dernier sens, dans quelle mesure la force attractive doit-elle avoir primé si l'on veut que le motif d'exclusion ne joue plus ?

5. CJCE, C-371/06, 20 SEPTEMBRE 2007, BENETTON GROUP SPA / G-STAR Int BV (FORME DONNANT UNE VALEUR SUBSTANTIELLE AU PRODUIT) Réponses de la CJCE : L'article 3, paragraphe 1, sous e), troisième tiret, de la première directive 89/104/CEE doit être interprété en ce sens que la forme d'un produit qui donne une valeur substantielle à celui-ci ne peut constituer une marque en application de l'article 3, paragraphe 3, de cette directive, lorsque, avant la demande d'enregistrement, elle a acquis une force attractive du fait de sa notoriété en tant que signe distinctif, à la suite de campagnes publicitaires présentant les caractéristiques spécifiques du produit en cause.

Questions préjudicielles : 6. CJCE, C-321/03, 25 JANVIER 2007, DYSON LTD / REGISTRAR OF TRADE MARKS (LA NOTION DE SIGNE SUSCEPTIBLE DE CONSTITUER UNE MARQUE) Questions préjudicielles : 1. Lorsque le demandeur a fait usage d'un signe (autre qu'une forme) consistant en une caractéristique fonctionnelle faisant partie de l'apparence d'un nouveau type de produit et qu'il a détenu un monopole de fait sur de tels produits, suffit-il, pour que le signe ait acquis un caractère distinctif au sens de l'article 3, paragraphe 3, de la directive, qu'une partie importante du public concerné ait été amenée, à la date de la demande, à associer les produits portant le signe en question avec le demandeur et avec aucun autre fabricant ? 2. Si cela ne suffit pas, que faut-il d'autre pour que le signe ait pu acquérir un caractère distinctif, et en particulier faut-il que la personne qui en a fait usage en ait fait la promotion à titre de marque?

6. CJCE, C-321/03, 25 JANVIER 2007, DYSON LTD / REGISTRAR OF TRADE MARKS (LA NOTION DE SIGNE SUSCEPTIBLE DE CONSTITUER UNE MARQUE) Réponses de la CJCE : L'article 2 de la première directive 89/104/CEE doit être interprété en ce sens que l'objet d'une demande d'enregistrement de marques, telle que celle déposée au principal, qui porte non pas sur un type particulier de boitier collecteur transparent faisant partie de la surface externe d'un aspirateur, mais, de manière générale et abstraite sur toutes les formes imaginables d'un réceptacle ou compartiment de collecte transparent faisant partie de la surface externe d'un aspirateur, ne constitue pas un "signe" au sens de cette disposition et, partant, qu'il n'est pas susceptible de constituer une marque au sens de celle-ci. Compte tenu de cette réponse, la CJCE a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'interpréter l'article 3 (3) de la directive.

II. LES QUESTIONS PREJUDICIELLES EN COURS EN 2007

Question préjudicielle 1 : 1. CJCE, C-102/07, ADIDAS AG, ADIDAS BENELUX BV / MARCA MODE CV (LA PRISE EN CONSIDERATION DE L’IMPERATIF DE DISPONIBILITE) Question préjudicielle 1 : En appréciant l'étendue de la protection d'une marque qui ne consiste qu'en un signe ne présentant pas de caractère distinctif intrinsèque, ou en un signe ou une indication au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104/CEE, mais qui s'est implantée et a été enregistrée en tant que telle, convient-il de tenir compte de l'intérêt général à ne pas restreindre indûment la disponibilité de certains signes pour les autres opérateurs offrant les produits ou services concernés ("impératif de disponibilité") ?

Question préjudicielle 2 : 1. CJCE, C-102/07, ADIDAS AG, ADIDAS BENELUX BV / MARCA MODE CV (LA PRISE EN CONSIDERATION DE L’IMPERATIF DE DISPONIBILITE) Question préjudicielle 2 : Si la première question appelle une réponse affirmative: est-il indifférent, à cet égard, que les signes en question, soumis à l'impératif de disponibilité soient considérés par le public concerné comme des signes distinctifs de certains produits ou comme de simples ornements de ces produits ?

Question préjudicielle 3 : 1. CJCE, C-102/07, ADIDAS AG, ADIDAS BENELUX BV / MARCA MODE CV (LA PRISE EN CONSIDERATION DE L’IMPERATIF DE DISPONIBILITE) Question préjudicielle 3 : Si la première question appelle une réponse affirmative: est-il également indifférent, à cet égard, que le signe contesté par le titulaire de la marque soit dépourvu de caractère distinctif au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104 ou qu'il comporte une désignation telle que visée à l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive ?

Question préjudicielle : 2. CJCE, C-301/07, PAGO INTERNATIONAL GMBH / TIROLMILCH REGISTRIERTE GENOSSENSCHAFT MBH (MARQUE DE RENOMMEE : PORTEE GEOGRAPHIQUE) Question préjudicielle : Une marque communautaire de renommée est-elle protégée dans toute la Communauté en tant que "marque jouissant d'une renommée" au sens de l'article 9, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (RMC), lorsqu'elle ne "jouit d'une renommée" que dans un Etat membre?

Question préjudicielle 1 : 3. CJCE, C-252/07, INTEL CORPORATION INC. / CPM UNITED KINGDOM LIMITED (MARQUE DE RENOMMEE : LE LIEN NECESSAIRE) Question préjudicielle 1 : Aux fins de l’article 4, paragraphe 4, sous a) de la directive 89/104/CEE, lorsque : la marque antérieure jouit d’une grande renommée pour certaines catégories spécifiques de produits ou de services, ces produits ou ces services ne sont pas similaires ou ne sont pas notablement similaires aux produits ou aux services de la marques postérieure, la marque antérieure est unique s’agissant de n’importe quels produits ou services, la marque antérieure serait évoquée par le consommateur moyen lorsqu’il rencontre la marque postérieure utilisée par les services de la marque postérieure, ces éléments suffisent-ils à établir par eux-mêmes (i) "un lien" au sens de l’arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, Adidas Salomon AG/Fitnessworld Trading Ltd, (ii) un avantage indu et/ou un préjudice au sens de cet article ?

Question préjudicielle 2 : 3. CJCE, C-252/07, INTEL CORPORATION INC. / CPM UNITED KINGDOM LIMITED (MARQUE DE RENOMMEE : LE LIEN NECESSAIRE) Question préjudicielle 2 : Dans la négative, quels éléments la juridiction nationale doit-elle prendre en compte pour décider si ce lien est suffisant ? Quelle portée doit être notamment attribuée, dans le cadre de l’appréciation générale visant à déterminer s’il existe un « lien », aux produits ou services dans la description de la marque postérieure ?

Question préjudicielle 3 : 3. CJCE, C-252/07, INTEL CORPORATION INC. / CPM UNITED KINGDOM LIMITED (MARQUE DE RENOMMEE : LE LIEN NECESSAIRE) Question préjudicielle 3 : Dans le cadre de l’article 4, paragraphe 4, sous a), quels éléments sont exigés pour satisfaire la condition du préjudice porté au caractère distinctif ? En particulier, (i) la marque antérieure doit-elle être unique, (ii) un premier usage contraire est-il suffisant pour établir le préjudice porté au caractère distinctif et (iii) l’élément du préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure suppose-t-il une incidence sur le comportement économique du consommateur ?

Question préjudicielle : 4. CJCE, C-442/07, VEREIN RADETZKY-ORDEN / BUNDESVEREINIGUNG KAMERADSCHAFT "FELDMARSCHALL RADETZKY" (DECHEANCE POUR NON USAGE) Question préjudicielle : L’article 12, paragraphe 1, de la directive sur les marques doit-il être interprété en ce sens qu’une marque fait l’objet d’un usage (sérieux) pour différencier les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises lorsqu’une association sans but lucratif l’utilise pour annoncer des manifestations, dans ses papiers d’affaires et sur son matériel publicitaire et que ses membres l’arborent sur des insignes qu’ils portent lors de la collecte et de la distribution de dons ?

Question préjudicielle 1 : 5. CJCE, C-533/06, 02 HOLDINGS Ltd & 02 (UK) Ltd / HUTCHINSON 3G UK Ltd (PUBLICITE COMPARATIVE ET ATTEINTE A LA MARQUE) Question préjudicielle 1 : Lorsqu’un commerçant, dans une publicité pour ses propres produits ou services, fait usage d’une marque enregistrée détenue par un concurrent afin de comparer les caractéristiques (et en particulier le prix) de produits ou de services qu’il commercialise avec les caractéristiques (et en particulier le prix) des produits ou des services commercialisés sous cette marque par ledit concurrent, et de manière telle que l’usage concerné ne provoque pas de confusion ou ne porte pas atteinte à la fonction essentielle de la marque consistant à indiquer la provenance, l’usage concerné relève-t-il soit de l’article 5, [paragraphe 1], sous a), soit de l’article 5, [paragraphe 1], sous b), de la directive 89/104/CEE ?

Question préjudicielle 2 : 5. CJCE, C-533/06, 02 HOLDINGS Ltd & 02 (UK) Ltd / HUTCHINSON 3G UK Ltd (PUBLICITE COMPARATIVE ET ATTEINTE A LA MARQUE) Question préjudicielle 2 : Lorsqu’un commerçant fait usage, dans une publicité comparative, de la marque enregistrée d’un concurrent, afin de respecter l’article 3 bis [paragraphe 1], de la directive 84/450/CEE, telle que modifiée, l’usage concerné doit-il être "indispensable" et, si oui, à partir de quels critères le caractère indispensable doit-il être apprécié ? Question préjudicielle 3 : En particulier, s’il y a une condition quant à un caractère indispensable, ladite condition fait-elle obstacle à tout usage d’un signe qui est non pas identique à la marque enregistrée mais étroitement similaire à celle-ci ?