APRAM – OHMI JOURNEE DE SYNTHESE SUR LA MARQUE ET LE MODELE COMMUNAUTAIRES 2006 L’usage du signe à des fins autres que celle de distinguer les produits et services d’un opérateur. José MONTEIRO

Le droit des marques a été tiraillé, au cours de ces dernières décennies, entre deux dynamiques contradictoires: la conception absolutiste la conception finaliste.

L’objet de cette étude est d’analyser le régime juridique applicable aux comportements qui ne portent pas a priori atteinte à la fonction de garantie d’identité d’origine de la marque stricto sensu.

Le régime juridique des usages du signe à des fins autres que celle de distinguer les produits et services d’une opérateur, loin du monolithisme, s’apparente davantage à un agrégat de dispositions hétérogènes, agencées au gré de la diversité des situations rencontrées.

Ce régime juridique complexe doit de plus être interprété à l’aune des fonctions de la marque: distinctive et publicitaire.

C’est en identifiant la fonction essentielle de distinguer que l’on peut parvenir à séparer les usages aux fins de distinguer des autres comportements.

Sur la fonction essentielle de la marque la jurisprudence de la CJCE a évolué d’un approche subjective (instrument de concurrence) vers une conception objective (droit à finalité sociale).

Mais la marque revêt aussi une fonction publicitaire permettant d’établir un dialogue entre le producteur et le consommateur.

PLAN Les actes d’usage du signe échappant au monopole du titulaire de la marque de par leur nature ou leur destination; Les actes d’usage légitimés au titre des exceptions au monopole du titulaire de la marque.

Les actes d’usage du signe échappant au monopole du titulaire de la Marque de par leur nature ou leur destination.

La problématique: jusqu’où le titulaire peut-il aller trop loin ?

Le droit exclusif prévu par l’article 5-1, a) de la directive a été octroyé afin de permettre au titulaire de la marque de protéger ses intérêts spécifiques en tant que titulaire de cette marque, c'est-à-dire de s’assurer que la marque puisse remplir ses fonctions propres.

Les usages qui n’interviennent pas dans la vie des affaires.

Art. 5.1: La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement de faire usage dans la vie des affaires a) d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ; b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des service couverts par la marque et le signe, il existe dans l’esprit du publique un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque. »

La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par celle-ci en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance.

L’analyse de l’article 5 L’analyse de l’article 5.1, permet de dire que le titulaire de la marque ne peut pas interdire tout usage du signe mais uniquement ceux qui ont pour objet de distinguer les produits ou les services qu’il représente, de ceux d’autres entreprises.

Cet usage doit ensuite avoir lieu dans la vie des affaires.

L’usage du signe identique à la marque a bien lieu dans la vie des affaires dès lors qu’il se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique, et non dans le domaine privé.

Usage à fins descriptives Affaire : Michael Holterhoff: L’usage de la marque ne porte pas atteinte à aucun des intérêts que vise à protéger l’article 5.1, a).

Le droit exclusif prévu l’art. 5 Le droit exclusif prévu l’art. 5.1, a) a été octroyé afin de permettre au titulaire de la marque de protéger ses intérêts spécifiques en tant que titulaire de la marque, c'est-à-dire d’assurer que le signe identifiant puisse remplir ses fonction propre.

Lorsque le fabricant d’un modèle réduit d’auto reproduit à l’échelle réduite un modèle de véhicule y compris la marque, cela peut constituer un usage en tant que marque au sens de l’art. 5.1, a), mais cela ne porte pas atteinte aux intérêts du titulaire de la marque pour autant que le public ne le perçoit pas comme un renvoi à la marque d’origine.

Quand l’intérêt de l’utilisateur du signe l’emporte sur l’intérêt du titulaire: Affaire Galileo.

Les usages ayant pour fonction de désigner autre chose que les produits ou services d’un opérateur économique.

Art. 5.5 : Les paragraphes 1 à 4 n’affectent pas les dispositions applicables dans un Etat membre relatives à la protection contre l’usage qui est fait d’un signe à des fins autres que celle de distinguer les produits ou services lorsque l’usage de ce signe sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

Affaire ROBELCO

Commission : L’article 5 Commission : L’article 5.5 de la directive a pour objet non pas d’offrir une forme déterminée de protection ou de permettre de la prévoir dans un cadre harmonisé, mais de l’exclure catégoriquement de la protection des marques.

CJCE: Lorsque le signe n’est pas utilisé aux fins de distinguer des produits ou des services, il convient de se référer aux ordres juridiques des Etats membres pour déterminer l’étendue et, le cas échéant, le contenu de la protection accordée aux titulaires de marques qui prétendent subir un préjudice résultant de l’utilisation de ce signe en tant que nom commercial ou dénomination sociale.

Affaire ANHEUSER BUSCH

Un nom commercial peut-être considéré comme un « signe » en conflit avec une marque enregistrée lorsqu’il est utilisé avec la fonction, propre de la marque, de créer un lien entre le produit et l’entreprise qui le fabrique et qu’il est partant susceptible de provoquer une confusion dans l’esprit des consommateurs, en les empêchant de comprendre aisément si des produits déterminés se rapportent au titulaire du nom commercial ou au titulaire de la marque enregistrée.

Le nom commercial constitue un droit relevant du champ d’application matériel de l’accord ADPIC. Partant, si ce droit est né antérieurement à celui de la marque avec lequel il est réputé entrer en conflit, et qu’il permet à son détenteur, d’utiliser un signe identique ou similaire à cette marque, une telle utilisation ne saurait être interdite en vertu du droit exclusif que confère la marque à son titulaire.

Quid de l’enregistrement et / ou d’ exigences quantitatives ?

Affaire CELINE

L’article 5.1 de la directive doit-il être interprété en ce sens que l’adoption, par un tiers qui n’y a pas été autorisé, d’une marque valable enregistrée, à titre de dénomination sociale, de nom commercial ou d’enseigne, dans le cadre d’une activité de commercialisation de produits identiques, constitue un acte d’usage de cette marque dans la vie des affaires, que le titulaire est habilité à faire cesser en vertu de son droit exclusif ?

OHMI : L’article 5.1 doit être interprétée en ce sens que le droit exclusif de la marque est opposable à l’usage à titre de dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, par un tiers non autorisé, d’un signe identique ou similaire pour la commercialisation de produits ou services identiques ou similaires, à condition que la juridiction de renvoi ait constaté que l’usage incriminé soit fait pour désigner lesdits produits ou services.

Quel devenir pour l’article 5.5 ?

Les actes d’usage du signe légitimé au titre des exceptions au monopole du titulaire (dans un objectif d’optimisation de la concurrence effective).

Deux limitations principales : Celles qui découlent de l’obligation de loyauté vis-à-vis du consommateur et ont pour objet de lui proportionner une information complète sur le bien ; La publicité comparative.

Limitations découlant d’une obligation de loyauté envers le consommateur.

Par une limitation des effets des droits que le titulaire d’une marque tire de l’article 5 de la directive, l’article 6 vise à concilier les intérêts fondamentaux de la libre protection des droits de marque et ceux de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation des services dans le marché commun.

L’article 6 tend à assurer un équilibre entre l’intérêt du titulaire à ce que la marque puisse pleinement assumer sa fonction de garantie de l’origine des produits qu’il fabrique, et l’intérêt des autres opérateurs à avoir plein accès au marché, sans exclure d’ailleurs que d’autres intérêts puissent entrer en jeu.

Article 6.1 : Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage dans la vie des affaires: c) de la marque lorsqu’elle est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièces détachées, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

Arrêt BMW

Arrêt GILLETTE:

Aucun produit ne saurait être exclu, en principe, du champ d’application de l’article 6.1, c) qu’il s’agisse d’un produit principal, d’un accessoire ou d’une pièce détachée, si la mention de la marque d’autrui est nécessaire pour en indiquer sa destination.

Concernant le contenu de la « nécessité ».

Dans l’appréciation de la protection de la marque il ne faut pas tenir compte uniquement des exigences du titulaire. La directive entend également garantir la possibilité de choix du consommateur.

La publicité comparative

Arrêt TOSHIBA: Compte tenu de la définition particulièrement large de la directive, voulue par le législateur afin de couvrir le plus grand nombre possibles de forme de publicité comparative, celle-ci peut se présenter sous des formes très variées.

Le seul élément requis pour qu’on soit en présence d’une publicité comparative, est l’identification, explicite ou implicite, d’un concurrent ou des biens ou des services qu’il propose.

En cas de conflit entre la directive 84/450 et la directive 89/104, la première l’emporte. « Les conditions exigées de la publicité comparative doivent être interprétées dans le sens le plus favorable à celle-ci » (Toshiba).

Ainsi un annonceur ne saurait être considéré comme tirant indûment profit de la notoriété attachée à des signes distinctifs de son concurrent, si une référence à ces signes est la condition d’une concurrence effective sur le marché en cause.

Affaire Toshiba : Si les numéros des articles d’un fabricant d’appareils constituent en tant que tels des signes distinctifs au sens de l’art 3 de la directive 84/450, leur utilisation dans les catalogues d’un fournisseur concurrent ne permet pas à ce dernier de tirer indûment profit de la notoriété qui y est attachée que lorsque leur mention a pour effet de créer dans l’esprit du public visé par la publicité, une association entre le fabricant dont les produits sont identifiés et le fournisseur concurrent.

Affaire Siemens / Vipa: En utilisant dans ses catalogues l’élément central d’un signe distinctif d’un fabricant, connu dans les milieux spécialisés, un fournisseur concurrent ne tire pas indûment profit de la notoriété qui est attachée à ce signe distinctif.

Quelle est la limite au-delà de laquelle un annonceur doit être considéré comme agissant de manière déloyale ? Ce sera pratiquement le cas uniquement où sa démarche serait inspirée par le seul souci de tirer profit de la notoriété de son concurrent pour favoriser sa propre activité.

Merci. jmonteiro@dgaf.loreal.com