Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) Interface entre la Marque Communautaire et le Dessins et Modèles Communautaires P. RODINGER – Directeur du département des dessins et modèles (OHMI) APRAM – Paris,

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) Fuerteventura, Canary Islands

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) Three Mills, Mota del Cuervo Village, Cuenca

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) Tossa de Mar, Girona

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) Peniscola, Valencia PLAN DE PRÉSENTATION 1.Comparaison des provisions légales les plus importantes 2.Exemples de la coexistence (résultats de recherche dans CTM et RCD Online) 3.Laffaire T-148/08 «Stabilo Boss» 1 er cas devant le TPI basé sur larticle 25(1)e 4.Conclusions

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (1) Comparaison des provisions légales les plus importantes

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) DMC RDMC, Article 3: « DM » cest l'apparence d un produit … caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, des formes, texture et/ou des matériaux « produit » cest tout article industriel/artisanal, emballage,... symboles graphiques … RDMC, Article 96: « cumulation avec autres droits de PI, y compris des marques; par conséquent, le système de DMC est complémentaire au système de la MC » MC RMC, Article 4: MC … tous signes... y compris … les dessins, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer… Définitions des DMC et MC

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) DMC RDMC, Article 4 à 9: Nouveauté/caractère individuel –Identité (complète / avec différences insignifiantes) –impression globale différente sur l'utilisateur averti –connu aux entreprise de lUE dans le commerce normal Non exclusivement imposé par la fonction technique; Non contraire à lordre public ou aux bonnes moeurs Lusage nest pas exigé MC RMC, Article 7: Caractère distinctif –Indicateur de provenance du produit –Peut être acquis par usage Non descriptif Non déterminé par la nature du produit, par la valeur substantielle ou par la forme nécessaire à lobtention dun résultat technique (ECJ, 20/9/07) Non contraire à lordre public ou aux bonnes moeurs; Lusage est exigé (Art. 15) Conditions de protection

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) DMC OHIM examine: Les formalités La classification –EUROLOCARNO –Létendue pas affectée Examen des motifs de refus –La définition du DM –L'ordre public ou bonnes moeurs Motifs de nullité –Nouveauté/Caractère individuel –Droits antérieurs –Après lenregistrement –Auprès des tribunaux ou de lOHMI (OHMI<0.2%) MC OHMI examine: Les formalités La classification –EUROACE –Létendue est affectée Motifs absolus (article 7) Motifs relatifs (lopposition) –17 % MC publiées –Dont: 24% MC rejetées 37% MC limitées 38% Opposition rejetée Examen substantiel / motifs relatifs

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) DMC Durée: 5 ans Renouvelable, max. 25 ans 1 er renouvellement 1/4/2008 Taxes: 1 DMC Dépôt 230 Publication er renouvellement 90 Au total pour 10 ans 440 Économies des dépôts multiples MC Durée: 10 ans Pas limitée (toujours renouvelable) Taxes: 1 MC pour max. 3 classes Dépôt 750 Enregistrement 800 Au total pour 10 ans 1,600 Taxe par classes additionnelles 200 Durée et taxes

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) Article 8(4) RMC Sur opposition... d'une marque non enregistrée ou d'un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l'enregistrement,lorsque et dans la mesure où, selon la législation communautaire19 ou le droit de l'État membre qui est applicable à ce signe: (a) droits … acquis avant la date de dépôt / priorité (b) le signe donne à son titulaire le droit dinterdire lutilisation Article 52(2) RMC La marque communautaire est également déclarée nulle … si son usage peut être interdit en vertu d'un autre droit antérieur et notamment: a) d'un droit au nom; b) d'un droit à l'image; c) d'un droit d'auteur; d) d'un droit de propriété industrielle Conclusion: Un DMC ne peut être utilisé que dans les procédures de nullité, mais pas dans les procédures dopposition Un dessin en conflit avec une MC

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) Décision Division dAnnulation Lusage dune marque peut être interdit, en vertu de la loi dun pays. MC Titulaire: Lacasa, S.A. Date de dépôt: 14/1/2002 Date denregistrement : 2/9/2004 Classe 30 (…sucreries, chocolats,…) Plusieurs dessins nationaux Internat., Benelux, FR, DE, GR, IT, ES, DK, FI, PT, SE, UK Titulaire: Nestlé, Dates de dépôt : 1998 & 1999 Pâtisserie, sucreries & chocolats, … Lois nationales harmonisées: Directive de dessins et modèles Nouveau, caractère individuel, portée de protection, droits conférés: –impression visuelle globale; –utilisateur averti; –degré de liberté du créateur. Annulation rejetée (30/1/2007)

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) Article 25(1)e RDMC 1. Un dessin ou modèle communautaire ne peut être déclaré nul que: … e) s'il est fait usage d'un signe distinctif dans un dessin ou modèle ultérieur et que le droit communautaire ou la législation de l'État membre concerné régissant ce signe confère au titulaire du signe le droit d'interdire cette utilisation; … Voir le cas T-148/08 Une marque en conflit avec un DMC

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (2) Exemples de la coexistence Résultats de recherche dans CTM et RCD Online

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) SÉLECTION A. Les formes (Dépôt parallèle ou cumulatif 3-D MC versus DMC)

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) DMC / MC refusée Procter & Gamble, US Information sur le DMCE Date de dépôt:24/05/2004 Publication ajournée (A2) 10/08/2004 Date de publication:04/07/2006 Indication du produit: Bouteille Information sur la MC : Date de dépôt :23/12/2004 Type de la marque:3-D Classes:3 Date de réponse négative: 07/06/

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) DMC / MC The Procter & Gamble Company, US Dessin Communautaire enregistré: Bouteilles avec étiquettes Date de dépôt:07/07/2008 Date de publication:04/08/2008 Marque Communautaire:3-D Date de dépôt:04/07/2008 Classes:3, 5 État:Demande publiée

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) MARTELL & Co, société anonyme, France Dessin Communautaire enregistré: Flacons Date de dépôt:18/07/2008 Date de publication:01/10/2008 Marque Communautaire:3-D Date de dépôt :01/10/2008 Classes:33 État:Publication en attente DMC / MC

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) DMC / MC L'OREAL Société Anonyme, France Dessin Communautaire enregistré: Flacons de parfum Date de dépôt:20/10/2008 Date de publication:27/10/2008 Marque Communautaire:3-D Date de dépôt:24/10/2008 Classes:3 État:Publication en attente

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) SÉLECTION B. Branding avec DMC? (Utilisation du DMC au lieu de la MC?)

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) Uniquement DMC Scottish & Newcastle PLC, Royaume-Uni Information sur le DMCE Date de dépôt:11/07/2007 Date de publication:24/07/2007 Logos, classe 99.00

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) Uniquement DMC Rousseau S.A., France Date de dépôt et date de publication: entre juin et septembre 2007 Indication du produit: Logos Classe: 99.00

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) SÉLECTION C. Les symboles graphiques (MC figurative versus DMC)

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) DMC / MC Novartis AG, Suisse Information sur le DMC Date de dépôt :25/05/2007 Date de publication :10/07/2007 Symboles graphiques, classe Information sur le MC Date de dépôt :25/05/2007 Classes:5, 41, 42, 44 Objet dune opposition

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) Apple Inc., US Dessin Communautaire enregistré: Logos, symboles graphiques Date de dépôt:09/07/2007 Date de publication:24/07/2007 DMC / MC Marque Communautaire: Figurative Date de dépôt :17/07/2007 Classes:9, 16, 28, 35, 38, 41, 42, 45 État:MC 1 enregistrée MC 2 rejetée le 7/11/08 Dessin Communautaire enregistré: Logos, symboles graphiques Date de dépôt:18/07/2007 Date de publication:31/07/2007

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) DMC / MC Apple Inc., US 2 Dessin Communautaire enregistré: Interfaces dutilisateur graphique pour un écran ou une partie de celui-ci Date de dépôt:09/07/2008 Date de publication:08/10/ Marque Communautaire: Figurative Date de dépôt:23/10/2007 Classes:9, 28, 38, 41, 42 État:Enregistrement en cours Date de dépôt:28/06/2007 Classes:9, 15, 38 État:Demande retirée

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) SÉLECTION D. Lidentité corporative et les DMC

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) Information de le MC : Date de dépôt : 15/06/2007 Classes: 35 Marque nominative Enregistré le 5/5/2008 DMC / MC SPERIAN PROTECTION Bacou-Dalloz, le leader mondial de léquipement de protection individuelle (EPI), est devenu Sperian Protection et a adopté une nouvelle identité de cohésion. En tant quun symbole de la stratégie du groupe, signifiant une expansion internationale et un nouveau élan, Sperian sera la marque parapluie en réunissant tout le portfolio de marques autour des valeurs communes. Dailleurs, Sperian reflète le désir du Groupe dadopter des outils e ffectifs de publicit é et de marketing pour quil puisse consolider sa position de leader mondial de l EPI. (Communiqué de presse, Paris, le 20 juin 2007) Information sur le DMC: Date de dépôt : 15/06/2007 Symbole graphique

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) DMC RESIDENCES PRESTIGE S.A.S., France DMC:Logos Date de dépôt:28/02/2008 Date de publication:01/08/2008

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) DMC MOVEA S.A.,France DMC:Logos Date de depôt :29/09/2008 Date de publication :08/10/2008

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) DMC ELECTRICITE DE FRANCE (société anonyme), France DMC:Logos Symboles graphiques Date de depôt : 29/04/2008 Date de publication: 23/05/2008

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) Quelques chiffres Année% de MC 3-D% de DMC en classe

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) Couleur est un élément essentiel de la définition du DMC –Complément pour renforcer une marque figurative ou pour ajouter des éléments figuratifs à une marque nominative Rapidité de la publication et du certificat & les coûts –Processus dexamen différent pour les MC et les DMC –Le DMC permet un lancement de produit plus vite Usage complémentaire dans la protection des formes –DMC peut servir comme réserve en cas de doutes: MC 3-D, valeur substantielle de la forme (Lego, Bang &Olufsen) –La MC parait être lobjectif final, grâce à sa durée illimitée, le DMC est la première étape dans cette direction, simple et rapide, pas de motifs absolus, pas dopposition (une première ligne de défense contre la piraterie) –Le DMC peut être utile pour obtenir la distinctivité acquise Les possibles raisons

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) Valley Fog, Guipuzcoa, Basque Country Une petite pause avant de continuer

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (3) Affaire T-148/08 «Stabilo Boss» 1er cas devant le TPI basé sur larticle 25(1)e Partiellement basé sur la mémoire en réponse par Arnaud Folliard (OHMI)

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) DMC Date de dépôt: 27/5/2005; « instruments décriture » Beifa Group Co., Ltd.; République populaire de Chine

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) Demande de déclaration en nullité ICD 2426 ( La demande est fondé sur les articles 4 à 9 et autres conformément à larticle 25 § 1, c), d), e), f) ou g) par Schwan-STABILO Schwanhäusser (23/3/06) Les revendications: larticle 14, paragraphe II, point 2, de la loi allemande sur les marques confère le droit dinterdire lusage du dessin ou modèle contesté, tout comme larticle 25(1) e du RDMC La marque allemande nº enregistrée le 14/12/2000 dans la classe 16, à savoir: crayons, mines ou recharges, crayons de couleur et de reproduction, portemines, stylos à bille, recharges de stylos à bille, stylos-feutres et à pointe en fibres, recharges de stylos à pointe en fibres, stylos plume, stylo- mines, marqueurs pour surligner du texte et surligneurs

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) La marque 3-D allemande Le produit connu:

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Décision de la division dannulation Une comparaison des signes le DMC intègre les principaux éléments de la marque Il sagit dun signe similaire à lenregistrement de la marque Les produits que couvrent cette marque sont identiques aux «instruments décriture» indiqués dans la demande denregistrement du DMC. La combinaison de ces deux facteurs crée un risque de confusion dans lesprit du public au sens de larticle 14, paragraphe II, point 2, de la loi allemande sur les marques qui confère le droit dinterdire lusage du dessin ou modèle contesté Date de la décision: 24/8/2006

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) Arguments devant la chambre Suspension de la procédure: Une procédure pareille auprès des tribunaux allemands (1ère instance: tribunal régional de Francfort, 2ème instance: tribunal régional supérieur de Francfort), les résultats pouvant être dinfluence. La validité de la marque allemande: manque de caractère distinctif, usage, forme imposée par la nature du produit Linterprétation de larticle 25(1) e du RDMC est limitée à lusage dun signe entièrement repris, cest-à-dire, cet article ne couvre pas lusage dun signe similaire. Comparaison des signes: 22 différences

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) La chambre disait NO

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) Décision de la chambre de recours LOffice nest pas compétent pour juger de la validité dun droit antérieur. La marque allemande est considéré comme un signe distinctif valide au sens de larticle 25(1) e RDMC Une reproduction identique nest pas nécessaire. Il suffit que le signe distinctif soit intégré dans le DMC. Les caractéristiques de la marque restent intactes malgré les éléments additionnels ajoutés. Il est fait usage de la marque dans le DMC au sens de larticle 25(1) e RDMC Il est inutile de statuer sur la pertinence de la décision du tribunal régional supérieur de Francfort R 1352/ (31/1/2008)

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) Arguments devant le TPI 1.La notion d«usage» du signe distinctif antérieur –L«usage» au sens de larticle 25 (1) e est lusage du signe distinctif antérieur en tant que tel, cest-à-dire, dun signe identique. Cet usage ne couvre pas lusage dun signe similaire. 2.La preuve de lusage du signe distinctif antérieur –La chambre aurait dû considérer si cette marque avait été utilisée à la fois comme un ingrédient de larticle 25 (1) e et comme un ingrédient du droit national allemand sur les violations de marque 3.Le risque de confusion –La comparaison est incomplète et imprécise. Le fait que les éléments caractéristiques de la marque antérieure puissent «être identifiés» dans le DMC nest pas un critère opportun. –Le faible caractère distinctif de la marque antérieure réduit le champ de protection. Lintervenante nutilise jamais la forme brute du surligneur puisque tous ses produits portent la marque «Stabilo Boss» et un logo.

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) Reflexion: notion dusage Est-ce que la lettre e se refere à une reproduction sérvile, ou à limpression générale? Larticle 25 (1) couvre des motifs absolus dannulation (a et b) et des motifs relatifs (c à g). La lettre b couvre le caractère individuel basé sur limpression globale Les lettres c à f utilise dune façon ou autre le terme « usage », mais font pas référence à limpression globale Pourrait-on conclure que le cadre de comparaison est limité aux éléments du DMC qui violent les droits conférés, sans considérer les ajouts?

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) À titre dillustration: Une robe Boîte de conserve Peinture Si lusage de la marque/lœuvre artistique ne conduisait pas à lannulation du DMC, la protection serait-elle suffisante? Réflexion: notion dusage

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) Réflexion: Preuve de lusage La preuve de lusage du signe distinctif antérieur Le RDMC ne contient aucune disposition permettant à la partie défenderesse de demander une preuve de lusage. Si ly avait des doutes quant à l«usage sérieux» de la marque antérieure, il reste toujours loption dintroduire devant un tribunal allemand une action en déchéance de la marque antérieure.

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) Réflexion: Risque de confusion Le risque de confusion Les principaux éléments de la marque:

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) Les éléments dominants (a), (b), (c) et (d) sont présentés de manière très similaire dans le DMC Les proportions sont également identiques. Les différences sont relativement secondaires. On peut percevoir la présence de la marque antérieure dans le DMC en remarquant que de nouveaux éléments ont été ajoutés. Identité des produits + similitude globale du signe. Niveau dattention du public pertinent est relativement limité (produit de consommation courante, faible prix, fréquence dachat). Réflexion: Risque de confusion

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (4)Conclusion

La situation réglementaire a créé un interface entre le DMC et la MC, notamment pour la protection des formes et symboles graphiques. Lexpérience pratique montre que le DMC et la MC coexistent et se complémentent. Des règles juridiques existent pour résoudre un possible conflit entre les deux. Bien que lobjectif final semble être la MC, le DMC est un premier élément de protection (rapide et économique), une première ligne de défense et un plan B en cas de problème avec la marque (3-D, etc.) Dans le développement dun portefeuille de marque, il faut sérieusement considérer lutilité des DMC.

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) Merci beaucoup

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) Information: (+ 34) (standard téléphonique) (+ 34) (hotline e-business) (+ 34) (fax principal) Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) Avenida de Europa, 4 E Alicante SPAIN

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) Article 14 § 2, point 2 § 14 Ausschließliches Recht des Inhabers einer Marke, Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch (1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht. (2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr 1.ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt, 2.ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder 3.ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genießt, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) Directive 89/104/EEC sur les marques Article 5 – Droits conférés par la marque 1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires: a) d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée; b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque. 2. Tout État membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'État membre et que l'usage du signe sans juste motif tire indument profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice. 3. Si les conditions énoncées aux § 1 et 2 sont remplies, il peut notamment être interdit: a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement; b) d'offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe; c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe; d) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité.