LES MARQUES DE COMMERCE ET INTERNET

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1 LES MARQUES DE COMMERCE ET INTERNET
Johanne Auger, Associée (Agence affiliée) Agent de marques de commerce Journée WebÉducation Réseau des webmestres Ministère des Services gouvernementaux Québec, le 14 octobre 2010

2 Commercialisation de la PI sur Internet – marques de commerce
Trop d’alternatives, retour à la marque connue Sceau de qualité Outil de capitalisation / développement d’achalandage Forte tentation pour les tiers de tenter d’en bénéficier → facilité

3 NOMS DE DOMAINE

4 Noms de domaine Un nom de domaine sert à guider l'utilisateur, à repérer un site, mais aussi à promouvoir un service ou un produit Noms familiers donnés aux numéros des adresses IP (Internet Protocol) → plus faciles à retenir Le nom de domaine devient un élément essentiel de la politique de communication des entreprises et est donc un actif important au même titre qu'une marque de commerce

5 Noms de domaine Un nom de domaine se compose d’au moins deux parties:
(1) Nom de domaine de premier niveau ou domaine de tête (top level domain) – plus de 300 Génériques: Ouverts à tous: .com, .net, .org, .biz, .name, .pro, .info Restreints: .edu (institutions éducatives accréditées aux É-U ainsi que les institutions éducatives d'autres pays dont les formations ont été approuvées aux Etats-Unis), .int (organismes internationaux). .mil (organismes militaires américains), .gov (organismes gouvernementaux américains ) Géographiques: .ca, .fr, .de, etc. (country code) Commandités: ne sont pas ouverts à tous mais fixent des conditions d'accès aux requérants, ou des conditions techniques d'utilisation concernant leur contenu  .museum, .coop, .cat, .mobi, .tel (2) Nom de domaine de deuxième niveau (second level domain) BCF, Nike, etc.

6 Noms de domaine Les registraires doivent être accrédités par l’ICANN, l'organisme privé qui administre au niveau international le système des noms de domaine Les noms de domaine géographiques sont hors de la compétence de l’ICANN → administrés par des organismes nationaux selon une charte de nomination propre à chaque pays Par exemple au Canada, l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) est en charge des .ca

7 Noms de domaine Le nom de domaine .ca
Pour enregistrer un nom de domaine .ca, le demandeur doit satisfaire aux exigences en matière de présence au Canada Citoyen canadien, personne morale constituée en vertu des lois du Canada, titulaire d’un enregistrement de marque de commerce au Canada, etc. Plusieurs pays ont de telles exigences mais pas tous

8 Noms de domaine Différences fondamentales entre une marque de commerce et un nom de domaine Enregistrement nom de domaine: nécessaire, sinon n’existe pas marque de commerce: droits naissant de l’emploi, existe sans enregistrement

9 Noms de domaine Territoire
nom de domaine: tout le réseau informatique mondial marque de commerce: territoire d’emploi si non enregistrée ou Canada entier si enregistrée

10 Noms de domaine Unicité nom de domaine: un seul; indépendamment du secteur d’activités marque de commerce: co-existence possible de marques de commerce identiques pour: marchandises et services différents territoires différents Disponibilité des noms de domaine correspondant à la marque de commerce

11 Noms de domaine Premier arrivé, premier servi! Conflits
Pas toujours cybersquattage Souvent propriétaires légitimes de marques de commerce identiques dans territoires différents ou pour marchandises et services différents Exemple: un seul millenium.com Aucune vérification légale pour nom de domaine générique Ainsi, un nom patronymique, une dénomination sociale, une marque de commerce peuvent être enregistrés par une tierce personne sans égard aux droits qui peuvent exister dans ces noms – cybersquatting

12 Noms de domaine Les cybersquatteurs exploitent le principe "premier arrivé, premier servi" sur lequel repose le système d'enregistrement des noms de domaine pour enregistrer des noms de marques, de célébrités ou d'entreprises avec lesquelles ils n'ont aucun lien Vendent les noms de domaine à des prix très élevés Utilisent ces noms de domaine à leur profit afin d’attirer de la clientèle sur leur site Le nombre de litiges mettant en cause les titulaires de noms de domaine générique avec les propriétaires de marque de commerce n'a cessé d'augmenter au fil des ans Ce qui a amené la mise en place d’une procédure de règlement des différends dans le but d'éviter l'engorgement des tribunaux

13 Noms de domaine Processus d’arbitrage adopté par l’ICANN
ICANN a adopté un mécanisme obligatoire de règlement des différends accessible aux titulaires de marque de commerce Les litiges seront régis par les Principes directeurs concernant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (principes UDRP). Cette procédure est mise en œuvre par des centres d'arbitrage également accrédités par ICANN au nombre desquels on compte notamment l’OMPI En 2007, l’OPMI a entendu plus de 2,000 litiges en matière de noms de domaine

14 Noms de domaine Processus Représentations écrites 1 ou 3 arbitres
Annulation ou transfert de l’enregistrement du nom de domaine  dommage;  $ compensatoire Recours devant tribunaux traditionnels ayant juridiction toujours possibles

15 Noms de domaine Avantages de recourir à ce processus d’arbitrage
permet de régler un litige relatif à l'enregistrement et à l'utilisation d'un nom de domaine de l'Internet plus rapidement et à moindre coût que devant les tribunaux les procédures sont beaucoup moins formelles que dans le cadre d'une action en justice et les personnes chargées de se prononcer sur les litiges sont des experts en matière de droit international des marques, de noms de domaine, de commerce électronique, d'Internet et de règlement des litiges le champ d'application de cette procédure est aussi international : mécanisme de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine, quel que soit le lieu où se trouve l'unité d'enregistrement, le détenteur du nom de domaine et le requérant.

16 Noms de domaine UDRP: .aero, .asia, .biz, .cat, .com, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro, .tel and .travel CDRP: .ca Critères similaires: Confusion avec la marque de commerce Absence d’intérêt légitime Enregistrement et emploi de mauvaise foi

17 Noms de domaine L’OMPI s’apprête à lancer une version accélérée du processus d’arbitrage relatif aux noms de domaines Pour des cas clairs de violation des droits L’OMPI mentionne que près de 75 % des plaintes ne sont pas défendues par le titulaire du nom de domaine La décision devrait être rendue en quelques jours L’OMPI pourrait décider de réduire les frais et de limiter le nombre de mots pour les procédures

18 Noms de domaine Whois Identité du propriétaire du nom de domaine
Démarches pour obtenir l’information Peu de coopération des registraires accrédités pour les extensions régies par l’ICANN Plus de succès avec l’ACEI si titulaire d’une marque de commerce enregistrée

19 Noms de domaine Effectuer une bonne gestion de vos noms de domaine
Actuellement près de 180 millions de noms de domaine enregistrés dans le monde Attention aux appels de « soi-disant » registraires Attention aux faux avis de renouvellement Garder un registre de vos enregistrements et de l’identité des registraires utilisés – n’en utiliser qu’un ou deux bien établis et réputés Gérer les échéances

20 Noms de domaine Établir une politique de gestion et d’enregistrement pour vos noms de domaine → vous aidera à contrôler les coûts Déterminer les extensions qui sont importantes pour vous (.com, .ca, .net, etc.) S’assurer que les noms de domaine appartiennent à la bonne entité, et ce, dès l’enregistrement (normalement, même propriétaire que les marques de commerce) Souhaitez-vous enregistrer les noms de domaine qui prendraient en considération les erreurs typographiques (ex. lespacs.com), les pluriels, les traits d’union?

21 Noms de domaine Nouveaux noms de domaine: .tel, etc. – où tirer la ligne ? .tel en explosion vu les portables et autres appareils de télécommunications portatifs Si grand public, enregistrement préventif à considérer À structurer également

22 Noms de domaine S’assurer que tous les noms de domaine enregistrés, s’ils sont inactifs, redirigent vers votre site officiel actif Afin d’éviter que le registraire de votre nom de domaine utilise cet espace pour de la publicité et pour créer des liens vers vos compétiteurs Pourrait vous permettre dans certaines circonstances de démontrer l’emploi de votre marque de commerce

23 Noms de domaine Surveillance potentielle des enregistrements de noms de domaine similaires Surveiller vos compétiteurs Service de surveillance des dépôts de marques de commerce, noms commerciaux et noms de domaine enregistrés par vos compétiteurs Peut couvrir le monde entier ou des territoires spécifiques Permet une intervention rapide dès la production d’une demande d’enregistrement – permet souvent d’éviter le dépôt d’une procédure d’opposition Service très abordable

24 Noms de domaine ICANN a annoncé l’introduction d’extensions gTLDs qui permettront à des titulaires de marques d’exploiter des noms de domaine correspondant à leur marques (par exemple: .nike, .bcf, etc.) ou génériques (.banques, .pizza) Les titulaires de marques veulent s’assurer auprès de l’ICANN que leurs droits dans leurs marques seront protégés par cette nouvelle possibilité La politique de l’ICANN ne comprend pas une liste des marques protégées Proposition à l’effet d’introduire un organisme ayant comme fonction de s’assurer que le nom de domaine ne contrevient pas aux droits d’un tiers Proposition pour une version accélérée du processus d’arbitrage pour les noms de domaine qui ont clairement été enregistrés de mauvaise foi La politique de l’ICANN fait présentement l’objet de discussions et consultations

25 Noms de domaine Internationalized Domain Name (IDN) country code Top Level Domain (ccTLD) Fast Track Process→ IDN ccTLD IDN = tout nom de domaine incluant caractères autres qu’alphabet latin de base Langues avec accents, cédilles, ogoneks (français, turc, kurde, polonais, navajo, etc.) Usage de caractères non-ASCII dans noms de domaine permis depuis juillet 2003 pour .jp .eu → 23 langues officielles → 10 décembre 2009 Toutefois, toujours à l’intérieur du .eu

26 Noms de domaine Véritables IDN = caractères avant et après le « . » sont en caractères non-ASCII, soit dans la langue officielle du pays pour l’entièreté du nom de domaine, incluant le code de pays Extension des codes de pays (« country codes ») avec caractères autres qu’alphabet latin de base → cyrillique, chinois, coréen, arabe, etc. Accès à internet pour personnes de langues autres qu’à base latine → ex. clavier chinois

27 Noms de domaine Demande par gouvernement local ou organisation gouvernementale à ICANN Fédération russe → accepte déjà noms de domaine cyrilliques pour .рф en anticipation de l’acceptation par ICANN Chine → a fait la demande la journée même de l’ouverture par l’ICANN, soit le 16 novembre 2009 pour une extension constituée de 2 caractères chinois pour Chine → très nombreux noms de domaine ainsi enregistrés dans l’attente de l’acceptation de l’ICANN (autorités chinoises, universités, media, entreprises locales) Au 5 avril 2010, 19 demandes reçues par l’ICANN représentant 11 langues différentes Début 2010 → plus tard en 2010, voire 2011 Considération de questions portant, entre autres, sur la protection des marques avant le lancement du nouveau programme Cybersquattage à la hausse Nouveaux gTLD envisagés → illimités (.bank, .pizza, .bcf)… même en caractères autres qu’alphabet latin de base

28 Noms de domaine .cn fermé temporairement aux étrangers
Seules les entités chinoises peuvent réserver un nom de domaine .cn → suspendu pour les individus Que pour les enregistrements en cours N’affecte pas les noms de domaine déjà réservés

29 Noms de domaine

30 PROJECT. ME Project Me GmbH c. Alan Lin No
PROJECT.ME Project Me GmbH c. Alan Lin No. DME , 11 novembre 2009 Suffixe est généralement ignoré (.com, .ca, etc.) .me = Montenegro “… the appropriate approach in this case to determining identicalness or similarity of the disputed .me domain name with the Complainant’s trademark is to not ignore the ccTLD identifier .me. The reality is that, unlike most ccTLD identifiers, the TLD identifier .me can be seen to have a meaning beyond being the International Standards Organization (ISO) two-letter code for the country Montenegro – in particular, it has the additional meaning of being the common English objective pronoun for oneself.”

31 PROJECT.ME Promu comme tel par doMen, le Registre pour les .me ccTLD
“.me is expected to be utilized as both a personalized Web address and as a catchy business marketing tool around the world… So some « premium » names – including verb-oriented domains, such as ‘Contact.ME’, ‘Drive.ME’ or ‘Fly.ME’ - will be held for auction after Open Registration”

32 PROJECT.ME “To ignore the ccTLD identifier in all cases when considering identicalness or similarity of a .me domain name to a trademark is to ignore the commercial reality that, in the .me domain name space, the ccTLD identifier is likely to be a key part of the domain name.” “A determination of identicalness and similarity of a .me domain name may in appropriate cases be based on a consideration of the domain name as a whole – that is, of the domain name including the ‘.me’ suffix” À suivre…

33 Noms de domaine Autres décisions récentes en matière de noms de domaine Groovle.com Bowring.ca Forsale.ca

34 SITE WEB

35 Site web Vous appartient-il? Et votre logo?
Conception par firme externe ou employé? Retenir et payer les services d’un tiers pour la conception ≠ acquérir les droits d’auteur Cession requise des droits d’auteur et renonciation aux droits moraux Mise en application des droits Vérification diligente

36 Site web – Emploi des marques
Emploi des marques de commerce → emploi étendu et correct Uniformité Telle qu’enregistrée (attention à la modernisation!) Comme adjectif et non de façon générique Symboles MD ® TM MC ©

37 Site web – Emploi des symboles
MD et ® pour une marque enregistrée seulement MC et TM pour toutes les marques Enregistrées Pendantes Non enregistrées (common law) Donc toujours adéquats

38 Site web - Emploi des symboles
Pas obligatoire Pas de sanction Avantages: Attire l’attention du public à l’effet que le propriétaire revendique droit à cette marque Peut venir distinguer les marques les unes des autres lorsqu’emploi combiné Peut venir distinguer la marque de commerce du nom commercial MD MC TM

39 Site web – Emploi des marques par tiers autorisé
Emploi de votre marque par une filiale ou tiers autorisé Contrôle des caractéristiques ou de la qualité des marchandises et services en liaison avec votre marque Absence de contrôle = perte du caractère distinctif = perte des droits dans votre marque de commerce Licence nécessaire au Canada même entre compagnies liées Avis public: Identité du propriétaire des marques Emploi sous licence Présomption – a. 50 (2) de la Loi sur les marques de commerce Emploi réputé faire l’objet d’une licence du propriétaire Contrôle des caractéristiques ou de la qualité des services réputé être celui du propriétaire Marque de XYZ inc. employée sous licence

40 Site web – Emploi des marques par tiers autorisé
Alliance stratégique (« co-branding ») Important de veiller à correctement employer et protéger sa marque faisant l’objet de l’alliance afin qu’elle demeure distinctive Afin d’éviter une diminution ou une perte du caractère distinctif associé aux marques, veiller, entre autres, à: toujours accorder une position prédominante à la marque d’accueil par rapport à la marque invitée éviter de faire du co-branding avec des produits qui sont trop liés; favoriser plutôt des produits complémentaires apposer un marquage (MC, TM, ®, MD ou *) à côté des marques alliées avec un renvoi quant à la titularité de la marque

41 Site web – Avis légal Avis légal sur site web – marques de commerce:
But d’un avis traitant des marques Aspect dissuasif Exemple de texte : « Liste des marques sont des marques de commerce de XYZ inc. Tous les noms des autres produits, services et entreprises mentionnés sur le présent site sont des marques de commerce appartenant soit à XYZ inc. ou ses sociétés affiliées, soit à leurs propriétaires respectifs. Il vous est interdit d’utiliser une marque de commerce figurant sur le présent site sans la permission expresse et écrite de XYZ inc. ou du propriétaire de ladite marque de commerce. »

42 Site web – Charte de la langue française
Marque en anglais ? En raison de la nouvelle politique de l’Office de la langue française, nécessaire d’avoir une marque enregistrée afin de pouvoir l’utiliser au Québec en anglais Site en anglais uniquement…

43 Site web et publicité Lois et règlements ayant un impact sur le marquage et la publicité Aliments Vins et spiritueux Tabac Médicaments Cosmétiques Produits textiles Banques Postes Métaux précieux Produits agricoles Titres professionnels, etc. Concours Publicité aux enfants

44 Site web – Emploi de PI de tiers
Références à des marques de tiers Identifier clairement le propriétaire Chansons: paiement de redevances Autorisation requise SOCAN et SODRAQ Compagnies directement Paiement de redevances Photos et images Attention à la publicité comparative, permise au Canada sous certaines conditions

45 METATAGGING et ADWORDS de GOOGLE

46 Metatagging Mots-clés placés dans un code source pour le référencement via les moteurs de recherche Paramètres informatiques en langage HTML utilisés par les engins de recherche pour classifier les pages web Non visibles sur la page principale d’un site Internet mais plutôt intégrés au code Souvent utilisés par un titulaire de site Internet afin de diriger les personnes utilisant des engins de recherche vers son site Mot-clé = marque de commerce d’un concurrent → rediriger le trafic vers un site Internet en profitant de la renommée de la marque employée Apparition dans résultats de recherche sans aucun lien avec marque de commerce recherchée

47 Metatagging A donné naissance à une série de poursuites judiciaires (surtout aux États-Unis) Aux États-Unis, l’emploi d’une marque de commerce d’un tiers en tant que métatag est interdit, à moins que cet emploi soit légitime ou que l’emploi tombe sous l’exception de « fair use » Dans l’affaire Brookfield Communications Ltd. c. West Coast Entertainment Corporation, 174 F.3d 1036 (9th Cir. 1999), la Cour a comparé la pratique d’utiliser une marque de commerce comme métatag au fait d’afficher une pancarte où la marque de commerce d’un tiers est inscrite en face de son magasin pour attirer les consommateurs

48 Metatagging Par contre, l’emploi d’une marque de commerce en tant que métatag ne sera pas interdit si cet emploi est légitime Cela a notamment été illustré dans l’affaire Promatek Industries Ltd. c. Equitrac Corp., 300 F.3d 808 (7th Cir. 2002), où un vendeur d’équipement industriel employait la marque de commerce d’un compétiteur en tant que métatag La Cour a conclu que cet emploi était légitime puisqu’il visait à informer les consommateurs que les pièces d’équipement en question étaient compatibles avec les pièces vendues par le compétiteur dont la marque de commerce était employée comme métatag

49 Metatagging De plus, l’exception de « fair use » aux États-Unis peut s’appliquer à l’emploi d’une marque de commerce comme métatag Dans l’affaire Playboy Enters., Inc. c. Welles, 279 F.3d 796 (9th Cir. 2002), Playboy demandait une injonction afin de faire cesser l’emploi de sa marque PLAYBOY en tant que métatag sur le site Internet de la défenderesse La Cour a refusé d’accorder l’injonction sur la base que la défenderesse, ayant déjà été nommée Playmate de l’année par le magazine Playboy et ayant collaboré longtemps avec cette entreprise, ne pouvait se décrire correctement dans son site Internet sans employer la marque PLAYBOY. L’emploi qu’elle faisait de la marque était donc juste (« fair use »)

50 Metatagging Au Canada, la jurisprudence concernant l’emploi d’une marque de commerce en tant que métatag est plus limitée Les tribunaux semblent toutefois suivre les principes établis aux États-Unis et reconnaître des droits aux titulaires lorsque leur marque est employée comme métatag sur un site Internet Dans l’affaire Ouellet Canada c. Convectair NMT inc., (1999) R.J.Q. 1430, la Cour supérieure a déclaré que l’emploi de la marque Convectair comme métatag sur le site du défendeur Ouellet, un concurrent du demandeur, créait de la confusion chez les consommateurs qui tapaient le mot « Convectair » dans un moteur de recherche

51 Metatagging Plus récemment, dans l’affaire Pandi c. Fieldofwebs.com Ltd. (2007), la Cour supérieure de l’Ontario a souligné que l’utilisation du nom de domaine, du nom ou de la marque de commerce, ou du logo d’un compétiteur en tant que métatags sur une page web servant à vendre des marchandises comparables est condamnable, à moins que le nom ou la marque de commerce soit descriptif des marchandises vendues

52 Hyperliens /Deeplinking
Navigation aisée Liens simples: page d’accueil Autorisation implicite du simple fait que site accessible au public Lien profond: page secondaire Source des pages consultées Impression qu’elles font partie ou sont liées au site initial

53 Hyperlien / Deeplinking
Le deeplinking est souvent très mal perçu par les webmestres notamment parce que: les ressources vers lesquels pointent de tels liens peuvent être identifiés à tort par les visiteurs comme faisant partie du site depuis lequel part le lien de tels liens peuvent contourner l'affichage d'encarts publicitaires, et donc créer un manque à gagner de tels liens peuvent mener à des ressources dont l'accès est payant (par exemple, les archives d'un journal) ou réservé à certains visiteurs

54 Hyperlien / Deeplinking
Une décision récente de la Cour supérieure du Québec en faveur de la Fédération immobilière du Québec est venue ordonner à la compagnie Waka.ca de cesser de faire des liens profonds avec des bases de données telles que [Fédération des chambres immobilières du Québec c. Waka.ca inc, 2008 CarswellQue 3515]

55 Cadrage / Framing Division d’écran en plusieurs fenêtres sans quitter site d’origine Insertion d’une page d’un autre site qui vient s’afficher dans un cadre Certaine intégration du contenu de plusieurs sites Même source ou sources liées IMAX / SHOWMAX : juxtaposition par cadrage pouvant laisser croire que les salles de cinéma sont exploitées par la même entreprise

56

57 Adwords de Google Le programme AdWords utilisé par l’entreprise Google consiste à vendre des publicités sur la base de mots-clés. Lorsqu’un utilisateur tape un mot-clé dans un engin de recherche, certains publicités pouvant intéresser cet utilisateur apparaîtront sous la bannière « Liens commerciaux » Problématique: Un individu ou une compagnie peut acheter auprès de Google, à titre de mots-clés, les marques d’un tiers Il n’y a pas de décision au Canada portant sur l’emploi de marques de commerce dans les annonces Google Aux États-Unis, quelques actions ont été intentées contre Google, mais aucun jugement sur le fond n’a été rendu et le droit sur cette question demeure donc incertain

58 Adwords de Google Dans l’attente d’une décision au fond sur la légalité de la vente de marques de commerce en tant que mots-clés au Canada et aux États-Unis, le droit demeure incertain sur cette question Les propriétaires de marques de commerce doivent donc demeurer vigilants et surveiller leurs marques puisque rien n’interdit actuellement à Google de les vendre à des tiers en tant que mots-clés dans le programme Adwords Toutefois, notons que le droit américain est clair à l’effet que la marque de commerce d’un tiers ne peut apparaître dans une annonce

59 Adwords de Google Politique de Google en constante évolution concernant les marques de commerce employées dans les annonces Google et varie selon les pays/juridictions Dépendamment du pays/juridiction visé(e): Demande de désactivation des mots-clés achetés par des tiers qui correspondent à des marques de commerce peut être faite Google pourra possiblement ordonner au tiers de retirer la marque de commerce du texte de l’annonce et empêcher l’utilisation future de la marque dans le texte de l’annonce

60 Adwords de Google Une demande se fait en remplissant le formulaire Google Adwords de réclamation relative aux marques se trouvant sur le site de Google au La réclamation peut être générale ou spécifique : Une plainte générale implique tous les annonceurs du programme de Google Une plainte spécifique n’implique que certains annonceurs précis

61 Adwords de Google Si on ne peut se fier à Google pour intervenir, une mise en demeure au tiers faisant état des droits dans les marques, concurrence déloyale et autres → outil utile et approprié Achat de mots-clés à plutôt considérer: termes génériques décrivant produits/services/lieu Ex. Meilleure pizza à Québec Acheter votre marque comme Adword→ préventif

62 MEDIAS SOCIAUX: Facebook, Twitter, foursquare, blogues et autres

63 Médias sociaux Facebook, Twitter et autres: enregistrement de URL personnalisés (« localisateurs de ressources uniformes ») → facebook.com/transat Enregistrement préventif des marques de commerce à titre d’URL personnalisés Procédures de plaintes

64 Facebook Gestion des enregistrements – fenêtre de 3 jours en juin dernier ? Heure? Vérifications? Marque américaine favorisée? Territorialité des enregistrements Afin de prendre avantage du processus de pré-enregistrement des marques de commerce à titre de URL personnalisés, il serait nécessaire que celui-ci soit associé à une page Facebook “if you have a page to claim this username, please provide us with the web address (URL) and we will review your request. If you do not already have a page, simply click on the “create a page” link under the Sign Up section of Processus de plaintes à être testé

65 Facebook A noter que Facebook est d’avis qu’il est propriétaire de l’URL personnalisé enregistré contrairement aux enregistrements de noms de domaine réguliers Reste à voir ce que le tout soulèvera comme questions juridiques Licence de l’URL personnalisé contenant la marque de commerce au propriétaire de la marque elle-même? Pour quelque chose qui lui appartient déjà? Facebook prétend également que tout compte annulé ne pourra redevenir disponible à qui que ce soit

66 Facebook Publication d’une politique de confidentialité
En langage courant plutôt que juridique En réponse aux demandes de la commissaire à la protection de la vie privée au Canada suite aux déclarations que les pratiques de Facebook violaient les lois canadiennes en la matière Contrôle des informations des utilisateurs après que comptes soient fermés Emploi pour publicité ciblée

67 Facebook Contestation devant les tribunaux aux États-Unis quant aux changements permettant à quiconque navigue sur internet de voir certains renseignements de la page Facebook d’usagers (nom d’usager, photo de profil, région géographique et liste d’amis) → Electronic Privacy Information Center (EPIC)

68 Twitter URL personnalisés sont anonymes; pas de WHOIS, besoin de la collaboration de Twitter pour retracer responsable d’un URL personnalisé et où il se trouve Twitter a par contre adopté une approche équilibrée de la question de contrefaçon Politiques assez claires publiées en cas de violation de marques de commerce S’il est clair que l’intention est de se faire passer pour le propriétaire de la marque ou d’induire les gens en erreur, URL personnalisé → suspendu ou retourné au propriétaire de la marque

69 Twitter URL personnalisé sera aussi suspendu immédiatement s’il y a tentative de vente à un tiers de l’URL personnalisé par son titulaire (stratégie généralement adoptée par les cyberpirates) Suspension également de tout URL personnalisé inactif depuis 6 mois (aucun tweets) → donc enregistrement préventif nécessite une activité

70 Twitter Gérer les tweets de tiers ayant pu enregistrer un URL personnalisé correspondant à une marque car après 6 mois d’inactivité on peut en demander la suspension Processus de plainte – Twitter plutôt favorable aux titulaires de marques enregistrées donc intérêt à enregistrer les marques encore une fois

71 Twitter Amendements aux termes d’usage → usagers titulaires de leur propre contenu → Tweets peuvent toutefois être republiés sans permission sur sites web et autre moyens en ligne par l’intermédiaire du Twitter API (Twitter Application Programming Interface) si en satisfait les exigences (identification de l’auteur du Tweet, aucune modification ne doit y être apportée et permission à obtenir si pour usage dans produit commercial) ne peut « tweeter » en cour aux États-Unis : « twitter » = « broadcasting » → U.S. District Judge, Middle District of Georgia → United States c. Shelnutt, No. 4:09-cr14

72 Pas de processus de plainte pour les questions de PI
Permet aux usagers de soumettre des « soumissions » (post) (vidéo, audio, texte, photo, commentaire, etc.) Termes et conditions → usagers doivent garantir que l’exploitation des « soumissions » par foursquare ou par d’autres usagers n’enfreindra pas les droits de PI d’autrui Obligation de défendre et/ou indemniser foursquare Toute dispute relative à des droits de PI est soumise à l’arbitrage

73 Médias sociaux Surveiller références à votre société et vos marques sur ces médias sociaux Si une page corporative est créée, réserver les différentes variantes possibles des marques de commerce à titre de URL personnalisés → à titre préventif Hyperlien vers sites corporatifs et vice versa

74 Médias sociaux Reproduction des marques/logos des médias sociaux
Voir conditions d’utilisation de chacun Certains usages sont permis mais assujettis à des conditions précises Sections avec logos qui peuvent être employés/reproduits/téléchargés Souvent conformes aux principes généraux d’emploi des marques de commerce Pour autres usages, permission doit être demandée

75 Médias sociaux Droit d’auteur quant au contenu diffusé
Droit de l’usager: en demeure la plupart du temps titulaire Représentations à l’effet qu’il en est le titulaire Droit du média: licence très générale automatiquement octroyée → portée à vérifier selon média choisi Irrévocable, droit de modifier le contenu, de commercialiser Dans tous les cas la prudence s’impose et il y a lieu de vérifier les termes spécifiques prévus aux conditions d’utilisation du média choisi

76 Médias sociaux Charte ou politique d’utilisation des médias sociaux
Positive Implication des employés Lignes directrices claires et simples Au niveau corporatif Principes de communication → en ligne Deux grands principes: Protéger la marque Protéger l’employé de lui-même Deux principales raisons: Gestion de crise Marketing

77 Blogues Surveiller les différents blogues pour les commentaires négatifs sur votre entreprise ou vos produits ou services Recenser le contenu généré par les consommateurs - Devez-vous intervenir ? Le cas échéant, avec quel degré d’agressivité ?

78 Exploitation d’un blogue
Responsabilité du blogueur Modérer ou ne pas modérer, telle est la question Gestion de risques Plus ou moins grands selon type de modération/participation ouverte ou fermée Modération active: responsabilité accrue Aucune modération ≠ aucune responsabilité Principe: liberté de diffuser toute information Mais diffusion ne doit pas porter atteinte aux droits des personnes, à leur réputation, à leur vie privée, à leur image ainsi qu’à leurs droits d’auteur

79 Monde virtuel – Second Life
Contenu généré par utilisateurs appartient généralement au propriétaire du monde virtuel Pour Second Life de Linden Lab, les termes relatifs aux droits de PI des usagers sont toutefois différents Linden Lab a lancé Second Life en 2003 en modifiant les termes habituels de l’industrie, permettant à ses usagers d’être propriétaires de droits de PI qui pourraient découler de leurs créations virtuelles

80 Second Life Pcq ces créations peuvent être copiées, communiquées et reproduites sur les serveurs de la société et sur les écrans de tout usager de Second Life qui les croiserait, les droits de PI des usagers sont octroyés sous licence à Linden Lab pour emploi dans le jeu Pas la tendance de l’industrie Droit n’est pas clair quant à la vraie protection juridique qui pourrait exister pour les usagers de jeux en ce qui a trait à la propriété virtuelle

81 Second Life Pour l’instant la plupart des fournisseurs de tels jeux gardent tous les droits de PI Linden Lab entend modifier sa politique de protection de la PI avec comme objectifs, entre autres: Établissement d’un processus de plainte pour contrefaçon de droits de PI Promotion d’outils pour limiter la contrefaçon

82 Second Life Clarification et mise à jour de politiques ayant pour but de promouvoir et sensibiliser les usagers à la PI Développement d’un programme de licences pour faciliter le marché de contenu généré par utilisateur à l’extérieur du monde virtuel Second Life Et autres Second Life Patent and Trademark Office (SLPTO) pour enregistrement des créations, conseils et accès à de l’info en PI Reste à voir comment ces principes seront implantés mais démontrent au moins volonté et sensibilisation à l’importance de la protection de la PI

83 eBay

84 eBay Surveiller le site eBay pour des violations de vos droits de PI
Il n’y a pas de décisions au Canada portant sur l’utilisation de marques de commerce sur le site eBay Pour participer au programme de « notice-and-takedown » de eBay, le titulaire de droit de PI doit envoyer à eBay un formulaire de notification (« Notice of Infringement ») qui spécifie les articles contrefaits et qui énonce les droits du titulaire

85 eBay aux États-Unis eBay c. Tiffany
eBay vend sur son site Internet des articles contrefaits portant la marque TIFFANY Tiffany a intenté une action contre eBay demandant entre autres à la U.S. District Court for the Southern District of New York de condamner eBay pour avoir contribué à la vente d’articles contrefaits TIFFANY Le 14 juillet 2008, la Cour a rendu une décision indiquant clairement que eBay ne pouvait être tenu responsable de la violation des marques de commerce de Tiffany

86 eBay aux États-Unis Elle a jugé que le processus mis en place par eBay de « notice-and-takedown », selon lequel eBay retire des inscriptions suite à un avis provenant du titulaire des droits de propriété intellectuelle, était suffisant pour repousser les accusations de violation de marques de commerce Décision du 1er avril 2010 de la Cour d’appel en faveur de eBay est venue confirmer que le processus de « notice-and-take-down » était suffisant pour repousser les accusations de violation de la marque de commerce TIFFANY N’attribue à eBay qu’une connaissance générale (« general knowledge ») du fait que son service est utilisé pour vendre des articles contrefaits

87 eBay aux États-Unis Par ailleurs, la Cour d’appel indique que l’utilisation par eBay de la marque TIFFANY sur son site Internet et par le biais de liens sponsorisés sur Google et Yahoo ne contrefait par les droits dans cette marque de commerce puisque eBay utilise uniquement la marque TIFFANY pour décrire les produits TIFFANY mis en vente sur son site Internet. La Cour conclut que cette utilisation par eBay ne suggère pas que le bijoutier est associé ou affilié à eBay ou qu'il approuve la vente de ses produits par le biais du site eBay Suivant les prétentions de Tiffany, possibilité d’appel devant la Cour Suprême des États-Unis

88 eBay en France Dans le passé, eBay s’est vue condamner à payer d’importants dommages à LVMH et Hermès pour la vente d’articles contrefaits sur eBay Toutefois, en mai 2009, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté une action intentée par L’Oréal contre eBay pour la vente d’articles contrefaits. Pour le tribunal, eBay ne fait qu'aider les internautes à vendre leurs biens mais ne contrôle pas le contenu des offres. Selon le tribunal, eBay est donc un simple hébergeur, et non un « éditeur », responsable de ses contenus Dans son jugement, le tribunal a considéré qu'eBay avait « rempli son obligation de loyauté » en mettant en œuvre « des moyens importants de lutte contre la contrefaçon » L’Oréal fait appel de cette décision

89 SPOOFING

90 « Spoofing » / « Phishing »
Site web « copycat » à un nom de domaine similaire au site légitime avec copie illégale du contenu du site pour le rendre légitime en apparence Prévention: Donner avis approprié des marques et droits d’auteur sur votre propre site permettant aux usagers de voir que le contenu est le vôtre et que la copie n’en est pas permise TI enlève la possibilité de les copier en cliquant la souris à droite (ou autre forme de prévention de copie)

91 « Spoofing » / « Phishing »
Vérification Google (et autres principaux moteurs de recherche) sur une base régulière – hebdomadaire ou mensuelle – pour s’assurer que résultats de recherches, photos et liens apparaissant quand le nom de votre société est entré sont tous légitimes Titularité de votre propre PI (logo, contenu site web, photos, etc.) « Takedown notice » au fournisseur de site internet hébergeant le site en question

92 CONCLUSION

93 Constante évolution → ®évolution
INTERNET: Constante évolution → ®évolution Défis Gestion de la marque Gestion du risque Phénomène ne peut être ignoré Marque enregistrée plus facile à protéger, incluant différentes interventions possibles auprès des médias sociaux et autres

94 Conclusion Profusion de marques enregistrées et non enregistrées
Recherche de disponibilité Avantages d’une marque distinctive Avantages de l’enregistrement

95 Recherche de disponibilité
Disponibilité vs enregistrabilité 4 grands types de recherche de disponibilité Registre des marques de commerce Noms commerciaux Common law (noms de domaine, répertoires téléphoniques, dictionnaires, atlas) Emploi vérifications additionnelles en fonction des résultats du rapport

96 Recherche de disponibilité
Choix du type de recherche Tolérance au risque $ vs avantages Objectif pas juste enregistrement de la marque de commerce surtout que l’emploi qui en sera fait ne violera pas droit de tiers

97 Recherche de disponibilité
Outil utile positionnement face aux compétiteurs connaître le marché Même rapport de recherche que celui de l’OPIC Importance des noms de domaine dans la recherche de disponibilité Vérification du secteur d’activités Disponibilité des marchandises et services aux Canadiens Disponibilité des noms de domaine correspondant à la marque de commerce N’est pas une garantie mais l’outil le plus complet disponible

98 Pourquoi enregistrer? Avantages Aspect légal
protection à travers le Canada (et non pas limitée au territoire d’emploi) recours contre un tiers plus nombreux et plus « faciles » à exercer publicité des droits/effet dissuasif preuve prima facie plus facile d’intervenir auprès des responsables des médias sociaux, eBay et autres ainsi qu’en matière de plainte sur l’enregistrement d’un nom de domaine

99 Pourquoi enregistrer? Droit exclusif à l’emploi de la marque de commerce au Canada - a. 19 LMC Marque de commerce non enregistrée = protection limitée au territoire d’emploi Possibilité d’obtenir injonction de la Cour fédérale, applicable à travers le Canada

100 Pourquoi enregistrer? En cas de violation, pas besoin d’établir réputation comme c’est le cas dans les actions en délit de substitution (“passing off”) pour les marques de commerce non enregistrées Droit réputé violé - a. 20 LMC Possibilité de poursuivre pour dépréciation de l’achalandage - a. 22 LMC Diminution de la valeur de l’achalandage attaché à la marque de commerce enregistrée

101 Pourquoi enregistrer? Enregistrement devient incontestable après 5 ans par la personne ayant employé la marque de commerce avant le propriétaire de la marque enregistrée à moins que cette personne ne démontre que le propriétaire avait connaissance de l’emploi antérieur par cette personne Mauvaise foi - a. 17(2) LMC

102 Pourquoi enregistrer? Aspect pratique - “businesswise”
Donne publicité à la marque de commerce Au fait que revendication sur cette marque par son propriétaire Effet dissuasif pour les tiers Sortira dans les rapports de recherche de disponibilité

103 Pourquoi enregistrer? Durée de l’enregistrement
Pourra être citée par un examinateur à l’encontre d’une autre demande d’enregistrement Ce qui ne pourrait pas être le cas d’une marque de commerce non enregistrée Certaine “aide” dans la surveillance de la marque de commerce Durée de l’enregistrement 15 ans Renouvelable indéfiniment

104 Johanne Auger johanne.auger@bcf.ca Tél. 418-266-4500
Équipe BCF – Marques de commerce Johanne Auger Associée responsable du secteur des marques de commerce – Québec et Montréal Agent de marques de commerce Tél À compter du 1er novembre prochain, notre nouvelle adresse sera: Complexe Jules-Dallaire, 2828, boulevard Laurier, Bureau 1200, Québec (Québec) G1V 0B9 © BCF s.e.n.c.r.l, 14 octobre 2010