TRANSFORMATION DE MARQUE COMMUNAUTAIRE PAR LES OFFICES NATIONAUX PRESENTATION DE L’OFFICE FRANCAIS ALICANTE 15 et 16 juin 2006 © INPI - A.BERGUERAND - Auteur© INPI - 18/11/2018

TEXTES COMMUNAUTAIRES RAPPEL La transformation de marque communautaire en demande nationale est régie par les articles 108 109 et 110 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire les règles 44 à 47 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire Une directive de l’office a été publiée © INPI - A.BERGUERAND - Auteur 18/11/2018

DISPOSITIONS NATIONALES Code de la propriété intellectuelle Article L.717-5 Une demande de marque communautaire ou une marque communautaire ne peut être transformée en demande de marque nationale que dans les cas prévus à l’article 108 du règlement communautaire mentionné à l’article L. 717-1. Dans ces cas, la demande de marque nationale doit, sous peine de rejet, satisfaire aux dispositions des articles L.711-2, L.711-3, L.712-2 et L.712-4. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l’ancienneté d’une marque enregistrée antérieurement en France a été revendiquée au bénéfice de la marque communautaire © INPI - A.BERGUERAND - Auteur 18/11/2018

DISPOSITIONS NATIONALES Code de la propriété intellectuelle Article R.717-9 La marque communautaire ou la demande de marque communautaire est transformée en demande de marque française dès réception par l’Institut national de la propriété industrielle de la requête en transformation adressée par l’Office d’harmonisation dans le marché intérieur. Un numéro national lui est attribué. 1°Un délai est imparti au demandeur pour fournir : a) la demande d’enregistrement prévue au 1° de l’article R.712-3 ; b) la justification du paiement des redevances prévue au a du 2° de l’article R.712-3 ; c) la traduction en français, s’il y a lieu, de la requête en transformation et des pièces jointes à celle-ci. Si le demandeur n’a pas son domicile ou son siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, il doit, dans le même délai, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l’article R.712-2 et communiquer le nom et l’adresse de celui-ci à l’Institut national de la propriété industrielle ;    L © INPI - A.BERGUERAND - Auteur 18/11/2018

DISPOSITIONS NATIONALES Code de la propriété intellectuelle Article R.717-9 (SUITE) 2°La demande issue de la requête en transformation est rejetée si les pièces mentionnées au1° ne sont pas fournies dans le délai prescrit ; 3°Lorsque la demande issue de la requête en transformation est reconnue recevable, elle est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle dans les six semaines qui suivent la réception par l’Institut national des pièces visées au 1°. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article L.717-5, mention y est faite de la faculté ouverte à toute personne intéressée de formuler des observations dans le délai de deux mois et aux personnes mentionnées à l’article L.712-4 de former dans ce même délai opposition à enregistrement. © INPI - A.BERGUERAND - Auteur 18/11/2018

STATISTIQUES (1) Nombre de demandes de transformation de marques communautaires en dépôts nationaux français : 1997 1 1998 15 1999 73 2000 112 2001 114 2002 97 2003 79 2004 99 2005 90 Ces transformations portent sur des demandes d’enregistrement © INPI - A.BERGUERAND - Auteur 18/11/2018

STATISTIQUES (2) 80% des demandes de transformation donnent lieu à l’accomplissement des formalités devant l’INPI 20% des demandes de transformation ne donnent lieu à l’accomplissement des formalités devant l’INPI dans de nombreux cas, il existe un enregistrement français identique au nom du même titulaire l’abandon de certaines demandes peut s’expliquer par un risque de rejet du dépôt, fondé sur les motifs absolus ou par une possibilité d’opposition notamment sur la base d’un enregistrement national antérieur © INPI - A.BERGUERAND - Auteur 18/11/2018

MODALITES PRATIQUES (1) Dès réception de la demande de transformation transmise par l’OHMI, l’INPI vérifie que le dossier reçu comporte La requête en transformation Les données visées à la règle 84 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 40/94 Une notification est adressée au déposant au mandataire désigné dans la demande de transformation à défaut au mandataire désigné dans la demande de marque communautaire Un délai de 3 mois lui est accordé pour acquitter la redevance de dépôt fournir une traduction en français de la requête en transformation et des pièces jointes présenter 5 demandes d’enregistrement sur l’imprimé de dépôt en vigueur le cas échéant constituer mandataire pour les déposants qui ne sont pas ressortissant d’un Etat de l’UE ou de l’EEE © INPI - A.BERGUERAND - Auteur 18/11/2018

MODALITES PRATIQUES (2) Dès réception des pièces, l’INPI ouvre un dossier avec les mentions suivantes : lieu de dépôt : OHMI date de dépôt : date de dépôt attribuée par l’OHMI date de réception : date de réception à l’INPI numéro : le numéro national L’examen de recevabilité est effectué sans délai et les informations sont saisies dans la base de gestion La demande est publiée dans les 6 semaines dans un cahier spécial du Bulletin officiel de la propriété industrielle © INPI - A.BERGUERAND - Auteur 18/11/2018

EXAMEN DES DEMANDES ISSUES D’UNE TRANSFORMATION La procédure est la même que pour une demande française : examen de la demande au regard des motifs absolus de refus et décision de rejet le cas échéant examen sur la forme énoncé des produits et services : l’INPI n’accepte pas les intitulés de classes demande de production de pouvoir en cas de représentation par un mandataire habilité traitement de l’opposition le cas échéant N.B. aucune statistique sur les cas de refus de demandes françaises issues de transformation la demande est devenue un dépôt français le volume de ces demandes est faible par rapport à l’ensemble des dépôts d’une année ( exemple : 2005 68484 dépôts dont 90 marques issues d’une transformation) © INPI - A.BERGUERAND - Auteur 18/11/2018

ENREGISTREMENT Si le dépôt de marque est régulier régularisé après notification refusé partiellement la demande est enregistrée publiée dans un cahier spécial du Bulletin officiel de la propriété industrielle un certificat d’enregistrement est envoyé au déposant © INPI - A.BERGUERAND - Auteur 18/11/2018

MERCI POUR VOTRE ATTENTION CONCLUSION MERCI POUR VOTRE ATTENTION © INPI - A.BERGUERAND - Auteur 18/11/2018