Négocier une licence D’après une présentation de Frédéric Foubert 8 Avril 2010 Formation au CAPI Certificat d’Aptitude à la Propriété Intellectuelle

Evaluer la technologie et préparer la négociation Etapes principales Evaluer la technologie et préparer la négociation Elaborer une stratégie. Définition du point de rupture La négociation : comment on négocie? La détermination du prix Préparation de la licence Modes de transfert: exclusivité, non exclusivité, cession, Co-exclusivité: par domaines (commerciaux), par pays Le prix En fonction de la politique suivi, prévoir une fourchette haute et une basse. Prévoir les coûts de transfert Evaluation du potentiel du licencié Evaluer le marché, connaître le licencié (produits, brevets, licences, …) Essai de détermination de sa marge Licensing Out – Licensing In Out: stratégie des centres de recherche – Recherche de royalties vis-à-vis de ses concurrents – Récupérer les royalties de ses clients In: Recherche de nouveaux produits (PMI-PME) Résolution de problèmes techniques Régulariser une exploitation (transaction) Récupérer une activité commerciale

La stratégie de transfert Etapes principales La stratégie de transfert Cession: Avantage; paiement du prix sans suivi – Perte du contrôle . Généralement pour les systèmes à fort degré d’obsolescence Licence: Avantage du contrôle, propriété des titres. Généralement pour une technologie long terme avec large spectre d’application Nécessité de suivi – Garanties et procédures judiciaires Options: elles sont nécessairement limitées dans le temps Les partenaires Entreprise identifiée Entreprise à rechercher (société de courtage technologique) Entreprise à créer: pertinence de la création, évaluation du marché, de la technologie (par rapport aux technologies concurrentes) Attention aux laboratoires privés sans activité commerciales (biologie, médical) Licencié exclusif Mode de transfert adapté pour les technologies à fort investissements (par exemple la pharmacie) – Licence vers les start-up Licenciés multiples Répartition géographique, répartition des marchés, Exploitation non exclusive

Propriétaire de la technologie Etapes principales Sous licenciés multiples Propriétaire de la technologie Licencié exclusif Sous-licencié 1 Sous licencié 2 Sous-licencié 3 Sous licencié …. Attention ce processus va nécessiter un suivi des sous licencies, ainsi qu’un ensemble de dispositions juridiques

La présence du porteur du projet est indispensable Préparer la négociation La présence du porteur du projet est indispensable (arguments et contre argument. Le porteur doit être briefé avant et jouer le jeu. Il faut un chargé d’affaire de transfert, c’est le seul habilité à donner la position du donneur de licence. Il informe le porteur de projet de l’état de la négociation Juriste Technique contractuelle, documents juridiques, appui à la négociation Fixer des limites à a négociation Les points de rupture sont déterminés par le chargé d’affaire et le porteur du projet: objectifs haut, bas, cible moyenne Il ne faut pas hésiter à provoquer une pause de conczertation durant la réunion Les contrats Le contrat type a un intérêt pour un spécialiste qui saura l’adapter aux circonstances Le contrat type ne doit pas être utilisé avant la négociation, il est simplement la traduction de celle-ci L’envoi précoce d’un contrat peut aboutir à des multiples échanges (pertes de temps) entre juristes Ne pas juxtaposer des parties de divers contrats types Signer un contrat ne crée pas de jurisprudence

La négociation Il faut élaborer sa stratégie Bien définir le point de rupture Il faut rester maître de la négociation: gagnant/perdant; gagnant/gagnant ; perdant/perdant Avoir la bonne attitude Capacité d’écoute, au départ bonne entente avec le porteur de projet, faire preuve de patience mais aussi savoir rester ferme Maîtrise votre « adversaire » Ne pas le laisser prendre l’initiative, préserver votre temps de parole. Restez objectifs et « froid » en utilisant des documents, des résultats Organiser la réunion Conviviale, ordre du jour, documents de travail, Eviter des réunions trop longues, prévoir des pauses Refuser toutes conditions anormales

La détermination du prix Spécifique au domaine et à la technologie . Souvent l’affaire de spécialistes? Formule de détermination de prix: montant convenu entre le licencié et le donner de licence Coût de la genèse des résultats scientifiques Coûts de la protection des résultats Coûts du transfert Mais: Le prix de la licence n’est pas égal à la somme de ces coûts Il faudra aussi prendre en compte la marge du licencié Le principe de la détermination du prix est que le donneur de licence participe (proportionnellement) au succès commercial du licencié Différence entre exploitation directe et exploitation indirecte Minima garanti indice= marge du licencié Exceptions: ventes non déterminables, très courte durée de vie du produit, avantage commercial non déterminable, contrefaçons impossible à mettre en œuvre. On peut avoir un forfait: cash libératoire

Démarchage de plusieurs licenciés Toutes les propositions doivent être faites par écrit Demander des retours écrits sur les marques d’intérêt ou sur le refus Définir une durée de vie de l’offre Il faut éviter les conflits entre les offres faites à plusieurs licenciés Eviter les manœuvre dilatoires entre concurrents Eviter es levées d’option tardives (type de développement commercial, type pays) On traitera dans le cadre de la valorisation la recherche de partenaires plus en détail.

Exemple de lettre de recherche de partenaires La Société X est en charge de la valorisation de ses travaux de recherche et de la gestion de son portefeuille de brevets. A ce titre la Société X entre en relation avec des entreprises afin de leur proposer des technologies mises au point dans les laboratoires YY. Dans le cas présent nous vous contactons pour vous soumettre une technologie relative à ****. Cette invention a fait l’objet du dépôt d’une demande de brevet français prioritaire n° **** déposé le **** au nom de ***. Nous sommes à votre disposition, pour, sous accord de secret vous soumettre des informations complémentaires sur la technique et/ou vous faire rencontrer l’inventeur afin que vous puissiez déterminer l’intérêt de cette invention pour votre entreprise ou une autre entreprise. Notre objectif est de trouver un industriel susceptible d’exploiter cette invention sous accord de licence / collaboration/exclusive/non exclusive. Dans l’attente d’une collaboration future, nous vous prions d’agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes salutations distinguées.

Définition d’une stratégie de valorisation de protection d’exploitation Recherches additionnelles Stratégie brevet Autre stratégie Dépôt de souches Droit d’auteur Licence d’utilisation Licence d’exploitation Non-exclusive Exclusive Pascaline DESCHAMPS – DVTT Séminaire des Secrétaires Généraux d’IFR – 17 septembre 2004

Recherche de partenaires industriels DEPOT FRANÇAIS, EUROPÉEN, USA ENTREE EN PHASE REGIONALE/NATIONALE DEPOT PCT Publication EXTINCTION DU DROIT DE BREVET 4 mois 8 mois 12 mois 18 mois 30 mois DELIVRANCE Fiche technique non-confidentielle (FR/GB) Publication Liste contacts industriels (base de données, internet…) Accord de confidentialité 20 ans USA EP CA JP Négociations: Collabo/option, Licence… Prospection industrielle ciblée Identification de partenaires Pascaline DESCHAMPS – DVTT Séminaire des Secrétaires Généraux d’IFR – 17 septembre 2004

Recherche d’équipes de recherche partenaires Besoin identifié d’un industriel Exemple : X lignées exprimant des récepteurs Identification des équipes Contacts directs auprès des chercheurs ou via autres organismes Identification du matériel disponible Caractéristiques du matériel, disponibilité et liberté d’exploitation Elaboration / suivi du contrat Pascaline DESCHAMPS – DVTT Séminaire des Secrétaires Généraux d’IFR – 17 septembre 2004

Dans les documents transmis à l’OAPI, j’ai joint de nombreux documents qui peuvent aider ceux qui voudront approfondir la question Et maintenant d’après vous qu’elle est la meilleure stratégie à développer pour les laboratoires africains?