La Licence, Un préalable: recherche d’un ou de partenaires industriels Licence et négociation, Cette présentation s’inspire entre autre des conférences de Frédéric Foubert Avril 2010 Formation au CAPI (Certificat d’Aptitude à la Propriété Intellectuelle)

La Licence et ses éléments principaux Eléments principaux L’objet Les garanties L’étendue des droits conférés Clause de révision Le Savoir Faire (SF) Clause de stacking Les améliorations Clause d’exclusivité - Options Les frais d’entretien des titres Défense du titre Particularités avec les startups Questions diverses

L’étendue des droits conférés Eléments fondamentaux L’objet Il faut définir strictement ce qu’on doit transférer. Si ce n’est pas fait il y a des risques liés au défaut d’objet Il faut penser au Brevet, mais aussi au savoir faire Un problème un peu différent en ce qui concerne le logiciel Il faut définir strictement le domaine d’exploitation: licences exclusives, licences multiples, sous licenciés. S’ilk y a des recoupements il faudra les indiquer L’étendue des droits conférés Définition de l’exclusivité. Par pays (les citer) Par domaines d’exploitation. Il faut définir les domaines d’exploitation commerciale. Exclure certains domaines ou ceux déjà licenciés S’il y a plusieurs licenciés inclure des documents (lettres, email, etc.)

L’étendue des droits conférés Eléments fondamentaux L’étendue des droits conférés Contrôler la chaîne des contrats Dans le cas de sous licenciés le système de redevance Exclure la technologie et se focaliser uniquement sur les aspects commerciaux Le Savoir Faire (SF) Faut-il inclure le savoir faire? Le SF permet de toucher des redevances dans des pays sans brevets Veiller à une formalisation et un transfert effectif du SF Durée de vie SF et Brevet de l’ordre de 10 ans. Eviter le terme illimité! Les améliorations Le principe général et de ne pas les inclure. Bien les décrire Il faut procéder au coup par coup selon la situation, dans le cadre de contrat avec par exemple avec le laboratoire concerné et ceci pour une durée limités Limiter ces derniers au laboratoire qui a généré les résultats initiaux.

Les frais d’entretiens des titres Eléments fondamentaux Les frais d’entretiens des titres L’exploitant exclusif entretien les titres. Il choisit aussi les pays d’extension en concurrence avec le propriétaire du brevet. L’exploitant non exclusif n’est pas concerné Startup Difficulté de prise en charge des frais de PI. Si ce n’est pas la startup on peut l’assimiler à un soutien de celle-ci. On peut aussi le lier à une levée éventuelle de fonds. Les garanties Pour les brevets: pas de garanties d’exploitation commerciale Pas de garanties contre l’utilisation de la technologie Il faut que le titre soit effectivement garanti Pour les logiciels attention à l’intégration de codes sources de tiers Cause de révision Les conditions économiques de la licence doivent permettre une exploitation commerciale rentable dans l’intérêt du donneur de licence et du licencié. S’il y a litige, la partie doit prouver lle déséquilibre économique du contrat.

Clause de Stacking Clause d’exclusivité Défense du titre Principes fondamentaux Clause de Stacking Dans certain cas il faut prendre en compte le fait que d’autre brevets sont à exploiter pour réaliser le contrat. Clause d’exclusivité Par principe ne pas accepter d’exclusivité. Mais on peut l’envisager si elle est limitée dans l’espace et le temps. Elle doit être accompagnée d’une contrepartie On peut au cours de la période d’exclusivité définir des options payantes (chiffre d’affaire, etc.) Défense du titre Le propriétaire a l’exclusivité de la défense du titre Il peut décider de laisser le licencié exclusif le droit de défendre le titre à ses risques et ses bénéfices Attention, il faut faire la preuve d’une utilisation frauduleuse et analyser le coût des procés

Entretien du ou des titres Elément fondamental: les start-ups Cession du titre Négociation avec les investisseurs Attention à la stabilité de la start-up Entretien du ou des titres Prise en charge par la start-up ou à minima prises en charge des extensions exceptionnelles Cash Problèmes liés à l’absence de liquidité Conditionner les opération ci-dessus à une levée de fonds mais à une date déterminée Capacité de développer et d’exploiter Evaluer les capacités d’exploitation de la société et ne transférer que les éléments qui peuvent l’être. Eviter une pluralité de technologies Le risque juridictionnel La start-up est par nature fragile. Liquidation et recherche des acteurs solvables Récupération des titres A négocier avec le liquidateur

Finaliser la négociation Questions diverses Finaliser la négociation Ecriture d’un document pré-contractuel. Que se passe-t-il en cas de rupture? Eventuellement ; attribution des actions aux acteurs de la négociation Suivi de la licence Suivi des étapes de mise en place, Veille de marché Exécution de la licence Se réserver contractuellement le droit d’auditer les comptes d’exploitation du licencié