des dommages et intérêts en matière de contrefaçon Méthodes d'évaluation des dommages et intérêts en matière de contrefaçon L’EXPERT COMPTABLE JUDICIAIRE ET LA LOI DU 29/10/2007 XAVIER LECARON ROBERT POIRIER EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES AGREE PAR LA COUR DE CASSATION CNECJ 2009 1 1 1

PLAN DE L’INTERVENTION Préambule 1 - UN TEXTE NOVATEUR Evaluation des dommages et intérêts Intervention de l'expert comptable judiciaire 2 - METHODES PRINCIPALES D'EVALUATION DES DOMMAGES ET INTERETS Conséquences économiques négatives Bénéfices réalisés par le contrefacteur 3 - METHODE ALTERNATIVE La redevance indemnitaire Conclusion XAVIER LECARON ROBERT POIRIER EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES AGREE PAR LA COUR DE CASSATION CNECJ 2009 2 2 2

XAVIER LECARON ROBERT POIRIER PREAMBULE Propriété intellectuelle : monopole légal. - Confère au titulaire du droit un monopole légal qui lui réserve l’exploitation économique de son droit. Contrefaçon : dommage concurrentiel. - Immixtion d’un agent économique sur un marché réservé par la loi au titulaire du droit et le détournement de sa clientèle. XAVIER LECARON ROBERT POIRIER EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES AGREE PAR LA COUR DE CASSATION CNECJ 2009 3 3 3

XAVIER LECARON ROBERT POIRIER PREAMBULE Evaluation : délicate dans un processus global de marché. - Délicate car la concurrence illicite due à la contrefaçon s’intègre dans un processus global de marché qui peut subir de très nombreux autres aléas. Evolution: convergence avec la directive 2004/48/CE. - L’application stricte du principe de preuve du préjudice abouti nécessairement à une sous évaluation du préjudice. - La loi du 29/10/07 a transposé dans le droit français la directive européenne 2004/48/CE du 29/04/04 et a profondément remanié le Code de la Propriété Intellectuelle. XAVIER LECARON ROBERT POIRIER EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES AGREE PAR LA COUR DE CASSATION CNECJ 2009 4 4 4

XAVIER LECARON ROBERT POIRIER 1 - UN TEXTE NOVATEUR Evaluation des dommages et intérêts : Avant le 29 octobre 2007: le droit commun Réparation intégrale : tout le préjudice, rien que le préjudice. Ce principe ressortait : - de la loi française, - de la jurisprudence. Articles 1382 et 1149 du Code civil stipulent respectivement que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé… ». XAVIER LECARON ROBERT POIRIER EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES AGREE PAR LA COUR DE CASSATION CNECJ 2009 5 5 5

XAVIER LECARON ROBERT POIRIER 1 - UN TEXTE NOVATEUR Evaluation des dommages et intérêts : Depuis : un droit de la propriété intellectuelle adapté à la contrefaçon La transposition dans le CPI par la loi du 29 octobre 2007 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 est la suivante : « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte ». « Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte ». XAVIER LECARON ROBERT POIRIER EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES AGREE PAR LA COUR DE CASSATION CNECJ 2009 6 6 6

XAVIER LECARON ROBERT POIRIER 1 - UN TEXTE NOVATEUR Evaluation des dommages et intérêts : Un texte novateur Le texte introduit-il des dommages punitifs ? La directive écarte en son article 26 une telle hypothèse. Le texte porte-t-il atteinte au principe de réparation intégrale ? Il ne semble, pas en l’état. Les vraies nouveautés sont en fait : - la prise en compte des bénéfices réalisés par le contrefacteur, - le recours, à la demande de la victime, à une indemnité forfaitaire. L’avenir dira l’application qui en sera faite par les juridictions souveraines. XAVIER LECARON ROBERT POIRIER EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES AGREE PAR LA COUR DE CASSATION CNECJ 2009 7 7 7

XAVIER LECARON ROBERT POIRIER 1 - UN TEXTE NOVATEUR Intervention de l’expert comptable judiciaire - Evolution de la mission Le texte de la mission pourrait être dorénavant : «  L’expert fournira au tribunal tous éléments de fait sur : les conséquences économiques négatives subies par la victime des contrefaçons dont : - le manque à gagner, - et les pertes subies, les bénéfices réalisés par le contrefacteur, le taux et le montant des redevances indemnitaires, lui permettant de fixer les dommages et intérêts dus à la société X du fait des actes de contrefaçon de… par la société Y ». XAVIER LECARON ROBERT POIRIER EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES AGREE PAR LA COUR DE CASSATION CNECJ 2009 8 8 8

XAVIER LECARON ROBERT POIRIER 1 - UN TEXTE NOVATEUR Intervention de l’expert comptable judiciaire - Exigence méthodologique accrue Le caractère économique de la mission se trouve dorénavant renforcé par la nécessité d’apprécier les conditions économiques de la contrefaçon tant chez le contrefait que chez le contrefacteur. L’approche méthodologique de l’expert comprendra notamment : - l’analyse du marché, - de l’organisation opérationnelle et commerciale des parties et enfin, - des comptes. XAVIER LECARON ROBERT POIRIER EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES AGREE PAR LA COUR DE CASSATION CNECJ 2009 9 9 9

XAVIER LECARON ROBERT POIRIER 1 - UN TEXTE NOVATEUR Intervention de l’expert comptable judiciaire - Exigence méthodologique accrue (suite) L’expert, économiste, doit en effet connaître suffisamment le marché sur lequel intervient la contrefaçon pour apprécier notamment : - le marché pertinent, - les parts respectives de marché de la victime et du contrefacteur, - l’incidence de la perturbation provoquée par la contrefaçon pendant et après les actes de contrefaçon. XAVIER LECARON ROBERT POIRIER EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES AGREE PAR LA COUR DE CASSATION CNECJ 2009 10 10 10

XAVIER LECARON ROBERT POIRIER 1 - UN TEXTE NOVATEUR - Exigence méthodologique accrue (suite) L’expert doit comprendre l’organisation de la société victime et du contrefacteur afin d’apprécier : - la capacité de la victime à réaliser les volumes correspondant à la masse contrefaisante et à la commercialiser, - les conséquences des effets de seuils , - les conséquences sur les actifs incorporels et corporels . XAVIER LECARON ROBERT POIRIER EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES AGREE PAR LA COUR DE CASSATION CNECJ 2009 11 11 11

XAVIER LECARON ROBERT POIRIER 1 - UN TEXTE NOVATEUR - Exigence méthodologique accrue (suite) L'expert doit procéder à un « audit » de la comptabilité pour mesurer : - le caractère probant des pièces produites, - les liens de causalité, - l'analyse et la structure des coûts, - les référentiels utilisés, - les pièges éventuels... XAVIER LECARON ROBERT POIRIER EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES AGREE PAR LA COUR DE CASSATION CNECJ 2009 12 12 12

2 - METHODES PRINCIPALES Conséquences économiques négatives - Gains manqués - Quête documentaire, - Produits contrefaits, - Masse contrefaisante, - Pondérations de la masse contrefaisante, - Marge perdue. - Pertes subies - Avilissement de la marque, - Perte de parts de marché, - Autre perturbation commerciale, - Actualisation des préjudices. XAVIER LECARON ROBERT POIRIER EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES AGREE PAR LA COUR DE CASSATION CNECJ 2009 13 13 13

XAVIER LECARON ROBERT POIRIER Gains manqués Quête documentaire Produits ou procédés contrefaits Masse contrefaisante Marge perdue XAVIER LECARON ROBERT POIRIER EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES AGREE PAR LA COUR DE CASSATION CNECJ 2009 14 14 14

XAVIER LECARON ROBERT POIRIER Gains manqués - Masse contrefaisante : pondérations - Capacités de production et de commercialisation Définir au préalable le marché pertinent sur lequel la victime et le contrefacteur sont effectivement concurrents pour le produit en cause. - Différences de prix Les produits contrefaits sont généralement vendus à un prix plus faible de sorte que le titulaire du droit aurait vendu moins d’objets que le contrefacteur. - Brevets : tout commercial Fréquemment, en matière de brevets, l’objet contrefait n’est qu’un élément d’un produit ou est vendu avec des accessoires ou service. XAVIER LECARON ROBERT POIRIER EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES AGREE PAR LA COUR DE CASSATION CNECJ 2009 15 15 15

XAVIER LECARON ROBERT POIRIER Gains manqués Masse contrefaisante : pondérations (suite) - Marques : utilisation de certains signes distinctifs En matière de marques et particulièrement lorsque seuls certains signes distinctifs sont contrefaits, la difficulté pour déterminer la masse contrefaisante indemnisable est extrême. - Droits d’auteur : contrefaçon partielle A double titre : - une partie de l’œuvre est contrefaite, - une œuvre contrefaite est introduite dans une œuvre composite. - Différences de mode d’exploitation des droits L’exploitation du droit contrefait par le contrefacteur est différente de celle du titulaire du droit . - Effet tremplin XAVIER LECARON ROBERT POIRIER EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES AGREE PAR LA COUR DE CASSATION CNECJ 2009 16 16 16

XAVIER LECARON ROBERT POIRIER Gains manqués - Marge perdue : La marge perdue correspond à la marge additionnelle sur charges variables qu’aurait réalisé la victime en l’absence de contrefaçon. XAVIER LECARON ROBERT POIRIER EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES AGREE PAR LA COUR DE CASSATION CNECJ 2009 17 17 17

XAVIER LECARON ROBERT POIRIER Pertes subies Avilissement de la marque Pertes de parts de marché Autres perturbations commerciales Actualisation des préjudices XAVIER LECARON ROBERT POIRIER EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES AGREE PAR LA COUR DE CASSATION CNECJ 2009 18 18 18

XAVIER LECARON ROBERT POIRIER Pertes subies Avilissement de la marque Effet : la marque est moins distinctive, le caractère exclusif de la marque n'est plus assuré, la fonction de garantie de la marque est attaquée. Méthode d'évaluation : coût de reconstitution de la marque, dépréciation des investissements publicitaires et marketing, dépréciation de la marque. XAVIER LECARON ROBERT POIRIER EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES AGREE PAR LA COUR DE CASSATION CNECJ 2009 19 19 19

XAVIER LECARON ROBERT POIRIER Pertes subies - Pertes de parts de marché : - la perte de parts de marchés peut être temporaire ou définitive. - Autres perturbations commerciales : - la révision des tarifs, - les frais effectivement engagés (publicité...) pour compenser la concurrence accrue. - Actualisation des préjudices : - tenir compte de la dépréciation monétaire. XAVIER LECARON ROBERT POIRIER EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES AGREE PAR LA COUR DE CASSATION CNECJ 2009 20 20 20

2 - METHODES PRINCIPALES Bénéfices réalisés par le contrefacteur Aspect novateur de cette approche : On s'éloigne du principe général gouvernant la responsabilité civile. Certains évoquent aujourd'hui des dommages et intérêts « dissuasifs ». Détermination du bénéfice du contrefacteur : La loi ne donne pas de définition des « bénéfices ». S'agit-il de bénéfices nets, de marge sur charges indirectes, de conséquences économiques positives ? XAVIER LECARON ROBERT POIRIER EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES AGREE PAR LA COUR DE CASSATION CNECJ 2009 21 21 21

XAVIER LECARON ROBERT POIRIER 3 - METHODE ALTERNATIVE La redevance indemnitaire Somme forfaitaire : Le CPI précise qu'elle ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation préalable d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Base de la redevance : La masse contrefaisante est déterminée dans les conditions rappelées précédemment. Taux de redevance : Taux pratiqués habituellement sur le marché dans la même industrie pour des produits comparables. XAVIER LECARON ROBERT POIRIER EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES AGREE PAR LA COUR DE CASSATION CNECJ 2009 22 22 22

XAVIER LECARON ROBERT POIRIER Problèmes pratiques Le secret des affaires : sa compatibilité avec : - le respect du contradictoire - déclaration de confidentialité : l'accord des parties et l'homologation par le juge, - les experts des parties : professions réglementées et déontologie - les méthodes d'évaluation XAVIER LECARON ROBERT POIRIER EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES AGREE PAR LA COUR DE CASSATION CNECJ 2009 23 23 23

Cas pratiques Examen des problèmes rencontrés dans des affaires publiées (CITEC, 2M...) et des affaires qu'on eu à connaître les animateurs (A c/ W, C c/ P...) et les participants quant à l'appréciation de : - La masse contrefaisante / consistance du «tout commercial» - L'appréciation du gain manqué et de la réalité de la perte de marché - Les coûts de revient standards : définition pratique des charges fixes et variables, des effets de seuil - Le taux de redevance indemnitaire 24 24 24

Quelques arrêts de Jurisprudence - Avant le 29 octobre 2007 : Brevets : arrêt SCHAEFER / CITEC du 26/10/2007 Modèles : jugement FISO / ERAM (« FIFI ») du 21/06/2007 Marques : arrêt SADAS / LTJ (« ARTHUR ») du 21/05/2005 Marques : arrêt WINTHROP / ROCHE (« LEXOMIL ») du 27/09/2005 XAVIER LECARON ROBERT POIRIER EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES AGREE PAR LA COUR DE CASSATION CNECJ 2009 25 25 25

Quelques arrêts de Jurisprudence - Après le 29 octobre 2007 Marques : jugement LVMH / E-BAY, TDC Paris, 30/06/2008 Marques : arrêt MICROSOFT / WIP NORD, CA Douai, 09/01/2009 XAVIER LECARON ROBERT POIRIER EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES AGREE PAR LA COUR DE CASSATION CNECJ 2009 26 26 26

XAVIER LECARON ROBERT POIRIER CONCLUSION Novation : dommages et intérêts dissuasifs Mission et démarche de l’expert Exigence méthodologique de l’expert “EXPERT COMPTABLE ET ÉCONOMISTE “ XAVIER LECARON ROBERT POIRIER EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES AGREE PAR LA COUR DE CASSATION CNECJ 2009 27 27 27