LE MODELE Les premiers arrêts du TUE et leurs enseignements (séance de travail APRAM-OHMI du 17 décembre 2010) Stéphane GUERLAIN ARMENGAUD - GUERLAIN

PREAMBULE Une jurisprudence en cours délaboration Trois arrêts rendus à ce jour dans le courant du premier semestre 2010 : - Affaire T-9/07 (18 mars 2010) Grupo Promer Mon Graphic SA / OHMI, PepsiCo Inc - Affaire T-148/08 (12 mai 2010) Beifa Group Co. Ltd / OHMI, Schwan-Stabylo Schwanhaüber GmbH & Co Kg - Affaire T-153/08 (22 juin 2010) Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd /OHMI, Bosch Security Systems BV 2ARMENGAUD-GUERLAIN

I- Quelques enseignements ou rappels en matière de procédure 1) Les pièces produites pour la première fois devant le TUE ne peuvent être admises même pour répondre aux motifs de la décision attaquée. Au sens de larticle 61 paragraphe 2 du Règlement CE n°6/2002, le recours ne peut porter que sur le contrôle de la légalité des décisions. - Affaire T-9/07 (Grupo Promer) Points 22 à 25) 3ARMENGAUD-GUERLAIN

2) Il nappartient pas au Tribunal dadresser des injonctions à lOHMI mais il incombe à ce dernier de tirer les conséquences du dispositif et des motifs de larrêt du Tribunal. Au sens de larticle 60, paragraphe 1 du Règlement n°6/2002, le Tribunal peut, à la suite de lexamen au fond du recours, renvoyer laffaire à lOHMI pour suite à donner. Des conclusions tendant à ce que le Tribunal lorsquil est saisi dun recours renvoie laffaire devant linstance inférieure ne sont pas irrecevables et ne tendent pas à adresser à lOHMI une quelconque injonction. - Affaire T-148/08 (Beifa Group) points 39 à 43 4ARMENGAUD-GUERLAIN

3) Moyens nouveaux Article 48, paragraphe 2 alinéa 1 du Règlement de Procédure Production de moyens nouveaux en cours dinstance interdite sauf sils se fondent sur des éléments de droit et de fait révélés pendant la procédure. Cependant : - Un moyen constituant une ampliation dun moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement dans la requête introductive dinstance et présentant un lien étroit avec celui doit être déclaré recevable. Tel est le cas dun grief présentant un lien étroit avec un moyen développé dans la requête. - Affaire T-148/08 – Points 84, 93 et et 102 à 104) 5ARMENGAUD-GUERLAIN

II- LES ENSEIGNEMENTS AU FOND 1) Du caractère exhaustif de la liste des motifs de nullité visés à larticle 25 du Règlement n° 6/ Affaire T-9/07 (Grupo Promer Mon Graphic ) 6ARMENGAUD-GUERLAIN

La mauvaise foi du titulaire du dessin ou modèle contesté na donc pas à être prise en considération. - Affaire susvisée points 27 à 33 7ARMENGAUD-GUERLAIN

2) De la notion de conflit Larticle 25, paragraphe 1-d) dispose que : « Un dessin ou modèle communautaire ne peut être déclaré nul que : … d) si le dessin ou modèle communautaire est en conflit avec un dessin ou modèle antérieur qui a fait lobjet dune divulgation au public après la date de dépôt de la demande denregistrement ou après la date de priorité du dessin ou modèle communautaire, si une priorité est revendiquée et qui est protégé depuis une date antérieure… ». 8ARMENGAUD-GUERLAIN év

Dans laffaire T-9/07 (Grupo Promer Mon Graphic), le Tribunal relève que la notion de conflit nest pas en tant que telle définie dans le règlement et quil y a lieu de la préciser et retient que : Au sens de larticle 25, paragraphe 1-d), un DMC est en conflit avec un dessin ou modèle antérieur lorsque, compte tenu de la liberté du créateur dans lélaboration du dessin ou modèle communautaire, ce dessin ou modèle ne produit pas sur lutilisateur averti - une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur invoqué. Au sens du Règlement n°6/2002, limpression globale ne peut sentendre que dune impression visuelle. Le Tribunal valide ici le raisonnement tenu par la Chambre de Recours et ajoute que cette interprétation est la seule susceptible dassurer la protection découlant de larticle 25, paragraphe 1-d) 9ARMENGAUD-GUERLAIN

3) De lutilisateur averti Affaire T-9/07 – Grupo Promer Mon Graphic ARMENGAUD-GUERLAIN10

a) Définition de lutilisateur averti par la catégorie de produits auxquels appartient le modèle contesté - Lindication exigée par larticle 36, paragraphe 6 du Règlement na quune valeur informative et ne porte pas atteinte à létendue de la protection du dessin ou modèle en tant que tel. On peut donc se référer au dessin ou modèle lui-même dans la mesure où il précise la nature du produit, sa destination ou sa fonction. La prise en compte du dessin ou modèle lui-même peut permettre didentifier le produit au sein dune catégorie de produits plus large indiquée lors de lenregistrement et, par conséquent de déterminer effectivement lutilisateur averti et le degré de liberté du créateur dans lélaboration du dessin ou modèle. En lespèce, le Tribunal retient que le modèle contesté a été enregistré pour les : « Articles promotionnels pour jeux » et le rattache au sein de cette catégorie générale à la catégorie particulière de pièces de jeux dénommée : « Pogs, Rappers ou Tazos ». 11ARMENGAUD-GUERLAIN

b) De la définition de lutilisateur averti au travers de ses qualités - Vigilance particulière et connaissance de létat de lart antérieur, cest- à-dire du patrimoine des dessins ou modèles relatifs au produit en cause. En lespèce qui est-il ? 12ARMENGAUD-GUERLAIN

13ARMENGAUD-GUERLAIN Enfant de cinq ans…… ou Directeur marketing?

REPONSE Peu importe, limportant est que ces deux catégories de personnes connaissent le phénomène des « Rappers ». (Validation du raisonnement de la Chambre de Recours) - La restriction du champ catégoriel des produits concernés aboutit néanmoins à un élargissement de la définition de lutilisateur averti. 14ARMENGAUD-GUERLAIN

Nouvelle illustration de ce qui précède dans laffaire T-153/08 (Shenzhen Taiden Industrial Co) concernant les modèles suivants : 15ARMENGAUD-GUERLAIN

Le Tribunal relève que le qualificatif daverti ne doit pas associer ledit utilisateur à un concepteur ou un expert technique bien quil fasse preuve dun degré dattention relativement élevé. Ceci nimplique pas toutefois quil soit en mesure de distinguer au-delà de lexpérience quil a accumulée du fait de lutilisation du produit concerné, les aspects de lapparence du produit qui sont dictés par la fonction technique de ce dernier de ceux qui sont arbitraires. Validation du raisonnement de la Chambre de Recours qui avait retenu que lutilisateur averti était : « quiconque assiste régulièrement à des conférences ou à des réunions formelles au cours desquelles les différents participants disposent dune unité de conférence, équipés dun microphone, posé sur la table devant eux ». 16ARMENGAUD-GUERLAIN

3) De la liberté du créateur Le degré de liberté du créateur dans lélaboration du dessin ou modèle est défini à partir notamment des contraintes liées aux caractéristiques imposées par la fonction technique du produit ou dun élément du produit, ou encore des prescriptions légales applicables au produit. Ces contraintes conduisent à une normalisation de certaines caractéristiques devenant alors communes au dessin ou modèle appliqué au produit concerné. - Affaire T-9/07 Point 67 17ARMENGAUD-GUERLAIN

Faute de preuve selon laquelle les exigences techniques ou fonctionnelles limiteraient considérablement le degré de liberté du créateur, cette liberté doit être considérée comme élevée, la question de savoir si le dessin ou le modèle suit ou non une tendance générale en matière de design étant dénuée de pertinence. - Affaire T-153/08 ARMENGAUD-GUERLAIN18

4) De limpression globale Plus la liberté du créateur dans lélaboration du dessin ou modèle contestée est restreinte plus les différences mineures entre le dessin ou modèle pourront suffire à produire une impression globale différente sur lutilisateur averti. - Affaire T-9/07 - Cette impression doit nécessairement être déterminée aussi au regard de la manière dont le produit en cause est utilisé, en particulier en fonction des manipulations quil subit normalement à cette occasion - Affaire T-153/08 point 66 ARMENGAUD-GUERLAIN19

CONSÉQUENCES : - Affaire T-9/07 - Invalidation du raisonnement tenu par la Chambre de Recours - Impression globale similaire, absence de caractère individuel - Annulation de la décision de la Chambre de Recours ARMENGAUD-GUERLAIN20

- Affaire T-153/08 ARMENGAUD-GUERLAIN21

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Validation du raisonnement tenu par la Chambre de Recours - Impression globale similaire - Absence de caractère individuel - Rejet du recours ARMENGAUD-GUERLAIN26

7) De lusage dans le dessin ou modèle communautaire dun signe antérieur Article 25, paragraphe 1 e) : « Un dessin ou modèle communautaire ne peut être déclaré nul que : … e) Sil est fait usage dun signe distinctif dans un dessin ou modèle ultérieur et que le droit communautaire ou la législation de létat membre concerné régissant ce signe confère au titulaire du signe le droit dinterdire cette utilisation… ». ARMENGAUD-GUERLAIN27

- Affaire T-148/08 ( Beifa Group Co. Ltd / OHMI, Schwan-Stabylo Schwanhaüber GmbH) Marque antérieure allemande invoquée n° ARMENGAUD-GUERLAIN28

a) Larticle 25, paragraphe 1-e) implique-t-il une reproduction du signe à lidentique ? Réponse négative : « Il est exclu que, en arrêtant larticle 25, paragraphe 1 e) du Règlement n°6/2002, le législateur communautaire ait eu lintention de permettre lintroduction par ledit titulaire dune demande en nullité du dessin ou modèle en question, seulement dans lhypothèse où il serait fait usage dans ce dessin ou modèle dun signe identique à la marque antérieure et dinterdire lintroduction dune telle demande lorsquil serait fait usage dans ledit dessin ou modèle dun signe à tel point similaire quil existerait dans lesprit du public concerné, un risque de confusion… ». ARMENGAUD-GUERLAIN29

b) Sur la nécessité de démontrer lusage du signe antérieur Le Tribunal relève quen lespèce le signe antérieur invoqué est une marque allemande, la loi allemande prévoyant une possibilité de déchéance du signe pour non usage dans les cinq ans suivant son enregistrement. Il en est déduit que pour invoquer valablement larticle 25, paragraphe 1 e) du Règlement n°6/2002, le titulaire de la marque doit, sur demande du titulaire du dessin ou modèle contesté, apporter la preuve quil a fait un usage sérieux de sa marque au cours des cinq années qui précède lintroduction de la demande en nullité, faute de quoi le motif de nullité ne peut prospérer. ARMENGAUD-GUERLAIN30

Faute de disposition dans le règlement n°6/2002 spécifique concernant les modalités de présentation dune demande de lusage sérieux du signe antérieur par le titulaire dun dessin ou modèle contesté, ladite demande doit être présentée en temps utile devant lOHMI et plus précisément dans le délai imparti par la Division dannulation au titulaire du DMC mis en cause. Parallélisme avec les règles concernant lopposition à lenregistrement dune marque communautaire. (Règlement n°207/2009) Le Tribunal ne retient pas in fine le moyen de la requérante au motif que la demande de preuve dusage na pas été formulée devant la Division dannulation. ARMENGAUD-GUERLAIN31

Le Tribunal valide le raisonnement de lOffice quant à lexistence du risque de confusion entre le DMC contesté et le signe antérieur. Relève quau sens de larticle invoqué le grief ne peut prospérer que sil est conclu que le public pertinent considèrera que dans le DMC contesté il est fait usage du signe distinctif invoqué à lappui de la demande en nullité. Ceci ne nécessite pas danalyser de manière séparée la question de savoir si le public pertinent percevra le DMC contesté comme étant un signe distinctif. - Affaire T-148/08, points 105 à 107 ARMENGAUD-GUERLAIN32

Le Tribunal annule néanmoins la décision au motif quil est apparu lors de laudience orale que la marque figurant dans le dossier de procédure devant lOHMI est une marque figurative ce sur quoi les parties se sont accordées lors de laudience orale alors que la Division dannulation se réfère dans sa décision à la « forme tridimensionnelle » de la marque invoquée en tant que signe antérieur. Le Tribunal retient que la référence à cette forme tridimensionnelle de la marque antérieure est paradoxale sagissant dune marque figurative et en déduit que la Division dannulation au lieu de se fonder sur une comparaison entre le DMC contesté et la marque antérieure a procédé à une comparaison entre ledit DMC et une marque tridimensionnelle. Le Tribunal relève que lerreur commise par la Division dannulation na pas été rectifiée par la Chambre de recours qui a repris les caractéristiques attribuées à la marque antérieure par la Division dannulation sans indiquer que celle-ci sétait par erreur référée à une marque tridimensionnelle plutôt quà la marque antérieure, ni que ces mêmes caractéristiques étaient également présentes dans la marque antérieure. ARMENGAUD-GUERLAIN33

conséquence: Annulation pour erreur de droit de la décision attaquée. ARMENGAUD-GUERLAIN34

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MERCI DE VOTRE ATTENTION Stéphane Guerlain ARMENGAUD - GUERLAIN 12, avenue Victor Hugo Paris Tel 33 (0) Fax 33 (0)