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1 STRATÉGIES GAGNANTES EN DROIT DES MARQUES NORD-AMÉRICAIN Réunion de travail 2009-09-25.

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1 1 STRATÉGIES GAGNANTES EN DROIT DES MARQUES NORD-AMÉRICAIN Réunion de travail

2 2 LES BASES DE DÉPÔT AUX ÉTATS-UNIS ET AU CANADA: CHAUSSE-TRAPES, PIÈGES, ÉCUEILS ET PEAUX DE BANANE Marie-Cécile Moins (THOMSON) Mary Margaret L. O'Donnell (RADER, FISHMAN & GRAUER) Laurent Carrière (ROBIC)

3 3 Stratégies de dépôt gagnantes La perspective américaine

4 4 Stratégies de dépôt gagnantes La perspective canadienne

5 5 US - Les bases de dépôt Section 1(a) : Emploi de la marque aux US Section 1(b) : intention demploi de la marque aux US Section 44(d) / (e) : marque déjà déposée / enregistrée à l'étranger Section 66(a) : désignation des US via IR

6 6 CA- Les bases de dépôt Emploi de la marque au Canada: 30b) Révélation au Canada: 30c) Enregistrement unioniste ET emploi hors Canada: 30d) Emploi projeté au Canada: 30e)

7 7 US - Comment choisir le(s) base(s) ? Emploi réel (« bona fide ») aux US ? Emploi imminent aux US ? Existe-t-il des preuves dusage? Besoin dun certificat plus rapidement ? Marque déjà déposée / enregistrée à létranger ? Au niveau International ?

8 8 CA- Quelle(s) base(s) choisir But recherché par la demande Nature de lexploitation canadienne Retarder lexamen ou lenregistrement Dépôt multi-bases

9 9 US - Conditions Requises : Emploi Emploi réel (« bona fide ») Emploi entre un pays étranger et les US ou Emploi entre deux Etats des US

10 10 CA- Conditions requises : emploi Distinguer ses marchandises ou services de ceux dun autre Lemploi par ou pour le requérant À titre de marque Et quelle marque? Et lemploi illégal?

11 11 US - Une marque est réputée employée… BIENS : Vente / envoi aux US Produits Emballage Colis Catalogues Mode demploi MAIS Factures, publicité, internet souvent insuffisants SERVICES : Prestation des services rendue aux US (ou peut-être à létranger: Intl Bancorp v. Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers a Monaco (4 th Cir. 2003)) Plus facile de trouver les preuves demploi Publicité, internet souvent suffisant

12 12 CA- Lemploi Emploi à légard de marchandises Emploi à légard de services Emploi par exportation

13 13 US - Conditions Requises : ITU Intention réelle demployer la marque pour les produits et services inclus dans le libellé Plus quun espoir demploi dans lavenir Une preuve de lintention demploi peut être demandée : DC Comics and Marvel Characters v. Silver (TTAB 2009); Honda v. Winkelmann (TTAB 2009)

14 14 CA- Lemploi projeté Si et seulement la marque nest pas encore employée au Canada Intention réelle Déclaration demploi à produire

15 15 US –Conditions Requises : marque déposée / enregistrée à l'étranger 44(d) / 44(e) TRINITÉ: Même marque Même requérante Mêmes produits / services Intention réelle demploi Difficultés : LUSPTO naccepte pas le libellé général des classes de Nice, les libellés peuvent être trop détaillés; il faut éliminer les biens / services non employés au moment du dépôt de déclaration dusage

16 16 ET CA- Lenregistrement «unioniste» ET lemploi hors Canada Enregistrement (ou demande denregistrement) EICRE ET Emploi étranger au moment de la production de la demande canadienne

17 17 Conditions Requises: Protocole de Madrid (66(a): désignation des US) Intention réelle demploi Marque en caractères standard ? Pas daccès au Registre Supplémentaire Pas de changement de base (sauf en cas de transformation) Pas possible dajouter une classe Mêmes difficultés que 44(d) et (e)

18 18 CA- La révélation au Canada Emploi unioniste + Distribution ou annonce au Canada = Marque est «bien connue» au Canada

19 19 US - Prendre grand soin du libellé Libellé plus large est préférable - Facilite les déclarations dusage - Réduit les problèmes de fraude Préférez hair care preparations à shampoo, conditioner, hair lotion, hair cream, hair smoother, etc. Consultez la base de données des biens et services US Acceptable Identification of Goods and Services Manual (www.uspto.gov)

20 20 CA- Létat déclaratif Pas de classification Termes ordinaires du commerce Passer du général au particulier Pas deffet crémaillère

21 21 US – Modifications à une demande Avant publication Après publication, avant NOA Après NOA, avant SOU Quand il est trop tard Pas de modification de la base pour 66(a)

22 22 CA - Modifications à une demande Avant publication Il n'est pas permis Il est permis Après publication Il n'est pas permis Serait-il permis? Quand il est trop tard

23 23 US - Lévolution de lappréciation de la fraude Medinol v. Neurovasx (TTAB 2003) : une fausse déclaration risque dannuler le dépôt ou lenregistrement entier G&W Labs v. GW Pharma (TTAB 2009) : une fausse déclaration risque dannuler uniquement la classe concernée et non plus lenregistrement entier In re Bose (CAFC 2009) casse Medinol : la preuve de la fraude est désormais définie par « lintention subjective » : knowingly making a false, material representation with the intent to deceive the USPTO

24 24 CA- La fraude Examen Opposition Radiation

25 25 Les dangers associés aux licences et cessions au Canada et aux États-Unis : comment les éviter Intervenants: Carole Aciman Greenberg Traurig LLP (New York) (00) Chantal Desjardins Cabinet Goudreau Gage Dubuc Modérateur: Agnès Hasselmann-Raguet Service juridique, YSL Beauté Septembre 25, 2009

26 26 Seconde thématique: Les dangers associés aux licences et cessions au Canada et aux États-Unis: comment les éviter

27 27 Les dangers associés aux cessions au Canada et aux États-Unis

28 28 A) Formalités à accomplir (nécessité de lécrit, inscription de lacte de cession au registre) et conséquences du non-respect de ces formalités Réponse: Aucune formalité requise, mais lenregistrement de la cession auprès du bureau des marques américain (USPTO) est fortement recommandé. Principe: Lenregistrement de la cession nest pas nécessaire pour parfaire une cession de marque de commerce mais fortement recommandé. Procédure facile à suivre htm UNITED STATES

29 29 A) Formalités à accomplir (nécessité de lécrit, inscription de lacte de cession au registre) et conséquences du non-respect de ces formalités Réponse: Aucune formalité requise. Principe: Lenregistrement de la cession nest pas nécessaire pour parfaire une cession de marque de commerce. La Loi sur les marques de commerce ne contient aucune disposition pour rendre lenregistrement dun transfert obligatoire. Confirmé dans la jurisprudence canadienne: Carey c. Goss (1886), 11 O.R. 619; Wilkinson Sword (Can.) Ltd. c. Juda (1966), 51 C.P.R. 55 (Can. Ex. Ct.); Gattuso c. Gattuso Corp. (1969), 56 C.P.R. 109 (Can. Ex. Ct.); Berg c. Segal Furniture Ltd. (1974), 14 C.P.R. (2e) 215 à 217 (B.C. S.C.); Sanford Farms Ltd. c. Bowcutter Corp. (1984), 81 C.P.R. (2e) 199 à 202 (H.O.). CANADA

30 30 Le transfert dune marque de commerce enregistrée peut se déduire des faits. Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd. (1985), 7 C.P.R. (3e) 254 (Fed. T.D.); affirmé (1987), 17 C.P.R. (3e) 237 (Fed. C.A.); affirmé (1987), 81 N.R. 28 (Fed. C.A.); motion dappel rejetée (1988), 87 N.R. 398 (S.C.C.); White Consolidated Industries Inc. c. Beam of Canada Inc. (1991), 39 C.P.R. (3e) 94 (Fed. T.D.); Gattuso c. Gattuso Corp. (1969), 56 C.P.R. 109 (Can. Ex. Ct.); Linscription est hautement recommandée. Hart & Richards c. Thurber Whyland Ltd. (1915), 32 R.P.C. 217 (Ch.). A) Formalités à accomplir (nécessité de lécrit, inscription de lacte de cession au registre) et conséquences du non-respect de ces formalités CANADA

31 31 B) Possibilité de céder une marque sans le goodwill (achalandage) lié a celle-ci Réponse: Non Principe: La propriété dune marque nexiste pas sauf en tant que droit applicable à un commerce existant ou auquel la marque est associée – Section 10 du Lanham Act (15 USC 1060) UNITED STATES

32 32 B) Possibilité de céder une marque sans le goodwill (achalandage) lié a celle-ci Assignment in Gross Doctrine Le transfert de marque sans lachalandage (goodwill) lié à celle-ci peut résulter en une fraude au consommateur si la marque est utilisée en association avec un autre goodwill Good will dans le contexte dune cession signifie que lutilisation de la marque par lacquéreur doit être en continuité de celle du vendeur avant le transfert mais les cours américaines sont divisées quant à savoir si la continuité nécessite une cession des actifs du vendeur liés à la marque et, le cas échéant, lesquels UNITED STATES

33 33 B) Possibilité de céder une marque sans le goodwill (achalandage) lié a celle-ci Réponse: Oui Principe: Une marque de commerce, enregistrée ou non, est transférable, et reconnue comme ayant toujours été transférable, soit en liaison avec ou séparément du goodwill (achalandage) de lentreprise. Loi sur les marques de commerce, L.R. 1985, ch. T-13, art. 48; Confirmé dans la jurisprudence canadienne: Cheerio Toys & Games Ltd. c. Dubiner (1965), 32 Fox Pat. C. 37 (S.C.C.); Marchands Ro-Na Inc. c. Tefal S.A. (1981), 55 C.P.R. (2e) 27 (Fed. T.D.); CANADA

34 34 B) Possibilité de céder une marque sans le goodwill lié a celle-ci Avertissement: Lutilisation de la marque de commerce cédée doit maintenir son caractère distinctif. Wilkinson Sword (Can.) Ltd. c. Juda (1966), 34 Fox Pat. C. 77 (Can. Ex. Ct.). Breck's Sporting Goods Co c. Magder, [1976] 1 S.C.R. 527 (S.C.C.). Heintzman c Ontario Ltd. (1990), 34 C.P.R. (3e) 1 (Fed. T.D.). CANADA

35 35 C) Risques de céder une marque à légard de certains produits ou services, mais non dautres Cas de figure: Cession de la marque à lacheteur pour les produits ou services considérés (tandis que le vendeur ne la cède pas pour dautres) Pas de cession par le vendeur dune marque à légard de certains produits ou services mais licence perpétuelle accordée à lautre partie à légard de certains produits ou services Cession de la marque par le vendeur à une société holding controlée par les deux parties Chaque scénario a ses risques propres UNITED STATES

36 36 C) Risques de céder une marque à légard de certains produits ou services, mais non dautres Réponse: Oui, risques reliés à la dissociation. Principe: Tout lachalandage (goodwill) ou les actifs liés à un activité commerciale unique doivent être transférés pour quil y ait une cession valide dune marque Il est possible de dissocier et de transférer une partie distincte et séparée dune activité avec le goodwill et les marques qui y sont associées Dans la jurisprudence actuelle, les cours ont reconnu la dissociation dans 2 cas de figure: 1) « assignment of the right to a specific, separate and distinct line of business under the trademark » (analyse des cours au cas-par-cas), ou 2) lorsque les réseaux de distribution des 2 compagnies détenant la marque sont géographiquement distincts UNITED STATES

37 37 C) Risques de céder une marque à légard de certains produits ou services, mais non dautres Risques: La dissociation de la propriété dune marque peut laffaiblir et affecter la capacité de la défendre contre des tiers pour contrefaçon et la capacité de la faire enregistrer par les deux parties Dans des cas extrêmes, la dissociation pourrait résulter dans labandon des droits sur la marque pour les deux propriétaires, bien quà notre connaissance il ny a pas darrêt aux USA allant dans ce sens. Labandon est souvent soulevé comme défense dans les procédures en contrefaçon (California Fruit Growers exchange v. Sunkist Baking Co., 166 F.2d 971 (7 th Cir. 1947) Droit des faillites américain et licences perpétuelles (Section 365(a) U.S. Bankruptcy Code UNITED STATES

38 38 C) Risques de céder une marque à légard de certains produits ou services, mais non dautres A considérer: Dans les contrats de transfert: Noms de domaine uniques – Qui aura les droits? Droit dexpansion dutilisation de la marque dans de nouveaux domaines et enregistrement qui y est lié Droit denregistrer de nouvelles marques liées Quels logos + trade dress? Coopération, prise en charge des frais en matière de veille pour les contrefaçons Territoires couverts? Nécessité de maintenir certaines positions sur les marchés considérés + qualité (luxe par exemple) Utilisation de la marque comme nom de lentreprise par une ou les deux parties Dépôt auprès du USPTO de lettres de consentement à lenrégistrement pour éviter des objections futures à un enrégistrement par lacquereur dune marque dissociée par le vendeur – voir critères considérés par les cours pour ces lettres dans Loews Theaters, Inc., 197 U.S.P.Q. 183 (C.C.P.A.) UNITED STATES

39 39 C) Risques de céder une marque à légard de certains produits ou services, mais non dautres Facteurs considérés dans la détermination dun abandon dune marque dissociée Proximité dans le son et lapparence des deux marques Les similarités dans les domaines dactivités commerciales Zones géographiques dopération Logos distincts, autres mots utilisés avec la marque commune La notoriété de la marque Le risque de confusion des consommateurs UNITED STATES

40 40 C) Risques de céder une marque à légard de certains produits ou services, mais non dautres Réponse: Oui, des risques existent. Principe: Une marque peut devenir la propriété dune personne (entité) pour lusage et lenregistrement de celle-ci en liaison avec certains des produits ou services identifiés dans la demande, et devenir la propriété dune autre personne (entité) pour usage et enregistrement en liaison avec les autres produits ou services identifiés. Loi sur les marques de commerce, Article 48(1) CANADA

41 41 C) Risques de céder une marque à légard de certains produits ou services, mais non dautres Risques: De telles divisions de marques de commerce ne doivent pas résulter en un usage simultané de marques portant à confusion par deux parties. La cession et lusage simultané de deux marques enregistrées associées par des entités différentes mènent généralement à linvalidité des marques de commerce. Voir par exemple, dans Philco International Corp. c. Canada (Registre des Marques) (1979), 48 C.P.R. (2e) 86 (Fed. T.D). CANADA

42 42 D) Marques liées : possibilité et risques de les dissocier dans le cadre de transactions Réponse: Oui, mais comme dans le cadre d une cession de marque à légard de certains produits ou services mais non dautres, il existe des risques associés à la dissociation. UNITED STATES

43 43 D) Marques liées : possibilité et risques de les dissocier dans le cadre de transactions Réponse: Oui, mais risques associés à la dissociation. Principe: Article 48(1) de la Loi sur les marques de commerce permet au titulaire de marques liées de céder une marque de commerce qui a été en usage en liaison avec tous ou certains des produits et services. Tout transfert peut se produire seulement si le Registraire est satisfait que le même changement a été inscrit en liaison avec toutes les marques de commerce dans le groupe, et que les entrées correspondantes sont faites en même temps en liaison avec ces marques de commerce Toutefois, la dissociation se produit seulement lorsque les produits ou services transférés sont suffisamment différents des produits ou services conservés par le cédant afin déviter la confusion chez le consommateur quant à la source suite au transfert. Loi sur les marques de commerce, supra note 1, article 15. CANADA

44 44 D) Marques liées : possibilité et risques de les dissocier dans le cadre de transactions Risques: La Cour peut déclarer toutes les marques liées, invalides suite à la perte du caractère distinctif. Article 48(2), Loi sur les marques de commerce CANADA

45 45 E) Copropriété dun dépôt ou dune marque Réponse: En principe non Principe: En droit américain, la copropriété de droits est permise généralement, y compris dans le domaine de la PI, pour les brevets par exemple Mais historiquement, le Bureau des Marques américain (USPO) a toujours été réticent à accepter des demandes jointes de copropriété car lenregistrement de multiple droits de propriété pour une seule marque est contraire au principe de base quune marque est un symbole qui identifie et distingue une source commerciale unique quant aux biens et services de son propriétaire – la copropriété pourrait ainsi entrainer le risque de confusion et à celui que le goodwill, qui symbolise la marque, doit être indivisible. UNITED STATES

46 46 E) Copropriété dun dépôt ou dune marque (Suite) Lanham Act (Section 1) – « The owner of the mark may register … » Lanham Act (Section 45) – « words used in the singular include the plural » Le USPTO accepte de façon limitée des requêtes de copropriété « in appropriate circumstances » - T.E.M.P. Paragraph (d) - In re Diamond Walnut Growers, Inc., 204 U.S.P.Q. 507 (T.T.A.B. 1979)(DIAMOND pour cacahuètes, SUNSWEET pour fruits secs) Des demandes denregistrement peuvent être déposées sous le nom dune Joint Venture considérée comme étant une personne morale légale distincte de ses fondateurs et ainsi une « firm » dans le cadre du Lanham Act (Section 4) (In re Herconifa, 207 U.S.P.Q. 777 (T.T.A.B. 1980) Risques à adresser dans les contrats – le plus souvent liés à des dissolutions de personnes morales contrôlant les marques, ou spécificités telles que groupe de musiciens (Beach Boys, The Ink Spots) – car tension entre la protection du consommateur et la reconnaissance des contrats UNITED STATES

47 47 CANADA E) Copropriété dun dépôt ou dune marque Réponse: Non Principe: Lenregistrement dune marque de commerce au nom de plus dune personne ou entité nest pas autorisé. Toutefois, des demandes denregistrement peuvent être déposées sous le nom dune association considérée comme étant une association légale. Manuel dexamen de marque de commerce- Septembre 1996, II Partnerships

48 48 F) Risques de nullité de la marque après cession, importance de la perception des consommateurs quant à la source Réponse: Oui. Principe: Après la cession, la marque de commerce doit devenir distinctive du nouveau propriétaire. Une cession de marque de commerce ne doit pas tromper le public. La marque doit distinguer les biens et services du nouveau propriétaire de ceux du propriétaire antérieur après la cession, à défaut de quoi elle pourrait être invalidée UNITED STATES

49 49 F) Risques de nullité de la marque après cession, importance de la perception des consommateurs quant à la source Gestion des Risques: Importance pour lacheteur du « due diligence » avant la cession pour les éviter Importance dun audit pour déterminer comment la marque sera utilisée dans le futur par lacquéreur dans le cadre de sa stratégie commerciale Concept de la fraude en droit américain et risque dannulation de la marque (In re Bose Corp, 9/2009 ) UNITED STATES

50 50 F) Risques de nullité de la marque après cession, importance de la perception des consommateurs quant à la source Réponse: Oui. Principe: Après la cession, la marque de commerce doit devenir distinctive du nouveau propriétaire. Une cession de marque de commerce ne doit pas tromper le public. La marque doit distinguer les biens et services du nouveau propriétaire de ceux du propriétaire antérieur après la cession, à défaut de quoi elle pourrait être invalidée UNITED STATES

51 51 F) Risques de nullité de la marque après cession, importance de la perception des consommateurs quant à la source Réponse: Oui. Principe: Après la cession, la marque de commerce doit devenir distinctive du nouveau propriétaire. Une cession de marque de commerce ne doit pas tromper le public. Leather Cloth Co. c. American Leather Cloth Co. (1865), 11 H.L.C. 523 (U.K. H.L.); Wilkinson Sword (Can.) Ltd. c. Juda (1966), 34 Fox Pat. C. 77 (Can. Ex. Ct.). CANADA

52 52 F) Risques de nullité de la marque après cession, importance de la perception des consommateurs quant à la source Avertissement : Nous devons nous assurer que la marque de commerce distingue les produits et services du nouveau propriétaire de ceux du propriétaire antérieur, après la cession. Wilkinson Sword (Can.) Ltd. c. Juda (1966), [1968] 2 Ex. C.R. 137 (Can. Ex. Ct.); Gattuso c. Gattuso Corp., [1968] 2 Ex. C.R. 609 (Can. Ex. Ct.); R. J. Reuter Co. c. Muhlens (1953), 70 R.P.C. 235; Cheerio Toys & Games Ltd. c. Dubiner (1965), [1966] S.C.R. 206 (S.C.C.); Magder c. Breck's Sporting Goods Co. (1975), [1976] 1 S.C.R. 527 (S.C.C.) Si elle ne devient pas distinctive du nouveau propriétaire, elle pourrait être invalidée. Wilkinson Sword (Can.) Ltd. c. Juda (1966), [1968] 2 Ex. C.R. 137 (Can. Ex. Ct.); Magder c. Breck's Sporting Goods Co. (1975), [1976] 1 S.C.R. 527 (S.C.C.). CANADA

53 53 G) Cession de droit de recours en contrefaçon de la marque : est-ce possible? Réponse: Oui Principe: Seul le titulaire de cette marque enregistrée, ou un licencié (selon certaines conditions), peut instituer des procédures pour contrefaçon. UNITED STATES

54 54 G) Cession de droit de recours en contrefaçon de la marque : est-ce possible? Réponse: Oui Principe: Seul le titulaire de cette marque enregistrée, ou un licencié (selon certaines conditions), peut instituer des procédures selon la Loi sur les marques de commerce pour contrefaçon. Art. 19 et 20, Loi sur les marques de commerce CANADA

55 55 Les dangers associés aux licences au Canada et aux États-Unis

56 56 H) Formalités à accomplir pour valablement concéder une licence et conséquences du non-respect Une licence peut être orale mais cela est fortement déconseillé, y compris entre société affiliées Importance dun écrit mentionant les droits concédés, le contrôle qualité, etc. Lenregistrement auprès du USPTO est possible mais pas nécessaire Lenregistrement est rarement favorisé pour des raisons diverses UNITED STATES

57 57 H) Formalités à accomplir pour valablement concéder une licence et conséquences du non-respect Principe: La Loi sur les marques de commerce ne précise pas quune telle licence doit exister par écrit. La Cour a accepté des licences verbales, à la condition de pouvoir faire la preuve de son existence. Wells' Dairy Inc. c. UL Canada Inc. (2000), 7 C.P.R. (4e) 77 (Fed. T.D.); Quarry Corp. c. Bacardi & Co. (1996), 72 C.P.R. (3e) 25 à 86 (Fed. T.D.) 86 C.P.R. (3d) 127 (Fed. C.A.); Ridout & Maybee LLP c. Omega S.A. (2003), 33 C.P.R. (4e) 184 à 191 (T.M.S.H.O.). CANADA

58 58 H) Formalités à accomplir pour valablement concéder une licence et conséquences du non-respect Conséquences: Lexistence dune licence écrite est plus facile à prouver, et la cour, conséquemment, lui donne plus de poids. Si une marque est utilisée par une personne autre que le titulaire de la marque et quelle nest pas correctement licenciée, la licence et lemploi qui en découle par le licencié pourrait ne pas être reconnu. CANADA

59 59 I) Risque dinvalider la marque par la concession de licences, y compris entre compagnies liées Réponse: Oui Principe: La fonction dune marque est de désigner une source unique (single source principle). Une licence de marque naffecte pas en principe sa force parce que le titulaire reste à la source des biens et services sous licence du point de vue du droit des marques américain à condition toutefois de maintenir un contrôle sur la nature et la qualité des produits ou services Risques: Etendue des droits accordés dans la licence par rapport au champ de lenregistrement auprès de lUSPTO Importance du contrôle de qualité Risque de confusion UNITED STATES

60 60 I) Risque dinvalider la marque par la concession de licences, y compris entre compagnies liées Réponse: Oui Principe: Un titulaire peut autoriser, sous licence, lutilisation dune marque, enregistrée ou non, sans la nécessité dinscrire une licence Le titulaire doit se conformer à larticle 50 de la Loi sur les marques de commerce, notamment par la création dune licence en vertu de laquelle le titulaire a un contrôle direct ou indirect sur la nature ou la qualité des produits ou services. CANADA

61 61 I) Risque dinvalider la marque par la concession de licences, y compris entre compagnies liées Risques: Si la licence ne se conforme pas aux exigences désignées à larticle 50, lenregistrement de la marque peut être invalidé. Le caractère distinctif de la marque peut être perdu. Exemples jurisprudentiels: Unitel Communications Inc. c. Bell Canada (1995), 61 C.P.R. (3e) 12 p (Fed. T.D.); Motel 6 Inc. c. No. 6 Motel Ltd. (1981), 56 C.P.R. (2e) 44 à. 62 (Fed. T.D.). CANADA

62 62 I) Risque dinvalider la marque par la concession de licences, y compris entre compagnies liées Il est essentiel que la marque de commerce soit licenciée correctement pour que le caractère distinctif de la marque soit préservé et que la validité de tous les enregistrements soit maintenue. Même si lusager de la marque est une filiale du titulaire de la marque. MCI Communications Corp. c. MCI Multinet Communications Inc. (1995), 61 C.P.R. (3e) 245 (Commission des oppositions). CANADA

63 63 J) Degré de contrôle nécessaire pour préserver la marque (standards, inspections, pré-approbation déchantillons, etc.)? Principe: Le contrôle par le titulaire de la marque de la qualité des produits et services offerts par le licencié est nécessaire pour éviter la tromperie chez le consommateur. Le titulaire doit avoir un contrôle direct ou indirect sur le caractère ou la qualité des produits ou services. Concept de « Naked License » dans la jurisprudence américaine - Ne pas exercer de contrôle minimum peut résulter en lannulation de la licence et entraîner linvalidité de la marque et de son enregistrement pour absence de caractère distinctif de la marque. UNITED STATES

64 64 J) Degré de contrôle nécessaire pour préserver la marque (standards, inspections, pré-approbation déchantillons, etc.)? Le Lahnam Act ne définit ni qualité ni contrôle et ne mentionne pas de normes minimales à imposer au licencié et les critères se sont ainsi développés par le biais des cours au cas-par-cas Importance des termes du contrat (tels que standards qualitatifs requis, spécifications, manuel de référence pour lutilisation de la marque, procédure de notification, procédure dapprobation de lutilisation de la marque et de vérification de la conformité de lutilisation; droit de résiliation du contrat en cas de problème Dawn Donut Co. Inc. v. Harts Food Stores, Inc., 267 F. 2 nd 358 (2d Cir. 1959) UNITED STATES

65 65 J) Degré de contrôle nécessaire pour préserver la marque (standards, inspections, pré-approbation déchantillons, etc.)? Principe: Le contrôle par le titulaire de la marque sur la qualité des produits et services offerts par le licencié est vu comme étant nécessaire pour éviter la tromperie chez le consommateur. Le titulaire doit avoir un contrôle direct ou indirect sur le caractère ou la qualité des produits ou services. Article 50 de la Loi sur les marques de commerce Le fait de ne pas exercer le contrôle minimum peut résulter en lannulation de la licence et entraîner linvalidité de la marque et de son enregistrement pour absence de caractère distinctif de la marque. CANADA

66 66 J) Degré de contrôle nécessaire pour préserver la marque (standards, inspections, pré-approbation déchantillons, etc.)? La Loi sur les marques de commerce est muette sur les normes minimales à imposer au licencié. Le propriétaire doit adopter des mesures pour pouvoir démontrer, au besoin, lexistence dun contrôle. À titre d'exemple, le propriétaire peut: exiger que les produits et services associés à la marque satisfassent certaines caractéristiques, normes et standards de qualité établis par le propriétaire. Ces standards peuvent être: spécifiques (conformes à une certaine formule ou une recette) ou généraux (conformes à la qualité des échantillons approuvés par le propriétaire); · se réserver le droit de sélectionner les matières premières et léquipement du licencié pour assurer une uniformité au niveau de la qualité; · fournir au licencié la documentation pertinente pour la fabrication ou lassemblage des produits et lexécution des services; CANADA

67 67 J) Degré de contrôle nécessaire pour préserver la marque (standards, inspections, pré-approbation déchantillons, etc.)? Fournir au licencié le savoir-faire, le personnel dexpérience et une assistance technique; Entraîner le personnel du licencié; Exiger que le licencié fournisse aux clients des services dentretien relativement aux produits associés à la marque; Spécifier les procédures et les standards à suivre pour la réparation des produits associés à la marque; Fournir ses propres installations pour les services dentretien et être responsable de ces services; Contrôler les politiques et directives du licencié de façon générale ou à légard des produits et services associés à la marque. CANADA

68 68 K) Avantage dapposer un avis demploi sous licence en liaison avec produits/services Il est recommendé dapposer un avis demploi surtout si la marque nest pas enregistrée Cela aide à associer le produit avec la source Pas nécessairement sur le produit mais sur la documentation marketing, un site web, dans un catalogue UNITED STATES

69 69 K) Avantage dapposer un avis demploi sous licence en liaison avec produits/services Principe: Le marquage doit comporter deux éléments: Lidentité du propriétaire Que lemploi de la marque de commerce fait lobjet dune licence Dans un tel cas le contrôle des caractéristiques et de la qualité des marchandises et services est réputée être celui du propriétaire CANADA

70 70 K) Avantage dapposer un avis demploi sous licence en liaison avec produits/services Avantages: Lavis public de lexistence dune licence crée une présomption réfragable de la validité de la licence. Article 50(2) de la Loi sur les marques de commerce Une telle présomption aide les propriétaires de marques de manière significative lors de procédures judiciaires ou dopposition, sil y a entre autres contestation de la validité dune marque ou preuve demploi dune marque par un licencié à produire afin de servir au titulaire. CANADA

71 Marques dusage, marques déposées et litiges : considérations pratiques, stratégies et tactiques Christian Bolduc & Georges Nahitchevansky Smart & Biggar Kilpatrick Stockton LLP Stratégies gagnantes en droit des marques nord-américainStratégies gagnantes en droit des marques nord-américain 25 septembre 2009

72 Plan de la présentation a)Recours fondé sur une marque dusage versus action en contrefaçon dune marquée déposée i.Nature et portée des droits ii.Preuve pertinente iii.Les remèdes disponibles iv.Les coûts v.Le forum le plus approprié vi.Impacts des changements apportés aux marques dusage et déposées b)Un dépôt accorde-t-il une protection à lencontre des marques dusage antérieures et/ou des marques déposées?

73 Plan de la présentation c)Quest-ce quun dépôt devenu incontestable? d)Un dépôt devenu incontestable peut-il éteindre les droits dans une marque dusage antérieure? e)Le propriétaire dune marque dusage antérieure peut-il sopposer au dépôt dun tiers? À quelles conditions? f)Est-il plus avantageux pour le titulaire dune marque dusage de sopposer à une demande ou dattendre et de contester la marque déposée? g)Quels sont les meilleurs moyens de prévenir une attaque fondée sur une marque dusage? h)Quarrive-t-il si plusieurs parties ont des droits de marque dusage? Qui va prévaloir?

74 a) Recours fondé sur une marque dusage versus action en contrefaçon dune marquée déposée (i) Nature et portée des droits § Perspective canadienne Nature Marque déposée : droit de propriété ad rem dans la marque; monopole pancanadien Marque dusage : droits dans lachalandage/réputation attaché à la marque Portée des droits Marque déposée - Droit positif - Droit négatif - Protection contre la diminution de lachalandage/réputation - À travers tout le Canada, peu importe létendue de lusage Marque dusage - Protection de lachalandage/réputation attaché à la marque seulement dans les cas de représentations trompeuses qui créent de la confusion dans le public; limité à la région où sétend lachalandage/réputation

75 § Perspective américaine Nature Marque déposée : droit de propriété ad rem dans la marque; monopole pan-USA Marque dusage : droits dans la marque dans la « région géographique » ou la marque a achevé une réputation par lusage - la pénétration du marché Portée des droits Marque déposée - la validit é de la marque - Droit positif et négatif - Protection contre la diminution de lachalandage/réputation - À travers tout les États Unis, peu importe létendue de lusage Marque dusage - Protection de lachalandage/réputation attaché à la marque seulement dans région où sétend lachalandage/réputation

76 (ii) Preuve pertinente § Perspective américaine Marque déposée - Présomption de validité de la marque - Preuve de vraisemblance de confusion (force de la marque (caractère distinctif inhérent), degré de ressemblance, type de marchandise/services, nature du commerce et consommateur, intention de tromper, degré de confusion actuel - Preuve de dommages Marque dusage - Preuve de la r é putation et pénétration du marché - Preuve de vraisemblance de confusion - Preuve de dommages

77 (ii) Preuve pertinente § Perspective canadienne Marque déposée - Présomption de validité/propriété (copie certifiée de lenregistrement) - Preuve de confusion non requise si marque et marchandises/services identiques - Preuve de confusion (caractère distinctif inhérent, réputation, durée de lemploi, type de marchandises/services, nature du commerce, degré de ressemblance) - Preuve de dommages non requise Marque dusage - Preuve dun achalandage/réputation - Preuve de représentations trompeuses qui créent de la confusion auprès du public - Preuve de dommages actuels ou potentiels

78 (iii) Les remèdes disponibles § Perspective canadienne Injonction - Marque déposée : interdiction dutiliser la marque à travers le Canada - Marque dusage : interdiction dutiliser la marque dans une région donnée Dommages-intérêts ou profits illégaux Destruction § Perspective américaine Injonction - Marque déposée : interdiction dutiliser la marque à travers les États Unis - Marque dusage : interdiction dutiliser la marque dans une région donnée Dommages-intérêts ou profits illégaux Frais davocats (rare et limité) Destruction

79 (iv) Les coûts § Perspective américaine Recours en concurrence déloyale plus onéreux quun recours en contrefaçon - Preuve de la réputation associé à la marque et de la pénétration du marché § Perspective canadienne Recours en concurrence déloyale Généralement beaucoup plus onéreux quun recours en contrefaçon - Preuve de lachalandage/réputation associé à la marque - Preuve de représentations trompeuses qui créent la confusion dans le public -Preuve de dommages actuels ou potentiels

80 (v) Le forum le plus approprié § Perspective canadienne Cour fédérale ou Cour supérieure dune province Avantage de la Cour supérieure - Injonction Avantages de la Cour fédérale - Tribunal spécialisé - Règles de procédures adaptées - Tribunal pancanadien et itinérant - Jugement exécutable dans toutes les provinces et territoires - Compétence exclusive pour radier/modifier une marque déposée § Perspective américaine Cour fédérale (United States District Court) principalement Cour détat possible en certain cas (rare)

81 (vi) Impact des changements apportés aux marques dusage et déposées § Perspective américaine Marque déposée - Invalidation de lenregistrement pour abandon - Radiation de lenregistrement pour défaut dusage (3 ans) sans intention de relancement - Si variantes en usage: dilution du caractère distinctif Marque dusage - Preuve de la réputation attaché à la marque et pénétration du marché plus difficile - Dilution du caractère distinctif § Perspective canadienne Marque déposée - Invalidation de lenregistrement pour abandon - Radiation de lenregistrement pour défaut dusage (3 ans) - Si variantes en usage: dilution du caractère distinctif Marque dusage - Preuve plus difficile de lachalandage/réputation attaché à la marque - Dilution du caractère distinctif

82 b) Un dépôt accorde-t-il une protection à lencontre des marques dusage antérieures et/ou des marques déposées § Perspective canadienne Droit positif dutiliser la marque à travers le Canada (défense) Exceptions - Invalidité de lenregistrement (incontestabilité: prochain point) - Concurrence déloyale Droit négatif Exceptions - Invalidité de lenregistrement - Emploi simultané permis (Cf. rubrique d) - Utilisation de bonne foi du nom dune personne comme nom commercial § Perspective américaine Droit positif dutiliser la marque à travers les États Unis (défense) - Exceptions Les zones des marques dusages Invalidité de lenregistrement (incontestabilité: prochain point) Emploi simultané permis

83 c) Quest-ce quun dépôt devenu incontestable? § Perspective américaine Condition: - marque enregistrée depuis 5 ans ou plus (automatique avec demande) Effet: - Dépôt inattaquable sur la base dun usage ou dune révélation antérieur Attention : - Dépôt demeure attaquable sur la base des autres motifs (abandon, perte du caractère distinctif, marque non enregistrable et fraude) § Perspective canadienne Condition : - marque enregistrée depuis 5 ans ou plus (automatique) Effet : - Dépôt inattaquable sur la base dun usage ou dune révélation antérieur Attention : - Dépôt demeure attaquable sur la base des autres motifs (abandon, perte du caractère distinctif, marque non enregistrable et fraude)

84 d) Un dépôt devenu incontestable peut-il éteindre les droits dans une marque dusage antérieure? § Perspective canadienne Oui Exception théorique - Autorisation de la Cour fédérale permettant lemploi simultané -Emploi antérieur de bonne foi -Zone géographique limitée -Ajout dune distinction suffisante § Perspective américaine Non - La marque dusage antérieure existe dans sa zone géographique - Possibilité davoir deux marques déposées pour differente régions géographiques

85 e) Le propriétaire dune marque dusage antérieure peut-il sopposer au dépôt dun tiers? À quelles conditions? § Perspective américaine Oui Conditions - Preuve des droits antérieurs - Vraisemblance de confusion - Absence dabandon de la marque dusage à la date de publication de la marque opposée § Perspective canadienne Oui Conditions - Preuve des droits antérieurs - Confusion - Absence dabandon de la marque dusage à la date de publication de la marque opposée

86 f) Est-il plus avantageux pour le titulaire dune marque dusage de sopposer à une demande ou dattendre et de contester la marque déposée ? § Perspective canadienne Avantages de lopposition Motifs plus nombreux (forme et fond) Fardeau de preuve favorise lopposante - Opposition : Fardeau sur la requérante de démontrer que sa marque est enregistrable - Contestation : présomption de validité et de titularité des droits Coûts moindres pour une opposition Avantages de la contestation Délais : - Opposition : ~3 à 6 années - Contestation : ~1 à 2 années Conséquences : - Opposition : rejet de la demande denregistrement - Contestation : invalidation du dépôt + autres remèdes disponibles

87 § Perspective américaine Beaucoup plus avantageux de sopposer à une demande

88 g) Quels sont les meilleurs moyens de prévenir une attaque fondée sur une marque dusage? § Perspective américaine Recherches dantériorités «complètes» avant dadopter une marque Effectuer le dépôt de la marque de commerce (incontestabilité après 5 ans) Surveillance du marché § Perspective canadienne Recherches dantériorités «complètes» avant dadopter une marque Effectuer le dépôt de la marque de commerce (incontestabilité après 5 ans) Surveillance du marché

89 h) Quarrive-t-il si plusieurs parties ont des droits de marque dusage? Qui va prévaloir? § Perspective canadienne Enregistrement /recours en contrefaçon - La première partie à avoir employé la marque peut lenregistrer et empêcher son emploi par les autres parties à travers le Canada Recours en concurrence déloyale (marque non déposée) - Achalandage dans des régions distinctes : aucun recours possible - Même région : la première partie à avoir employé la marque peut empêcher son usage par les autres parties dans la même région si la marque est distinctive § Perspective américaine La première partie à avoir employé la marque aura les droits supérieurs Possibilité de régions distinctes Enregistrement (pour empêcher son emploi par dautres parties à travers les USA)

90 Merci Christian Bolduc Georges Nahitchevansky &


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