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Drt 6903A Droit du commerce électronique

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1 Drt 6903A Droit du commerce électronique
11 et 18 novembre 2009 Drt 6903A Droit du commerce électronique Cours 11 et 12 – Propriété intellectuelle Eloïse Gratton

2 Plan des cours 11 et 12 COURS 11 Droit d’auteur COURS 12
Droit des marques Droit des brevets

3 COURS 11

4 Plan du Cours 11 - droit d’auteur
1) Fondements du droit d’auteur 2) Conditions d’existence d’un droit d’auteur Originalité Fixation 3) Véhicules de protection Droits patrimoniaux Droit moral 4) Modalités de protection Durée Forme Exceptions 5) Et les nouvelles technologies ? 6) Contrats d’employés, contrat de développement et droit d’auteur Fondements incertains du DA - Balance droit de la personne / droit commercial - Balance droit romantique / droit commercial (de Victor Hugo à Microsoft) - Balance propriété / usage

5 1) Fondements du droit d’auteur
Fondements incertains du DA - Balance droit de la personne / droit commercial - Balance droit romantique / droit commercial (de Victor Hugo à Microsoft) - Balance propriété / usage

6 Personne versus commerce
Au canada, voir Desputeaux c. Éditions Chouette (2003) « 57 Ces droits moraux sont certes déclarés incessibles, mais le législateur permet à leurs titulaires de renoncer à leur exercice. La législation canadienne reconnaît ainsi l'imbrication des droits économiques et des droits moraux dans la définition du droit d'auteur. Notre Cour a d'ailleurs souligné l'importance attachée aux aspects économiques du droit d'auteur au Canada. En effet, la Loi sur le droit d'auteur traite d'abord celui-ci comme une institution destinée à organiser la gestion économique de la propriété intellectuelle. Elle y voit avant tout un mécanisme de protection et de transmission des valeurs économiques reliées à ce type de propriété et à son utilisation  » Voir Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain (2002) « 12 De façon générale, le droit canadien en matière de droit d'auteur s'intéresse traditionnellement davantage aux droits économiques qu'aux droits moraux. Notre loi originale, entrée en vigueur en 1924, reprenait essentiellement la loi anglaise, la Copyright Act, 1911 (R.-U.), 1 & 2 Geo. 5, ch. 46. Le principal avantage économique conféré à l'artiste ou à l'auteur était (et est toujours) le « droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'oeuvre, sous une forme matérielle quelconque »  » Desputeaux c. Éditions Chouette (2003) (Cour suprême) D, L et C s’associent en vue de créer des livres pour enfants.  L est dirigeante et actionnaire majoritaire de C.  D dessine et L rédige les textes des premiers livres de la série Caillou.  Entre 1989 et 1995, plusieurs contrats relatifs à la publication des illustrations du personnage Caillou interviennent entre D et C.  D signe à titre d’auteure et L signe à titre d’éditrice.  En 1993, les parties signent un contrat de licence d’exploitation du personnage Caillou.  D et L s’y représentent comme coauteures et cèdent à C, à l’exclusion des droits accordés dans les contrats d’édition, certains droits de reproduction pour le monde entier et sans aucune stipulation de durée.  Les parties renoncent à exercer toute revendication fondée sur leur droit moral à l’égard de Caillou.  Elles autorisent également C à concéder à des tiers des sous‑licences sans leur approbation.  Un avenant signé en 1994 stipule que dans l’éventualité où D réaliserait des illustrations destinées à l’un des projets d’utilisation de Caillou, un forfait correspondant au travail exigé lui serait payé.  En 1996, confrontée à des difficultés d’interprétation et d’application du contrat de licence d’exploitation, C présente une requête pour faire reconnaître ses droits de reproduction.  D lui oppose une requête en exception déclinatoire visant à renvoyer les parties devant un arbitre comme le prévoit l’art. 37 de  la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs.  La Cour supérieure, constatant que l’existence du contrat n’est pas en cause et qu’on n’y retrouve aucune allégation relative à sa validité, renvoie l’affaire à l’arbitrage.  L’arbitre décide que son mandat inclut l’interprétation de tous les contrats et de l’avenant.  Selon l’arbitre, Caillou est une œuvre créée en collaboration par D et L.  En ce qui concerne le contrat de licence et l’avenant, l’arbitre conclut que  C détient les droits de reproduction et qu’elle seule est autorisée à utiliser Caillou sous toute forme et tout support, à la condition cependant qu’un tribunal judiciaire convienne de la validité des contrats.  La Cour supérieure rejette la requête en annulation de la sentence arbitrale présentée par D.  La Cour d’appel infirme ce jugement. Arrêt : Le pourvoi est accueilli.  L’arbitre a agi conformément à sa mission et n’a commis aucune erreur qui donne ouverture à l’annulation de la sentence arbitrale. En vertu de l’art. 946.5 C.p.c., le tribunal doit examiner la sentence dans son ensemble afin d’apprécier son résultat.  Il doit rechercher si la décision elle‑même, dans son dispositif, contrevient à des dispositions législatives ou à des principes qui relèvent de l’ordre public.  Une erreur d’interprétation d’une disposition législative à caractère impératif ne permettrait pas l’annulation de la sentence pour violation de l’ordre public, à moins que le résultat de l’arbitrage se révèle inconciliable avec les principes fondamentaux pertinents de l’ordre public.  En l’espèce, la Cour d’appel a commis une erreur en décidant que les litiges concernant la paternité des droits d’auteur ne peuvent être soumis à l’arbitrage parce qu’ils doivent être assimilés à des questions d’ordre public, tenant à l’état des personnes et aux droits de la personnalité.  Dans le cadre de la législation canadienne sur le droit d’auteur, bien que l’œuvre constitue une « manifestation de la personnalité de l’auteur », on se trouve fort loin des questions relatives à l’état et à la capacité des personnes et aux matières familiales au sens de l’art. 2639 C.c.Q.  Visant d’abord l’aménagement économique du droit d’auteur, la Loi sur le droit d’auteur n’interdit pas aux artistes de transiger sur leur droit d’auteur ni même de monnayer l’exercice des droits moraux qui en font partie.  Par ailleurs, l’art. 37 de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs du Québec reconnaît la légitimité des transactions sur le droit d’auteur et la validité du recours à l’arbitrage pour régler les différends survenus à leur sujet.  D n’a pas établi une violation des règles de justice naturelle pendant la procédure arbitrale. Théberge c. Galerie D’art du Petit Commerce (Cour suprême) L’intimé, un artiste peintre jouissant d’une réputation internationale enviable, cède par contrat à un éditeur le droit de publier des reproductions, des cartes ainsi que d’autres produits de papeterie représentant certaines de ses œuvres.  Les galeries d’art appelantes achètent de l’éditeur des cartes, photolithographies et affiches représentant différentes œuvres de l’artiste, pour ensuite en entoiler l’image.  L’entoilage est un procédé qui permet de prélever d’une affiche papier imprimée les encres utilisées et de les reporter sur une toile.  Ce procédé laissant l’affiche d’origine blanche, il n’y a pas d’augmentation du nombre total de reproductions.  L’intimé intente contre les appelants un recours en injonction, reddition de comptes et dommages‑intérêts devant la Cour supérieure du Québec.  Il obtient également la délivrance d’un bref de saisie avant jugement, en vertu de l’art. 735 du Code de procédure civile (« C.p.c. »), qui vise tous les entoilages de ses œuvres, alléguant avoir un droit de propriété présumé sur ces biens en vertu du par. 38(1) de la Loi sur le droit d’auteur.  Le paragraphe 38(1) énonce que le titulaire du droit d’auteur peut recouvrer la possession de tous les exemplaires contrefaits d’œuvres.  La « contrefaçon » à l’égard d’une œuvre est définie à l’art. 2 de la  Loi sur le droit d’auteur comme « toute reproduction, y compris l’imitation déguisée, qui a été faite contrairement à la présente loi ou qui a fait l’objet d’un acte contraire à la présente loi ».  Les appelants demandent la cassation de cette saisie.  La Cour supérieure conclut que l’entoilage d’une reproduction papier autorisée n’équivaut pas à contrefaçon au sens de la Loi sur le droit d’auteur et accorde une mainlevée des saisies.  La Cour d’appel, concluant qu’il y a contrefaçon, infirme ce jugement et maintient la saisie avant jugement quant aux entoilages. Arrêt (les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier et LeBel sont dissidents) : Le  pourvoi est accueilli.  L’ordonnance du juge des requêtes annulant la saisie et ordonnant la restitution des biens saisis aux appelants est rétablie. Le juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major et Binnie : La Loi sur le droit d’auteur confère à l’intimé à la fois des droits économiques et des droits moraux sur son œuvre.  Les droits économiques sont fondés sur une conception des œuvres artistiques et littéraires qui les considère essentiellement comme des objets de commerce.  Ces droits peuvent être cédés et l’intimé ne peut faire valoir en vertu de la Loi que les droits économiques qu’il a conservés.  Les droits moraux, qui sont incessibles, traitent l’œuvre comme un prolongement de la personnalité de l’artiste et lui attribuent une dignité qui mérite d’être protégée.  Il n’y a violation de l’intégrité de l’œuvre que si celle‑ci est modifiée d’une manière préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur.  Les droits moraux restreignent de façon permanente l’utilisation que les acheteurs peuvent faire d’une œuvre une fois que son auteur s’en est départi, mais il faut tenir compte des limites qui constituent une partie essentielle des droits moraux créés par le législateur.  Il ne faut pas interpréter les droits économiques en leur attribuant une portée tellement large qu’ils engloberaient les mêmes éléments que les droits moraux, ce qui rendrait inapplicables les limites aux droits moraux imposées par le législateur.   En l’espèce, l’intimé tente de faire valoir un droit moral sous le couvert d’un droit économique et cette tentative doit être repoussée.  Les appelants ont acheté des affiches des peintures de l’intimé reproduites légalement et ont utilisé un processus chimique pour détacher la couche d’encre du papier (laissant celui‑ci blanc) et pour l’apposer sur une toile.  En leur qualité de propriétaires des affiches, ils avaient le droit d’agir ainsi.  Il n’y a pas eu de production (ni de reproduction)  d’une nouvelle œuvre artistique ni d’ « une partie importante de l’œuvre, sous une forme matérielle quelconque » au sens du par. 3(1) de la Loi sur le droit d’auteur.    L’image « fixée » dans l’encre sur les affiches n’a pas été reproduite.  Elle a été transférée d’un support à un autre.  Une interprétation large des droits économiques selon laquelle la substitution d’un support à un autre constitue une nouvelle « reproduction » qui porte atteinte aux droits du titulaire du droit d’auteur même si le résultat n’est pas préjudiciable à sa réputation fait trop pencher la balance en faveur du titulaire du droit d’auteur et ne reconnaît pas suffisamment les droits de propriété des appelants sur les affiches qu’ils ont achetées. Il faut garder à l’esprit la portée historique de la notion de « reproduction » figurant dans la Loi sur le droit d’auteur.  La « reproduction » est généralement définie comme l’action de produire des copies supplémentaires ou nouvelles de l’œuvre sous une forme matérielle quelconque.  Bien que la Loi reconnaisse que l’évolution technologique permet maintenant la reproduction de l’expression par de nouveaux moyens, l’évolution importante des concepts juridiques dans le domaine du droit d’auteur n’entre pas en jeu, compte tenu des faits.  Il y a eu en l’occurrence transfert littéral matériel et mécanique sans multiplication. L’existence dans la Loi de régimes distincts couvrant les droits économiques, d’une part, et les droits moraux, d’autre part, dénote l’intention d’établir une distinction et une séparation claires.  En ce qui a trait aux recours, le législateur a voulu que la modification sans reproduction soit régie par les dispositions portant sur les droits moraux plutôt que par celles portant sur les droits économiques.  Adopter une opinion contraire permettrait à un artiste qui s’oppose à une modification de la reproduction autorisée de se soustraire à l’exigence importante de prouver le préjudice causé à son honneur ou à sa réputation pour établir que ses droits moraux ont été violés.  L’intimé ne répondant pas aux critères d’application de l’art. 38 de la Loi sur le droit d’auteur, l’art. 734 C.p.c. ne lui permettait pas d’obtenir la saisie des exemplaires des appelants.  Il serait plus juste de considérer la véritable plainte de l’intimé comme visant l’atteinte présumée à ses droits « moraux » et l’effet potentiel de cette atteinte sur le marché de ses œuvres.  L’artiste ou l’auteur qui allègue la violation d’un droit moral ne peut pas recourir à la saisie avant jugement permise par l’art. 734.  L’évaluation d’une violation potentielle des droits moraux fait grandement appel à l’exercice du jugement.  La déformation, la mutilation ou la modification d’une œuvre ne peut donner lieu à une poursuite que si elle est faite « d’une manière préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur ».  L’artiste ou l’auteur ne doit pas devenir juge de sa propre cause en ces matières et il est tout à fait compréhensible que le législateur insiste sur la tenue d’un examen judiciaire préalable à toute saisie fondée sur une allégation de violation des droits moraux.  Il appartiendra au juge de première instance de déterminer si la preuve plus complète produite au procès démontre l’existence d’une violation des droits économiques ou des droits moraux.  À ce stade‑ci, il nous suffit de conclure que le dossier interlocutoire ne justifiait pas la saisie avant jugement.

7 Équilibre : CCH / Théberge
[10] Récemment, dans Théberge, précité, par. 30 et 31, le juge Binnie a expliqué que la Loi sur le droit d'auteur a deux objectifs : « La Loi est généralement présentée comme établissant un équilibre entre, d'une part, la promotion, dans l'intérêt du public, de la création et de la diffusion des oeuvres artistiques et intellectuelles et, d'autre part, l'obtention d'une juste récompense pour le créateur . . . » « On atteint le juste équilibre entre les objectifs de politique générale, dont ceux qui précèdent, non seulement en reconnaissant les droits du créateur, mais aussi en accordant l'importance qu'il convient à la nature limitée de ces droits. Lorsqu'ils sont appelés à interpréter la Loi sur le droit d'auteur, les tribunaux doivent s'efforcer de maintenir un juste équilibre entre ces deux objectifs. » [11] La Loi sur le droit d'auteur établit les droits et les obligations des titulaires du droit d'auteur et des utilisateurs. La partie I de la Loi précise l'étendue du droit d'auteur et des droits moraux du créateur sur une oeuvre. A.        L’équilibre actuel entre l’intérêt économique du titulaire du droit d’auteur et le droit de propriété du public acheteur serait modifié de façon importante au détriment du public 30                              La Loi est généralement présentée comme établissant un équilibre entre, d’une part, la promotion, dans l’intérêt du public, de la création et de la diffusion des œuvres artistiques et intellectuelles et, d’autre part, l’obtention d’une juste récompense pour le créateur (ou, plus précisément, l’assurance que personne d’autre que le créateur ne pourra s’approprier les bénéfices qui pourraient être générés).  J. S. McKeown analyse les éléments de cet équilibre de façon plus approfondie dans Fox Canadian Law of Copyright and Industrial Designs (3e éd. 2000), p. 3.  Voir également D. Vaver, Intellectual Property Law : Copyright, Patents, Trade‑marks (1997), p. 22.  Cela n’est pas nouveau.  Dès 1769, un juge anglais a dit : [TRADUCTION]  Il est sage de toute manière d’encourager les lettres et les recherches ardues des gens instruits.  La façon la plus facile et égalitaire de le faire consiste à leur garantir la propriété de leurs propres œuvres . . . Celui qui entreprend une œuvre de grande envergure (comme le Johnson’s Dictionary, par exemple), à laquelle il pourrait consacrer sa vie, le fera avec plus d’ardeur s’il pense que cette œuvre, en plus de lui procurer la gloire, peut lui rapporter de quoi faire vivre sa famille. (Millar c. Taylor (1769), 4 Burr. 2303, 98 E.R. 201, le juge Willes, p. 218) 31                              On atteint le juste équilibre entre les objectifs de politique générale, dont ceux qui précèdent, non seulement en reconnaissant les droits du créateur, mais aussi en accordant l’importance qu’il convient à la nature limitée de ces droits.  D’un point de vue grossièrement économique, il serait tout aussi inefficace de trop rétribuer les artistes et les auteurs pour le droit de reproduction qu’il serait nuisible de ne pas les rétribuer suffisamment.  Une fois qu’une copie autorisée d’une œuvre est vendue à un membre du public, il appartient généralement à l’acheteur, et non à l’auteur, de décider du sort de celle‑ci.

8 Équilibre : un droit pragmatique
« [l]e système s’est construit par sédimentation progressive de pratiques répondant à des problèmes locaux. Tour à tour, il apparaît comme un moyen pour un souverain d’importer technologies et ouvrages étrangers, d’inciter les créateurs indigènes à révéler leurs secrets; pour un État de favoriser l’instruction publique, de contrôler l’édition, de réglementer la concurrence, de protéger l’ordre public; pour un syndicat professionnel de contrôler la profession; pour les investisseurs de rentabiliser leurs investissements; pour les créateurs de tirer profit de leurs créations. » T. PARIS, Le droit d’auteur : l’idéologie et le système, Paris, Presses universitaires de France, 2002, p. 111.

9 2) Conditions d’existence d’un droit d’auteur
originalité fixation

10 Condition d’existence du droit d’auteur: originalité
Art. 2: « « toute oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale » S'entend de toute production originale du domaine littéraire, scientifique ou artistique quels qu'en soient le mode ou la forme d'expression, tels les compilations, livres, brochures et autres écrits, les conférences, les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les oeuvres musicales, les traductions, les illustrations, les croquis et les ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences.  » (LARGE) Art. 5 (1): « sur toute oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale si l'une des conditions suivantes est réalisée (…) » Pas d’obligation de non évidence (brevet) Théoriquement, si 2 personnes travaillent indépendamment, et que 2 travaux identiques, pas de violation…

11 Condition d’existence du droit d’auteur: originalité
Feist Publications Inc. c. Rural Telephone Service Co., 499 U.S. 340 (1991) Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information, Inc., [1998] 2 C.F. 22 (C.A.) Voir l’affaire CCH, paragraphe 15 . Feist Publications, Inc., v. Rural Telephone Service Co., 499 U.S. 340 (1991)[1], commonly called just Feist v. Rural, was a United States Supreme Court case in which Feist had copied information from Rural's telephone listings to include in its own, after Rural had refused to license the information. Rural had sued for copyright infringement. The Court ruled that information contained in Rural's phone directory was not copyrightable, and that therefore no infringement existed. Rural Telephone Service Company, Inc. is a telephone cooperative providing services for areas in northwest Kansas, with headquarters in the small town of Lenora, in Norton County. The company was under a statutory obligation to compile a phone directory of all their customers free of charge as a condition of their monopoly franchise. Feist Publications, Inc. specialized in compiling telephone directories from larger geographic areas than Rural from other areas of Kansas. They had licensed the directory of 11 other local directories, with Rural being the only hold-out in the region. Feist went ahead and copied some 4000 entries from Rural's directory. Rural, however, had placed a small number of phony entries to detect copying, and caught Feist. Prior to this case, the subsistence of copyright in United States law followed the sweat of the brow doctrine which gave copyright to anyone who invested significant amount of time and energy into their work. At trial and appeal level the courts followed this doctrine, siding with Rural. It examined the purpose of copyright and explained the standard of copyrightability as based on originality. It is a long-standing principle of United States copyright law that "information" is not copyrightable, O'Connor notes, but "collections" of information can be. Rural claimed a collection copyright in its directory. The court clarified that the intent of copyright law was not, as claimed by Rural and some lower courts, to reward the efforts of persons collecting information, but rather "to promote the Progress of Science and useful Arts" (U.S. Const ), that is, to encourage creative expression. Since facts are purely copied from the world around us, O'Connor concludes, "the sine qua non of copyright is originality". However, the standard for creativity is extremely low. It need not be novel, rather it only needs to possess a "spark" or "minimal degree" of creativity to be protected by copyright. In regard to collections of facts, O'Connor states that copyright can only apply to the creative aspects of collection: the creative choice of what data to include or exclude, the order and style in which the information is presented, etc., but not on the information itself. If Feist were to take the directory and rearrange them it would destroy the copyright owned in the data. The court ruled that Rural's directory was nothing more than an alphabetic list of all subscribers to its service, which it was required to compile under law, and that no creative expression was involved. The fact that Rural spent considerable time and money collecting the data was irrelevant to copyright law, and Rural's copyright claim was dismissed. **** In Canada, the appeal-level case of (1997) 76 C.P.R. (3d) 296 (F.C.A.) (Télé direct) reached a similar result to that of Feist. However, the Supreme Court partially backed away from the originality doctrine in CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada. Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information, Inc., [1998] 2 C.F. 22 (C.A.) Counsel for the appellant responded by referring us to the decision of the Court of Appeals, 2nd Circuit in Key Publications Inc. v. Chinatown Today Publishing Enterprises Inc.22 which found copyright in the yellow pages of Key's Chinese Business Guide Directory. The Court did not apply a standard different from that applied in Feist23 or in BellSouth.24 It simply found on the evidence that Key's directory was copyrightable,25 a point which is not at issue in this appeal since the respondent has conceded that the appellant's Yellow Pages directories were copyrightable. In Key Publications, the facts of the case indicated to the Court that there was evidence of "thought and creativity in the selection" process used by the compiler of the directory. As to the arrangement component of the analysis, the Court identified alphabetical, chronological and sequential listings of data as "mechanical groupings" lacking a minimum degree of originality. In the Court's opinion, however, the arrangement of data by Key Publications went beyond the mere mechanical grouping of data and "involved creativity". The Court went on to find that there was no infringement. This decision only goes to confirm that creativity must be present and that whether or not there is creativity is a question of degree. At the end of the day, I come to the conclusion that there is a fortunate similarity in matters of compilation of data between the American approach and our own. I need not say more. In view of my finding that no copyright can be claimed by the appellant, I do not find it necessary to examine the issue of infringement. I do not therefore endorse nor disapprove the observations and findings made in that regard by the Trial Judge. I would therefore dismiss the appeal with costs. CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada. Under the CCH ruling, someone may assert protection in a database where the facts are themselves not copied from another source. eg. A person may assert protection in a collection of her own recipes, but she may not assert protection in a database of facts about persons and their ancestry compiled from census records. The appellant Law Society maintains and operates the Great Library at Osgoode Hall in Toronto, a reference and research library with one of the largest collections of legal materials in Canada.  The Great Library provides a request-based photocopy service for Law Society members, the judiciary and other authorized researchers.  Under this “custom photocopy service”, legal materials are reproduced by Great Library staff and delivered in person, by mail or by facsimile transmission to requesters.  The Law Society also maintains self-service photocopiers in the Great Library for use by its patrons.  In 1993, the respondent publishers commenced copyright infringement actions against the Law Society, seeking a declaration of subsistence and ownership of copyright in specific works and a declaration that the Law Society had infringed copyright when the Great Library reproduced a copy of each of the works.  The publishers also sought a permanent injunction prohibiting the Law Society from reproducing these works as well as any other works that they published.  The Law Society denied liability and counterclaimed for a declaration that copyright is not infringed when a single copy of a reported decision, case summary, statute, regulation or a limited selection of text from a treatise is made by the Great Library staff, or one of its patrons on a self-service copier, for the purpose of research.  The Federal Court, Trial Division allowed the publishers’ action in part, finding that the Law Society had infringed copyright in certain works; it dismissed the Law Society’s counterclaim.  The Federal Court of Appeal allowed the publishers’ appeal in part, holding that all of the works were original and therefore covered by copyright.  It dismissed the Law Society’s cross-appeal. Held:  The appeal should be allowed and the cross-appeal dismissed.  The Law Society does not infringe copyright when a single copy of a reported decision, case summary, statute, regulation or limited selection of text from a treatise is made by the Great Library in accordance with its access policy.  Moreover, the Law Society does not authorize copyright infringement by maintaining a photocopier in the Great Library and posting a notice warning that it will not be responsible for any copies made in infringement of copyright. The headnotes, case summary, topical index and compilation of reported judicial decisions are all original works in which copyright subsists.  An “original” work under the Copyright Act is one that originates from an author and is not copied from another work.  In addition, an original work must be the product of an author’s exercise of skill and judgment.  The exercise of skill and judgment required to produce the work must not be so trivial that it could be characterized as a purely mechanical exercise.  While creative works will by definition be “original” and covered by copyright, creativity is not required to make a work “original”.  This conclusion is supported by the plain meaning of “original”, the history of copyright law, recent jurisprudence, the purpose of the Copyright Act and the fact that this constitutes a workable yet fair standard.  While the reported judicial decisions, when properly understood as a compilation of the headnote and the accompanying edited judicial reasons, are “original” works covered by copyright, the judicial reasons in and of themselves, without the headnotes, are not original works in which the publishers could claim copyright.  Under s. 29 of the Copyright Act, fair dealing for the purpose of research or private study does not infringe copyright.  “Research” must be given a large and liberal interpretation in order to ensure that users’ rights are not unduly constrained, and is not limited to non-commercial or private contexts.  Lawyers carrying on the business of law for profit are conducting  research within the meaning of s. 29.  The following factors help determine whether a dealing is fair:  the purpose of the dealing, the character of the dealing, the amount of the dealing, the nature of the work, available alternatives to the dealing, and the effect of the dealing on the work.  Here, the Law Society’s dealings with the publishers’ works through its custom photocopy service were research-based and fair.  The access policy places appropriate limits on the type of copying that the Law Society will do.  If a request does not appear to be for the purpose of research, criticism, review or private study, the copy will not be made.  If a question arises as to whether the stated purpose is legitimate, the reference librarian will review the matter.  The access policy limits the amount of work that will be copied, and the reference librarian reviews requests that exceed what might typically be considered reasonable and has the right to refuse to fulfill a request. The Law Society did not authorize copyright infringement by providing self‑service photocopiers for use by its patrons in the Great Library.  While authorization can be inferred from acts that are less than direct and positive, a person does not authorize infringement by authorizing the mere use of equipment that could be used to infringe copyright.  Courts should presume that a person who authorizes an activity does so only so far as it is in accordance with the law.  This presumption may be rebutted if it is shown that a certain relationship or degree of control existed between the alleged authorizer and the persons who committed the copyright infringement.  Here, there was no evidence that the copiers had been used in a manner that was not consistent with copyright law.  Moreover, the Law Society’s posting of a notice warning that it will not be responsible for any copies made in infringement of copyright does not constitute an express acknowledgement that the copiers will be used in an illegal manner.  Finally, even if there were evidence of the copiers having been used to infringe copyright, the Law Society lacks sufficient control over the Great Library’s patrons to permit the conclusion that it sanctioned, approved or countenanced the infringement. There was no secondary infringement by the Law Society.  The Law Society’s fax transmissions of copies of the respondent publishers’ works to lawyers in Ontario were not communications to the public.  While a series of repeated fax transmissions of the same work to numerous different recipients might constitute communication to the public in infringement of copyright, there was no evidence of this type of transmission having occurred in this case.  Nor did the Law Society infringe copyright by selling copies of the publishers’ works.  Absent primary infringement, there can be no secondary infringement.  Finally, while it is not necessary to decide the point, the Great Library qualifies for the library exemption.

12 Conditions d’existence du DA: originalité (CCH)
« 15. Pour être « originale » au sens de la Loi sur le droit d'auteur, une oeuvre doit être davantage qu'une copie d'une autre oeuvre. Point n'est besoin toutefois qu'elle soit créative, c'est-à-dire novatrice ou unique. L'élément essentiel à la protection de l'expression d'une idée par le droit d'auteur est l'exercice du talent et du jugement. J'entends par talent le recours aux connaissances personnelles, à une aptitude acquise ou à une compétence issue de l'expérience pour produire l’œuvre. J'entends par jugement la faculté de discernement ou la capacité de se faire une opinion ou de procéder à une évaluation en comparant différentes options possibles pour produire l’œuvre. Cet exercice du talent et du jugement implique nécessairement un effort intellectuel. L'exercice du talent et du jugement que requiert la production de l’œuvre ne doit pas être négligeable au point de pouvoir être assimilé à une entreprise purement mécanique. » (15) There are competing views on the meaning of “original” in copyright law.  Some courts have found that a work that originates from an author and is more than a mere copy of a work is sufficient to ground copyright.  See, for example, University of London Press, Ltd. v. University Tutorial Press, Ltd., [1916] 2 Ch. 601; U & R Tax Services Ltd. v. H & R Block Canada Inc. (1995), 62 C.P.R. (3d) 257 (F.C.T.D.).  This approach is consistent with the “sweat of the brow” or “industriousness” standard of originality, which is premised on a natural rights or Lockean theory of “just desserts”, namely that an author deserves to have his or her efforts in producing a work rewarded.  Other courts have required that a work must be creative to be “original” and thus protected by copyright.  See, for example, Feist Publications Inc. v. Rural Telephone Service Co., 499 U.S. 340 (1991); Tele-Direct (Publications) Inc. v. American Business Information, Inc., [1998] 2 F.C. 22 (C.A.). This approach is also consistent with a natural rights theory of property law; however it is less absolute in that only those works that are the product of creativity will be rewarded with copyright protection.  It has been suggested that the “creativity” approach to originality helps ensure that copyright protection only extends to the expression of ideas as opposed to the underlying ideas or facts.  See Feist, supra, at p. 353.

13 Conditions d’existence du droit d’auteur: Fixation
3. (1) Le droit d'auteur sur l'oeuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'oeuvre, sous une forme matérielle quelconque, d'en exécuter ou d'en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l'oeuvre n'est pas publiée, d'en publier la totalité ou une partie importante; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif : (…) Convention de Berne art. 2 (1): « Les termes "oeuvres littéraires et artistiques" comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression (…) » La jurisprudence : Apple Computer c. McKintosh Computers, [1988] 1 C.F. 673 (CAF): « à mon avis, le programme des demanderesses, inscrit sur une microplaquette ROM, est nettement visé par les premiers mots de l’article 3 de la loi. (…). J’estime que le critère de la lisibilité ou de la perception visuelle relevé dans la jurisprudence signifie simplement qu’il doit y avoir une façon de comparer visuellement l’œuvre apparemment protégée et l’œuvre qui est censée la contrefaire. »

14 3) Véhicules de protection
3. (1) Le droit d’auteur sur l’oeuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’oeuvre, sous une forme matérielle quelconque, d’en exécuter ou d’en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l’oeuvre n’est pas publiée, d’en publier la totalité ou une partie importante; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif : a) de produire, reproduire, représenter ou publier une traduction de l’oeuvre; b) s’il s’agit d’une oeuvre dramatique, de la transformer en un roman ou en une autre oeuvre non dramatique; c) s’il s’agit d’un roman ou d’une autre œuvre non dramatique, ou d’une oeuvre artistique, de transformer cette oeuvre en une œuvre dramatique, par voie de représentation publique ou autrement; d) s’il s’agit d’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale, d’en faire un enregistrement sonore, film cinématographique ou autre support, à l’aide desquels l’oeuvre peut être reproduite, représentée ou exécutée mécaniquement; e) s’il s’agit d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, de reproduire, d’adapter et de présenter publiquement l’oeuvre en tant qu’oeuvre cinématographique; f) de communiquer au public, par télécommunication, une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique; g) de présenter au public lors d’une exposition, à des fins autres que la vente ou la location, une oeuvre artistique — autre qu’une carte géographique ou marine, un plan ou un graphique — créée après le 7 juin 1988; h) de louer un programme d’ordinateur qui peut être reproduit dans le cadre normal de son utilisation, sauf la reproduction effectuée pendant son exécution avec un ordinateur ou autre machine ou appareil; i) s’il s’agit d’une oeuvre musicale, d’en louer tout enregistrement sonore.

15 Droits patrimoniaux (art. 3(1))
Droit de reproduire Droit d’exécution au public

16 Droits patrimoniaux (art. 3(1))
3. (1) Le droit d'auteur sur l'oeuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'oeuvre, sous une forme matérielle quelconque, d'en exécuter ou d'en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l'oeuvre n'est pas publiée, d'en publier la totalité ou une partie importante; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif : a) de produire, reproduire, représenter ou publier une traduction de l'oeuvre; b) s'il s'agit d'une oeuvre dramatique, de la transformer en un roman ou en une autre oeuvre non dramatique; c) s'il s'agit d'un roman ou d'une autre oeuvre non dramatique, ou d'une oeuvre artistique, de transformer cette oeuvre en une oeuvre dramatique, par voie de représentation publique ou autrement; d) s'il s'agit d'une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale, d'en faire un enregistrement sonore, film cinématographique ou autre support, à l'aide desquels l'oeuvre peut être reproduite, représentée ou exécutée mécaniquement; e) s'il s'agit d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, de reproduire, d'adapter et de présenter publiquement l'oeuvre en tant qu'oeuvre cinématographique; f) de communiquer au public, par télécommunication, une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique; g) de présenter au public lors d'une exposition, à des fins autres que la vente ou la location, une oeuvre artistique -- autre qu'une carte géographique ou marine, un plan ou un graphique -- créée après le 7 juin 1988; h) de louer un programme d'ordinateur qui peut être reproduit dans le cadre normal de son utilisation, sauf la reproduction effectuée pendant son exécution avec un ordinateur ou autre machine ou appareil; i) s'il s'agit d'une oeuvre musicale, d'en louer tout enregistrement sonore. Est inclus dans la présente définition le droit exclusif d'autoriser ces actes.

17 Droit de reproduire SUPPORT PHYSIQUE (CLAIR!) ET NUMÉRIQUE (?????)
Convention de Berne est implicite sur ce droit (art. 9: Les auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques protégés par la présente Convention jouissent du droit exclusif d'autoriser la reproduction de ces oeuvres, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.) Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (1996) dans la déclaration commune de l’article 1.4 reconnaît que le droit de reproduction s’applique pleinement sur un support numérique et prévoit « qu’il est entendu que le stockage d’une œuvre protégée sous une forme numérique sur un support électronique constitue une reproduction au sens de l’art. 9 de la Convention de Berne » Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques Traité diplomatique qui établit les fondements de la protection internationale des œuvres. Elle permet notamment à un auteur étranger de se prévaloir des droits en vigueur dans le pays où ont lieu les représentations de son œuvre. Signée le 9 septembre 1886 à Berne, elle a été complétée à Paris (1896), révisée à Berlin (1908), complétée à Berne (1914), révisée à Rome (1928), à Bruxelles (1948), à Stockholm (1967) et à Paris (1971) et modifiée en 1979. Ce traité, dont les parties contractantes (pays signataires) sont au nombre de 164 en 20091, est géré actuellement par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Organisme spécialisé au sein de l'ONU, l'OMPI regroupe à présent 184 États. La convention est ouverte à tous les États. Les instruments de ratification ou d'adhésion doivent être déposés auprès du directeur général de l'OMPI. En cas de contestation sur l’interprétation de la convention, le texte français fait foi2. La convention repose sur trois principes fondamentaux et contient une série de dispositions définissant le minimum de protection qui doit être accordé, ainsi que des dispositions spéciales pour les pays en développement. 1. Les œuvres ayant pour pays d'origine l'un des États contractants (c'est-à-dire dont l'auteur est un ressortissant d'un tel État ou qui ont été publiées pour la première fois dans un tel État) doivent bénéficier dans chacun des autres États contractants de la même protection que celle qui est accordée par lui aux œuvres de ses propres nationaux (principe du « traitement national »). 2. Cette protection ne doit être subordonnée à l'accomplissement d'aucune formalité (principe de la « protection automatique »). 3. Cette protection est indépendante de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'œuvre (principe de l'« indépendance » de la protection). Toutefois, si un État contractant prévoit une durée plus longue que le minimum prescrit par la convention et si l'œuvre cesse d'être protégée dans le pays d'origine, la protection peut être refusée une fois que la protection a cessé dans le pays d'origine. En 2009, les pays suivant, par ailleurs membre de l'OMPI, ne sont pas contractants de la Convention de Berne : Afghanistan, Angola, Burundi, Cambodge, Erythrée, Ethiopie, Iran, Iraq, Koweït, Maldives, Mozambique, Myanmar, Ouganda, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République démocratique populaire lao, Saint-Marin, Sao Tomé-et-Principe, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Turkménistan3 4. Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (adopté á Genève le 20 décembre 1996) Les Parties contractantes, Désireuses de développer et d’assurer la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques d’une manière aussi efficace et uniforme que possible, Reconnaissant la nécessité d’instituer de nouvelles règles internationales et de préciser l’interprétation de certaines règles existantes pour apporter des réponses appropriées aux questions soulevées par l’évolution constatée dans les domaines économique, social, culturel et technique, Reconnaissant que l’évolution et la convergence des techniques de l’information et de la communication ont une incidence considérable sur la création et l’utilisation des œuvres littéraires et artistiques, Soulignant l’importance exceptionnelle que revêt la protection au titre du droit d’auteur pour l’encouragement de la création littéraire et artistique, Reconnaissant la nécessité de maintenir un équilibre entre les droits des auteurs et l’intérêt public général, notamment en matière d’enseignement, de recherche et d’accès à l’information, telle qu’elle ressort de la Convention de Berne, Sont convenues de ce qui suit: Article premier Rapports avec la Convention de Berne 1) Le présent traité constitue un arrangement particulier au sens de l’article 20 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, en ce qui concerne les Parties contractantes qui sont des pays membres de l’Union instituée par cette convention. Il n’a aucun lien avec d’autres traités que la Convention de Berne et s’applique sans préjudice des droits et obligations découlant de tout autre traité. 2) Aucune disposition du présent traité n’emporte dérogation aux obligations qu’ont les Parties contractantes les unes à l’égard des autres en vertu de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. 3) Dans le présent traité, il faut entendre par «Convention de Berne» l’Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. 4) Les Parties contractantes doivent se conformer aux articles 1er à 21 et à l’annexe de la Convention de Berne.2 2 Déclaration commune concernant l’article 1.4): Le droit de reproduction énoncé à l'article 9 de la Convention de Berne et les exceptions dont il peut être assorti s'appliquent pleinement dans l'environnement numérique, en particulier à l'utilisation des œuvres sous forme numérique. Il est entendu que le stockage d'une œuvre protégée sous forme numérique sur un support électronique constitue une reproduction au sens de l'article 9 de la Convention de Berne.

18 Droit de mettre à la disposition du public
Art. 8 OMPI sur le droit d’auteur « Sans préjudice des dispositions des articles 11.1)2°), 11bis.1)1°) et 2°), 11ter.1)2°), 14.1)2°) et 14bis.1) de la Convention de Berne, les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser toute communication au public de leurs œuvres par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit de manière individualisée. »

19 Droits non patrimoniaux (14.1 LDA)
14.1 (1) L'auteur d'une oeuvre a le droit, sous réserve de l'article 28.2, à l'intégrité de l'oeuvre et, à l'égard de tout acte mentionné à l'article 3, le droit, compte tenu des usages raisonnables, d'en revendiquer, même sous pseudonyme, la création, ainsi que le droit à l'anonymat. (2) Les droits moraux sont incessibles; ils sont toutefois susceptibles de renonciation, en tout ou en partie. (3) La cession du droit d'auteur n'emporte pas renonciation automatique aux droits moraux.

20 Droits non patrimoniaux (28.1 LDA)

21 Droits non patrimoniaux (28.1 LDA)

22 Droits non patrimoniaux (28.1 LDA)
28.1 Constitue une violation des droits moraux de l'auteur sur son oeuvre tout fait -- acte ou omission -- non autorisé et contraire à ceux-ci. 28.2 (1) Il n'y a violation du droit à l'intégrité que si l'oeuvre est, d'une manière préjudiciable à l'honneur ou à la réputation de l'auteur, déformée, mutilée ou autrement modifiée, ou utilisée en liaison avec un produit, une cause, un service ou une institution. EX: Snow c. Eaton, (1982) 70 CPR 105 (Ont. H.C.J.). (2) Toute déformation, mutilation ou autre modification d'une peinture, d'une sculpture ou d'une gravure est réputée préjudiciable au sens du paragraphe (1). (3) Pour l'application du présent article, ne constitue pas nécessairement une déformation, mutilation ou autre modification de l'oeuvre un changement de lieu, du cadre de son exposition ou de la structure qui la contient ou toute mesure de restauration ou de conservation prise de bonne foi. Snow c. Eaton, (1982) 70 CPR 105 (Ont. H.C.J.). One of the most prominent sights in the shopping mall is the group of fibreglass Canada Geese hanging from the ceiling. This sculpture, named Flight Stop, is the work of artist Michael Snow. It was also the subject of an important intellectual property court ruling. One year, the management of the centre decided to decorate the geese with red ribbons for Christmas, without consulting Snow. Snow objected arguing that the ribbons made his naturalistic work "ridiculous" and harmed his reputation as an artist. Snow sued and in Snow v. The Eaton Centre Ltd. the court ruled that even though the Centre owned the sculpture, the ribbons had infringed Snow's moral rights. The ribbons were ordered removed.

23 4) Modalités de protection
(Durée, forme, exceptions)

24 Modalités de protection – Durée
Principe : vie de l’auteur + 50 ans (art. 6) Exceptions et notamment : Œuvre de collaboration: (art. 9) dernier survivant + 50 ans Photographie appartenant à une personne morale: (art. 10) date de la confection + 50 ans Couronne: (art.12) première publication + 50 ans Etc. Débats aux Etats-Unis sur la durée: Loi Disney (2002) (75 ans) 6. Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, le droit d’auteur subsiste pendant la vie de l’auteur, puis jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de son décès. 9. (1) Sous réserve de l’article 6.2, lorsqu’il s’agit d’une oeuvre créée en collaboration, le droit d’auteur subsiste pendant la vie du dernier survivant des coauteurs, puis jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de son décès. Toute mention dans la présente loi de la période qui suit l’expiration d’un nombre spécifié d’années après l’année de la mort de l’auteur doit s’interpréter comme une mention de la période qui suit l’expiration d’un nombre égal d’années après l’année du décès du dernier survivant des coauteurs. (2) Les auteurs ressortissants d’un pays — autre qu’un pays partie à l’Accord de libreéchange nord-américain — qui accorde une durée de protection plus courte que celle qui est indiquée au paragraphe (1) ne sont pas admis à réclamer une plus longue durée de protection au Canada. 10. (1) Dans les cas où le propriétaire visé au paragraphe (2) est une personne morale, le droit d’auteur sur la photographie subsiste jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de la confection du cliché initial ou de la planche dont la photographie a été directement ou indirectement tirée, ou de l’original lorsqu’il n’y a pas de cliché ou de planche. (1.1) Toutefois, l’article 6 s’applique dans les cas où le propriétaire est une personne morale dont la majorité des actions avec droit de vote sont détenues par une personne physique qui, sauf pour le paragraphe (2), aurait été considérée l’auteur de la photographie. (2) Le propriétaire, au moment de la confection du cliché initial ou de la planche ou, lorsqu’il n’y a pas de cliché ou de planche, de l’original est considéré comme l’auteur de la photographie, et si ce propriétaire est une personne morale, celle-ci est réputée, pour l’application de la présente loi, être un résident habituel d’un pays signataire, si elle y a fondé un établissement commercial. 12. Sous réserve de tous les droits ou privilèges de la Couronne, le droit d’auteur sur les oeuvres préparées ou publiées par l’entremise, sous la direction ou la surveillance de Sa Majesté ou d’un ministère du gouvernement, appartient, sauf stipulation conclue avec l’auteur, à Sa Majesté et, dans ce cas, il subsiste jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de la première publication de l’oeuvre.

25 Modalités de protection – Formalité
Aucune (Ex: art. 5 (2) de la Convention de Berne (1971): « La jouissance et l'exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité ») Donc inutilité « formelle » du « © » Pas tout à fait… mais pas nécessaire à la validité Possibilité d’enregistrer néanmoins Pas cher Seulement utile pour la preuve Voir art. 54 et s. Berne, Art. 5 (2) La jouissance et l’exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l’existence de la protection dans le pays d’origine de l’œuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l’étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l’auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d’après la législation du pays où la protection est réclamée. LDA 54. (1) Le ministre fait tenir, au Bureau du droit d’auteur, un registre des droits d’auteur pour l’inscription : a) des noms ou titres des oeuvres ou autres objets du droit d’auteur; b) des noms et adresses des auteurs, artistesinterprètes, producteurs d’enregistrements sonores, radiodiffuseurs et autres titulaires de droit d’auteur, des cessionnaires de droit d’auteur et des titulaires de licences accordant un intérêt dans un droit d’auteur; c) de tous autres détails qui peuvent être prévus par règlement. (2) --- abrogé (3) Dans le cas d’une encyclopédie, d’un journal, revue, magazine ou autre publication périodique, ou d’une oeuvre publiée en une série de tomes ou de volumes, il n’est pas nécessaire de faire une inscription distincte pour chaque numéro ou tome, mais une seule inscription suffit pour l’oeuvre entière. (4) Sont aussi établis au Bureau du droit d’auteur, pour le registre tenu en vertu du présent article, les index prévus par règlement. (5) Le registre et les index doivent être, à toute heure convenable, accessibles au public, qui peut les reproduire en tout ou en partie. (6) Tout enregistrement effectué en vertu de la Loi des droits d’auteur, chapitre 70 des Statuts revisés du Canada de 1906, a la même valeur et le même effet que s’il était effectué en vertu de la présente loi. (7) Est enregistrable, aux termes de la présente loi, toute oeuvre sur laquelle existait un droit d’auteur, en vigueur au Canada, immédiatement avant le 1er janvier 1924. Oeuvres 55. (1) La demande d’enregistrement d’un droit d’auteur sur une oeuvre peut être faite par l’auteur, le titulaire ou le cessionnaire du droit d’auteur, ou le titulaire d’une licence accordant un intérêt dans ce droit, ou en leur nom. Demande d’enregistrement (2) Elle doit être déposée au Bureau du droit d’auteur avec la taxe dont le montant est fixé par les règlements ou déterminé en conformité avec ceux-ci, et comporter les renseignements suivants : a) les nom et adresse du titulaire du droit d’auteur; b) une déclaration précisant que le demandeur est l’auteur, le titulaire ou le cessionnaire de ce droit ou le titulaire d’une licence accordant un intérêt dans celui-ci; c) la catégorie à laquelle appartient l’oeuvre; d) le titre de l’oeuvre; e) le nom de l’auteur et, s’il est décédé, la date de son décès si elle est connue; f) dans le cas d’une oeuvre publiée, la date et le lieu de la première publication; g) tout renseignement supplémentaire prévu par règlement. L.R. (1985), ch. C-42, art. 55; 1997, ch. 24, art. 32. Autres objets du droit d’auteur 56. (1) La demande d’enregistrement d’un droit d’auteur sur une prestation, un enregistrement sonore ou un signal de communication peut être faite par le titulaire ou le cessionnaire du droit d’auteur, ou le titulaire d’une licence accordant un intérêt dans ce droit, ou en leur nom. b) une déclaration précisant que le demandeur est le titulaire ou le cessionnaire de ce droit, ou le titulaire d’une licence accordant un intérêt dans celui-ci; c) l’objet du droit d’auteur; d) son titre, s’il y a lieu; e) la date de la première fixation d’une prestation au moyen d’un enregistrement sonore, ou de sa première exécution si elle n’est pas ainsi fixée, la date de la première fixation dans le cas de l’enregistrement sonore et la date de l’émission dans le cas du signal de communication; f) tout renseignement supplémentaire prévu par règlement. L.R. (1985), ch. C-42, art. 56; 1993, ch. 15, art. 6; 1997, ch. 24, art. 32. Recouvrement 56.1 Tout dommage causé par erreur ou par l’action frauduleuse d’une personne qui prétend pouvoir au nom de l’une des personnes visées aux articles 55 ou 56 faire une demande d’enregistrement peut être recouvré devant un tribunal compétent. 1997, ch. 24, art. 32. Enregistrement d’une cession ou d’une licence 57. (1) Le registraire des droits d’auteur enregistre, sur production du document original ou d’une copie certifiée conforme ou de toute autre preuve qu’il estime satisfaisante et sur paiement de la taxe dont le montant est fixé par les règlements ou déterminé conformément à ceux-ci, l’acte de cession d’un droit d’auteur ou la licence accordant un intérêt dans ce droit. (2) [Abrogé, 1992, ch. 1, art. 51] Annulation de la cession ou de la concession (3) Tout acte de cession d’un droit d’auteur ou toute licence concédant un intérêt dans un droit d’auteur doit être déclaré nul à l’encontre de tout cessionnaire du droit d’auteur ou titulaire de l’intérêt concédé qui le devient subséquemment à titre onéreux sans connaissance de l’acte de cession ou licence antérieur, à moins que celui-ci n’ait été enregistré de la manière prévue par la présente loi avant l’enregistrement de l’instrument sur lequel la réclamation est fondée.

26 Modalités de protection – Exceptions (copie privée)
80. (1) Sous réserve du paragraphe (2), ne constitue pas une violation du droit d'auteur protégeant tant l'enregistrement sonore que l'oeuvre musicale ou la prestation d'une oeuvre musicale qui le constituent, le fait de reproduire pour usage privé l'intégralité ou toute partie importante de cet enregistrement sonore, de cette oeuvre ou de cette prestation sur un support audio. En 1998, le gouvernement canadien a modifié la Loi sur le droit d’auteur, afin d’instaurer un régime légalisant la copie d’oeuvres musicales pour un usage privé (L.C. 1997, c. 24, art. 50, entrée en vigueur le 19 mars 1998, a modifié la LDA pour notamment y ajouter la partie VIII (art. 79 à 88) de la LDA. L’objectif de ce régime était de remédier à l’incapacité de fait pour les titulaires de droit d’auteur de pouvoir contrôler la copie privée, laquelle est apparue avec le développement des technologies de reproduction sur supports analogiques (cassettes audio et cédéroms). En effet, plusieurs dispositifs et moyens de distribution électronique se sont développés au cours des vingt dernières années permettant de réaliser des enregistrements d’œuvres musicales à domicile de très bonne qualité. Un rapport du groupe de travail sur l’avenir de l’industrie canadienne de la musique réalisé en 1995 soulignait d’ailleurs la menace que faisait peser ces nouvelles technologies sur les revenus traditionnels de l'industrie de la musique (FEDERAL DEPARTMENT OF CANADIAN HERITAGE, Étude de l’industrie canadienne de l’enregistrement sonore, Rapport soumis au groupe de travail sur l’avenir de l’industrie canadienne de la musique, Mai 1995, à l’effet qu’en 1995, près de 44 millions de cassettes vierges ont été vendues et environ 39 millions ont été utilisées pour copier de la musique). Le régime de la copie privée (ce régime est instauré dans plus de 40 pays, notamment en France (Art. L du Code de la propriété intellectuelle), en Allemagne (Art de la Loi du 9 septembre 1965 relative au droit d'auteur et aux droits connexes), en Belgique (Art. 22 § 1er de la Loi belge du 30 juin 1994), et au Portugal (Art. 81 b) du Code portugais du droit d’auteur et des droits voisins du 17 septembre 1985). Dans certaines législations, dont la France, le régime s’applique non seulement aux oeuvres musicales, mais également aux oeuvres littéraires et cinématographiques), qui permet donc aux consommateurs de copier des œuvres musicales pour un usage privé7, autorise par ailleurs les titulaires de droit d’auteur à recevoir une rémunération pour la perte d'exclusivité qu'ils subissent du fait de la copie privée. Au Canada par exemple, les fabricants et importateurs de supports audio vierges (Ces supports audio vierges incluent les cassettes audio d'une durée d'au moins 40 minutes, les CDR, CD-RW, CD-R audio, CD-RW audio et les MiniDisc. Toutefois, le terme « support audio » ne couvre pas les bandes audionumériques, les microcassettes, les DVD enregistrables et réinscriptibles, les cartes de mémoire amovibles et les microdisques durs amovibles) qui sont vendus et qui sont habituellement utilisés pour la copie privée doivent payer des redevances à la Société canadienne de perception pour la copie privée (« SCPCP »), laquelle remet ensuite les redevances perçues aux titulaires des droits admissibles9. Ces redevances permettent d’encourager la création et visent, en même temps, à influencer les comportements des consommateurs qui voudront profiter de cet avantage. II. Étendue de l’exception de la copie privée à la reproduction de musique sur Internet A. La mise à la disposition de fichiers musicaux sur Internet Plusieurs personnes, par le biais d’un site Web ou de réseaux peer-to-peer (P2P), mettent à la disposition des internautes des fichiers musicaux qui sont des reproductions d’oeuvres et qui peuvent être téléchargés librement sur un ordinateur personnel. Or, cette mise en ligne nécessite la compression et le stockage de l’oeuvre sur le disque dur d’un ordinateur, lesquels constituent des actes de reproduction relevant du droit exclusif du titulaire des droits sur l’oeuvre en question. À moins de pouvoir bénéficier des exceptions prévues dans la LDA, ces reproductions nécessitent l’autorisation préalable du titulaire des droits sur l’oeuvre. Nous sommes d’avis que l’exception de la copie privée n’est pas applicable à une telle mise en ligne. En effet, dès que l’éditeur d’un site ou d’une page Web met un fichier musical sur son site ou sur une page Web, cette mise en ligne devient un usage collectif, compte tenu que tout le monde y a accès. Même si le fichier a initialement été obtenu pour un usage privé, permettre à toute personne d’utiliser et de faire une copie du fichier enlève tout bénéfice de l’exception de la copie pour usage privé. Il faut se rappeler que le terme « privé » fait référence à un domaine où le public n’a pas accès, à ce qui et individuel, particulier et qui s’oppose à ce qui est collectif. B. Le téléchargement de musique sur Internet Selon l’auteur et professeur Jeremy F. DeBeer, la légalité du téléchargement de musique au Canada dépend uniquement de la question à savoir si le disque dur d’un ordinateur constitue un « support audio » tel que défini dans la LDA. Le cas échéant, la reproduction de l’oeuvre pour un usage privé serait selon lui couverte par l’exception. Or, nous ne croyons pas, compte tenu des changements apportés par Internet et par la technologie numérique, qu’une telle analyse textuelle de la loi suffit pour apporter une solution efficace au régime de la copie privée sur Internet, qui tiendrait compte des intérêts des différentes parties concernées. Nous croyons plutôt qu’il faut analyser la source du téléchargement et distinguer les situations où le téléchargement est effectué à partir d’une: source licite (soit un site qui diffuse de la musique gratuite ou payante22 sur le Web, au format MP3 ou autres formats, avec l'autorisation des auteurs), et les situations où le téléchargement est effectué à partir d’une source illicite (soit à partir d’un site Web ou d’un réseau P2P23 qui met à la disposition du public des oeuvres acquises illicitement ou sans autorisation des titulaires des droits). Dans ce cas, la question à savoir si l’exception de la copie privée peut s’appliquer demeure controversée, compte tenu que le régime actuel ne traite pas de la source du matériel copié. Au Canada, la question n’a toujours pas été tranchée par les tribunaux. Bien que la Cour fédérale du Canada ait déjà affirmé qu’en vertu du paragraphe 80(1) de la LDA, « le fait de télécharger une chanson pour usage privé ne constitue pas une violation du droit d'auteur »29, la Cour d’appel fédérale est venue limiter la portée de ces propos, sans toutefois fournir une réponse claire sur la question30. Quant aux propos de la Commission du droit d’auteur (ci-après « CDA ») à l’effet qu’il n’est pas nécessaire de savoir si « la source de la pièce copiée est une piste appartenant au copiste, un CD emprunté, ou encore une piste téléchargée d’Internet »31, cela ne signifie pas, selon nous, qu’une personne puisse faire une copie privée à partir d’une source non autorisée ou par des moyens illégaux32. *** Or, depuis , nous avons pu observer une nouvelle mutation : de plus en plus de consommateurs laissent tomber les CD vierges, et copient les oeuvres musicales téléchargées en ligne directement sur le disque dur de leur ordinateur ou sur leur enregistreur audionumérique (lecteur portatif MP3 ou Ipod)40. Par conséquent, il est légitime de se demander si les redevances imposées sur les CD vierges et les supports audio ne devraient pas s’étendre aux enregistreurs audionumériques et aux disques durs des ordinateurs personnels, ce qui pourrait permettre de compenser équitablement les titulaires de droits pour l’énorme masse de reproduction d’oeuvres musicales qui se fait maintenant en ligne41. C’est d’ailleurs la solution qui a été adoptée en France à l’égard des enregistreurs audionumériques42. LDA 80. (1) Sous réserve du paragraphe (2), ne constitue pas une violation du droit d’auteur protégeant tant l’enregistrement sonore que l’oeuvre musicale ou la prestation d’une œuvre musicale qui le constituent, le fait de reproduire pour usage privé l’intégralité ou toute partie importante de cet enregistrement sonore, de cette oeuvre ou de cette prestation sur un support audio. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la reproduction de l’intégralité ou de toute partie importante d’un enregistrement sonore, ou de l’oeuvre musicale ou de la prestation d’une oeuvre musicale qui le constituent, sur un support audio pour les usages suivants : vente ou location, ou exposition commerciale; b) distribution dans un but commercial ou non; c) communication au public par télécommunication; d) exécution ou représentation en public.

27 Modalités de protection – Exceptions (copie privée)
Font l’objet d’une taxe: Disques compacts enregistrables (CD-R), Disques compacts réinscriptibles (CD-RW), Disques compacts audio enregistrables (CD-R audio) Disques compacts audio réinscriptibles (CD-RW audio). Ne font pas l’objet d’une taxe « enregistreur audionumérique » (lecteur MP3 ou iPod) (différent de l’Europe) « Disque dur » Le 17 décembre 1999 Qu'est-ce que la Commission du droit d'auteur? La Commission est un organisme de réglementation économique investi du pouvoir d'établir, soit de façon obligatoire, soit à la demande d'un intéressé, les redevances qui doivent être versées pour l'utilisation d'oeuvres protégées par le droit d'auteur, lorsque la gestion de ce droit est confiée à une société de gestion collective. La Commission exerce aussi un pouvoir de surveillance des ententes intervenues entre utilisateurs et sociétés de gestion et peut délivrer elle-même certaines licences lorsque le titulaire du droit d'auteur est introuvable. Qu'est-ce que la « copie privée »? Le 19 mars 1998, la partie VIII de la Loi sur le droit d'auteur qui porte sur la copie privée est entrée en vigueur. Jusque-là, la reproduction d'un enregistrement sonore constituait dans presque tous les cas une violation du droit d'auteur, mais en pratique, cette interdiction était pour ainsi dire inapplicable. La modification apportée à la Loi a légalisé la copie d'enregistrements sonores d'oeuvres musicales sur un support audio pour l'usage privé de la personne qui fait la copie (la « copie pour usage privé » ou encore, tout simplement, « copie privée »). La modification de la Loi a aussi prévu l'imposition d'une redevance sur les supports audio vierges, laquelle vise à rémunérer les auteurs, artistes-interprètes et producteurs titulaires d'un droit d'auteur sur ces enregistrements sonores utilisés pour faire de la copie privée. La décision que la Commission du droit d'auteur rend aujourd'hui établit une redevance à cette fin. Quand la procédure a-t-elle eu lieu? La Commission du droit d'auteur a mené une procédure exhaustive, y compris 17 journées d'audience publique en août et en septembre 1999, pour examiner et évaluer les propositions de redevances déposées par les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles, représentés collectivement par la SCPCP. Un grand nombre d'autres personnes ont participé aux audiences, y compris les grands fabricants et importateurs de supports audio représentés par la Canadian Storage Media Alliance (CSMA), et une coalition de petits fournisseurs de supports audio et d'églises, représentés par la Independent Canadian Recording Media Coalition (ICMRC). L'affaire a été entendue par une formation composée de l'honorable juge John H. Gomery, président, de Stephen J. Callary, vice-président et de Sylvie Charron, commissaire, qui ont rendu une décision unanime.Quels supports audio vierges sont assujettis à la redevance? Les cassettes audio analogiques : Toutes les cassettes audio analogiques d'une durée d'au moins 40 minutes sont assujetties à la redevance. La Commission a conclu que les cassettes d'une durée inférieure ne représentent qu'une infime portion du marché des cassettes audio et qu'en outre, elles ne conviennent généralement pas à la copie d'enregistrements tels que les CD préenregistrés qui ont en moyenne une durée de plus de 50 minutes. De plus, aucune distinction n'a été établie entre les types de cassettes (p. ex., type I ou cassette à polarisation normale, par opposition au type II ou cassette à haute polarisation), ni entre les cassettes à durée standard et celles de durée spéciale ou encore les cassettes présentant d'autres caractéristiques (p. ex., celles dont les dispositifs de protection contre l'enregistrement ont été enlevés) qui les rendent moins aptes à l'utilisation pour la copie privée. Les minidisques, les CD-R audio et les CD-RW audio : Le minidisque (MiniDisc) est un support numérique réinscriptible (c'est-à-dire un disque de 2 ½ pouces) qui fait appel à la compression des données pour emmagasiner de la musique enregistrée. Le CD-R audio et le CD-RW audio sont des formats numériques enregistrables et réinscriptibles, respectivement, qui sont marqués électroniquement en vue d'une utilisation dans certains matériels d'enregistrement audio destinés aux consommateurs. Ces supports d'enregistrement sont en grande partie, sinon exclusivement, destinés aux consommateurs pour copier de la musique. Les ventes de ces supports numériques sont toutefois relativement faibles au Canada à l'heure actuelle. Les CD-R et les CD-RW : Ces supports numériques sont typiquement utilisés dans les graveurs CD qui font partie d'ordinateurs personnels. Ils servent à enregistrer et à emmagasiner des données, y compris des enregistrements sonores numériques. La pénétration des ordinateurs personnels comportant des graveurs CD dans les foyers canadiens est très limitée à ce jour. Par conséquent, les achats de consommateurs ne représentent qu'une portion relativement étroite des ventes de CD-R et de CD-RW au Canada. Toutefois, on s'attend à ce que les ventes de CD-R et de CD-RW croissent très rapidement au cours des prochaines années. D'autres supports audio, dont les bandes audionumériques et les microcassettes, qui ne sont généralement pas utilisés pour la copie privée, ne sont pas assujettis à une redevance. Au fur et à mesure de l'évolution des marchés, de nouveaux types de supports audio vierges servant à l'enregistrement de copies privées pourront être identifiés et assujettis à une redevance. Comment la Commission a-t-elle établi le montant de la redevance? Pour établir la redevance, la Commission s'est fondée sur des éléments de preuve concernant la rémunération type moyenne que reçoivent les auteurs, artistes-interprètes et producteurs pour un CD préenregistré. Ce niveau de rémunération a ensuite été rajusté de façon à tenir compte de divers facteurs, dont l'utilisation du répertoire musical admissible, la nature du marché de la copie privée, les caractéristiques du marché et des usages pour chaque support audio, et les évaluations relatives des enregistrements analogiques et numériques. En se fondant sur ces considérations, la Commission a établi les redevances suivantes : Les cassettes audio analogiques (d'une durée d'au moins 40 minutes) : 23,3 cents l'unité Le montant de cette redevance reflète notamment la valeur moins élevée typiquement attribuée aux enregistrements analogiques par opposition aux enregistrements numériques, comme cela se manifeste dans le prix des cassettes préenregistrées en comparaison du prix des CD. L'an dernier, le prix de détail des cassettes audio se situait en général dans une fourchette de 90 ¢ à 3 $ l'unité pour les formats de ruban à polarisation normale et à haute polarisation. À l'instar de pratiquement tous les autres supports d'enregistrement, les prix des cassettes sont généralement à la baisse. Les minidisques, les CD-R audio et les CD-RW audio : 60,8 cents l'unité Une redevance plus élevée s'applique à ces supports numériques en raison notamment du fait qu'il s'agit dans tous ces cas de supports numériques, achetés presque exclusivement par des consommateurs et utilisés presque exclusivement pour la copie d'enregistrements sonores. L'an dernier, le prix de détail des minidisques se situait en général dans une fourchette de 5 $ à 6 $ l'unité, le prix des CD-R audio dans une fourchette de 8 $ à 10 $ l'unité, et celui des CD-RW audio dans une fourchette de 15 $ à 18 $ l'unité. Les CD-R et les CD-RW : 5,2 cents l'unité Une redevance substantiellement moins élevée s'applique à ces supports numériques en raison notamment du fait que les achats par des consommateurs ne représentent qu'une portion relativement faible des ventes de ces supports et qu'ils servent à diverses autres fins que la copie d'enregistrements sonores (par exemple, pour l'emmagasinage de données informatiques). Le prix de détail récent des CD-R se situait en général dans une fourchette de 1,70 $ à 2,50 $ l'unité, et celui des CD-RW dans une fourchette de 3,50 $ à 10 $ l'unité; les prix de ces supports baissent rapidement. Le tarif homologué par la Commission est en vigueur pendant les années 1999 et Toutefois, dans une lettre adressée à la Commission ainsi que dans un communiqué de presse, tous deux datés du 18 janvier 1999, les membres de la Société canadienne de perception de la copie privée (SCPCP) ont fait savoir qu'ils reporteraient la perception de la redevance jusqu'à la décision de la Commission ou jusqu'au 31 décembre 1999, si cette date est antérieure. Qui paie la redevance? Les fabricants et les importateurs ont l'obligation de payer la redevance sur chaque unité de support assujetti à la redevance qu'ils vendent ou aliènent au Canada. Même si la redevance est payée au niveau du gros, le coût en sera peut-être assumé, en totalité ou en partie, par les détaillants et autres distributeurs, puis refilé aux consommateurs. Par conséquent, bien que les prix des supports audio vierges aient généralement tendance à baisser, les prix que les consommateurs paieront pour les supports audio pourraient être plus élevés qu'ils ne l'auraient été, en raison de la redevance. La Commission s'attend à ce que la vente totale de supports audio vierges assujettis à la redevance au Canada en l'an 2000 soit de l'ordre de 105 millions d'unités (environ 18,5 millions de cassettes audio, minidisques, CD-R audio et CD-RW audio, et 88 millions de CD-R et de CD-RW). Si cette estimation se vérifie, la redevance devrait s'élever à environ 9 millions de dollars en l'an 2000. Au moins 25 pays, y compris la plupart des membres du G-7 et de l'Union européenne, ont établi des régimes semblables à l'égard de la copie privée d'enregistrements sonores. À qui profite la redevance? Le droit de recevoir une rémunération pour la copie pour usage privé d'enregistrements sonores vise les auteurs, artistes-interprètes et producteurs. C'est le corollaire du droit de chacun de copier de la musique pour son usage privé. La Société canadienne de perception de la copie privée (SCPCP) a été désignée à titre d'organisme de perception de la redevance pour la copie privée. La SCPCP a aussi la responsabilité de la répartition des sommes obtenues par la redevance aux sociétés de gestion représentant les auteurs admissibles, les artistes-interprètes admissibles et les producteurs admissibles. Au nombre des sociétés membres de la SCPCP figurent : la Canadian Mechanical Reproduction Rights Agency (CMRRA) la Société canadienne de gestion des droits voisins (SCGDV) la Société de gestion des droits des artistes-musiciens (SOGEDAM) la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC), et la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN). Y a-t-il des exemptions au paiement de la redevance? La Commission ne peut accorder d'exemptions au paiement de la redevance. Toutefois, la Loi sur le droit d'auteur prévoit une exception, dans le cas des associations représentant des personnes ayant une déficience perceptuelle. À cet égard, pour aider à tempérer l'effet de la redevance sur certains groupes, la SCPCP a proposé un régime d'exonération qui permettrait aux fabricants et aux importateurs de vendre des supports audio vierges à certaines catégories d'utilisateurs sans devoir payer la redevance. Ces catégories comprennent les organismes religieux, les radiodiffuseurs, les forces policières, les tribunaux, les sténographes judiciaires, les ministres provinciaux de l'éducation, les membres de l'Association des universités et collèges du Canada, et l'industrie de la musique et de la publicité. Les personnes intéressées à obtenir de plus amples renseignements sur ce régime d'exonération peuvent entrer en communication avec la SCPCP par téléphone, au numéro (416) , ou par télécopieur, au numéro (416)

28 Régime de la copie privée (voir avis de la Commission du droit d’auteur, p. 19 et s.)
Depuis 1998 – Partie 1 A de la LDA Volonté de contrer l’incapacité de fait à contrôler Articles 80 et suiv. Droit de copie privée contre paiement d’une redevance Paragraphe déterminant, p. 20: « Le régime ne traite pas de la source du matériel copié. La partie VIII n’exige pas que la copie d’origine soit une copie légale. Il n’est donc pas nécessaire de savoir si la source de la pièce copiée est une piste appartenant au copiste, un CD emprunté, ou encore une piste téléchargée d’Internet. » Importance du support de destination: « support audio » PARTIE VIII COPIE POUR USAGE PRIVÉ Définitions 79. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie. « artiste-interprète admissible » "eligible performer" « artiste-interprète admissible » Artiste-interprète dont la prestation d’une oeuvre musicale, qu’elle ait eu lieu avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie : a) soit est protégée par le droit d’auteur au Canada et a été fixée pour la première fois au moyen d’un enregistrement sonore alors que l’artiste-interprète était un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés; b) soit a été fixée pour la première fois au moyen d’un enregistrement sonore alors que l’artiste-interprète était sujet, citoyen ou résident permanent d’un pays visé par la déclaration publiée en vertu de l’article 85. « auteur admissible » "eligible author" « auteur admissible » Auteur d’une oeuvre musicale fixée au moyen d’un enregistrement sonore et protégée par le droit d’auteur au Canada, que l’oeuvre ou l’enregistrement sonore ait été respectivement créée ou confectionné avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie. « organisme de perception » "collecting body" « organisme de perception » Société de gestion ou autre société, association ou personne morale désignée aux termes du paragraphe 83(8). « producteur admissible » "eligible maker" « producteur admissible » Le producteur de l’enregistrement sonore d’une oeuvre musicale, que la première fixation ait eu lieu avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie : a) soit si l’enregistrement sonore est protégé par le droit d’auteur au Canada et qu’à la date de la première fixation, le producteur était un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou, s’il s’agit d’une personne morale, avait son siège social au Canada; b) soit si le producteur était, à la date de la première fixation, sujet, citoyen ou résident permanent d’un pays visé dans la déclaration publiée en vertu de l’article 85 ou, s’il s’agit d’une personne morale, avait son siège social dans un tel pays. « support audio » "audio recording medium" « support audio » Tout support audio habituellement utilisé par les consommateurs pour reproduire des enregistrements sonores, à l’exception toutefois de ceux exclus par règlement. « support audio vierge » "blank audio recording medium" « support audio vierge » Tout support audio sur lequel aucun son n’a encore été fixé et tout autre support audio précisé par règlement. 1997, ch. 24, art. 50; 2001, ch. 27, art. 240. Copie pour usage privé Non-violation du droit d’auteur 80. (1) Sous réserve du paragraphe (2), ne constitue pas une violation du droit d’auteur protégeant tant l’enregistrement sonore que l’oeuvre musicale ou la prestation d’une oeuvre musicale qui le constituent, le fait de reproduire pour usage privé l’intégralité ou toute partie importante de cet enregistrement sonore, de cette oeuvre ou de cette prestation sur un support audio. Limite (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la reproduction de l’intégralité ou de toute partie importante d’un enregistrement sonore, ou de l’oeuvre musicale ou de la prestation d’une oeuvre musicale qui le constituent, sur un support audio pour les usages suivants : a) vente ou location, ou exposition commerciale; b) distribution dans un but commercial ou non; c) communication au public par télécommunication; d) exécution ou représentation en public. 1997, ch. 24, art. 50. Droit à rémunération Rémunération 81. (1) Conformément à la présente partie et sous réserve de ses autres dispositions, les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles ont droit, pour la copie à usage privé d’enregistrements sonores ou d’oeuvres musicales ou de prestations d’oeuvres musicales qui les constituent, à une rémunération versée par le fabricant ou l’importateur de supports audio vierges. Application des paragraphes 13(4) à (7) (2) Les paragraphes 13(4) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au droit conféré par le paragraphe (1) à l’auteur, à l’artiste-interprète et au producteur admissibles. Redevances Obligation 82. (1) Quiconque fabrique au Canada ou y importe des supports audio vierges à des fins commerciales est tenu : a) sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 86, de payer à l’organisme de perception une redevance sur la vente ou toute autre forme d’aliénation de ces supports au Canada; b) d’établir, conformément au paragraphe 83(8), des états de compte relatifs aux activités visées à l’alinéa a) et aux activités d’exportation de ces supports, et de les communiquer à l’organisme de perception. Exportations (2) Aucune redevance n’est toutefois payable sur les supports audio vierges lorsque leur exportation est une condition de vente ou autre forme d’aliénation et qu’ils sont effectivement exportés. Dépôt d’un projet de tarif 83. (1) Sous réserve du paragraphe (14), seules les sociétés de gestion agissant au nom des auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles qui les ont habilitées à cette fin par voie de cession, licence, mandat ou autrement peuvent déposer auprès de la Commission un projet de tarif des redevances à percevoir. Organisme de perception (2) Le projet de tarif peut notamment proposer un organisme de perception en vue de la désignation prévue à l’alinéa (8)d). Délai de dépôt (3) Il est à déposer, dans les deux langues officielles, au plus tard le 31 mars précédant la cessation d’effet du tarif homologué. Société non régie par un tarif homologué (4) Lorsqu’elle n’est pas régie par un tarif homologué au titre de l’alinéa (8)c), la société de gestion doit déposer son projet de tarif auprès de la Commission au plus tard le 31 mars précédant la date prévue pour sa prise d’effet. Durée de validité (5) Le projet de tarif prévoit des périodes d’effet d’une ou de plusieurs années civiles. Publication (6) Dès que possible, la Commission le fait publier dans la Gazette du Canada et donne un avis indiquant que quiconque peut y faire opposition en déposant auprès d’elle une déclaration en ce sens dans les soixante jours suivant la publication. Examen du projet de tarif (7) Elle procède dans les meilleurs délais à l’examen du projet de tarif et, le cas échéant, des oppositions; elle peut également faire opposition au projet. Elle communique à la société de gestion en cause copie des oppositions et aux opposants les réponses éventuelles de celle-ci. Mesures à prendre (8) Au terme de son examen, la Commission : a) établit conformément au paragraphe (9) : (i) la formule tarifaire qui permet de déterminer les redevances, (ii) à son appréciation, les modalités afférentes à celles-ci, notamment en ce qui concerne leurs dates de versement, la forme, la teneur et la fréquence des états de compte visés au paragraphe 82(1) et les mesures de protection des renseignements confidentiels qui y figurent; b) modifie le projet de tarif en conséquence; c) le certifie, celui-ci devenant dès lors le tarif homologué pour la société de gestion en cause; d) désigne, à titre d’organisme de perception, la société de gestion ou autre société, association ou personne morale la mieux en mesure, à son avis, de s’acquitter des responsabilités ou fonctions découlant des articles 82, 84 et 86. La Commission n’est pas tenue de faire une désignation en vertu de l’alinéa d) si une telle désignation a déjà été faite. Celle-ci demeure en vigueur jusqu’à ce que la Commission procède à une nouvelle désignation, ce qu’elle peut faire sur demande en tout temps. Critères particuliers (9) Pour l’exercice de l’attribution prévue à l’alinéa (8)a), la Commission doit s’assurer que les redevances sont justes et équitables compte tenu, le cas échéant, des critères réglementaires. (10) Elle publie dès que possible dans la Gazette du Canada les tarifs homologués; elle en envoie copie, accompagnée des motifs de sa décision, à l’organisme de perception, à chaque société de gestion ayant déposé un projet de tarif et à toutes les personnes ayant déposé une opposition. Auteurs, artistes-interprètes non représentés (11) Les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles qui ne sont pas représentés par une société de gestion peuvent, aux mêmes conditions que ceux qui le sont, réclamer la rémunération visée à l’article 81 auprès de la société de gestion désignée par la Commission, d’office ou sur demande, si pendant la période où une telle rémunération est payable, un tarif homologué s’applique à leur type d’oeuvre musicale, de prestation d’une oeuvre musicale ou d’enregistrement sonore constitué d’une oeuvre musicale ou d’une prestation d’une oeuvre musicale, selon le cas. Exclusion d’autres recours (12) Le recours visé au paragraphe (11) est le seul dont disposent les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles en question en ce qui concerne la reproduction d’enregistrements sonores pour usage privé. Mesures d’application (13) Pour l’application des paragraphes (11) et (12), la Commission peut : a) exiger des sociétés de gestion le dépôt de tout renseignement relatif au versement des redevances qu’elles reçoivent en vertu de l’article 84 aux personnes visées au paragraphe (1); b) fixer par règlement des périodes d’au moins douze mois, commençant à la date de cessation d’effet du tarif homologué, pendant lesquelles la rémunération visée au paragraphe (11) peut être réclamée. Représentant (14) Une personne ou un organisme peut, lorsque toutes les sociétés de gestion voulant déposer un projet de tarif l’y autorisent, déposer le projet pour le compte de celles-ci; les dispositions du présent article s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires, à ce projet de tarif. Répartition des redevances 84. Le plus tôt possible après avoir reçu les redevances, l’organisme de perception les répartit entre les sociétés de gestion représentant les auteurs admissibles, les artistes-interprètes admissibles et les producteurs admissibles selon la proportion fixée par la Commission. Réciprocité 85. (1) Lorsqu’il est d’avis qu’un autre pays accorde ou s’est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes et aux producteurs d’enregistrements sonores qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois : a) accorder les avantages conférés par la présente partie aux artistes-interprètes et producteurs d’enregistrements sonores sujets, citoyens ou résidents permanents de ce pays ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social dans ce pays; b) énoncer que ce pays est traité, à l’égard de ces avantages, comme s’il était un pays visé par l’application de la présente partie. (2) Lorsqu’il est d’avis qu’un autre pays n’accorde pas ni ne s’est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes ou aux producteurs d’enregistrements sonores qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois : a) accorder les avantages conférés par la présente partie aux artistes-interprètes ou aux producteurs d’enregistrements sonores sujets, citoyens ou résidents permanents de ce pays ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social dans ce pays, dans la mesure où ces avantages y sont accordés aux artistes-interprètes ou aux producteurs d’enregistrements sonores qui sont des citoyens canadiens ou de tels résidents permanents ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada; Application (3) Les dispositions de la présente loi que le ministre précise dans la déclaration s’appliquent : a) aux artistes-interprètes ou producteurs d’enregistrements sonores visés par cette déclaration comme s’ils étaient citoyens du Canada ou, s’il s’agit de personnes morales, avaient leur siège social au Canada; b) au pays visé par la déclaration, comme s’il s’agissait du Canada. Autres dispositions (4) Les autres dispositions de la présente loi s’appliquent de la manière prévue au paragraphe (3), sous réserve des exceptions que le ministre peut prévoir dans la déclaration. 1997, ch. 24, art. 50; 2001, ch. 27, art. 241. Exemption Aucune redevance payable 86. (1) La vente ou toute autre forme d’aliénation d’un support audio vierge au profit d’une société, association ou personne morale qui représente les personnes ayant une déficience perceptuelle ne donne pas lieu à redevance. Remboursement (2) Toute société, association ou personne morale visée au paragraphe (1) qui achète au Canada un support audio vierge à une personne autre que le fabricant ou l’importateur a droit, sur preuve d’achat produite au plus tard le 30 juin de l’année civile qui suit celle de l’achat, au remboursement sans délai par l’organisme de perception d’une somme égale au montant de la redevance payée. Inscriptions (3) Si les règlements pris en vertu de l’alinéa 87a) prévoient l’inscription des sociétés, associations ou personnes morales qui représentent des personnes ayant une déficience perceptuelle, les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent qu’aux sociétés, associations ou personnes morales inscrites conformément à ces règlements. Règlements 87. Le gouverneur en conseil peut, par règlement : a) régir les exemptions et les remboursements prévus à l’article 86, notamment en ce qui concerne : (i) la procédure relative à ces exemptions ou remboursements, (ii) les demandes d’exemption ou de remboursement, (iii) l’inscription des sociétés, associations ou personnes morales qui représentent les personnes ayant une déficience perceptuelle; b) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie; c) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie. Recours civils Droit de recouvrement 88. (1) L’organisme de perception peut, pour la période mentionnée au tarif homologué, percevoir les redevances qui y figurent et, indépendamment de tout autre recours, le cas échéant, en poursuivre le recouvrement en justice. Défaut de payer les redevances (2) En cas de non-paiement des redevances prévues par la présente partie, le tribunal compétent peut condamner le défaillant à payer à l’organisme de perception jusqu’au quintuple du montant de ces redevances et ce dernier les répartit conformément à l’article 84. Ordonnance (3) L’organisme de perception peut, en sus de tout autre recours possible, demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance obligeant une personne à se conformer aux exigences de la présente partie. Facteurs (4) Lorsqu’il rend une décision relativement au paragraphe (2), le tribunal tient compte notamment des facteurs suivants : a) la bonne ou mauvaise foi du défaillant; b) le comportement des parties avant l’instance et au cours de celle-ci; c) la nécessité de créer un effet dissuasif en ce qui touche le non-paiement des redevances.

29 Modalités de protection – Exceptions (copie privée)
Position de la Commission du droit d’auteur a été suivie dans Société canadienne de perception de la copie privée c. Canadian Storage Media Alliance (C.A.F.) C.F. 654. Trois questions majeures Cette redevance est-elle une taxe? NON La société peut-elle organiser des exemptions? NON MP3 est-il support audio ? NON Le 28 juillet 2005, la Cour suprême du Canada a rejeté sans motifs la demande d’autorisation d’interjeter appel de la décision rendue en 2004 par la Cour d’appel fédérale 1 qui avait annulé le tarif très élevé imposé en 2003 par la Commission du droit d’auteur sur les MP3 : 2 $/l’unité pour les lecteurs ayant une mémoire de moins de 1 Go, 15 $/l’unité pour les lecteurs ayant une mémoire de 1 à 10 Go et 25 $/l’unité pour les lecteurs ayant une mémoire de plus de 10 Go. Ainsi, la Cour suprême du Canada, par son rejet de la demande, a confirmé qu’aucune redevance pour copie privée n’est payable sur les lecteurs MP3 au Canada, ce qui a, en outre, jeté un doute quant à la légalité de leur utilisation au pays. En 1997, le Canada a apporté des modifications à la Loi sur le droit d’auteur, lesquelles précisent que le fait de reproduire pour usage privé l’intégralité ou toute partie importante d’une oeuvre musicale, d’une prestation ou d’un enregistrement sonore sur un « support audio » ne constitue pas une violation du droit d’auteur 2. Ces modifications prévoient également que les fabricants et les importateurs de supports audio vierges sont responsables du paiement de redevances aux auteurs, aux artistes-interprètes et aux producteurs afin de compenser les pertes de vente attribuables à la copie pour usage privé. On définit le « support audio » comme « tout support audio habituellement utilisé par les consommateurs pour reproduire des enregistrements sonores… » La Commission du droit d’auteur, qui a pour rôle de déterminer les redevances à payer aux sociétés de gestion et aux autres détenteurs de droits pour utiliser des oeuvres protégées par le droit d’auteur, avait déjà autorisé deux tarifs successifs au titre du régime de la copie privée, dans le cadre desquels elle imposait diverses redevances sur les cassettes audio, les CD-R, les CD-RW et les mini-disques. En 2002, la Société canadienne de perception de la copie privée (« SCPCP ») a déposé un tarif projeté qui visait à élargir le régime des redevances afin d’inclure les DVD et diverses formes de mémoires amovibles et non amovibles utilisées dans les lecteurs MP3 et d’autres dispositifs d’enregistrement audio similaires. Fait à noter, la SCPCP a visé la mémoire plutôt que le dispositif lui-même. La SCPCP avait également choisi de ne pas viser les disques durs des ordinateurs, les PDA et d’autres dispositifs qui ne sont pas « normalement utilisés » pour enregistrer et jouer de la musique. La Commission du droit d’auteur a rendu sa décision sur le tarif proposé par la SCPCP à la fin de La Commission a jugé que, selon la preuve dont elle disposait, les DVD n’étaient pas « normalement utilisés » pour enregistrer de la musique et, par conséquent, qu’aucune redevance n’était payable. Elle a formulé la même conclusion à l’égard de la mémoire amovible, y compris lorsqu’elle est placée dans des enregistreurs audionumériques, puisque cette mémoire peut se trouver dans de nombreux autres dispositifs. Toutefois, la Commission a conclu que les mémoires non amovibles ou les mémoires de disque dur, lorsqu’elles sont intégrées à un appareil enregistreur audionumérique, sont normalement utilisés par les consommateurs pour copier de la musique et sont donc compris dans la définition de « support audio » de la Loi. Le raisonnement de la Commission était fondé sur le fait que puisque de tels enregistreurs sont conçus, fabriqués et annoncés dans le but de copier des enregistrements sonores d’oeuvres musicales, il s’ensuit que la mémoire non amovible intégrée de façon permanente dans de tels lecteurs tombe sous le coup de la Loi. Cette décision a été cassée par la Cour d’appel fédérale, qui a soutenu que la Commission avait erré en imposant une redevance sur la mémoire intégrée dans des enregistreurs audionumériques. La Cour a jugé que la décision de la Commission avait pour effet d’imposer une redevance sur le dispositif lui-même. Puisqu’un enregistreur audionumérique n’est pas un support, il ne peut être qualifié de « support audio » en vertu de la Loi; même la SCPCP semblait reconnaître ce fait puisqu’elle avait demandé que la redevance soit appliquée sur la mémoire que l’on trouve dans l’appareil et non sur l’appareil lui-même. La Cour d’appel n’a pas souscrit à la tentative de la Commission de « voir à l’intérieur » d’un enregistreur audionumérique pour aller jusqu’à la mémoire qui y est intégrée et a conclu que le raisonnement de la Commission était sans fondement : ayant conclu qu’une mémoire autonome ne pouvait pas entraîner le paiement d’une redevance puisqu’elle pouvait servir à différentes fins et que les consommateurs ne l’utilisaient pas normalement pour copier de la musique, la Cour d’appel ne voyait pas comment la Commission pouvait conclure qu’une mémoire pouvait se transformer à ce point lorsqu’elle était intégrée à un lecteur MP3. La Cour d’appel a également statué que la Commission n’avait pas tenu compte des réalités commerciales. La responsabilité du paiement d’une redevance ne peut survenir, aux termes de la Loi, qu’« à la vente ou à une autre forme d’aliénation (…) d’un support audio vierge ». Or, les fabricants et les importateurs de lecteurs MP3 vendent les lecteurs eux-mêmes et non le support vierge qu’ils contiennent. En l’absence de la vente du support lui-même, il n’y a pas de responsabilité à l’égard de la redevance. Finalement, la Cour d’appel s’est également appuyée sur le fait que le Parlement, lorsqu’il a adopté les modifications sur la copie privée, était conscient des propositions d’autres juridictions visant à élargir les obligations concernant les redevances aux dispositifs d’enregistrement, mais a choisi de limiter la portée de la loi canadienne au support vierge seulement. Le Parlement avait clairement établi une distinction entre le support et le dispositif d’enregistrement. Il incombait donc au Parlement d’abolir cette distinction s’il le jugeait à propos. La Cour d’appel a reconnu que si les lecteurs MP3 ou la mémoire qu’ils contiennent ne sont pas considérés comme « un support audio », leur utilisation n’est plus visée par l’exemption sur la copie privée introduite par les modifications de 1997 à la Loi sur le droit d’auteur. La violation du droit d’auteur pourrait donc résulter de leur utilisation afin de reproduire de la musique, même par les consommateurs qui le font à des fins d’usage privé. Aussi louables qu’aient été les objectifs de la Commission lorsqu’elle a établi un tarif sur les MP3, la Cour d’appel est néanmoins d’avis qu’il revient au Parlement de corriger toute injustice réelle ou perçue qui découlerait de l’utilisation de ces dispositifs. La Cour suprême ayant refusé d’entendre cette affaire, le débat se déplace maintenant dans l’arène législative. Le Parlement envisage actuellement d’apporter d’importantes modifications à la Loi sur le droit d’auteur, et la question des lecteurs MP3 sera sûrement mise à l’ordre du jour par les détenteurs de droits. Cependant, compte tenu du fait que les lecteurs MP3 sont de plus en plus utilisés pour recueillir de la musique téléchargée à partir de sites de musique autorisés, où les consommateurs paient des frais pour télécharger la musique, on peut se demander si le régime de la copie privée demeure aussi pertinent qu’il l’était il y a seulement 10 ans. Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 3 Marek Nitoslawski est un associé du bureau de Montréal de Fasken Martineau DuMoulin. Il se spécialise en propriété intellectuelle et dirige présentement le groupe de pratique Technologie et propriété intellectuelle de Fasken Martineau. On peut joindre Me Marek Nitoslawski au ou à ____________________________ 1) Société canadienne de perception de la copie privée c. Canadian Storage Media Alliance, 2004 CAF 424 (IIJCAN) : ; Noël, Linden, Evans J.A.; voir 2) L.R. 1985, c. C-42, article 80.

30 Modalités de protection – Exceptions (utilisation équitable)
Utilisation d’une partie non importante de l’œuvre (art. 21) Utilisation pour des fins de recherche ou d’étude privée (art. 29) Reproductions éphémères (art. 30.8) Récitation en public (art. 32.2) Bibliothèques et établissements d’enseignements (mais gestion collective nécessaire) (art. 30.3) Approche très différente de ce qui se passe aux Etats-Unis (et la notion de Fair Use) Droit d’auteur sur le signal de communication 21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le radiodiffuseur a un droit d’auteur qui comporte le droit exclusif, à l’égard du signal de communication qu’il émet ou de toute partie importante de celui-ci : a) de le fixer; b) d’en reproduire toute fixation faite sans son autorisation; c) d’autoriser un autre radiodiffuseur à le retransmettre au public simultanément à son émission; d) d’exécuter en public un signal de communication télévisuel en un lieu accessible au public moyennant droit d’entrée. Il a aussi le droit d’autoriser les actes visés aux alinéas a), b) et d). Conditions (2) Pour l’application du paragraphe (1), le radiodiffuseur doit, au moment de l’émission, avoir son siège social au Canada ou dans un pays partie à la Convention de Rome ou membre de l’OMC, et émettre le signal de communication à partir de ce pays. Exception (3) Toutefois, lorsqu’il est d’avis que le pays partie à la Convention de Rome ou membre de l’OMC où se situe le siège social du radiodiffuseur ne prévoit pas le droit prévu à l’alinéa (1)d), le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, établir que ce radiodiffuseur ne peut bénéficier d’un tel droit. L.R. (1985), ch. C-42, art. 21; 1994, ch. 47, art. 59; 1997, ch. 24, art. 14. Exceptions Utilisation équitable Étude privée ou recherche 29. L’utilisation équitable d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur aux fins d’étude privée ou de recherche ne constitue pas une violation du droit d’auteur. L.R. (1985), ch. C-42, art. 29; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 7; 1994, ch. 47, art. 61; 1997, ch. 24, art. 18. Critique et compte rendu 29.1 L’utilisation équitable d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur aux fins de critique ou de compte rendu ne constitue pas une violation du droit d’auteur à la condition que soient mentionnés : a) d’une part, la source; b) d’autre part, si ces renseignements figurent dans la source : (i) dans le cas d’une oeuvre, le nom de l’auteur, (ii) dans le cas d’une prestation, le nom de l’artiste-interprète, (iii) dans le cas d’un enregistrement sonore, le nom du producteur, (iv) dans le cas d’un signal de communication, le nom du radiodiffuseur. 1997, ch. 24, art. 18. Enregistrements éphémères : entreprise de programmation 30.8 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une entreprise de programmation de fixer ou de reproduire, en conformité avec les autres dispositions du présent article, une oeuvre — sauf une oeuvre cinématographique — ou une prestation d’une telle oeuvre exécutée en direct, ou un enregistrement sonore exécuté en même temps que cette oeuvre ou cette prestation, pourvu que : a) l’entreprise ait le droit de les communiquer au public par télécommunication; b) elle réalise la fixation ou la reproduction par ses propres moyens et pour sa propre diffusion; c) la fixation ou la reproduction ne soit pas synchronisée avec tout ou partie d’une autre oeuvre ou prestation ou d’un autre enregistrement sonore; d) la fixation ou la reproduction ne soit pas utilisée dans une annonce qui vise à vendre ou promouvoir, selon le cas, un produit, une cause, un service ou une institution. Registre (2) L’entreprise doit inscrire, dans un registre qu’elle tient à jour, la date de la fixation ou de la reproduction et, le cas échéant, celle de la destruction, ainsi que tout autre renseignement visé par règlement concernant la fixation ou la reproduction. Inspection (3) Elle met ce registre à la dispositon du titulaire du droit d’auteur ou de son représentant pour inspection dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception d’une demande à cet effet. Destruction (4) Elle est tenue de détruire la fixation ou la reproduction dans les trente jours de sa réalisation, sauf si elle reçoit l’autorisation à l’effet contraire du titulaire du droit d’auteur ou si elle a fait le dépôt visé au paragraphe (6). Autorisation accordée (5) Lorsque le titulaire du droit d’auteur l’autorise à garder la fixation ou la reproduction au-delà du délai de trente jours, elle doit verser les redevances afférentes, le cas échéant. Dépôt aux archives (6) Si elle estime que la fixation ou la reproduction réalisée dans les conditions visées au paragraphe (1) présente un caractère documentaire exceptionnel, l’entreprise peut, avec le consentement des archives officielles, la déposer auprès de celles-ci. Le cas échéant, elle avise le titulaire du droit d’auteur du dépôt dans les trente jours qui suivent. Définition de « archives officielles » (7) Au paragraphe (6), « archives officielles » s'entend de Bibliothèque et Archives du Canada et des établissements qui sont constitués en vertu d'une loi provinciale pour la conservation des archives officielles de la province. Non-application (8) Le présent article ne s’applique pas dans les cas où l’entreprise peut obtenir, par l’intermédiaire d’une société de gestion, une licence l’autorisant à faire une telle fixation ou reproduction. Entreprise de radiodiffusion (9) Pendant la période visée au paragraphe (4), une entreprise de radiodiffusion au sens de la Loi sur la radiodiffusion peut, si elle fait partie d’un réseau désigné par règlement dont fait aussi partie l’entreprise de programmation et pourvu qu’elle remplisse les conditions visées au paragraphe (1), faire une seule reproduction de cette fixation ou reproduction et la communiquer au public par télécommunication. Application des paragraphes (2) à (6) (10) Le cas échéant, les paragraphes (2) à (6) s’appliquent, les délais en cause étant calculés à compter de la date de la réalisation de la fixation ou reproduction par l’entreprise de programmation. Définition de « entreprise de programmation » (11) Pour l’application du présent article, « entreprise de programmation » s’entend, selon le cas : a) au sens de la Loi sur la radiodiffusion; b) d’une telle entreprise qui produit des émissions dans le cadre d’un réseau au sens de cette loi; c) d’une entreprise de distribution, au sens de la même loi, pour les émissions qu’elle produit elle-même. Dans tous les cas, elle doit être titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée, en vertu toujours de la même loi, par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. 1997, ch. 24, art. 18; 2004, ch. 11, art. 26. Autres cas de non-violation Actes licites 32.2 (1) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur : a) l’utilisation, par l’auteur d’une oeuvre artistique, lequel n’est pas titulaire du droit d’auteur sur cette oeuvre, des moules, moulages, esquisses, plans, modèles ou études qu’il a faits en vue de la création de cette oeuvre, à la condition de ne pas en répéter ou imiter par là les grandes lignes; b) la reproduction dans une peinture, un dessin, une gravure, une photographie ou une oeuvre cinématographique : (i) d’une oeuvre architecturale, à la condition de ne pas avoir le caractère de dessins ou plans architecturaux, (ii) d’une sculpture ou d’une oeuvre artistique due à des artisans, ou d’un moule ou modèle de celles-ci, érigées en permanence sur une place publique ou dans un édifice public; c) la production ou la publication, pour des comptes rendus d’événements d’actualité ou des revues de presse, du compte rendu d’une conférence faite en public, à moins qu’il n’ait été défendu d’en rendre compte par un avis écrit ou imprimé et visiblement affiché, avant et pendant la conférence, à la porte ou près de la porte d’entrée principale de l’édifice où elle a lieu; l’affiche doit encore être posée près du conférencier, sauf lorsqu’il parle dans un édifice servant, à ce moment, à un culte public; d) la lecture ou récitation en public, par une personne, d’un extrait, de longueur raisonnable, d’une oeuvre publiée; e) la production ou la publication, pour des comptes rendus d’événements d’actualité ou des revues de presse, du compte rendu d’une allocution de nature politique prononcée lors d’une assemblée publique. (2) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur les actes ci-après, s’ils sont accomplis sans intention de gain, à une exposition ou foire agricole ou industrielle et agricole, qui reçoit une subvention fédérale, provinciale ou municipale, ou est tenue par ses administrateurs en vertu d’une autorisation fédérale, provinciale ou municipale : a) l’exécution, en direct et en public, d’une oeuvre musicale; b) l’exécution en public tant de l’enregistrement sonore que de l’oeuvre musicale ou de la prestation de l’oeuvre musicale qui le constituent; c) l’exécution en public du signal de communication porteur : (i) de l’exécution, en direct et en public, d’une oeuvre musicale, (ii) tant de l’enregistrement sonore que de l’oeuvre musicale ou de la prestation d’une oeuvre musicale qui le constituent. (3) Les organisations ou institutions religieuses, les établissements d’enseignement et les organisations charitables ou fraternelles ne sont pas tenus de payer une compensation si les actes suivants sont accomplis dans l’intérêt d’une entreprise religieuse, éducative ou charitable : 1997, ch. 24, art. 19. Disposition commune aux établissements d’enseignement, bibliothèques, musées ou services d’archives Reprographie 30.3 (1) Un établissement d’enseignement, une bibliothèque, un musée ou un service d’archives ne viole pas le droit d’auteur dans le cas où : a) une oeuvre imprimée est reproduite au moyen d’une machine à reprographier; b) la machine a été installée dans leurs locaux par eux ou avec leur autorisation à l’usage des enseignants ou élèves ou du personnel des établissements d’enseignement ou des usagers des bibliothèques, musées ou services d’archives; c) l’avertissement réglementaire a été affiché selon les modalités réglementaires. Application (2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si, selon le cas, en ce qui touche la reprographie : a) ils ont conclu une entente avec une société de gestion habilitée par le titulaire du droit d’auteur à octroyer des licences; b) la Commission a fixé, conformément à l’article 70.2, les redevances et les modalités afférentes à une licence; c) il existe déjà un tarif pertinent homologué en vertu de l’article 70.15; d) une société de gestion a déposé, conformément à l’article 70.13, un projet de tarif. Ordonnance (3) Toutefois, lorsque l’entente mentionnée à l’alinéa (2)a) est en cours de négociation ou que la société de gestion offre de négocier une telle entente, la Commission peut, à la demande de l’une des parties, rendre une ordonnance déclarant que le paragraphe (1) s’applique, pour une période donnée, à l’établissement d’enseignement, à la bibliothèque, au musée ou au service d’archives, selon le cas. Entente conclue avec le titulaire du droit d’auteur (4) Si l’établissement d’enseignement, la bibliothèque, le musée ou le service d’archives a conclu une entente relative à la reprographie avec un titulaire du droit d’auteur — autre qu’une société de gestion —, le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux oeuvres de ce titulaire visées par cette entente. Règlements (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser l’information que doit contenir l’avertissement et la forme qu’il doit prendre, les dimensions de l’affiche où il doit figurer ainsi que le lieu où doit être installée l’affiche. FAIR USE Aux États-Unis, le fair use (que l'on peut traduire par « usage loyal », « usage raisonnable » ou « usage acceptable ») est un ensemble de règles de droit, d'origine législative et jurisprudentielle, qui apportent des limitations et des exceptions aux droits exclusifs de l'auteur sur son œuvre (droit d'auteur). Il essaie de prendre en compte à la fois les intérêts des bénéficiaires des droits d'auteur et l'intérêt public, pour la distribution de travaux créatifs, en autorisant certains usages qui seraient, autrement, considérés comme illégaux. Des dispositions similaires existent également dans beaucoup d'autres pays : L'originalité du fair use par rapport aux doctrines comparables est l'absence de limites précises aux droits ouverts : alors que les autres pays définissent assez précisément ce qui est autorisé, le droit des États-Unis donne seulement des critères (factors) que les tribunaux doivent apprécier et pondérer pour décider si un usage est effectivement loyal. Par conséquent, le fair use tend à couvrir plus d'usages que n'en autorisent les autres systèmes, mais au prix d'un plus grand risque juridique. Le fair use dans la loi des États-Unis Les critères actuel du fair use aux États-Unis sont énoncés au titre 17 du code des États-Unis, section 107, dont voici le texte : Section 107 Limitations des droits exclusifs : usage loyal (fair use) Nonobstant les dispositions des sections 106 et 106A1, l'usage loyal d'une œuvre protégée, y compris des usages tels la reproduction par copie, l'enregistrement audiovisuel ou quelque autre moyen prévu par cette section, à des fins telles que la critique, le commentaire, l'information journalistique, l'enseignement (y compris des copies multiples à destination d'une classe), les études universitaires et la recherche, ne constitue pas une violation des droits d'auteurs. Pour déterminer si l'usage particulier qui serait fait d'une œuvre constitue un usage loyal, les éléments à considérer comprendront : (1) L'objectif et la nature de l'usage, notamment s'il est de nature commerciale ou éducative et sans but lucratif ; (2) la nature de l'œuvre protégée ; (3) la quantité et l'importance de la partie utilisée en rapport à l'ensemble de l'œuvre protégée ; (4) les conséquences de cet usage sur le marché potentiel ou sur la valeur de l'œuvre protégée. Le fait qu'une œuvre ne soit pas publiée ne constitue pas en soi un obstacle à ce que son usage soit loyal s'il apparaît tel au vu de l'ensemble des critères précédents2. (source en anglais : ) Objectif et nature Il s'agit fondamentalement de l'intention et de la motivation de l'usage ; il y a une différence entre quelques images reprises d'un film pour une critique non commerciale et ces mêmes images figurant dans une compilation commercialisée de critiques (encore que la critique commerciale puisse être qualifiée d'information journalistique). S'il est clair que celui qui réalise une copie escompte en tirer un profit, alors il est plus probable que son usage constitue une violation des droits d'auteur, sauf si cet usage correspond aux divers « objectifs du préambule ». Cependant, comme on l'observe dans le cas des parodies étudiées ci-dessous, même un tel usage commercial n'est pas décisif, et il est possible d'utiliser une part importante d'une œuvre tout en se réclamant avec succès du droit à un usage raisonnable. Les utilisations non lucratives ou éducatives sont normalement jugées moins strictement que les usages commerciaux. Ce premier critère est subdivisé en plusieurs éléments : Nature de l'œuvre protégée Certaines œuvres méritent plus que d'autres d'être protégées : Quantité et importance Ce critère est relatif à l'importance de l'emprunt à l'œuvre protégée dans la nouvelle œuvre : Un des rares cas où ce critère n'est pas pertinent est la copie d'un extrait d'un enregistrement sonore protégé. En l'absence d'autorisation d'utiliser cette copie, elle constitue une violation des droits d'auteurs, si court que puisse être l'extrait. En ce qui concerne la reproduction numérique d'image (telle que par scanner), on peut plaider qu'une copie de faible résolution (e.g. une vignette) ou un extrait de l'image, est une version inférieure (l'exemple n'est pas analogue à un court extrait sonore) et donc moins susceptible de donner lieu à d'autres copies, en dehors d'un contexte de simple information. Voir l'affaire Kelly contre Arriba Soft Corporation (en anglais) et ci-dessous. Effet sur la valeur de l'œuvre Ce dernier critère considère l'effet que la copie de travaux protégés a sur les bénéfices que l'auteur de ces travaux peut espérer tirer de son œuvre : La jurisprudence précise qu'il faut considérer non seulement le tort que peut avoir effectivement causé l'auteur de la copie, mais aussi les conséquences possibles de la même conduite suivie par de nombreuses autres personnes. Conséquence pratique La conséquence pratique de cette loi et de la jurisprudence qui en relève est qu'il est le plus souvent autorisé de citer une œuvre protégée dans le but de la critiquer ou de la commenter, pour enseigner et éventuellement pour d'autres usages. Certains usages bien établis ne posent guère de problèmes : La procédure L'initiative des poursuites en matière de droits d'auteur revient au seul détenteur de ces droits. Il peut demander au tribunal d'enjoindre le défendeur de ne pas utiliser ses travaux, ou s'ils ont déjà été utilisés et le résultat publié, de lui accorder des dommages-intérêts. L'usage loyal est un moyen (non le seul, il peut par exemple contester les droits du plaignant) que le défendeur doit lui même décider de plaider, et il lui revient de convaincre le tribunal que sa copie constituait un usage loyal et n'était en conséquence pas une violation. Pour cette raison, les éditeurs allèguent fréquemment de violations de droit d'auteurs dans des cas qui relèvent vraisemblablement de l'usage loyal, dans l'espoir que l'usager y renoncera plutôt que d'engager les frais nécessaires à sa défense. Pour la même raison, un éditeur qui souhaite utiliser des documents couverts par des droits d'auteur préférera souvent, alors même qu'il peut s'agir de « fair use », solliciter une autorisation et payer des droits bien moins coûteux que ne le serait l'interdiction de publier l'œuvre dans laquelle il investit. Dans certains cas où l'application du « fair use » est manifeste, intenter un procès pourrait constituer un abus de procédure, susceptible de poursuites au civil sous diverses qualifications selon les juridictions (vexatious litigation, barratry, abuse of process), et parfois, comme au Texas, de poursuites au pénal. Au niveau fédéral, au terme de la onzième des règles fédérales de procédure civile (Federal Rules of Civil Procedure), le tribunal peut, de son initiative ou à la demande du défendeur imposer des sanctions au plaignant et à ses conseils qui s'en rendraient coupable. Cependant, au vu du caractère parfois flou et sujet à interprétations de la section 107 et de la jurisprudence afférente, les avocats peuvent plaider avec des chances de succès qu'ils recherchent une extension, une clarification, ou une nouvelle interprétation des règles. L'acceptation de la procédure par la cour ne préjuge alors en rien de son arrêt sur le fond, qui peut décider pour le « fair use ». Par ailleurs, un défendeur qui plaiderait l'abus de procédure de façon manifestement déplacée risque lui même de se le voir reprocher. « Fair use » et parodie Plusieurs jugements établissent que la parodie et la satire sont très largement couvertes par l'usage loyal. Ainsi, en 1989, le groupe de rap 2 Live Crew a été attaqué par Acuff-Rose Music Inc., l'éditeur de Roy Orbison, pour une reprise parodique de la chanson « Oh, Pretty Woman ». La Cour Suprême des États-Unis a donné raison à 2 Live Crew, l'arrêt Campbell contre Acuff-Rose Music en 1994 (en anglais), cassant la condamnation de la cour d'appel. Tous les critères doivent être pris en compte, le caractère commercial n'est pas un obstacle absolu à l'usage loyal : plus l'œuvre initiale est transformée, moins les autres critères ont d'importance ; il est normal qu'une parodie fasse un emprunt important à l'original. Un exemple plus récent de cette défense est le procès contre l'ouvrage The Wind Done Gone, une satire de Gone With the Wind, (Autant en emporte le vent) qui en reprend les personnages et les situations mais en narrant l'histoire du point de vue des esclaves et non de celui de leurs maîtres : le 10 octobre 2001, dans l'affaire Suntrust contre Houghton Mifflin (en anglais), la cour d'appel du onzième circuit a rejeté la demande du détenteur des droits de Autant en emporte le vent d'interdiction du livre The wind Done Gone. Cette décision, qui prolonge celle concernant Pretty Woman (ci-dessus) fait maintenant jurisprudence pour les tribunaux du onzième circuit, qui couvre l'Alabama, la Floride et la Géorgie : une parodie reprenant un roman entier, si elle apporte une réelle nouveauté, est couverte par le « fair use ». Images sur internet Plus récente, l'affaire Kelly contre Arriba Soft Corporation concerne l'usage loyal, dans l'utilisation d'images protégées sur internet. Les images étaient présentées sous forme de vignettes basse résolution, et à travers un lien direct (inline linking) vers les images haute résolution sur le site de leur auteur, et non pas vers la page les contenant. Ainsi, l'image apparaît à l'intérieur de la page web du « copieur » (ici Arriba Soft), même s'il n'y a pas à proprement parler de copie. En première instance, le tribunal a jugé que Arriba Soft était couvert par l'usage loyal à la fois pour les vignettes et les liens. Venant en appel en 2002 devant la cour du neuvième circuit, le jugement de première instance a été dans un premier temps confirmé en ce qui concerne les vignettes, et infirmé pour les liens pour lesquels la cour a rejeté l'usage loyal. En juillet 2003, la cour d'appel a accepté de reconsidérer son jugement : le fair use est confirmé à nouveau pour les vignettes ; pour les liens, la cour décide que le tribunal de première instance (district court) n'aurait pas du utiliser une procédure de summary judgement (décision rapide sur une question de droit, sans procès en l'absence de questions de fait). L'affaire a donc été renvoyée devant le tribunal de première instance. Quant aux vignettes, la cour a explicitement restreint la portée de la décision : les photos de Kelly, des paysages de l'Ouest américain perdent toute valeur en basse résolution ; la cour pourrait juger différemment dans une autre affaire. L'affaire est jugée importante par plusieurs groupes de défenses des libertés sur internet, qui sont intervenus pour soutenir qu'il s'agit bien de l'usage loyal dans les deux cas, notamment l'Electronic Frontier Foundation qui a déposé des conclusions dans ce sens auprès de la cour. Sur l'un de ses sites personnels ((en)[1]), le plaignant affirme, faute d'arrangement amiable entre les deux parties, avoir obtenu gain de cause par contumace sur les points restants le 18 mars 2004. "Judgement shall be entered in favor of Plaintiff LESLIE A. KELLY, and individual and d/b/a LES KELLY PUBLICATIONS, LES KELLY ENTERPRISES, and SHOW ME THE GOLD and against Defendant ARRIBA SOFT CORPORATION, aka DITTO.COM in the sum of $345,000.00, plus reasonable attorney's fees in the sum of $6, s/Gary L. Taylor, UNITED STATES DISTRICT COURT JUDGE" [2] "Dans le jugement de l'affaire LESLIE A. KELLY (...) contre ARRIBA SOFT CORPORATION, le plaignant se voit accorder la somme de USD ainsi que les frais d'avocat (...) signé G. L. Taylor Juge de Cour de District des États-Unis." Portée du Copyright Le fait de se servir d'un texte existant sous copyright comme matériel de base apportant des éléments factuels n'est pas interdit. Il faut simplement remettre les informations en forme, et surtout compléter. Les faits peuvent donc être librement copiés, dès lors que l'assemblage de faits (qui, en tant qu'assemblage, peut constituer une œuvre) n'est pas servilement transposé. Équivalence en France En France, l'article L122-5 du Code de propriété intellectuelle présente une similitude évidente avec la notion de fair use : « Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : 1. Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ; 2. Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des œuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'œuvre originale a été créée ; 3. Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source : 4. La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre »

31 5) Et les nouvelles technologies ???????

32 Limites en droit canadien face aux nouvelles technologies
Faire payer les intermédiaires « Peer-to-Peer » NON Affaire BMG Faire payer les consommateurs NON Faire payer les supports BOF! SCPCP Faire payer les fournisseurs de services NON SOCAN et le droit d’autorisation…

33 L’affaire BMG BMG et la gifle à l’industrie
Décision qui légalise le Peer-to-Peer au Canada Demande de communication de RP NON Reproduction NON Mise à la disposition du public NON Voir la comparaison avec CCH BMG atténué en appel BMG Canada Inc. v. John Doe, 2004 FC 488 aff'd 2005 FCA 193, is an important Canadian copyright law, file-sharing, and privacy case, where both the Federal Court of Canada and the Federal Court of Appeal refused to allow the Canadian Recording Industry Association (CRIA) and several major record labels from obtaining the subscriber information of internet service provider (ISP) customers alleged to have been infringing copyright. Background CRIA made an application under the Rules of the Federal Court to compel 5 ISPs (Bell Canada, Rogers Communications, Shaw Communications, Telus, and Vidéotron) to divulge the account information of 29 IP addresses that were believed to have downloaded approximately 1,000 copyrighted music files through the KaZaA and iMesh file-sharing software. Shaw strongly opposed the motion, citing customer privacy and technical difficulties. Telus, Bell and Rogers also expressed varying levels of disagreement, also on privacy grounds. Vidéotron offered no opposition: they chose not to appear at the court hearing, instead stating their support of the CRIA's position and readiness to provide the requested information as soon as a court order was issued. Federal Court decision The judgment of the Federal Court was delivered 31 March 2004 in Toronto, Ontario. Justice von Finckenstein held that the ISP could not be compelled to divulge their user information. He noted that there was no evidence that the files being downloaded were illegal. (para. 18) CRIA had only been able show that the users made copies available on their shared drives. CRIA also failed to show that there was no alternative to gain the requested information. (para. 31) Von Finckenstein concluded that the plaintiff was unable to show that the importance of the disclosure outweighed the importance of the right to privacy. Federal Court of Appeal decision The judgment of the Federal Court of Appeal was delivered 19 May 2005. Justice Sexton, for the court, upheld the core finding of the previous case, that the identities should not be revealed to the plaintiffs, while modifying the test required in this kind of case and also saying that, given the preliminary stage of the proceedings, the lower court should not have commented on whether the alleged file-sharing was actually copyright infringement (para ). Décision en première instance (résumé) Il s'agit d'une requête déposée par un certain nombre de sociétés membres de l'industrie de l'enregistrement pour obtenir de certains prestataires de service Internet (les PSI) la divulgation de l'identité de certains clients qu'ils soutiennent avoir violé la législation sur les droits d'auteur en échangeant des oeuvres musicales télédéchargées d'Internet. Les demandeurs ne peuvent identifier les utilisateurs d'Internet en question, puisqu'ils ont adopté des pseudonymes associés au logiciel qu'ils utilisent. Les demandeurs sollicitent une ordonnance en vertu des règles 233 et 238 des Règles de la Cour fédérale (1998). Les demandeurs soutiennent que les défendeurs ont chacun télédéchargé sur leur ordinateur personnel plus de chansons. On a prétendu que les défendeurs utilisent les logiciels de partage de fichiers KaZaA et iMesh qui leur permettent de partager des fichiers avec d'autres utilisateurs reliés à un réseau d'homologues. Ils possèdent des logiciels qui leur permettent de faire une recherche dans le réservoir de fichiers partagés en utilisant un titre ou un nom d'artiste. L'ordinateur d'un utilisateur peut servir simultanément à des transferts multiples vers d'autres utilisateurs. Toutes les parties ont convenu que les clients des PSI ont une attente d'anonymat. Cette attente du respect de leur vie privée se fonde à la fois sur leurs contrats avec les PSI et sur les articles 3 et 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE). Cependant, l'alinéa 7(3)c) de la LPRPDE porte que les PSI peuvent communiquer des renseignements personnels sans le consentement des intéressés lorsque ces renseignements sont exigés par ordonnance d'un tribunal. Lorsqu'un demandeur potentiel recherche un interrogatoire préalable afin de connaître l'identité d'un défendeur, il peut avoir recours à l'interrogatoire préalable prévu en equity, mais pas lorsqu'une action a déjà été introduite--même si les défendeurs ne sont cités que sous les noms de John et Jane Doe--le demandeur doit s'en remettre à l'application des règles 233 et 238. Les mêmes principes devraient s'appliquer à une demande en vertu de la règle 238 et à un interrogatoire préalable en equity: 1) le demandeur doit démontrer qu'il existe à première vue quelque chose à reprocher à l'auteur inconnu du préjudice; 2) la personne devant faire l'objet d'un interrogatoire préalable doit être plus qu'un simple spectateur; 3) la personne doit être la seule source pratique de renseignements; 4) la personne doit recevoir une compensation raisonnable pour les débours occasionnés par son respect de l'ordonnance portant interrogatoire préalable; 5) l'intérêt public à la divulgation doit l'emporter sur l'attente légitime de respect de la vie privée. Les demandeurs fondent aussi leur requête sur la règle 233, mais cette disposition a pour objectif d'ordonner la production de documents et non leur création. En l'espèce, il n'existe pas de documents faisant le lien entre une adresse IP et un client donné d'un PSI. Jugement: la requête est rejetée. 1) En ce qui concerne la prétention des demandeurs qu'il existe à première vue quelque chose à reprocher à quelqu'un, le contenu des affidavits des demandeurs est insuffisant. Déposés par le président d'une société qui offre une protection contre le piratage en ligne, ils sont fondés sur des renseignements qu'il a obtenus de ses employés et constituent donc en grande partie du ouï-dire. En vertu du paragraphe 81(1) des Règles le ouï-dire est admissible à condition que les motifs à l'appui soient énoncés, or aucun motif n'est énoncé en l'espèce. Il devait y avoir d'autres employés de MediaSentry qui étaient mieux placés pour souscrire les affidavits en cause et pour répondre aux questions des défendeurs en contre-interrogatoire. Aucune explication n'a été donnée concernant le non-respect de la règle de la meilleure preuve. De plus, l'auteur des affidavits a témoigné qu'il n'avait écouté aucun des fichiers copiés par les violateurs présumés et, par conséquent, la Cour n'a été saisie d'aucune preuve que les fichiers rendus disponibles pour le téléchargement sont des contrefaçons des fichiers des demandeurs. Le deuxième problème c'est qu'il n'y a aucune preuve de lien entre les pseudonymes et les adresses IP. Toutefois, ni les affidavits, ni le contre-interrogatoire n'apportent une preuve claire et détaillée de comment on a établi un lien entre les pseudonymes des utilisateurs de KaZaA ou iMesh et les adresses IP identifiées par MediaSentry. Malgré que l'affidavit mentionnait que l'adresse IP de était et que, selon la banque de données publiques de l'American Registry for Internet Numbers, l'adresse a été assignée à Shaw Communications (l'un des PSI duquel on cherche à obtenir divulgation), aucune preuve n'indique comment, au départ, le pseudonyme « » a été lié à l'adresse IP Dans ces circonstances, la Cour agirait de façon irresponsable en ordonnant la divulgation du nom du client correspondant à l'adresse IP , l'exposant ainsi à une poursuite. La question suivante consiste à savoir s'il y a preuve de violation du droit d'auteur. Les demandeurs affirment que les violateurs présumés ont installé un logiciel de partage des fichiers entre homologues sur leurs ordinateurs, copié des fichiers sur des « répertoires partagés » , utilisé les services des PSI pour relier leurs ordinateurs à Internet, fait fonctionner le logiciel de partage des fichiers entre homologues sur leurs ordinateurs alors qu'ils étaient connectés à Internet et ont rendu les fichiers des répertoires partagés disponibles pour leur copie, transmission et distribution à n'importe lequel des millions d'utilisateurs du service de partage des fichiers entre homologues. Les demandeurs prétendent que la Loi sur le droit d'auteur a été violée par la reproduction, l'autorisation de reproduire et la mise en circulation de copies non autorisées des enregistrements sonores. De plus, il y a la possession de copies non autorisées que les violateurs présumés savaient, ou devaient savoir, être des contrefaçons, dans le but de les mettre en circulation. La loi concernant le droit d'auteur tire son origine de la loi et il n'est pas utile, aux fins de l'interprétation législative, d'introduire les principes de la responsabilité délictuelle. Selon le paragraphe 80(1) de la Loi sur le droit d'auteur, le fait de télédécharger une chanson pour usage privé ne constitue pas une violation du droit d'auteur. On n'a déposé aucune preuve que les violateurs présumés auraient distribué des enregistrements sonores ou autorisé leur reproduction. Ils ont simplement placé leurs propres copies dans les répertoires partagés accessibles à d'autres utilisateurs. L'arrêt de la Cour suprême du Canada CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada appuie la thèse selon laquelle le fait de mettre sur place des appareils qui permettent de faire des copies ne correspond pas à autoriser la violation du droit d'auteur. Quelle réelle différence existe-t-il entre ce qui a été fait et une bibliothèque qui place une photocopieuse dans une pièce remplie de documents visés par le droit d'auteur? Dans les deux cas il manque l'autorisation. La juge en chef McLachlin a écrit dans l'arrêt CCH que les tribunaux « doivent présumer que celui qui autorise une activité ne l'autorise que dans les limites de la légalité » . Il n'y a pas de distribution sans un acte positif de la part du propriétaire du répertoire partagé, comme l'envoi de copies ou le fait d'annoncer qu'elles sont disponibles pour qui veut les copier. Malgré que le droit exclusif de mettre à disposition soit prévu dans le Traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes de 1996, ce traité n'a pas encore été ratifié par le Canada et il ne fait donc pas partie de la législation canadienne sur le droit d'auteur. Finalement, les demandeurs soutiennent qu'il y a eu violation à une étape ultérieure, contrairement au paragraphe 27(2) de la Loi sur le droit d'auteur, mais ils n'ont présenté aucune preuve que le violateur en avait connaissance. 2) Cette exigence a été satisfaite en ce que les fournisseurs d'accès ne sont pas de simples spectateurs et que c'est par leur entremise que les personnes qui font du télédéchargement et du téléchargement accèdent à Internet et entrent en contact. 3) Les affidavits déposés à l'appui de la présente requête ne donnent pas les renseignements qui permettraient à la Cour de déterminer si les PSI sont la seule source pratique susceptible de fournir les noms qui correspondent aux pseudonymes. 4) Pour ce qui est de la compensation raisonnable pour les débours, il n'est pas facile de trouver le nom et l'adresse du client qui a utilisé une adresse IP à un moment précis. Telus a fait remarquer, dans un affidavit qu'elle a déposé, que, bien qu'elle puisse dire qui a ouvert un compte, elle n'est pas capable de savoir quelle personne était à l'ordinateur au moment de la prétendue violation. Par exemple, le client peut être une institution ou un réseau local accessible à plusieurs utilisateurs. 5) En ce qui concerne la question des intérêts opposés, l'importance de la protection de la vie privée pour la société canadienne a été soulignée par le juge Lamer dans l'arrêt de la Cour suprême R. c. Dyment: la notion de vie privée « mériterait une protection constitutionnelle, mais elle revêt aussi une importance capitale sur le plan de l'ordre public » . Dans une cause ontarienne, Irwin Toy Ltd. c. Doe, le juge Wilkins a écrit qu' « il est entendu qu'on ne divulgue pas l'adresse IP d'un client » et a ajouté qu' « il y a une sécurité importante rattachée à une certaine garantie de confidentialité » et que « cette réalité respecte aussi ce que l'on peut concevoir comme une bonne politique d'intérêt public » . Cela dit, le droit de chacun à la vie privée ne peut être invoqué par une personne pour échapper à sa responsabilité, civile ou criminelle. La loi et la jurisprudence exigent que la Cour recherche un équilibre entre le droit à la vie privée, les droits des tiers et l'intérêt public. On cite certaines décisions canadiennes dans lesquels les cours de justice ont ordonné à des tiers de communiquer des documents contenant les nom et adresse d'un défendeur dont on ne connaissait que l'adresse du protocole d'Internet. Les demandeurs ont un droit d'auteur légitime sur leurs oeuvres et ils ont le droit d'être protégés de toute violation. Toutefois, avant d'ordonner la communication, la Cour doit être convaincue de façon évidente que les renseignements qui seraient divulgués sont fiables et toute ordonnance de cette nature devrait aussi être assortie des restrictions et mesures de confidentialité appropriées. En l'espèce, la preuve a été collectée entre octobre et décembre 2003, mais l'avis de requête n'a été déposé que le 11 février Ce retard a eu pour conséquence que les renseignements en cause sont plus difficiles à obtenir et que leur fiabilité est réduite. Il existait une possibilité sérieuse que l'on communique l'identité d'un client innocent. Par conséquent, le respect de la vie privée prime l'intérêt public à la divulgation. Si l'ordonnance demandée avait été délivrée, il aurait fallu imposer certaines restrictions afin de protéger le droit à la vie privée des défendeurs non encore identifiés. L'empiétement sur la vie privée doit être circonscrit au maximum. L'ordonnance aurait précisé que seuls les pseudonymes pouvaient être utilisés dans la déclaration. Une annexe protégée par une ordonnance de confidentialité aurait été placée avec la déclaration, donnant les noms et adresses des clients des PSI qui correspondent aux pseudonymes. Finalement, l'ordonnance n'aurait pas exigé que les PSI souscrivent un affidavit à l'appui des renseignements trouvés Appel. Il s'agit d'un appel d'une décision de la Cour fédérale rejetant une requête en vue d'obtenir une ordonnance fondée sur les règles 233 et 238 des Règles de la Cour fédérale (1998), intimant à certains prestataires de service Internet (PSI) de révéler les noms des clients qui auraient violé le droit d'auteur en échangeant de la musique enregistrée téléchargée à partir d'Internet. Les appelantes, lesquelles sont les plus importants fournisseurs d'enregistrements sonores au Canada, ont prétendu que 29 utilisateurs d'Internet ont téléchargé plus de 1000 chansons sur leurs ordinateurs personnels et violé leur droit d'auteur en fournissant l'accès à leurs fichiers, permettant ainsi la reproduction ou la distribution de chansons qui leur appartiennent à un grand nombre d'autres utilisateurs d'Internet. Les personnes en question se seraient servis de 29 sites distincts sur Internet (adresses IP) pour s'adonner à leurs activités de violation. Les intimés mis en cause sont des PSI qui administrent les 29 adresses IP et seraient les seules entités qui possèdent des renseignements concernant l'identité des 29 personnes. Les appelantes sont incapables de déterminer le nom, l'adresse ou le numéro de téléphone de l'un ou l'autre des 29 utilisateurs d'Internet en question car ceux-ci se servent de pseudonymes associés au logiciel qu'ils utilisent. Elles ont sollicité une ordonnance, conformément aux règles 233 et 238, intimant aux PSI de révéler les noms des clients qui ont utilisé les 29 adresses IP aux moments pertinents. Comme les intimées ont refusé de fournir volontairement ces renseignements, les appelantes ont déposé une requête devant la Cour fédérale en vue d'identifier ces 29 personnes. La requête a été rejetée. Le juge des requêtes a conclu que la règle 233, qui permet à la Cour d'ordonner la production d'un document en la possession d'une personne qui n'est pas une partie à l'action, n'est pas applicable parce qu'elle présuppose l'existence de documents précis et parce que les affidavits déposés à l'appui de la requête comportaient des lacunes car les éléments de preuve ne répondaient pas aux exigences de la règle 81. Il a également formulé et appliqué le critère permettant d'accorder un interrogatoire préalable en equity. La principale question en appel était de savoir si l'identité de personnes qui auraient violé le droit d'auteur sur des enregistrements sonores peut être révélée en dépit du fait que leur droit à la vie privée puisse être violé. Arrêt: l'appel est rejeté sans préjudice du droit des appelantes de présenter une autre demande de divulgation de l'identité des « utilisateurs » . La norme de contrôle en ce qui concerne les questions de droit, tels que les critères qu'il convient d'appliquer à l'autorisation d'interrogatoire préalable en equity ou à l'interprétation des Règles de la Cour fédérale (1998), est la norme de la décision correcte. La norme de contrôle quant aux conclusions de fait exige que l'on examine si le juge a commis une erreur manifeste et dominante. Aucune erreur manifeste et dominante n'a été relevée dans les conclusions du juge des requêtes quant à la règle 233. Les renseignements demandés par les appelantes se trouvent peut-être enfouis dans des journaux et des bandes mais ils ne se trouvent pas présentement dans un format lisible. Comme les documents n'existent pas actuellement dans un format lisible et qu'ils devraient être créés, la règle 233 ne s'applique pas. Le juge des requêtes n'a commis aucune erreur manifeste et dominante lorsqu'il a conclu que les documents des demanderesses comportaient des lacunes au motif qu'ils ne respectaient pas la règle 81 qui prévoit que les affidavits se limitent aux faits dont le déclarant a une connaissance personnelle, sauf s'ils sont présentés à l'appui d'une requête, auquel cas ils peuvent contenir des déclarations fondées sur ce que le déclarant croit être les faits. Une bonne partie de la preuve essentielle présentée par les appelantes était du ouï-dire et on ne donne aucun motif pour lequel on devrait accepter cette preuve par ouï-dire. La présente instance aurait pu être engagée en vertu de la règle 238, laquelle prévoit qu'une partie à une action peut, par voie de requête, demander l'autorisation de procéder à l'interrogatoire préalable d'une personne qui n'est pas une partie qui pourrait posséder des renseignements sur une question litigieuse soulevée dans l'action. La principale question soulevée par la requête était l'identité de chacune des personnes qui a violé le droit d'auteur des appelantes et étant donné que cette question tombe inévitablement sous le coup du libellé du paragraphe 238(1) comme étant « une question litigieuse soulevée dans l'action » , la règle 238 a un sens suffisamment large pour que l'on puisse permettre l'interrogatoire préalable comme en l'espèce. L'interrogatoire préalable d'un tiers s'applique manifestement et il est nécessaire dans les cas où les demandeurs seraient empêchés d'intenter leurs actions parce qu'ils ne connaissent pas l'identité des personnes qu'ils désirent poursuivre. Un interrogatoire préalable en equity est une mesure discrétionnaire de redressement en equity. Ce concept a été accepté et expliqué par la Cour d'appel fédérale dans Glaxo Welcome PLC c. M.R.N. comme étant essentiellement un genre d'interrogatoire avant l'action. Les appelantes pourraient invoquer soit la règle 238, soit un interrogatoire préalable en equity et, dans un cas comme dans l'autre, les principes juridiques relatifs à l'interrogatoire préalable en equity seraient applicables. Le critère applicable à l'autorisation de la tenue d'un interrogatoire préalable en equity consiste à savoir si le demandeur dispose d'une véritable demande contre le défendeur proposé. Les appelantes seraient privées d'un recours si les cours de justice leur imposaient, à ce stade, le fardeau de présenter une preuve prima facie. Il suffit qu'elles prouvent l'existence d'une véritable demande, c'est-à-dire qu'elles ont vraiment l'intention d'introduire une action en violation de droit d'auteur fondée sur les renseignements qu'elles obtiennent et qu'elles ne visent aucun autre but illégitime pour chercher à obtenir l'identité de ces personnes. Quant aux autres critères relatifs à l'autorisation d'un interrogatoire préalable en equity, il doit être clairement établi que les renseignements ne peuvent pas être obtenus auprès d'une autre source comme les exploitants des sites Web désignés. La question du respect de la vie privée était une considéra-tion importante. En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE), les PSI n'ont pas le droit de divulguer « volontairement » des renseignements personnels comme les identités demandées sauf si le client y consent ou sauf si la divulgation est exigée par ordonnance d'un tribunal. Le droit à la vie privée est important et doit être protégé. L'équilibre délicat entre les intérêts de nature privée et l'intérêt public a toujours été une préoccupation de la Cour lorsqu'il est question d'une demande de divulgation de renseignements confidentiels. Les questions se rapportant au respect de la vie privée doivent céder le pas aux préoccupations publiques quant à la protection des droits de propriété intellectuelle dans des situations où la violation menace de diminuer ces droits. En d'autres mots, l'intérêt public en faveur de la divulgation doit l'emporter sur l'attente légitime de respect de la vie privée de la personne dont on cherche à obtenir l'identité si une ordonnance de divulgation est délivrée. Dans les cas où les demandeurs démontrent la légitimité de leur prétention selon laquelle des personnes inconnues violent leur droit d'auteur, ils ont le droit d'exiger que l'identité de ces personnes leur soit révélée afin d'être en mesure d'intenter une action. S'il s'écoule un long délai entre le moment où la demande de divulgation d'identité est faite par les demandeurs et le moment où ceux-ci reçoivent les renseignements, il se peut que les renseignements soient inexacts. Par conséquent, on doit voir à éviter les retards entre l'enquête et la demande de renseignements. Si on ne fait pas cela, une cour de justice serait peut-être justifiée de refuser de délivrer une ordonnance de divulgation. Il peut y avoir également un tel refus dans des situations où les demandeurs, lors de leur enquête, ne se sont pas limités à l'obtention de renseignements pertinents aux questions de violation du droit d'auteur. Le juge des requêtes a fait un certain nombre de déclarations quant à ce qui constituerait ou ne constituerait pas une violation du droit d'auteur, vraisemblablement parce qu'il croyait que les demanderesses, afin de réussir à connaître l'identité des utilisateurs, doivent prouver à première vue qu'il y a eu violation. On n'aurait pas dû tirer des conclusions comme celles-ci à ce stade préliminaire de la présente action car il aurait fallu examiner la preuve ainsi que le droit applicable à cette preuve après que celle-ci fut produite de façon appropriée. Cela pourrait porter préjudice aux parties si une instruction avait lieu. Par exemple, le juge des requêtes ne semble pas avoir examiné si l'ensemble des exigences quant à l'application de l'exemption relative à l'usage privé prévu au paragraphe 80(1) de la Loi sur le droit d'auteur ont été satisfaites. En ne relevant aucune preuve qu'il y a eu violation à une étape ultérieure en contravention du paragraphe 27(2) de la Loi sur le droit d'auteur parce qu'il n'y a eu « aucune preuve que le violateur en avait connaissance » , le juge des requêtes n'a pas tenu compte de la possibilité de conclure à la violation même sans que le violateur en ait eu vraiment connaissance si, en effet, il « devrait savoir » qu'il y aurait violation.

34 BMG Glaxo Wellcome PLC c. M.R.N., 1998 IIJCan 9071 (C.A.F.), [1998] 4 C.F. 439 (C.A.), a) le demandeur doit démontrer qu'il existe à première vue quelque chose à reprocher à l'auteur inconnu du préjudice; NON (cœur de la question: voir l’acétate suivante) b) la personne devant faire l'objet d'un interrogatoire préalable doit avoir quelque chose à voir avec la question en litige -- elle ne peut être un simple spectateur; OUI (réponse en 5 lignes) c) la personne devant faire l'objet de l'interrogatoire préalable doit être la seule source pratique de renseignements dont disposent les demandeurs; NON (problème de preuve; réponse en 7 lignes) d) la personne devant faire l'objet de l'interrogatoire préalable doit recevoir une compensation raisonnable pour les débours occasionnés par son respect de l'ordonnance portant interrogatoire préalable, en sus de ses frais de justice; OUI (OK même si risque que cela soit coûteux) e) l'intérêt public à la divulgation doit l'emporter sur l'attente légitime de respect de la vie privée. NON (problème de preuve) Glaxo Wellcome PLC c. M.R.N. T juge McKeown 5 p. La requérante veut interroger le ministre intimé en vue d'identifier les importateurs canadiens de certaines expéditions de la drogue appelée chlorhydrate de ranitidine-Elle détient deux brevets à l'égard de cette drogue et cherche à identifier les contrefacteurs afin de protéger lesdits brevets-La Cour n'a jamais accordé, en équité et à titre de redressement, le droit à un interrogatoire préalable-Là oú les tribunaux l'ont fait, ils ont reconnu qu'il s'agit d'un redressement exceptionnel-La condition essentielle pour autoriser cette sorte d'interrogatoire préalable est l'incapacité du requérant à avérer, par d'autres voies judiciaires ou par ses propres moyens, les renseignements qu'il veut obtenir-La requérante, qui avait présenté une demande en vertu de la Loi sur l'accès à l'information mais avait vu celle-ci refusée, aurait pu en appeler de ce refus conformément à l'art. 41 de cette même Loi-Il existe d'autres procédures, dont la possibilité de retenir les services d'enquêteurs privés et d'exercer son droit, aux termes de sa licence obligatoire, de demander un second audit de ses porteurs de licence-Même si un des porteurs de licence de la requérante a avoué qu'au cours du troisième trimestre de 1996, il avait déclaré kilos de moins qu'il n'en avait vendu, elle n'avait pas demandé une nouvelle vérification à cet égard-L'affaire Norwich Pharmacal Co v Commissioners of Customs and Excise, [1973] 2 All E.R. 943 (H.L.), sur laquelle la requérante s'est longuement fondée dans ses observations, diffère du présent litige, parce que, dans cette affaire, la cour avait discrétion en la matière étant donné que le ministre n'avait pas le pouvoir discrétionnaire de divulguer les renseignements qu'il avait reçus-Les principes appropriés applicables par le ministre dans le cas présent sont exposés dans Crompton (Alfred) Amusement Machines Ltd. v. Customs and Excise Comrs. (No. 2), [1974] A.C. 405 (H.L.)-Le ministre s'acquitte de son obligation légale de recueillir ces renseignements-Contrairement à ce qui se fait en Grande-Bretagne, c'est lui que le Parlement canadien investit du pouvoir de décider de la divulgation-Sa décision est susceptible de contrôle judiciaire-Autoriser l'interrogatoire préalable, ce serait passer outre au point de vue du Parlement en la matière-Le point de savoir si le ministre a exercé à bon escient son pouvoir discrétionnaire relève de la procédure de contrôle judiciaire-Les trois causes canadiennes, à savoir Johnston and Frank Johnston's Restaurants Limited, Re (1979), 33 Nfld. & P.E.I.R. 333 (C.S. Î.-P.-É.); (1980), 33 Nfld. & P.E.I.R. 341 (C.A. Î.-P.-É.); Leahy v. Dr. A.B. (1992), 113 N.S.R. (2d) 417 (C.S. 1re inst.); et Comeau, Re (1986), 77 N.S.R. (2d) 57 (C.S. 1re inst.), oú l'on a accordé le droit d'interrogatoire préalable, ont été instruites dans des provinces oú les règles de la Cour accordent ce droit-Les Règles de la Cour fédérale, tout comme celles de la Cour de l'Ontario et de la Colombie-Britannique, diffèrent à cet égard-Leur critère est essentiellement le même que la norme anglaise-Demande rejetée.

35 BMG (point a) [16] Il y a trois lacunes dans la prétention des demandeurs qu'il existe à première vue quelque chose à reprocher à quelqu'un: 1) Le contenu de l'affidavit est insuffisant (ouï-dire) 2) Il n'y a aucune preuve établissant un lien entre les pseudonymes et les adresses IP (preuve banale) 3) Il n'y a aucune preuve de violation du droit d'auteur (cœur de la question) a) le demandeur doit démontrer qu'il existe à première vue quelque chose à reprocher à l'auteur inconnu du préjudice; NON (cœur de la question)

36 BMG (point a) a) la reproduction
[25]Par conséquent, le fait de télédécharger une chanson pour usage privé ne constitue pas une violation du droit d'auteur. Voir Décision de la Commission du droit d'auteur pour la copie privée en , 12 décembre 2003, à la page 20. (idem ce qui a été dit à l’acétate 23) b) l'autorisation [27]S'agissant de l'autorisation, l'arrêt CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13 (IIJCan), [2004] 1 R.C.S. 339, a précisé que le fait de mettre sur place des appareils qui permettent de faire des copies ne correspond pas à autoriser la violation du droit d'auteur. «Je ne peux voir quelle réelle différence pourrait exister entre une bibliothèque qui place une photocopieuse dans une pièce remplie de documents visés par le droit d'auteur et un utilisateur qui place sa propre copie dans un répertoire partagé relié à un service de partage de fichiers entre homologues. » a) le demandeur doit démontrer qu'il existe à première vue quelque chose à reprocher à l'auteur inconnu du préjudice; NON (cœur de la question) Citation de la décision BMG en première instance….

37 BMG (point a) c) la mise en circulation
[28] Le simple fait de placer une copie dans un répertoire partagé où l'on peut y avoir accès par l'entremise d'un service de partage de fichiers entre homologues n'est pas de la distribution. La distribution implique un acte positif de la part du propriétaire du répertoire partagé, comme l'envoi de copies ou le fait d'annoncer qu'elles sont disponibles pour qui veut les copier. En l'espèce, aucune telle preuve n'a été présentée par les demandeurs. Ils ont simplement présenté en preuve le fait que les violateurs présumés ont mis des copies à disposition sur leurs répertoires partagés. Le droit exclusif de mettre à disposition est prévu dans Organisation mondiale de la propriètè intellectuelle. Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, Genève, 20 décembre Ce traité n'a toutefois pas encore été ratifié par le Canada et il ne fait donc pas partie de la législation canadienne sur le droit d'auteur. d) la possession (pas de preuve) a) le demandeur doit démontrer qu'il existe à première vue quelque chose à reprocher à l'auteur inconnu du préjudice; NON (cœur de la question)

38 Référence à Directive européenne / DMCA
FSI - Cour suprême et Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Asso. canadienne des forunisseurs Internet, (2004) CCH:      « ce n'est pas autoriser la violation du droit d'auteur que de permettre la simple utilisation d'un appareil susceptible d'être utilisé à cette fin. Les tribunaux doivent présumer que celui qui autorise une activité ne l'autorise que dans les limites de la légalité [. . .] Cette présomption peut être réfutée par la preuve qu'il existait une certaine relation ou un certain degré de contrôle entre l'auteur allégué de l'autorisation et les personnes qui ont violé le droit d'auteur » Référence à Directive européenne / DMCA Demande au législateur d’intervenir (par. 127) Récapitulatif: Fournisseur du contenu responsable Peu importe le lieu du serveur Pas d’autorisation implicite d’une contrefaçon FSI: (127): 127   Le fait de savoir que quelqu’un pourrait violer le droit d’auteur grâce à une technologie sans incidence sur le contenu (par ex. un photocopieur, comme dans CCH) n’équivaut pas nécessairement à autoriser cette violation, car il faut démontrer que l’intéressé a « approuv[é], sanctionn[é], perm[is], favoris[é], encourag[é] » (CCH, par. 38) le comportement illicite. Je conviens que l’omission de « retirer » un contenu illicite après avoir été avisé de sa présence peut, dans certains cas, être considérée comme une « autorisation ». Toutefois, ce n’est pas le cas en l’espèce. Tout dépend en grande partie des circonstances. Conclure hâtivement à une « autorisation » placerait le fournisseur de services Internet dans une situation difficile. Il devrait alors déterminer si l’allégation de violation du droit d’auteur est fondée et décider soit de contester l’action pour violation du droit d’auteur, soit de manquer éventuellement à ses obligations contractuelles envers le fournisseur de contenu. La meilleure solution serait que le législateur adopte une procédure « d’avis et de retrait » à l’instar de la Communauté européenne et des États‑Unis. Cour suprême et Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Asso. canadienne des forunisseurs Internet – résumé de la décision de la CSC: Le présent pourvoi soulève la question de savoir qui doit verser des redevances aux artistes et aux compositeurs titulaires du droit d’auteur canadien sur les œuvres musicales téléchargées au Canada à partir d’un autre pays au moyen de l’Internet. L’intimée est une société de gestion qui gère au Canada les droits d’auteur sur les œuvres musicales de ses membres canadiens et des membres étrangers de sociétés homologues. Elle veut percevoir des redevances auprès des fournisseurs de services Internet situés au Canada parce que, selon elle, ils violeraient le droit exclusif conféré par la loi au titulaire du droit d’auteur de communiquer l’œuvre au public par télécommunication et d’autoriser une telle communication. Les appelantes représentent une vaste coalition de fournisseurs canadiens de services Internet. Elles font valoir qu’elles ne « communiquent » pas d’œuvres musicales ni n’« autorisent » leur communication puisqu’elles ne sont que des agents et ne réglementent pas le contenu des communications Internet qu’elles transmettent. En 1988, le Parlement a ajouté à la Loi sur le droit d’auteur la disposition antérieure à l’actuel al. 2.4(1)b) prévoyant que la personne qui ne fait que fournir « à un tiers les moyens de télécommunication nécessaires pour que celui-ci [e]ffectue [une communication] » n’est pas elle-même partie à une communication illicite. En 1995, l’intimée a demandé à la Commission du droit d’auteur d’homologuer le tarif 22 proposant le paiement d’une redevance d’un certain montant. La Commission a tenu des audiences pour déterminer quelles activités Internet emportaient l’obligation de payer la redevance prévue par le tarif. La Commission a statué que le fournisseur de contenu pouvait être contraint au versement d’une redevance, mais que les activités habituelles d’un fournisseur de services Internet autre qu’un fournisseur de contenu ne constituaient pas une « communication » au sens de la Loi sur le droit d’auteur et, par conséquent, jouissaient de la protection de l’al. 2.4(1)b). Même lorsque l’intermédiaire est davantage qu’un simple agent, la Commission a conclu à l’absence de violation du droit d’auteur au Canada à moins que la communication ne provienne d’un serveur situé au Canada (sauf peut‑être si le fournisseur du contenu a « l’intention de le communiquer précisément à des destinataires au Canada »). La Cour d’appel fédérale a estimé qu’une redevance peut être exigée chaque fois qu’une télécommunication a un lien réel et important avec le Canada et non seulement lorsqu’une communication Internet provient d’un serveur hôte se trouvant au Canada. Elle a confirmé la décision de la Commission selon laquelle les appelantes ne violaient pas le droit d’auteur lorsqu’elles agissaient uniquement à titre d’intermédiaires. Les juges majoritaires ont cependant statué que le fournisseur de services Internet au Canada qui crée une « antémémoire », même pour des raisons purement techniques, n’est plus un simple intermédiaire, mais participe à la violation du droit d’auteur et est assujetti à cet égard au tarif 22. La juge dissidente a convenu avec la Commission que la mise en antémémoire dans le but d’améliorer l’efficacité des communications Internet et d’en réduire le coût ne constitue pas une violation du droit d’auteur. Arrêt : Le pourvoi est accueilli en partie; le pourvoi incident est rejeté. La juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, Deschamps et Fish : La possibilité de diffuser des œuvres artistiques et intellectuelles grâce à l’Internet est l’une des grandes innovations de l’ère de l’information. Le recours à l’Internet doit être facilité, et non découragé, mais pas de manière injuste, au détriment des créateurs. L’Internet représente un véritable défi pour les lois nationales sur le droit d’auteur qui, de par leur nature même, s’appliquent habituellement dans des territoires donnés. En adoptant l’al. 2.4(1)b) de la Loi sur le droit d’auteur, le législateur a fait une distinction de principe entre ceux qui utilisent l’Internet pour fournir ou se procurer du contenu, notamment de la musique à peu de frais, et ceux qui font partie de l’infrastructure Internet comme telle. Le législateur a décidé qu’il est dans l’intérêt du public d’encourager les intermédiaires, qui rendent les télécommunications possibles, à étendre et à développer leurs activités sans s’exposer au risque de violer le droit d’auteur. L’alinéa 2.4(1)b) indique que, de l’avis du législateur, les intermédiaires Internet ne sont pas du tout des « utilisateurs », à tout le moins pour l’application de la Loi sur le droit d’auteur. Il y a télécommunication lors de la transmission de l’œuvre musicale du serveur hôte à l’utilisateur final. La communication Internet qui franchit une ou plusieurs frontières nationales « se produit » dans plus d’un pays, soit à tout le moins dans le pays de transmission et dans le pays de réception. Point n’est besoin qu’une communication provienne d’un serveur situé au Canada pour qu’elle se produise au Canada. La Commission a eu tort de conclure qu’une communication qui ne provient pas du Canada ne se produit pas au Canada. Conclure en sens contraire irait non seulement à l’encontre du sens ordinaire des mots, mais aurait de graves conséquences dans d’autres domaines de l’application de la loi à l’Internet. L’applicabilité de la Loi sur le droit d’auteur à une communication à laquelle participent des ressortissants d’autres pays dépend de l’existence entre le Canada et la communication d’un lien suffisant pour que le Canada applique ses dispositions conformément aux principes d’ordre et d’équité. L’existence d’un lien réel et important avec le Canada suffit pour que notre Loi sur le droit d’auteur s’applique aux transmissions Internet internationales conformément au principe de la courtoisie internationale. En ce qui concerne l’Internet, le facteur de rattachement pertinent est le situs du fournisseur de contenu, du serveur hôte, des intermédiaires et de l’utilisateur final. L’importance à accorder à l’un d’eux en particulier varie selon les circonstances de l’affaire et la nature du litige. La conclusion selon laquelle le Canada pourrait exercer sa compétence en matière de droits d’auteur à l’égard tant des transmissions effectuées au pays que de celles provenant de l’étranger est conforme non seulement à notre droit général, mais aussi aux pratiques nationales et internationales en la matière. C’est une autre question, toutefois, que celle de savoir si l’intention du législateur canadien était d’exercer sa compétence en matière de droits d’auteur de façon à contraindre au versement de redevances tout participant à une communication Internet ayant « un lien réel et important » avec le Canada. Le règlement de cette deuxième question exige l’interprétation des dispositions de la Loi sur le droit d’auteur. L’alinéa 2.4(1)b) de la Loi sur le droit d’auteur dispose que le participant à une télécommunication qui ne fait que fournir « les moyens de télécommunication nécessaires » n’est pas réputé en être l’auteur. Cette disposition n’est pas une échappatoire, mais un élément important de l’équilibre établi par le régime législatif en cause. Il faut interpréter les termes qu’elle emploie dans leur sens ordinaire et grammatical, selon le contexte. Dans le contexte considéré, un moyen est « nécessaire » s’il est raisonnablement utile et approprié pour l’obtention des avantages que sont une économie et une efficacité accrues. Les « moyens » englobent tous les logiciels de connexion, les services assurant la connectivité, les installations et services offrant l’hébergement sans lesquels la communication n’aurait pas lieu. L’intermédiaire Internet qui ne se livre pas à une activité touchant au contenu de la communication, mais qui se contente d’être « un agent » permettant à autrui de communiquer, bénéficie de l’application de l’al. 2.4(1)b). Ce qui caractérise entre autres un tel « agent », c’est l’ignorance du contenu attentatoire et l’impossibilité (tant sur le plan technique que financier) de surveiller la quantité énorme de fichiers circulant sur l’Internet. Toutefois, la protection prévue à l’al. 2.4(1)b) s’applique à une fonction protégée, et non à toute activité possible d’un fournisseur de services Internet. Le fournisseur de contenu n’échappe pas à l’application des dispositions sur le droit d’auteur du seul fait qu’il utilise un serveur hôte situé à l’étranger. À l’inverse, un serveur hôte n’est pas assujetti à ces dispositions seulement parce qu’il est situé au Canada. La responsabilité du serveur hôte doit être déterminée par le fait qu’il se limite ou non au rôle d’« agent » (ou n’a aucune incidence sur le contenu); dans l’affirmative, il bénéficie de la protection prévue à l’al. 2.4(1)b). L’antémémoire est une belle invention issue du progrès de la technologie Internet, elle n’a aucune incidence sur le contenu et, au vu de l’al. 2.4(1)b) de la Loi, elle ne devrait avoir aucun effet juridique sur la communication intervenant entre le fournisseur de contenu et l’utilisateur final. La « mise en antémémoire » est dictée par la nécessité d’offrir un service plus rapide et plus économique. Elle ne devrait pas emporter la violation du droit d’auteur lorsqu’elle a lieu uniquement pour de telles raisons techniques et bénéficie donc de la protection prévue à l’al. 2.4(1)b). La Commission avait raison sur ce point, et sa décision doit être rétablie à cet égard. Le fait qu’un fournisseur de services Internet sache que quelqu’un pourrait violer le droit d’auteur grâce à une technologie sans incidence sur le contenu n’équivaut pas nécessairement à autoriser cette violation, car il faut démontrer que l’intéressé a approuvé, sanctionné, permis, favorisé ou encouragé le comportement illicite. L’omission de « retirer » un contenu illicite après avoir été avisé de sa présence peut, dans certains cas, être considérée comme une « autorisation ». Celle-ci peut parfois être inférée, mais tout dépend des faits. On dit souvent de la Loi sur le droit d’auteur qu’elle établit « un équilibre » entre les droits de ceux qui créent des œuvres artistiques et intellectuelles et ceux des personnes désireuses d’utiliser ces œuvres. Le présent pourvoi ne touche qu’accessoirement à cet équilibre, le législateur ayant indiqué à l’al. 2.4(1)b) que ceux qui fournissent l’infrastructure Internet ne doivent pas être considérés comme des « utilisateurs » pour l’application de la Loi. Le juge LeBel : Sauf l’analyse relative au critère qu’il convient d’appliquer pour localiser d’une communication Internet au regard de la Loi sur le droit d’auteur, le jugement des juges majoritaires et le règlement du pourvoi qu’ils proposent sont acceptés. Le pouvoir du Parlement d’adopter des lois ayant une portée extraterritoriale est bien établi en droit canadien. En common law, le Parlement est présumé ne pas avoir eu l’intention de conférer à une loi une portée extraterritoriale. Cette présomption peut être réfutée par l’intention contraire exprimée expressément ou implicitement dans la loi. Aucune disposition de la Loi sur le droit d’auteur ne confère implicitement une portée extraterritoriale à l’al. 3(1)f), compte tenu, tout particulièrement, du principe de territorialité du droit d’auteur. Puisque le Parlement n’a pas voulu que la Loi s’applique à l’extérieur du Canada, une communication Internet a donc lieu au Canada uniquement lorsqu’elle provient d’un serveur hôte situé au Canada. De la sorte, les œuvres protégées par le droit d’auteur existent physiquement sur le territoire canadien et bénéficient donc de la protection de l’al. 3(1)f). Ce critère de localisation de la communication, fondé sur l’emplacement du serveur hôte, a le mérite d’être simple; il respecte le mieux le principe de la territorialité et il harmonise notre droit d’auteur avec les principes formulés dans les traités internationaux. En plus de réduire le risque d’atteinte à la vie privée, il est valable sur le plan pratique, il offre la prévisibilité voulue et il est le plus compatible avec la portée et l’objet de la Loi. En revanche, il est inopportun d’appliquer le critère du lien réel et important, qui a vu le jour dans un contexte très différent, pour déterminer si une communication a eu lieu au Canada. Ce critère a été formulé en fonction des exigences de la fédération canadienne et ne saurait être transformé à la légère en règle d’interprétation législative. Ce n’est pas un principe de compétence législative; il s’applique uniquement aux tribunaux. De plus, il cadre mal avec le principe de la territorialité et ne devrait pas être interprété comme limitant le pouvoir du Parlement d’adopter des lois ayant une portée extraterritoriale. Le recours à ce critère comporte également le risque d’une superposition des redevances exigibles dans les différents États. Notre Cour doit opter pour l’interprétation de l’al. 3(1)f) qui respecte le droit à la vie privée de l’utilisateur final et écarter toute interprétation qui favoriserait le contrôle ou la collecte de données personnelles lors d’une utilisation de l’Internet à domicile. Localiser la communication en fonction du serveur hôte permet d’assurer la protection des renseignements personnels : le risque d’atteinte à la vie privée est réduit parce que c’est le fournisseur de contenu qui a rendu l’information publique en la rendant disponible sur le serveur. Par contre, dans la mesure où il touche aux pratiques d’extraction des utilisateurs finaux, le critère du lien réel et important favorise le contrôle des activités individuelles de téléchargement et de navigation. Le droit au respect de la vie privée sera directement touché lorsqu’un titulaire du droit d’auteur ou une société de gestion tentera d’obtenir d’un fournisseur de services Internet des données sur les œuvres protégées que télécharge un utilisateur final.

39 « nouveau » projet de loi pour amender la Loi sur le droit d’auteur
Types d’amendement suggérés La mise à la disposition du public Les mesures techniques (anti-contournement) La délation des FAI (fournisseurs d’accès Internet) Projet de loi C-60 (2005) Projet de loi C-61 (2008) « nouveau » projet de loi pour amender la Loi sur le droit d’auteur Projet de loi C-60 (2005) La mise à la disposition du public: Faire ce que dit le juge dans BMG « Le droit exclusif de mettre à disposition est prévu dans Organisation mondiale de la propriètè intellectuelle. Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, Genève, 20 décembre Ce traité n'a toutefois pas encore été ratifié par le Canada et il ne fait donc pas partie de la législation canadienne sur le droit d'auteur. » Les mesures techniques (anti-contournement) Principe inspiré du traité de l’OMPI relatif au droit d’auteur (1996) Art. 11: « Les Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en œuvre par les auteurs dans le cadre de l'exercice de leurs droits en vertu du présent traité ou de la Convention de Berne et qui restreignent l'accomplissement, à l'égard de leurs œuvres, d'actes qui ne sont pas autorisés par les auteurs concernés ou permis par la loi. » Problème de compatibilité avec le régime de la copie privée La délation des FAI (fournisseurs d’accès Internet) Équivalent du DMCA américain Processus de communication avec affidavits Processus intermédiaire

40 6) Contrats d’employés, contrats de développement et droit d’auteur

41 Contrats d’employés et de développement
Contrat d’employés À qui appartient la propriété intellectuelle? Droits moraux Différence avec les contrats de développement Différence Canada vs. États-Unis

42 COURS 12

43 Droit des marques de commerce

44 Droit des marques Principes fondamentaux en droit des marques
Noms de domaine et droit des marques Usage des métatags

45 Principes fondamentaux en droit des marques

46 Droit des marques Fait partie de la propriété intellectuelle…
Mais rien d’intellectuel Souvent appelé aussi « propriété industrielle » Attention au terme de « propriété » VRAI vente, licence, transmit si faillite, etc… FAUX pas interdiction totale de l’usage (citation dans un livre), si terme devient un terme générique (frigidaire), arrêt de l’usage par le titulaire, …, et plus généralement, un usage qui ne porte pas à confusion et qui n’est pas injuste EX: Affaire EXXON (pas de droit d’auteur même si $$$$ - originalité) « "The protection of trade-marks is the law's recognition of the psychological function of symbols. If it is true that we live by symbols, it is no less true that we purchase goods by them. A trade-mark is a merchandising short-cut which induces a purchaser to select what he wants, or what he has been led to believe he wants » Juge Frankfurter dans Mishawaka Rubber & WoollenManufacturing c. S.S. Kresge, (1941) 316 U.S. 203. U.S. Supreme Court Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. v. S. S. Kresge Co., 316 U.S. 203 (1942) Mishawaka Rubber & Woolen Manufacturing Co. v. S. S. Kresge Co. No. 649 Argued April 1, 1942 Decided May 4, 1942 316 U.S. 203 CERTIORARI TO THE CIRCUIT COURT OF APPEALS FOR THE SIXTH CIRCUIT Syllabus In order that he may recover profit under § 19 of the Trademark Act, the trademark owner is not required to prove that the purchasers of goods bearing the infringing mark were induced by it to believe that the goods were the goods of the trademark owner and purchased for that reason, and that they would otherwise have bought of him. P. 316 U. S. 206. 119 F.2d 316, reversed. Certiorari, 314 U.S. 603, to review the affirmance of a decree in a suit to enjoin infringements of a trademark and for an accounting of profits. MR. JUSTICE FRANKFURTER delivered the opinion of the Court. The petitioner, which manufactures and sells shoes and rubber heels, employs a trademark, registered under the Trademark Act of 1905, 33 Stat. 724, 15 U.S.C. § 81 et seq., consisting of a red circular plug embedded in the center of a heel. The heels were not sold separately, but were attached to shoes made by the petitioner. It has spent considerable sums of money in seeking to gain the Page 316 U. S. 204 favor of the consuming public by promoting the mark as assurance of a desirable product. The respondent sold heels not made by the petitioner, but bearing a mark described by the District Court as "a circular plug of red or reddish color so closely resembling that of the plaintiff [petitioner] that it is difficult to distinguish the products sold by the defendant from the plaintiff's products." The heels sold by the respondent were inferior in quality to those made by the petitioner, and "this tended to destroy the goodwill created by the plaintiff in the manufacture of its superior product." Although there was no evidence that particular purchasers were actually deceived into believing that the heels sold by the respondent were manufactured by the petitioner, the District Court found that there was a "reasonable likelihood" that some purchases might have been induced by the purchaser's belief that he was obtaining the petitioner's product. "The ordinary purchaser, having become familiar with the plaintiff's trademark, would naturally be led to believe that the heels marketed by the defendant were the product of the plaintiff company." Concluding that the petitioner's mark had thus been infringed, the Court enjoined future infringement and also ordered that the respondent account to the petitioner for profits made from sales "to purchasers who were induced to buy because they believed the heels to be those of plaintiff and which sales plaintiff would otherwise have made." Complaining of this criterion for determining the profits that improperly accrued to the respondent by reason of the infringement, the petitioner appealed to the Circuit Court of Appeals for the Sixth Circuit, which affirmed the decree. 119 F.2d 316. Deeming the matter to present an important question under the Trademark Act, we brought the case here, 314 U.S. 603, solely to review the provisions of the decree dealing with the measure of profits and Page 316 U. S. 205 damages for the infringement found by the two lower courts. Whether there was such an infringement as to entitle the petitioner to the remedies provided by the federal trademark laws is therefore not open here. The protection of trademarks is the law's recognition of the psychological function of symbols. If it is true that we live by symbols, it is no less true that we purchase goods by them. A trademark is a merchandising shortcut which induces a purchaser to select what he wants, or what he has been led to believe he wants. The owner of a mark exploits this human propensity by making every effort to impregnate the atmosphere of the market with the drawing power of a congenial symbol. Whatever the means employed, the aim is the same -- to convey through the mark, in the minds of potential customers, the desirability of the commodity upon which it appears. Once this is attained, the trademark owner has something of value. If another poaches upon the commercial magnetism of the symbol he has created, the owner can obtain legal redress. And, in this case, we are called upon to ascertain the extent of the redress afforded for infringement of a mark registered under the Trademark Act of 1905. The "right to be protected against an unwarranted use of the registered mark has been made a statutory right" by that Act. Thaddeus Davids Co. v. Davids Mfg. Co., 233 U. S. 461, 233 U. S Section 19 of the Act provides that, "upon a decree being rendered in any such case for wrongful use of a trademark, the complainant shall be entitled to recover, in addition to the profits to be accounted for by the defendant, the damages the complainant has sustained thereby, and the court shall assess the same or cause the same to be assessed under its direction , and, in assessing profits, the plaintiff shall be required to prove defendant's sales only; defendant must Page 316 U. S. 206 prove all elements of cost which are claimed. *" 33 Stat. 724, 729; 15 U.S.C. § 99. Infringement and damage having been found, the Act requires the trademark owner to prove only the sales of articles bearing the infringing mark. Although the award of profits is designed to make the plaintiff whole for losses which the infringer has caused by taking what did not belong to him, Congress did not put upon the despoiled the burden -- as often as not impossible to sustain -- of showing that, but for the defendant's unlawful use of the mark, particular customers would have purchased the plaintiff's goods. If it can be shown that the infringement had no relation to profits made by the defendant, that some purchasers bought goods bearing the infringing mark because of the defendant's recommendation or his reputation or for any reason other than a response to the diffused appeal of the plaintiff's symbol, the burden of showing this is upon the poacher. The plaintiff, of course, is not entitled to profits demonstrably not attributable to the unlawful use of his mark. Cf. Straus v. Notaseme Hosiery Co., 240 U. S. 179, 240 U. S. 183; compare Sheldon v. Metro-Goldwyn Pictures Corp., 309 U. S. 390; Westinghouse Electric & Mfg. Co. v. Wagner Electric & Mfg. Co., 225 U. S The burden is the infringer's to prove that Page 316 U. S. 207 his infringement had no cash value in sales made by him. If he does not do so, the profits made on sales of goods bearing the infringing mark properly belong to the owner of the mark. Hamilton-Brown Shoe Co. v. Wolf Bros. & Co., 240 U. S There may well be a windfall to the trademark owner where it is impossible to isolate the profits which are attributable to the use of the infringing mark. But to hold otherwise would give the windfall to the wrongdoer. In the absence of his proving the contrary, it promotes honesty and comports with experience to assume that the wrongdoer who makes profits from the sales of goods bearing a mark belonging to another was enabled to do so because he was drawing upon the goodwill generated by that mark. And one who makes profits derived from the unlawful appropriation of a mark belonging to another cannot relieve himself of his obligation to restore the profits to their rightful owner merely by showing that the latter did not choose to use the mark in the particular manner employed by the wrongdoer. The starting point of the case before us is respondent's infringement of the petitioner's trademark in violation of the federal Act. The decree is assailed by the petitioner because, upon its reading of the decree, it is awarded only those profits which it can affirmatively prove to have resulted from sales "to purchasers who were induced to buy because they believed the heels to be those of plaintiff, and which sales plaintiff would otherwise have made." We are not prepared to say that such is not a sensible reading of the language in which the decree was cast, the purpose of which was to recover profits that came to the respondent through its infringement, and that, in good conscience, belong to the petitioner. The decree, in effect, requires the petitioner to prove by a procession of witnesses that, when they bought heels from the infringer, they had a clear, well focussed consciousness that they were buying the petitioner's heels, and that otherwise they Page 316 U. S. 208 would not have bought them. But the shoe is on the other foot. The creation of a market through an established symbol implies that people float on a psychological current engendered by the various advertising devices which give a trademark its potency. It is that which the Trademark Act of 1905 protects. We therefore vacate the decree in order that the cause be remanded to the District Court for the entry of a decree in conformity with this opinion. If the petitioner suffered damages beyond the loss of profits, the decree should provide for the assessment of such damages. Reversed. THE CHIEF JUSTICE and MR. JUSTICE ROBERTS took no part in the consideration or decision of this case. * The committee reports upon the bill which became the 1905 Act make these observations on § 19: "By section 19, provision is made for proceedings in equity against the infringer of a registered trademark. This section corresponds in terms with section 4921 of the Revised Statutes, relating to patent cases, except that it specially provides the manner in which profits shall be ascertained. Under existing rules, it is necessary for the complainant to prove sales and costs with entire and absolute accuracy. The only persons having knowledge of making the sales are the defendant or some one in his employ. It has seemed, therefore, only fair and just that, if the complainant proves the sales, the defendant should be required to produce evidence of the expenses he was put to in making such sales as an offset against the sales proven by the complainant." Sen.Rep. No. 3278, 58th Cong., 3d Sess., p. 10; H.Rep. No. 3147, 58th Cong., 3d Sess., p. 9. MR. JUSTICE BLACK, dissenting, with whom MR. JUSTICE DOUGLAS and MR. JUSTICE MURPHY concur. Mishawaka does not sell detached rubber heels. The heels bearing its mark are attached to the rubber boots and shoes it manufactures, and reach the market only as parts of these larger products. Kresge, on the other hand, sells in its retail stores detached rubber heels manufactured by others. Hence, like the courts below, I find it difficult to conclude that there were substantial probabilities of deception and that Kresge's sales took away business that might otherwise have gone to Mishawaka. In any event, the economic rivalry, if it existed at all, was so remote and indirect that an injunction alone would seem to have afforded ample relief against the infringement, found by both courts below to have been without fraudulent intent. Moreover, upon the extensive evidence introduced by both parties, the trial court concluded that there was "no direct proof of any ordinary purchaser's being misled into believing that heels marketed by the defendant were products Page 316 U. S. 209 of the plaintiff company." The Circuit Court of Appeals reached a similar conclusion: "No justification is found in the record for an inference that anyone appears to have been deceived by appellee's trademark into purchasing its shoe heels and lifts in the belief that he was purchasing shoe heels produced by appellant." 119 F.2d 316, 324. If the respondent had willfully palmed off the heels it sold as products of the petitioner, and if it had been shown that the petitioner had suffered any injury, I should agree to a decision resolving doubts about the measure of damages in favor of the petitioner. But, under the circumstances of this case, I believe the effect of the decision handed down is to grant a windfall to the petitioner and to impose a penalty upon the respondent, neither of which is deserved. Finding nothing in the Trademark Act of 1905 which compels such a result, I can see no abuse of discretion in the decree of the trial court which the Circuit Court of Appeals affirmed. Saxlehner v. Siegel-Cooper Co., 179 U. S. 42. Cf. Straus v. Notaseme Hosiery Co., 240 U. S. 179, 240 U. S

47 Droit des marques Une contravention existe de plein droit (pas besoin de volonté de contrevenir) Pour une durée de 15 ans renouvelable (Art. 46) La protection concerne indépendamment Un nom Un symbole Une couleur Une odeur (mais …) Un bruit (mais…) Sauf exception… nécessite un enregistrement (différent du droit d’auteur) Loi sur les marques de commerce ( L.R., 1985, ch. T-13 ) RENOUVELLEMENT DES ENREGISTREMENTS Renouvellement 46. (1) L’enregistrement d’une marque de commerce figurant au registre en vertu de la présente loi est sujet à renouvellement au cours des quinze années à compter de la date de cet enregistrement ou du dernier renouvellement.

48 Droit des marques Conditions générales
Personne n’a un titre préalable sur une marque susceptible de confusion Être enregistrable (par exemple) Ne pas être susceptible de recours avec une marque pré-enregistrée (ou sur le point de l’être) Pas être un terme générique Ne pas être source à tromperie Ne pas être offensant Ne pas être interdit Ne pas suggèrer un lien avec un être vivant ou récemment décédé Analyse du respect de ces conditions par un examinateur du Bureau des MC Rejet (appel possible à la CF) Publication dans le Journal des MC Quand une marque de commerce est réputée adoptée 3. Une marque de commerce est réputée avoir été adoptée par une personne, lorsque cette personne ou son prédécesseur en titre a commencé à l’employer au Canada ou à l’y faire connaître, ou, si la personne ou le prédécesseur en question ne l’avait pas antérieurement ainsi employée ou fait connaître, lorsque l’un d’eux a produit une demande d’enregistrement de cette marque au Canada. S.R., ch. T-10, art. 3. Quand une marque de commerce est réputée employée 4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée. Idem (2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services. Emploi pour exportation (3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises. S.R., ch. T-10, art. 4. Quand une marque de commerce est réputée révélée 5. Une personne est réputée faire connaître une marque de commerce au Canada seulement si elle l’emploie dans un pays de l’Union, autre que le Canada, en liaison avec des marchandises ou services, si, selon le cas : a) ces marchandises sont distribuées en liaison avec cette marque au Canada; b) ces marchandises ou services sont annoncés en liaison avec cette marque : (i) soit dans toute publication imprimée et mise en circulation au Canada dans la pratique ordinaire du commerce parmi les marchands ou usagers éventuels de ces marchandises ou services, (ii) soit dans des émissions de radio ordinairement captées au Canada par des marchands ou usagers éventuels de ces marchandises ou services, et si la marque est bien connue au Canada par suite de cette distribution ou annonce. S.R., ch. T-10, art. 5.

49 Droit des marques Confusion Art. 6 (5) : critères de confusion
Caractère distinctif Période d’utilisation Genre des marchandises ou services Nature du commerce Degré de ressemblance Non exhaustif Question factuelle Art. 7 : « Nul ne peut : (…) b) appeler l’attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu’il a commencé a y appeler ainsi l’attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d’un autre; Quand une marque ou un nom crée de la confusion 6. (1) Pour l’application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l’emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article. Idem (2) L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. (3) L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial, lorsque l’emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à cette marque et les marchandises liées à l’entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale. (4) L’emploi d’un nom commercial crée de la confusion avec une marque de commerce, lorsque l’emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à l’entreprise poursuivie sous ce nom et les marchandises liées à cette marque sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom et les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale. Éléments d’appréciation (5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent. S.R., ch. T-10, art. 6. Interdictions 7. Nul ne peut : a) faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l’entreprise, les marchandises ou les services d’un concurrent; b) appeler l’attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu’il a commencé à y appeler ainsi l’attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d’un autre; c) faire passer d’autres marchandises ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés; d) utiliser, en liaison avec des marchandises ou services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde : (i) soit leurs caractéristiques, leur qualité, quantité ou composition, (ii) soit leur origine géographique, (iii) soit leur mode de fabrication, de production ou d’exécution; e) faire un autre acte ou adopter une autre méthode d’affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada. S.R., ch. T-10, art. 7.

50 Noms de domaine

51 Noms de domaine NDD générique .com - .org - .net – biz – etc.
Régler le cybersquatting NDD Canada Personne physique (si plus de 18 ans) Canadien Résident Personne morale ou groupes dont PM selon loi fédérale ou provinciale SNC (si 2 tiers des associés canadiens) Association (si 80% membres sont canadiens) Association (si 80% membres + de 183 jours au Canada) Syndicat Gouvernement Autres si propriétaire d’une MC enregistrée au Canada Etc..

52 Noms de domaine ICANN et le rapport de l’OMPI (30 avril 1999)
RED et l’ACEI Qu’est-ce que l’ICANN ? L’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) est une organisation de droit privé à but non lucratif. Son personnel et ses participants viennent du monde entier. Elle est chargée d’allouer l’espace des adresses de protocole Internet (IP), d’attribuer les identificateurs de protocole, de gérer le système de nom de domaine de premier niveau pour les codes génériques (gTLD) et les codes nationaux (ccTLD), et d’assurer les fonctions de gestion du système de serveurs racines. Ces services étaient initialement assurés dans le cadre d’un contrat avec le gouvernement fédéral américain par l’Internet Assigned Numbers Authority (IANA) et d’autres organismes. L’ICANN assume à présent les fonctions de l’IANA. En tant que partenariat public-privé, l’ICANN a pour mission de préserver la stabilité opérationnelle d’Internet, de promouvoir la concurrence, d’assurer une représentation globale des communautés Internet, et d’élaborer une politique correspondant à sa mission suivant une démarche consensuelle ascendante. Qu’est-ce que le système de nom de domaine ? Le système de nom de domaine (Domain Name System - DNS) aide les utilisateurs à naviguer sur Internet. Chaque ordinateur relié à Internet a une adresse unique appelée “adresse IP” (adresse de protocole Internet). Étant donné que les adresses IP (qui sont des séries de chiffres) sont difficiles à mémoriser, le DNS permet d’utiliser à la place une série de lettres familières (le “nom de domaine”). Par exemple, au lieu de taper “ ,” vous pouvez taper “www.icann.org.” Le DNS transfère le nom de domaine que vous tapez dans l’adresse IP correspondante et vous connecte au site web recherché. Le DNS permet également le bon fonctionnement du courrier électronique, de sorte que le courriel que vous envoyez atteint son destinataire. Quel est le rôle de l’ICANN ? L’ICANN est chargée de coordonner la gestion des éléments techniques du DNS pour assurer la “résolution universelle” (“universal resolvability”), de sorte que tous les internautes puissent trouver toutes les adresses valables. Pour ce faire, l’ICANN supervise la distribution des identificateurs techniques uniques utilisés dans les opérations Internet et l’affectation des noms de domaine de premier niveau (tels que .com, .info, etc.). Les autres questions concernant les internautes, telles que les règles relatives aux transactions financières, le contrôle du contenu sur Internet, les messages électroniques à caractère commercial non sollicités (“spam”) et la protection des données n’entrent pas dans le cadre des responsabilités de coordination technique de l’ICANN. L'expression "universal resolvability" ("résolution universelle") désigne l’aptitude à assurer des résultats prévisibles à partir de tout site Internet. C’est une caractéristique technique fondamentale du système de nom de domaine, car elle fait d’Internet la précieuse ressource mondiale qu’il est devenu aujourd’hui. Sans cela, le même nom de domaine pourrait renvoyer à différents sites Internet dans des circonstances différentes, ce qui causerait une grande confusion. Comment fonctionne l’ICANN ? Dans la structure de l’ICANN, les gouvernements et les organisations de traité international travaillent en partenariat avec les entreprises, les organisations et les spécialistes qui contribuent à bâtir et maintenir le réseau mondial Internet. L’innovation et la croissance continue d’Internet présentent de nouveaux défis pour préserver la stabilité. Ensemble, les membres de l’ICANN se penchent sur les questions qui concernent directement la mission de coordination technique de l’ICANN. Conformément au principe d’autoréglementation maximale dans l’économie de haute technologie, l’ICANN est probablement le plus bel exemple de collaboration entre les membres de la communauté Internet. L’ICANN est gouvernée par un conseil d’administration de composition internationale qui supervise le processus d’élaboration des politiques. Le président de l’ICANN dirige une équipe internationale qui veille à ce que l’ICANN honore ses engagements opérationnels à l’égard de la communauté Internet. Conçu pour répondre aux besoins des technologies et des économies en évolution rapide, le processus d’élaboration des politiques est un mécanisme souple et rapidement mis en oeuvre par les trois Organisations de Soutien. Les comités consultatifs représentant les organisations d’internautes et les communautés techniques travaillent avec les Organisations de Soutien pour définir des politiques appropriées et efficaces. Plus de quatre-vingt gouvernements sont en consultation étroite avec le Conseil d’administration par le biais du Comité Consultatif Gouvernemental. Des ressortissants de nombreux pays ont siégé au conseil d’administration de l’ICANN, parmi lesquels l’Allemagne, l’Australie, le Brésil, la Bulgarie, le Canada, la Chine, la Corée, l’Espagne, les États-Unis, la France, le Ghana, le Japon, le Kenya, le Mexique, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni et le Sénégal. Qu'est-ce que l'OMPI L'organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) est une institution spécialisée des Nations Unies. Sa mission consiste à élaborer un système international équilibré et accessible de propriété intellectuelle qui récompense la créativité, stimule l'innovation et contribue au développement économique tout en préservant l'intérêt général. L'OMPI a été créée en 1967 par la Convention instituant l'OMPI, en vertu de laquelle ses États membres lui ont donné pour mission de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde grâce à la coopération entre États et en collaboration avec d'autres organisations internationales. Elle a son siège à Genève (Suisse). L'ACEI est l'organisme responsable de la gestion et l'opération du nom de domaine «national.ca» au Canada. RED Register: Microsoft vient (Décembre 2007) d’intenter un procès à Red Register (un bureau d’enregistrement de sites Internet) pour ‘ profit illégal de nom de domaine ‘. Microsoft accuse la société d’avoir référencé 125 sites ressemblant au sien, ce qui peut, d’après lui, ‘ créer une confusion auprès du consommateur ‘. Deux types de reproches sont faits à Red Register : le ‘ typosquatting ‘ (enregistrement des variantes de la marque, en exploitant notamment les erreurs orthographiques) et le ‘ cybersquatting ‘ (noms de domaine incluant la marque, orthographe y compris). Red Register a par exemple accepté des noms comme que ‘ windowslivecare.com ‘ ou ‘ msnmesnger.com ‘. Le géant de Redmond déplore que les internautes soient ‘ trompés par le nom de ces sites ‘. La demande de procédure judiciaire a été déposée le 4 décembre dernier, auprès de la Cour suprême du comté de Seattle. La date du jugement n’est pas encore connue. Ce n’est pas la première fois que Microsoft se lance dans ce type de bataille, pour protéger son fief. Les procès similaires sont au moins au nombre de cinq. En mars dernier, l’éditeur récoltait par exemple 2 M$ auprès Jason Cox et Newtonarch LLC au Nouveau-Mexique.

53 Noms de domaine Trois objectifs majeurs
Rapide (45 jours) (trop pour certains) Pas cher (environ $ US) Uniforme et autre Acteurs susceptibles d’être impliqués Plainte du demandeur Défense du défendeur Prestataire de service en règlement des différends ICANN Registraire Procédures élaborées (trois niveaux) REGISTRAIRE RÈGLEMENT FACULTATIF DU REGISTRAIRE Procédure obligatoire? Voir plus loin

54 Noms de domaine Requête du demandeur Formulaire d’information avec
Nom du défendeur NDD en cause (parfois plusieurs) Marque (enregistrée ou non) en cause Exposer les motifs (cf. motifs plus loin) Exposer la mesure de réparation Exposer si autre procédure en cours Etc.. Technique de communication 1 ou 3 experts (arbitres)

55 Noms de domaine Dépôt auprès d’un registraire (provider) Vérification
Notification de la plainte Si conforme, dans les 3 jours, demande de paiement Par requérant Sauf si demande de 3 panélistes Transmission au défendeur (date d’ouverture) et ICANN Nomination d’une commission Réponse de celui-ci dans les 20 jours Certification de la vérité des infos. Sinon, on statue et communication à la commission Décision (dans les 14 jours de sa nomination) Transmission de la commission (panel) au registraire Transmission aux parties Rien sur la possibilité d’appel

56 Noms de domaine - critères
Principes de 4 (a) des règles de l’ICANN (idem 3.1 RED de l’ACEI) a) Un nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits ;   b) que le titulaire actuel n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et   c) ce nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.   (un peu différent de l’ACEI) Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (As Approved by ICANN on October 24, 1999) 1. Purpose. This Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "Policy") has been adopted by the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN"), is incorporated by reference into your Registration Agreement, and sets forth the terms and conditions in connection with a dispute between you and any party other than us (the registrar) over the registration and use of an Internet domain name registered by you. Proceedings under Paragraph 4 of this Policy will be conducted according to the Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "Rules of Procedure"), which are available at and the selected administrative-dispute-resolution service provider's supplemental rules. 2. Your Representations. By applying to register a domain name, or by asking us to maintain or renew a domain name registration, you hereby represent and warrant to us that (a) the statements that you made in your Registration Agreement are complete and accurate; (b) to your knowledge, the registration of the domain name will not infringe upon or otherwise violate the rights of any third party; (c) you are not registering the domain name for an unlawful purpose; and (d) you will not knowingly use the domain name in violation of any applicable laws or regulations. It is your responsibility to determine whether your domain name registration infringes or violates someone else's rights. 3. Cancellations, Transfers, and Changes. We will cancel, transfer or otherwise make changes to domain name registrations under the following circumstances: a. subject to the provisions of Paragraph 8, our receipt of written or appropriate electronic instructions from you or your authorized agent to take such action; b. our receipt of an order from a court or arbitral tribunal, in each case of competent jurisdiction, requiring such action; and/or c. our receipt of a decision of an Administrative Panel requiring such action in any administrative proceeding to which you were a party and which was conducted under this Policy or a later version of this Policy adopted by ICANN. (See Paragraph 4(i) and (k) below.) We may also cancel, transfer or otherwise make changes to a domain name registration in accordance with the terms of your Registration Agreement or other legal requirements. 4. Mandatory Administrative Proceeding. This Paragraph sets forth the type of disputes for which you are required to submit to a mandatory administrative proceeding. These proceedings will be conducted before one of the administrative-dispute-resolution service providers listed at (each, a "Provider"). a. Applicable Disputes. You are required to submit to a mandatory administrative proceeding in the event that a third party (a "complainant") asserts to the applicable Provider, in compliance with the Rules of Procedure, that (i) your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has rights; and (ii) you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and (iii) your domain name has been registered and is being used in bad faith. In the administrative proceeding, the complainant must prove that each of these three elements are present. b. Evidence of Registration and Use in Bad Faith. For the purposes of Paragraph 4(a)(iii), the following circumstances, in particular but without limitation, if found by the Panel to be present, shall be evidence of the registration and use of a domain name in bad faith: (i) circumstances indicating that you have registered or you have acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name registration to the complainant who is the owner of the trademark or service mark or to a competitor of that complainant, for valuable consideration in excess of your documented out-of-pocket costs directly related to the domain name; or (ii) you have registered the domain name in order to prevent the owner of the trademark or service mark from reflecting the mark in a corresponding domain name, provided that you have engaged in a pattern of such conduct; or (iii) you have registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor; or (iv) by using the domain name, you have intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to your web site or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the complainant's mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of your web site or location or of a product or service on your web site or location. c. How to Demonstrate Your Rights to and Legitimate Interests in the Domain Name in Responding to a Complaint. When you receive a complaint, you should refer to Paragraph 5 of the Rules of Procedure in determining how your response should be prepared. Any of the following circumstances, in particular but without limitation, if found by the Panel to be proved based on its evaluation of all evidence presented, shall demonstrate your rights or legitimate interests to the domain name for purposes of Paragraph 4(a)(ii): (i) before any notice to you of the dispute, your use of, or demonstrable preparations to use, the domain name or a name corresponding to the domain name in connection with a bona fide offering of goods or services; or (ii) you (as an individual, business, or other organization) have been commonly known by the domain name, even if you have acquired no trademark or service mark rights; or (iii) you are making a legitimate noncommercial or fair use of the domain name, without intent for commercial gain to misleadingly divert consumers or to tarnish the trademark or service mark at issue. d. Selection of Provider. The complainant shall select the Provider from among those approved by ICANN by submitting the complaint to that Provider. The selected Provider will administer the proceeding, except in cases of consolidation as described in Paragraph 4(f). e. Initiation of Proceeding and Process and Appointment of Administrative Panel. The Rules of Procedure state the process for initiating and conducting a proceeding and for appointing the panel that will decide the dispute (the "Administrative Panel"). f. Consolidation. In the event of multiple disputes between you and a complainant, either you or the complainant may petition to consolidate the disputes before a single Administrative Panel. This petition shall be made to the first Administrative Panel appointed to hear a pending dispute between the parties. This Administrative Panel may consolidate before it any or all such disputes in its sole discretion, provided that the disputes being consolidated are governed by this Policy or a later version of this Policy adopted by ICANN. g. Fees. All fees charged by a Provider in connection with any dispute before an Administrative Panel pursuant to this Policy shall be paid by the complainant, except in cases where you elect to expand the Administrative Panel from one to three panelists as provided in Paragraph 5(b)(iv) of the Rules of Procedure, in which case all fees will be split evenly by you and the complainant. h. Our Involvement in Administrative Proceedings. We do not, and will not, participate in the administration or conduct of any proceeding before an Administrative Panel. In addition, we will not be liable as a result of any decisions rendered by the Administrative Panel. i. Remedies. The remedies available to a complainant pursuant to any proceeding before an Administrative Panel shall be limited to requiring the cancellation of your domain name or the transfer of your domain name registration to the complainant. j. Notification and Publication. The Provider shall notify us of any decision made by an Administrative Panel with respect to a domain name you have registered with us. All decisions under this Policy will be published in full over the Internet, except when an Administrative Panel determines in an exceptional case to redact portions of its decision. k. Availability of Court Proceedings. The mandatory administrative proceeding requirements set forth in Paragraph 4 shall not prevent either you or the complainant from submitting the dispute to a court of competent jurisdiction for independent resolution before such mandatory administrative proceeding is commenced or after such proceeding is concluded. If an Administrative Panel decides that your domain name registration should be canceled or transferred, we will wait ten (10) business days (as observed in the location of our principal office) after we are informed by the applicable Provider of the Administrative Panel's decision before implementing that decision. We will then implement the decision unless we have received from you during that ten (10) business day period official documentation (such as a copy of a complaint, file-stamped by the clerk of the court) that you have commenced a lawsuit against the complainant in a jurisdiction to which the complainant has submitted under Paragraph 3(b)(xiii) of the Rules of Procedure. (In general, that jurisdiction is either the location of our principal office or of your address as shown in our Whois database. See Paragraphs 1 and 3(b)(xiii) of the Rules of Procedure for details.) If we receive such documentation within the ten (10) business day period, we will not implement the Administrative Panel's decision, and we will take no further action, until we receive (i) evidence satisfactory to us of a resolution between the parties; (ii) evidence satisfactory to us that your lawsuit has been dismissed or withdrawn; or (iii) a copy of an order from such court dismissing your lawsuit or ordering that you do not have the right to continue to use your domain name. 5. All Other Disputes and Litigation. All other disputes between you and any party other than us regarding your domain name registration that are not brought pursuant to the mandatory administrative proceeding provisions of Paragraph 4 shall be resolved between you and such other party through any court, arbitration or other proceeding that may be available. 6. Our Involvement in Disputes. We will not participate in any way in any dispute between you and any party other than us regarding the registration and use of your domain name. You shall not name us as a party or otherwise include us in any such proceeding. In the event that we are named as a party in any such proceeding, we reserve the right to raise any and all defenses deemed appropriate, and to take any other action necessary to defend ourselves. 7. Maintaining the Status Quo. We will not cancel, transfer, activate, deactivate, or otherwise change the status of any domain name registration under this Policy except as provided in Paragraph 3 above. 8. Transfers During a Dispute. a. Transfers of a Domain Name to a New Holder. You may not transfer your domain name registration to another holder (i) during a pending administrative proceeding brought pursuant to Paragraph 4 or for a period of fifteen (15) business days (as observed in the location of our principal place of business) after such proceeding is concluded; or (ii) during a pending court proceeding or arbitration commenced regarding your domain name unless the party to whom the domain name registration is being transferred agrees, in writing, to be bound by the decision of the court or arbitrator. We reserve the right to cancel any transfer of a domain name registration to another holder that is made in violation of this subparagraph. b. Changing Registrars. You may not transfer your domain name registration to another registrar during a pending administrative proceeding brought pursuant to Paragraph 4 or for a period of fifteen (15) business days (as observed in the location of our principal place of business) after such proceeding is concluded. You may transfer administration of your domain name registration to another registrar during a pending court action or arbitration, provided that the domain name you have registered with us shall continue to be subject to the proceedings commenced against you in accordance with the terms of this Policy. In the event that you transfer a domain name registration to us during the pendency of a court action or arbitration, such dispute shall remain subject to the domain name dispute policy of the registrar from which the domain name registration was transferred. 9. Policy Modifications. We reserve the right to modify this Policy at any time with the permission of ICANN. We will post our revised Policy at <URL> at least thirty (30) calendar days before it becomes effective. Unless this Policy has already been invoked by the submission of a complaint to a Provider, in which event the version of the Policy in effect at the time it was invoked will apply to you until the dispute is over, all such changes will be binding upon you with respect to any domain name registration dispute, whether the dispute arose before, on or after the effective date of our change. In the event that you object to a change in this Policy, your sole remedy is to cancel your domain name registration with us, provided that you will not be entitled to a refund of any fees you paid to us. The revised Policy will apply to you until you cancel your domain name registration

57 Noms de domaine - critères
(i) les faits montrent que le commerçant a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière à titre onéreux l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, et pour un prix excédant le montant des frais qu'il peut prouver avoir déboursés en rapport direct avec ce nom de domaine,   (ii) le commerçant avait enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et il est coutumier d'une telle pratique,   (iii) le commerçant avait enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent ou   (iv) en utilisant ce nom de domaine, le commerçant a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé. b. Evidence of Registration and Use in Bad Faith. For the purposes of Paragraph 4(a)(iii), the following circumstances, in particular but without limitation, if found by the Panel to be present, shall be evidence of the registration and use of a domain name in bad faith: (i) circumstances indicating that you have registered or you have acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name registration to the complainant who is the owner of the trademark or service mark or to a competitor of that complainant, for valuable consideration in excess of your documented out-of-pocket costs directly related to the domain name; or (ii) you have registered the domain name in order to prevent the owner of the trademark or service mark from reflecting the mark in a corresponding domain name, provided that you have engaged in a pattern of such conduct; or (iii) you have registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor; or (iv) by using the domain name, you have intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to your web site or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the complainant's mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of your web site or location or of a product or service on your web site or location.

58 Noms de domaine – qques affaires
Affaire Jeanette Winterson MC de common law Mondialement connue (dans 21 pays) Droit anglais s’applique Voilà pourquoi changements dans ACEI Idem Julia Roberts Jeanette Winterson Some of you will recall the story of the Cambridge academic who decided to bolster his income by buying up the domain names of 130 world-class writers. His method was to trawl the best-seller lists and register anybody who was still available, which was most of us, because it's only very recently that even savvy celebrities like Mick Jagger and Sting, have realised that they need to own their own name. Our man in Cambridge wrote to some of the writers offering to sell back their name - for 3% of their gross income, that is pre-tax, pre-agent's commission, pre discounting, pre expenses etc, and ignoring the fact the writers only get 10% of the publisher's gross anyway. He was looking for sums of between £30, 000 and £50,000 per name. If the writer's didn't want to buy, he was holding an on-line auction, flagged in the UK's Independent and in the US's Newsweek. The auction was billed as being of interest to 'authors, agents and speculators.' I was not pleased when I found out about all this, so I telephoned him and asked him what he thought he was doing. He was upfront. He was doing it to make money. When I suggested he might go out and make his own money, he told me that he was at the end of his second research contract and that he wouldn't get an academic job in Cambridge. Oh and his wife was having a baby. I felt sorry for the baby, and maybe the wife, but I think I have a right to choose where I make my charitable donations. I decided to get my lawyers onto it. The other writers, advised by their agents and publishers, took the very British approach of polite negotiation. This was a mistake. I was the only person who had actually spoken to him, and I had a sense of what I was dealing with. My lawyers filed a Dispute Complaint with ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) on the grounds that my name had been registered in bad faith and was being used in bad faith. This is a speedy process - it takes no more than nine weeks for a Resolution and it is not too expensive - $1000 flat fee, plus of course, your lawyers, if you don't handle it yourself. ICANN appoints an independent legal counsel to weigh the conflicting claims, and its decision is binding unless either party then decides to go on to a Court of Law. I had wanted all of us writers to club together and sue the Cambridge spiv straight away. No-one else was interested, and I had plenty of 'Poor girl, she's gone over the top again' looks and comments, whenever I tried to explain why we had to be fast and tough. I couldn't afford to sue him by himself, so ICANN was the only reasonable route. The trouble was that no individual in my situation had ever won a case through ICANN before. There were times over the nine-week wait when I really did feel bonkers. Never mind, Julia Roberts had filed a complaint a few days before me, and I reckoned I could hide under her skirts. (Wouldn't that be good?) Meanwhile, the Cambridge Spiv was running rings round the other writers, their lawyer, and their polite letters. He looked like he was going to get away with it. The trouble is that most writers and agents and publishers really haven't caught up with the e-revolution and they genuinely don't understand what's in a name. I had several letters from very famous authors and their agents, telling me that it was all a bore and not worth making such a fuss about. The preferred polite solution was to agree to settle for the dot org and dot net to be returned, and allow the spiv to keep the dot coms. Then I had a call from my lawyer. Our decision was ready - ahead of Julia Roberts. It was going to be the worldwide precedent. On May 23rd I heard that ICANN had found in my favour. My lawyers had very skilfully argued that an individual does indeed enjoy common-law trademark rights in their own name - if they can demonstrate that they have built a reputation under that name. A couple of days later, Julia Roberts won too. As the World Intellectual Property Organisation put it ' Jeanette Winterson is a ground-breaker.' ACEI = CIRA Associatiob Canadienne pour les enregistrements Internet Julia Roberts WIPO Arbitration and Mediation Center ADMINISTRATIVE PANEL DECISION Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd Case No. D 1. The Parties Claimant is Julia Fiona Roberts a United States citizen, with a principal place of business c/o Armstrong Hirsch Jackoway Tyerman & Wertheimer, 1888 Century Park East 18th Floor, Los Angeles, California USA. Respondent is Russell Boyd a United States citizen with a mailing address 189 Carter Road, Princeton, New Jersey USA. 2. The Domain Name and Registrar The domain name at issue is <juliaroberts.com >. The registrar is Network Solutions, Inc. (the "Registrar") 505 Huntmar Park Dr., Herndon, Virginia USA. 3. Procedural History The WIPO Arbitration and Mediation Center (the "Center") received the Complaint of Complainant on March 25, 2000, by and on March 29, 2000, in hardcopy. The Complainant paid the required fee. On March 29, 2000, the Center sent an Acknowledgement of Receipt of the Complaint to the Complainant. On March 27, 2000, the Center sent to the Registrar a request for verification of registration data. On March 28, 2000, the Registrar confirmed, inter alia, that it is the registrar of the domain name in dispute and that <juliaroberts.com> is registered in the Respondent's name. Having verified that the Complaint satisfies the formal requirements of the ICANN Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "Policy"), the Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "Rules"), and the Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "Supplemental Rules"), the Center on March 29, 2000, sent to the Respondent, with a copy to the Complainant, a notification of the administrative proceeding together with copies of the Complaint. This notification was sent by the methods required under paragraph 2(a) of the Rules. The formal date of the commencement of this administrative proceeding is March 29, 2000. In a series of correspondence with the Center, Respondent requested and was granted an extension of time to file his Response. On May 8, 2000, the Center received Respondent’s Response. On May 18, 2000, after receiving their completed and signed Statements of Acceptance and Declarations of Impartiality and Independence, the Center notified the parties of the appointment of a three member Administrative Panel consisting of Mr. Richard W. Page as the Presiding Panelist, Ms. Sally M. Abel as Complainant’s party-appointed panelist and Mr. James Bridgeman, as Respondent’s party-appointed panelist. On May 8 and 9, 2000, Complainant tendered a Reply by fax and . The acceptance of a Reply is subject to the discretion of the Panel. The Panel met by telephone conference call on May 25, During the telephone conference call the Panel decided not to accept or consider Complainant’s Reply. 4. Factual Background The Complainant, Julia Fiona Roberts, is a famous motion picture actress. She has appeared in such movies as Erin Brockovich, Notting Hill, Runaway Bride, Stepmom, My Best Friend’s Wedding, Conspiracy Theory, Everyone Says I Love You, Mary Reilly, Michael Collins, Something to Talk About, I Love Trouble, Ready to Wear, The Pelican Brief, The Player, Dying Young, Hook, Sleeping With the Enemy, Flatliners, Pretty Woman, and more. A partial filmography for the Complainant is found at Yahoo! Movies. The Complainant is widely featured in celebrity publications, movie reviews, and entertainment publications and television shows, and she has earned two Academy Award nominations. Her latest film, Erin Brockovich (released nationwide on March 16, 2000), is currently ranked #1 at the box office. Respondent registered the subject domain name on November 9, As of March 24, 2000, the website featured a photograph of a woman named "Sari Locker". The Respondent has placed the domain name up for auction on the commercial auction website, "eBay," specifically at The Respondent has also registered over fifty (50) other domain names, including names incorporating other movie stars names within <madeleinestowe.com> and <alpacino.com> and a famous Russian gymnast’s name within <elenaprodunova. com>. Respondent lists his address as Respondent was offered US$2,550 in the eBay auction for the domain name registration. 5. Parties’ Contentions A. Complainant contends that the domain name <juliaroberts.com> is identical to and confusingly similar with the name "Julia Roberts" and the common law trademark rights which she asserts in her name pursuant to the Policy paragraph 4(a)(i). Complainant contends that Respondent has no rights or legitimate interest in the domain name <juliaroberts.com> pursuant to the Policy paragraph 4(a)(ii). Complainant contends that Respondent registered and is using the domain name <juliaroberts.com> in bad faith in violation of the Policy paragraph 4(a)(iii). B. Respondent does not contest that the domain name <juliaroberts.com> is identical with and confusingly similar to Complainant’s name. Respondent does contest whether Complainant has common law trademark rights in her name. Respondent admits that he selected the domain name <juliaroberts.com> because of the well known actress. Respondent contends that he has rights and legitimate interest in <juliaroberts.com> because of his registration and use of the domain name. Respondent contends that his registration and use of <juliaroberts.com> is in good faith. 6. Discussion and Findings Identity or Confusing Similarity The initial consideration of the Panel was whether Complainant had sufficiently alleged the existence of common law trademark rights in her Complaint. On page 5 of her Complaint, Complainant alleges that "The Respondent’s use of com infringes upon the name and trademark of Complainant and clearly causes a likelihood of confusion as defined by Section 2(d) of the United States Lanham Act, Section 2(d), 15 U.S.C. Section 1052(d)." From this allegation, the Panel understood that Complainant asserted common law trademark rights in her name. The Panel further decided that registration of her name as a registered trademark or service mark was not necessary and that the name "Julia Roberts" has sufficient secondary association with Complainant that common law trademark rights do exist under United States trademark law. A recent decision citing English law found that common law trademark rights exist in an author’s name. The Policy does not require that the Complainant should have rights in a registered trademark or service mark. It is sufficient that the Complainant should satisfy the Administrative Panel that she has rights in common law trademark or sufficient rights to ground an action for passing off. See Jeanette Winterson v. Mark Hogarth, WIPO Case No. D , May 22, 2000. Having decided that Complainant has common law trademark rights in her name, the next consideration was whether the domain name <juliaroberts.com> was identical to or confusingly similar with Complainant’s name. The second level domain name in <juliaroberts.com> is identical to the Complainant’s name. Therefore, the Panel finds that the requirement of the Policy paragraph 4(a)(i) is satisfied. Rights or Legitimate Interest Respondent has no relationship with or permission from Complainant for the use of her name or mark. The domain name was registered with the Registrar on November 9, 1998. At this time Complainant has already been featured in a number of motion pictures and had acquired common law trademark rights in her name. Respondent admits at page 13 of his Response that "I registered JuliaRoberts.com because, after seeing several of her movies, I had a sincere interest in the actor…" In the conclusion of the Response on page 16, the Respondent elaborates that "If Julia Roberts had picked up a phone and said, ‘Hi Russ, can we talk about the domain name juliaroberts.com?’ she would own it by now." Then Respondent concludes "But as I mentioned at the beginning of this response, I still think Julia is nifty crazy wacko cool." The original content posted on the website had little if anything to do with Julia Roberts. It was not until this dispute arose that her likeness was posted. In addition, Respondent admits that he has registered other domain names including including other well-known movie and sports stars and having placed the disputed domain name <juliaroberts.com> for auction on eBay The Complainant has established a prima facie case that the Respondent has no rights or legitimate interest in the domain name and the Respondent has not provided any evidence to rebut this. It is clear from the submissions and evidence provided to this Administrative Panel that Respondent has failed to show (a) use of the domain name in connection with the offering of any goods or services, (b) common knowledge that he is known by the domain name, (c) legitimate noncommercial or fair use of the domain name, or (d) any other basis upon which he can assert rights or a legitimate interest. Therefore, the Panel finds that Respondent has no rights or legitimate interest in the domain name <juliaroberts.com> and that the requirement of the Policy paragraph 4(a)(ii) is satisfied. Bad Faith Paragraph 4 of the Policy provides that evidence of bad faith registration and use includes circumstances showing: (ii) you have registered the domain name in order to prevent the owner of the trademark or service mark from reflecting the mark in a corresponding domain name, provided that you have engaged in a pattern of such conduct. The Respondent admits that he has registered other domain names including several famous movie and sports stars. Such actions necessarily prevent Complainant from using the disputed domain name and demonstrate a pattern of such conduct. Therefore, the Panel finds that Respondent has registered and used the domain name <juliaroberts.com> in bad faith and that the requirement of the Policy paragraph 4(a)(iii) is satisfied. In addition, the Respondent has placed the domain name up for auction on the commercial website eBay. When considered in conjunction with the pattern of registrations described above, the Panel finds that such action constitutes additional evidence of bad faith. 7. Decision The Panel concludes (a) that the domain name <juliaroberts.com> is identical to Complainant’s common law trademark in her name "Julia Roberts," (b) that Respondent has no rights or legitimate interest in the domain name and (c) that Respondent registered and used the domain name in bad faith. Therefore, pursuant to paragraphs 4(i) of the Policy and 15 of the Rules, the Panel orders that the domain name <juliaroberts.com> be transferred to Complainant Julia Fiona Roberts.

59 Noms de domaine – qques affaires
Affaire Lecavalier Pas de mauvaise foi au début « Le nom patronymique d'une personne est un attribut de la personnalité et le droit au nom et au respect du nom est un droit de chaque personne humaine. Certaines d'entre elles, ayant acquis une notoriété, ont également la possibilité d'exploiter leur nom patronymique, lequel devient également un élément de leur patrimoine. En l'espèce, il n'est pas contesté, et il est même reconnu, que Vincent Lecavalier jouit d'une notoriété internationale qui l'autorise à exploiter de manière commerciale et patrimoniale son patronyme. L'absence d'enregistrement du nom patronymique en tant que marque ne fait obstacle à la reconnaissance des droits que le demandeur a sur son nom en tant que dénomination commerciale susceptible d'être enregistrée en tant que marque » ADMINISTRATIVE PANEL DECISION Under the ICANN Uniform Domain Name Dispute Resolution  Complainant:VINCENT LECAVALIERRespondent:JEAN LECAVALIERCases Numbers:AF-0282a; AF-0282b; AF-0285Contested Domain Names:AF-0282a: vincentlecavalier.net; AF-0282b: vincentlecavalier.org; AF-0285: vincentlecavalier.comPanel Member:Bruno Grégoire Sainte Marie  1. Les parties et les noms de domaine contestés Demandeur : Vincent Lecavalier,                                                             , Défendeur : Jean Lecavalier,                                                                                                                          , Les noms de domaine contestés : 1. vincentlecavalier.net 2. vincentlecavalier.org 3. vincentlecavalier.com 2. Historique des procédures a) Historique AF-0282 La version électronique du formulaire de demande a été transmise à eResolution le 17 juillet Ce formulaire était rédigé en français. Le format papier a été reçu le 20 juillet Le paiement des frais a été reçu le 17 juillet Le choix de juridiction a été fait le 18 juillet 2000. Sur réception de cette information et de ces documents, l'administrateur de dossier d'eResolution a : - vérifié l'identité du Registraire du nom de domaine en litige ; - vérifié la concordance de l'information sur le défendeur à l'aide de la base de données Whois ; - vérifié si le nom de domaine en litige mène à une page Web active ; - vérifié la conformité de la demande par rapport à la réglementation. Ces vérifications ont mené l'administrateur de dossier à conclure que : le registraire du nom de domaine est Network Solutions, Inc., la base de données Whois contient toutes les informations requises, le nom de domaine mène à une page Web inactive et la demande est conforme à la réglementation. L'administrateur de dossier a alors fait parvenir au défendeur copie de la demande et de la Notification Officielle du Commencement des procédures administratives, et ce, conformément à l'article 2 (a) du Règlement d'application de la politique générale d'ICANN pour le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaines. L'administrateur de dossier a rempli ses obligations liées à cet article en faisant parvenir copie du formulaire de demande et des annexes au défendeur le 21 juillet Cette date est celle du début des procédures administratives. Les courriers envoyés aux adresses et ne sont pas parvenus à destination. En effet, un message d'erreur a été reçu. Le 21 juillet 2000, l'administrateur de dossier a aussi informé le demandeur, le registraire impliqué et ICANN de la date du début des procédures administratives. Le 19 juillet, 2000, le détenteur du nom de domaine a indiqué par courrier électronique qu'il souhaitait que les procédures se déroulent en français. Le 21 juillet, 2000, l'administrateur du dossier a fait parvenir au défendeur un formulaire de réponse en français. À deux reprises, le 31 juillet ainsi que vers le 21 juillet, le défendeur a parlé au téléphone avec l'administrateur du dossier, afin d'avoir plus d'information sur la procédure applicable au litige. L'administrateur lui a expliqué le fonctionnement de la procédure, et l'a aussi référé à l'article 4 de la Politique générale d'ICANN, disponible sur notre site. Le défendeur lui a confirmé avoir reçu la demande et ses annexes par courrier enregistré. Le contrat d'enregistrement du nom de domaine a été rédigé en anglais. Toutefois, le demandeur et le défendeur ont consenti à ce qu'elles se déroulent en français. En conséquence et conformément à l'article 11 a) du Règlement d'application de la politique générale d'ICANN pour le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaines, la langue du déroulement des procédures du présent dossier est le français. Donc, la décision du Panel devra être rédigée en français. Le 10 août 2000, le Greffe d'eResolution a contacté Monsieur Bruno Grégoire Sainte-Marie, pour lui demander d'agir comme Panelist dans ce dossier. Le 14 août 2000, Monsieur Bruno Grégoire Sainte-Marie, a accepté d'agir comme Panelist et a rempli à cet effet la déclaration d'indépendance et d'impartialité. Le 14 août 2000, le Greffe d'eResolution a communiqué à Monsieur Bruno Grégoire Sainte-Marie, un nom d'utilisateur et un mot de passe, lui permettant d'avoir accès au formulaire de Demande et à ses annexes directement sur le site d'eResolution. Le 14 août 2000, les parties ont été avisées que Monsieur Bruno Grégoire Sainte-Marie avait été désigné pour agir comme Panelist, et qu'une décision serait rendue, sauf circonstances exceptionnelles, le 27 août 2000. Le 16 août 2000, l'administrateur du dossier a contacté Monsieur Bruno Grégoire Sainte Marie pour l'informer que la représentante du demandeur dans le dossier AF0282 avait demandé la jonction des dossiers AF0282 et AF0285. Le 17 août 2000, la demande de jonction des dossiers AF0282 et AF0285 a été acceptée par Monsieur Bruno Grégoire Sainte Marie. b) Historique AF-0285 La version électronique du formulaire de demande a été transmise à eResolution le 19 juillet Ce formulaire était rédigé en français. Le format papier a été reçu le 24 juillet Le paiement des frais a été reçu le 27 juillet Le choix de juridiction a été fait le 19 juillet 2000. - vérifié l'identité du Registraire du nom de domaine en litige; - vérifié la concordance de l'information sur le défendeur à l'aide de la base de données Whois; - vérifié si le nom de domaine en litige mène à une page Web active; Ces vérifications ont mené l'administrateur de dossier à conclure que : le registraire du nom de domaine est Network Solutions, Inc., la base de données Whois contient toutes les informations requises, le nom de domaine mène à une page Web active et la demande est conforme à la réglementation. L'administrateur de dossier a alors fait parvenir au Défendeur copie de la Demande et de la Notification Officielle du Commencement des procédures administratives, et ce, conformément à l'article 2 (a) du Règlement d'application de la politique générale d'ICANN pour le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaines. L'administrateur de dossier a rempli ses obligations liées à cet article en faisant parvenir copie du formulaire de demande et des annexes au Défendeur le 28 juillet Cette date est celle du début des procédures administratives. Le 28 juillet 2000, l'administrateur de dossier a aussi informé le Demandeur, le Registraire impliqué et ICANN de la date du début des procédures administratives. Les courriers envoyés à l'adresse ne sont pas parvenus à destination. En effet, un message d'erreur a été reçu. Vers le 25 juillet, 2000, Monsieur Jean Lecavalier a appelé l'administrateur du dossier pour avoir des informations sur le déroulement des procédures. Le 25 juillet 2000, Monsieur Jean Lecavalier a envoyé un courrier à l'administrateur du présent dossier pour l'aviser que Monsieur Gilles Piché n'habite pas à la même adresse que lui, et qu'il est, Jean Lecavalier, le propriétaire du nom de domaine vincentlecavalier.com. Le 31 juillet 2000, l'administrateur du dossier a indiqué à Monsieur Jean Lecavalier qu'il pouvait remplir un formulaire de réponse, à titre de contact administratif. Le 31 juillet 2000, Monsieur Robert Piché, contact technique dans la base de données Whois et frère de Monsieur Gilles Piché a envoyé un courrier à l'administrateur du dossier pour l'aviser qu'il souhaitait que les procédures se déroulent en français. Le 2 août 2000, Monsieur Robert Piché a appelé l'administrateur du dossier pour l'aviser que son frère n'était plus le détenteur du nom de domaine. De plus, l'administrateur de dossier lui a donné des informations sur la procédure administrative d'ICANN en matière de noms de domaine. Le 2 août, 2000, l'administrateur du dossier a fait parvenir au défendeur un formulaire de réponse en français. Le 16 août 2000, Monsieur Jean Lecavalier appelle l'administrateur de dossier pour lui demander quel est le délai pour répondre aux dossiers AF0282 et AF0285. L'information lui est fournie. Le contrat d'enregistrement du nom de domaine a été rédigé en anglais. Toutefois, le demandeur et le défendeur ont consenti à ce que les procédures se déroulent en français. En conséquence et conformément à l'article 11 a) du Règlement d'application de la politique générale d'ICANN pour le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaines, la langue du déroulement des procédures du présent dossier est le français. Donc, la décision du Panel devra être rédigée en français. Le 16 août 2000, le défendeur a soumis une réponse déficiente en français par courrier électronique. Un délai de cinq jours non-ouvrables lui a été accordé pour remédier à la situation. Le 19 août 2000, le défendeur a soumis pour la deuxième fois son formulaire de réponse en français. La réponse signée a été reçue le 24 août Le formulaire de réponse en français est disponible sur le site d'eResolution, comme document joint à la réponse. Le 24 août 2000, le Greffe d'eResolution a communiqué à Bruno Grégoire Sainte-Marie, un nom d'utilisateur et un mot de passe, lui permettant d'avoir accès aux formulaires de demande et de réponse, à leurs annexes directement sur le site d'eResolution. Le 24 août 2000, les parties ont été avisées que Monsieur Bruno Grégoire Sainte-Marie avait été désigné pour agir comme Panelist, et qu'une décision serait rendue, sauf circonstances exceptionnelles, le 6 septembre 2000. 3. Les faits Monsieur Jean Lecavalier, oncle du champion de hockey, Vincent Lecavalier, a acquis, le 4 avril 2000, le nom de domaine vincentlecavalier.com auprès d'un particulier qui avait lui-même mis en vente le nom de domaine sur internet. A cette occasion, Jean Lecavalier a enregistré trois autres noms de domaine à savoir : 1. vincentlecavalier.net 2. vincentlecavalier.org 3. vincentlecavalier.qc.ca Par lettre du 22 juin 2000, délivrée par huissier, Monsieur Vincent Lecavalier, par son représentant, a mis en demeure Monsieur Jean Lecavalier de lui céder les noms de domaines : 1. vincentlecavalier.com 2. vincentlecavalier.net 3. vincentlecavalier.org moyennant le prix qu'il en a coûté pour procéder aux dits enregistrements. Monsieur Jean Lecavalier a répondu à cette mise en demeure par lettre du 26 juin 2000 en expliquant ses motivations familiales justifiant, selon lui, sa bonne foi et a offert, à titre transactionnel, les quatre noms de domaine, à savoir : 1. vincentlecavalier.com 2. vincentlecavalier.net 3. vincentlecavalier.org 4. vincenlecavalier.qc.ca pour la somme de $ (can.) dans les 48 heures suivant la réception de ladite lettre. C'est dans ces circonstances que le Tribunal arbitral a été saisi par Monsieur Vincent Lecavalier. 4. Les prétentions des parties Les arguments de Monsieur Vincent Lecavalier a) La dénomination en question : « Les noms de domaine en litige correspondent aux prénom et nom patronymique du requérant, Vincent Lecavalier, célèbre champion de hockey de notoriété internationale et promis à une grande carrière. Il a été reconnu Premier Choix international toute catégorie au repêchage de la Ligue Nationale de Hockey (LNH) en 1998 et jour actuellement au sein de l'équipe « Lightening de Tampa Bay » (Floride). En tant que joueur de la LNH, Vincent Lecavalier est fréquemment sollicité par de nombreux sponsors afin d'exploiter son nom, notamment pour la vente d'articles de sport, de vêtement, de souvenirs. Divers chandails et casquettes aux couleurs de son équipe sont ainsi présentement commercialisés revêtus du nom Vincent Lecavalier. Le nom Vincent Lecavalier est devenu, au fil de ces dernières années, une marque de commerce de droit commun. Le requérant entend, par ailleurs, exploiter son nom dans le cadre d'un site web sur lequel il proposerait non seulement d'offrir à la vente une variété de marchandises portant son nom, mais aussi différentes informations présentant sa carrière professionnelle. » « L'enregistrement par le défendeur des noms de domaine litigieux empêche, par conséquent, de façon parfaitement abusive, Vincent Lecavalier de mener à bien ses projets. » b) copie ou similarité : « Les noms de domaine qui font l'objet de la présente plainte sont identiques aux prénom et nom patronymique du requérant et créent ainsi de la confusion, au sens de la loi canadienne sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13, art. 6, avec la marque de commerce, non enregistrée, Vincent Lecavalier. Or, tel qu'il appert des deux décisions administratives, rendues par le WIPO Arbitration and Mediation Center, jointes aux présentes en pièces n°3 et 4, et concernant les personnalités que sont Julia Roberts et Jeannette Winterson, il n'est pas nécessaire qu'une marque de commerce soit enregistrée pour asseoir un droit en vertu des règles établies par l'ICANN. » c) Le caractère illégitime : « Le défendeur est l'oncle de Vincent Lecavalier. Il a procédé à l'enregistrement des noms de domaines « vincentlecavalier.net » et « vincentlecavalier.org » à l'insu de son neveu, sans aucune autorisation. Il a, en outre, racheté le nom de domaine « vincentlecavalier.com » d'un certain Gille Piché, comme en atteste sa lettre du 26 juin 2000, jointe aux présentes en pièce n°2. Le défendeur n'a jamais été l'agent, ni le représentant de Vincent Lecavalier et à donc agi sans droit, ni intérêts légitime. » d) La mauvaise foi : « Le défendeur a effectué l'enregistrement des noms de domaine litigieux essentiellement dans le but de les revendre à Vincent Lecavalier et ce, à un prix bien supérieur au coût qu'il a dû débourser pour procéder aux enregistrements. Il appert en effet, de sa lettre du 26 juin 2000, pièce n° 2 des présentes, que le défendeur réclame à Vincent Lecavalier, la somme de $ (can.) afin de les lui transférer. Cette offre est pour le moins empreinte d'une extrême mauvaise foi et témoigne de la malhonnêteté dont fait preuve le défendeur. » Les arguments de Monsieur Vincent Lecavalier sont identiques ou similaires dans les dossiers AF0282 et AF0285. Les arguments de Monsieur Jean Lecavalier Le défendeur n'a pas présenté d'arguments en réponse dans le cas AF0282. Dans le cas AF0285, Monsieur Jean Lecavalier expose : « 1. Je tiens avant tout à clarifier une situation quelque peur ambiguë : suite à un envoi recommandé à mon adresse (                     ) au nom de Monsieur Gilles Piché, qui est la personne qui m'a vendu le domaine vicentlecavalier.com, je n'ai pu accepter ledit courrier car il n'était pas à mon nom. Car selon la Loi, il est illégal d'ouvrir le courrier adressé à une autre personne qui ne réside à sa demeure. Lorsque j'ai constaté l'erreur, j'ai communique avec Clerk Office (Me Létourneau) afin de l'informer de ce litige. Depuis le transfert du domaine vincentlecavalier.com par Monsieur Gilles Piché, seule le registrant n'a pas été changé car Network Solutions après maintes demandes par téléphone, par , par télécopieur. Un montant de 199 $ est requis par Network Solutions afin de modifier le nom de registrant. Après avoir contacté Monsieur Gilles Piché, il m'a informé que c'était une simple formalité et que le administration contact était le seul propriétaire dudit domaine vincentlecavalier.com (appuyé par les dires du technical contact, Monsieur Robert Piché) et trouvant exagéré le montant exigé par Network Solutions. De là vient le litige de Gilles Piché registrant. Vu le litige actuel, tout est statut quo. Serait-il possible, avec le contenu de ce document, que les trois domaines (vicentlecavalier.com, .net, .org) soient jugés en même temps car je suis le propriétaire des trois domaines en question (.com, .net, .org). 2. Suite aux allégations faites par Monsieur Vincent Lecavalier, je dois clarifier qu'il n'a jamais été dans mon intention d'exploiter le nom de Vincent Lecavalier, notamment pour la vente d'articles de sport, de vêtements, de souvenirs, divers chandails et casquettes aux couleurs de son équipe. 3. Etant conscient que pour procéder à la vente de ces dits articles, je dois obtenir l'autorisation écrite de ladite personne, je ne comprends point comment une telle fausse allégation a pu se produire. Je suis parfaitement au courant que pour poursuivre quelqu'un, il faut quelquefois soumettre de fausses allégations pour atteindre son but afin d'établir une cause de procédure qui a une certaine valeur. 4. Suite aux accusations de mauvaise foi, je dois spécifier que je suis la personne qui a informé le demandeur (étant son oncle) que j'avais acquis les domaines vincentlecavalier.com, .net, .org et ce afin de le protéger contre toute personne de mauvaise foi qui aurait pu utiliser son nom à un usage non approprié à sa carrière. Le site vincentlecavalier.com était déjà en route lors de mon acquisition en mai 2000, contrairement aux domaines vincentlecavalier.net, .org. Tel que vous pourrez le constater, le site vincentlecavalier.com est présentement en construction à ma demande. Jusqu'à ce jour (16 août 2000), je n'ai jusqu'à maintenant perçu aucune recette avec ce domaine. Par contre, au site E-BAY.com que j'ai découvert par hasard, la personne annonce clairement la vente des articles au nom de Vincent Lecavalier. Y aurait-il eu une entente entre Vincent Lecavalier et ces personnes ou est-ce que ces personnes sont-elles aussi en litige tout comme moi ? 5. Suite aux allégations de mauvaise foi, auriez-vous l'obligeance de m'informer la raison pour laquelle un nombre impressionnant de personnes font l'acquisition de noms de personnalités connues. Voir annexes 1 à 7 : Annexe 1 - mariolemieux.com, .net, .org Annexe 2 - ericlindros.com, .net, .org, .cc Annexe 3 - ilebizard.com Annexe 4 - mauricerichard.com, .net, .org Annexe 5 - pamelaanderson.com, .net, .org Annexe 6 - annakournikova.com, .net, .org Annexe 7 - vincentlecavalier.com, .net, .org. Etant son oncle et voulant faire un site sur la carrière de Vincent Lecavalier, car cela m'aurait donné la chance de collaborer quelque peu à sa carrière. J'aurais aimé avoir le droit exclusif, avec son autorisation, des premières nouvelles avant les médias afin de donner la popularité au site vincentlecavalier.Com. Etant conscient que le père de Vincent Lecavalier est responsable d'une école de hockey, je voulais par la même occasion faire de la publicité gratuite de son école. Le père de Vincent Lecavalier, m'ayant parlé de son intention de faire un magasin pour y vendre des articles au nom de Vincent Lecavalier, cela m'aurait permis de faire connaître davantage le site de vincentlecavalier.com à la population et ce pour le bien de Vincent Lecavalier, mai tel que spécifié, je l'aurais fait gratuitement. Selon vous, s'agit-il d'une cause de mauvaise foi ? Je crois fermement que Vincent Lecavalier veut s'approprier les trois domaines (.com, .net, .org) en utilisant l'apport monétaire qu'il a acquis, grâce à un talent inné. » 4. Discussion Le demandeur droit prouver : - que le ou les noms de domaines sont identiques ou prêtent à confusion avec une marque de commerce ou une marque de services dans laquelle le demandeur à des droits, - que le défendeur n'a pas de droit ou d'intérêt légitime dans ce nom de domaine, - que l'enregistrement et l'utilisation du ou des noms de domaines sont empreints de mauvaise foi. Sur l'identité ou la confusion : Les noms de domaine sont strictement identiques au prénom et au nom de Monsieur Vincent Lecavalier. En l'espèce, la question est de savoir si le nom patronymique d'une personne peut être considéré comme une marque dans laquelle le demandeur à des droits. Le nom patronymique d'une personne est un attribut de la personnalité et le droit au nom et au respect du nom est un droit de chaque personne humaine. Certaines d'entre elles, ayant acquis une notoriété, ont également la possibilité d'exploiter leur nom patronymique, lequel devient également un élément de leur patrimoine. En l'espèce, il n'est pas contesté, et il est même reconnu, que Vincent Lecavalier jouit d'une notoriété internationale qui l'autorise à exploiter de manière commerciale et patrimoniale son patronyme. L'absence d'enregistrement du nom patronymique en tant que marque ne fait obstacle à la reconnaissance des droits que le demandeur à sur son nom en tant que dénomination commerciale susceptible d'être enregistrée en tant que marque. Sur l'intérêt légitime : Monsieur Jean Lecavalier ne justifie pas d'un intérêt légitime à avoir enregistré le nom patronymique de son neveu, dès lors que son patronyme est différent et il ne justifie pas non plus avoir été mandaté par Vincent Lecavalier pour agir pour son compte. Sur l'utilisation de mauvaise foi : Le fait d'avoir acquis ou enregistré quatre noms de domaine strictement identiques au nom patronyme de Vincent Lecavalier, de n'en avoir fait aucun usage et d'en avoir proposé le rachat pour une somme de $ (can.) n'est pas compatible avec l'affirmation du défendeur d'avoir simplement voulu protéger les intérêts de Vincent Lecavalier. Bien au contraire, ces faits sont constitutifs de la mauvaise foi au sens de la politique général de règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaines. 5. Conclusions Les noms de domaines : seront transférés au demandeur, Monsieur Vincent Lecavalier, la mauvaise foi du défendeur et son absence d'intérêts légitimes étant établies. 6. Signature Le 6 septembre 2000 A Paris, France

60 Noms de domaine – qques affaires
Mais différent avec l’affaire Springsteen Fan club qui a enregistré Étude des trois critères Semblable OUI Intérêt légitime NON Mauvaise foi NON Critique de Julia Roberts et Jeannette Winterson Charge de la preuve au demandeur quant à la mauvaise foi « Répondant n’a pas de relation avec le plaignant » pas relevant Une personne dissidente La preuve que le titulaire du NDD n’a pas de droit dans la MC renverse la charge de la preuve 4 (c) (iii) non prouvé Il y a du détournement de consommateurs Bruce Springsteen loses cybersquatting dispute Track this topic Print story WIPO worm turns By Andrew Smith • Get more from this author Posted in Music and Media, 9th February :05 GMT Free whitepaper – The best practices guide for application security Bruce Springsteen has lost his domain name dispute after a WIPO panel ruled 2-1 in favour of notorious domain hoarder Jeff Burgar. The ruling, on an apparently clear case of domain squatting, gives more ammunition to WIPO's critics. One panelist complained of factual errors and said that official guidelines had not been followed. Other panelists suggested that earlier judgements were unsafe. Springsteen's complaint, filed last November, accused Jeff Burgar of registering BruceSpringsteen.com in bad faith and using it along with hundreds of other celebrity names to draw traffic to his Celebrity 1000 portal site. Burgar, who has previously faced court action over similar allegations, was clearly prepared to defend his corner. The WIPO panel noted that he "produced a substantial response, far in excess of the guideline size". After the complaint was filed, Burgar pointed the disputed domain to a site with a message board and Springsteen biography, and claimed to be running a fan club. He had registered the domain in 1996 under the name "Bruce Springsteen Club". He told the WIPO panel that there was no evidence of Springsteen's name having protection under common law, and that his site did not harm the singer's reputation. He also denied making a profit from the site. BruceSpringsteen.com could not be mistakenly seen as official, Burgar argued, asserting that the use of a celebrity name as an Internet address is similar to the name being printed on the front page of a magazine. He said that someone looking for an official Springsteen site was unlikely to try BruceSpringsteen.com, and anyone who did so would know that it was unofficial. Two members of the review panel agreed with practically every aspect of Burgar's defence. They concluded that he has "some rights or legitimate interests in respect of the domain name", and ruled that he could keep it. The third panelist disagreed on an almost point-by-point basis. The majority panelists, he said, "should have concluded" that Springsteen's name was protected under common law as an unregistered trademark. They had acknowledged that Springsteen was a "famous, almost legendary" performer, and had pointed out that a Web search on his name turned up thousands of hits. Based on this, the third panelist said, "secondary meaning has been adequately shown". He also said that an Internet user was "more likely than not" to expect that the domain BruceSpringsteen.com was an official site. "Therefore, the resolution of the domain name into is misleading." He said that Springsteen had "made the necessary showing" to demonstrate bad faith, and Burgar had "not presented sufficient evidence" to show that he had a legitimate interest in the disputed domain. As for Burgar not profiting from the site, the third panelist dismissed this as irrelevant: "The test of a commercial undertaking is not that the enterprise turns a profit." He concluded that the site was commercial and the domain should be transferred. Burgar is no stranger to allegations of cyber-squatting. It is believed that he owns over 1,500 domains, many related to sports and entertainment. He has been the subject of legal action from Hewlett Packard, Mariah Carey, the search engine company Northern Light, and CAPS, an organisation which represents major sporting leagues in the US and Canada. Aside from its own controversies, the Springsteen case raises questions about WIPO's previous handling of celebrity name disputes, as two of the panelists suggested that "many of those decisions are flawed in some way or another". Specifically mentioned are the cases of author Jeanette Winterson, actress Julia Roberts and Miami Dolphins quarterback Dan Marino. All three cases resulted in domain transfer orders. The panelists also offered this philosophical nugget, which should perhaps serve as a warning to any celebrities looking to reclaim their names in future: "The internet is an instrument for purveying information, comment, and opinion on a wide range of issues and topics. It is a valuable source of information in many fields, and any attempt to curtail its use should be strongly discouraged. Users fully expect domain names incorporating the names of well known figures in any walk of life to exist independently of any connection with the figure themselves, but having been placed there by admirers or critics as the case may be." ®

61 Metatag

62 Meta-Tag « A Meta-Tag is a special type of HTML code that provides identification information about a particular Web page. Unlike normal HTML code, a Meta-Tag does not affect how the Web page is displayed. Instead, the Meta-Tag simply provides information that will allow search engines to locate the particular Web page. Typical Meta-Tag information includes who created the page, how often it is updated, what the page is about, and perhaps most importantly the keywords that represent the Web page's content. »

63 Meta-Tag <HEAD> <TITLE>SITE À MOI</TITLE>
<META name="description" content="Everything you wanted to know about stamps, from prices to history."> <META name="keywords" content="stamps, stamp collecting, stamp history, prices, stamps for sale"> </HEAD>

64 Meta-Tag Conséquences évidentes
Attraction d’usagers sur des sites qui n’ont rien à voir Attraction d’usagers sur des sites concurrents Gains publicitaires substantiels pour les « méta-tageurs » Possibilité d’atteinte au droit des marques (les multiples Playboy) Possibilité d’action sur la base de concurrence déloyale

65 Meta-Tag – jurisprudence américaine
Brookfield Communications c. West Coast Entertainment, (1999) 174 F. 3d 1036 Brookfield a la MC « MovieBuff » WCE a le NDD Début de la tendance d’extension du concept de confusion Similarité des appellations Proximité des activités Réputation de la MC de Brookfield Besoin d’attention pour distinguer pour le consommateur Intention de WCE dans la sélection du NDD Mais traitement différent pour les méta tags Consommateur est capable de faire la distinction dans la liste qui provient du moteur de recherche Il verra aussi l’URL (www.wce.com) UNITED STATES COURT OF APPEALS BROOKFIELD COMMUNICATIONS, INC., Plaintiff-Appellant, v. WEST COAST ENTERTAINMENT CORPORATION, Defendant-Appellee. March 10, San Francisco, California We must venture into cyberspace to determine whether federal trademark and unfair competition laws prohibit a video rental store chain from using an entertainment-industry information provider's trademark in the domain name of its web site and in its web site's metatags. Brookfield Communications, Inc. ("Brookfield") appeals the district court's denial of its motion for a preliminary injunction prohibiting West Coast Entertainment Corporation ("West Coast") from using in commerce terms confusingly similar to Brookfield's trademark, "MovieBuff." Brookfield expanded into the broader consumer market with computer software featuring a searchable database containing entertainment-industry related information marketed under the "MovieBuff" mark around December Sometime in 1996, Brookfield attempted to register the World Wide Web ("the Web") domain name "moviebuff.com" with Network Solutions, Inc. ("Network Solutions"),2 but was informed that the requested domain name had already been registered by West Coast. Brookfield subsequently registered "brookfieldcomm.com" in May 1996 and "moviebuffonline.com" in September Sometime in 1996 or 1997, Brookfield began using its web sites to sell its "MovieBuff" computer software and to offer an Internet-based searchable database marketed under "MovieBuff" mark. Brookfield sells its "MovieBuff" computer software through its "brookfieldcomm.com " and "moviebuffonline.com" web sites and offers subscribers online access to the MovieBuff database itself at its "inhollywood.com" web site. On August 19, 1997, Brookfield applied to the Patent and Trademark Office (PTO) for federal registration of "MovieBuff" as a mark to designate both goods and services. Its trademark application describes its product as "computer software providing data and information in the field of the motion picture and television industries." In October 1998, Brookfield learned that West Coast-one of the nation's largest video rental store chains with over 500 stores -- intended to launch a web site at "moviebuff.com" containing, inter alia, a searchable entertainment database similar to "MovieBuff." West Coast had registered "moviebuff.com" with Network Solutions on February 6, 1996 and claims that it chose the domain name because the term "Movie Buff" is part of its service mark, "The Movie Buff's Movie Store," on which a federal registration issued in 1991 covering "retail store services featuring video cassettes and video game cartridges" and "rental of video cassettes and video game cartridges. Brookfield delivered to West Coast a cease-and-desist letter alleging that West Coast's planned use of the "moviebuff.com" would violate Brookfield's trademark rights; as a "courtesy" Brookfield attached a copy of a complaint that it threatened to file if West Coast did not desist and this lawsuit was born. In its first amended complaint filed on November 18, 1998, Brookfield alleged principally that West Coast's proposed offering of online services at "moviebuff.com" would constitute trademark infringement and unfair competition in violation of sections 32 and 43(a) of the Lanham Act, 15 U.S.C. §§ 1114, 1125(a).4 Soon thereafter, Brookfield applied ex parte for a temporary restraining order ("TRO") enjoining West Coast "[f]rom using in any manner the mark MOVIEBUFF, or any other term or terms likely to cause confusion therewith, including moviebuff.com, as West Coast's domain name, as the name of West Coast's website service, in buried code or metatags on their home page or web pages, or in connection with the retrieval of data or information on other goods or services." On November 27, West Coast filed an opposition brief in which it argued first that Brookfield could not prevent West Coast from using "moviebuff.com" in commerce because West Coast was the senior user. West Coast claimed that it was the first user of "MovieBuff" because it had used its federally registered trademark, "The Movie Buff's Movie Store,"5 since 1986 in advertisements, promotions, and letterhead in connection with retail services featuring videocassettes and video game cartridges. Alternatively, West Coast claimed seniority on the basis that it had garnered common-law rights in the domain name by using "moviebuff.com" before Brookfield began offering its "MovieBuff" Internet-based searchable database on the Web. In addition to asserting seniority, West Coast contended that its planned use of "moviebuff.com" would not cause a likelihood of confusion with Brookfield's trademark "MovieBuff" and thus would not violate the Lanham Act. To resolve the legal issues before us, we must first understand the basics of the Internet and the World Wide Web. Because we will be delving into technical corners of the Internet -- dealing with features such as domain names and metatags -- we explain in some detail what all these things are and provide a general overview of the relevant technology. Each web page has a corresponding domain address, which is an identifier somewhat analogous to a telephone number or street address. Domain names consist of a second-level domain -- simply a term or series of terms (e.g., westcoastvideo) -- followed by a top-level domain, many of which describe the nature of the enterprise. Top-level domains include ".com" (commercial), ".edu" (educational), ".org" (non-profit and miscellaneous organizations), ".gov" (government), ".net" (networking provider), and ".mil" (military). When a keyword is entered, the search engine processes it through a self-created index of web sites to generate a (sometimes long) list relating to the entered keyword. Each search engine uses its own algorithm to arrange indexed materials in sequence, so the list of web sites that any particular set of keywords will bring up may differ depending on the search engine used. Search engines look for keywords in places such as domain names, actual text on the web page, and metatags. Metatags are HTML code intended to describe the contents of the web site. There are different types of metatags, but those of principal concern to us are the "description " and "keyword" metatags. The description metatags are intended to describe the web site; the keyword metatags, at least in theory, contain keywords relating to the contents of the web site. The more often a term appears in the metatags and in the text of the web page, the more likely it is that the web page will be "hit" in a search for that keyword and the higher on the list of "hits" the web page will appear. 1- To resolve whether West Coast's use of "moviebuff.com" constitutes trademark infringement or unfair competition, we must first determine whether Brookfield has a valid, protectable trademark interest in the "MovieBuff" mark Our conclusion comports with the position of the PTO, which effectively announced its finding of no likelihood of confusion between "The Movie Buff's Movie Store " and "MovieBuff" when it placed the latter on the principal register despite West Coast's prior registration of "The Movie Buff's Movie Store." Priority is accordingly to be determined on the basis of whether Brookfield used "MovieBuff" or West Coast used "moviebuff.com" first. West Coast argues that we are mixing apples and oranges when we compare its first use date of "moviebuff.com" with the first sale date of "MovieBuff" software. West Coast reminds us that Brookfield uses the "MovieBuff " mark with both computer software and the provision of an Internet database; according to West Coast, its use of "moviebuff.com" can cause confusion only with respect to the latter. West Coast asserts that we should accordingly determine seniority by comparing West Coast's first use date of "moviebuff.com" not with when Brookfield first sold software, but with when it first offered its database online. Establishing seniority, however, is only half the battle. Brookfield must also show that the public is likely to be somehow confused about the source or sponsorship of West Coast's "moviebuff.com" web site -- and somehow to associate that site with Brookfield. CONCLUSION: As we have seen, registration of a domain name for a Web site does not trump long-established principles of trademark law. When a firm uses a competitor's trademark in the domain name of its web site, users are likely to be confused as to its source or sponsorship. Similarly, using a competitor's trademark in the metatags of such web site is likely to cause what we have described as initial interest confusion. These forms of confusion are exactly what the trademark laws are designed to prevent. Accordingly, we reverse and remand this case to the district court with instructions to enter a preliminary injunction in favor of Brookfield in accordance with this opinion.

66 Meta-Tag – jurisprudence américaine
Idem Niton c. Radiation Monitoring (1998) Utilisation de méta tags de l’entreprise concurrente Même critères que Brookfield Playboy Enterprises c. Asiafocus International (1998) Premier cas avec un dommage substantiel (3 millions de $US) Playboy Enterprises c. Welles, (1998) Méta tags avec playboy mais … Terry welles a été Playgirl of the year 1981 Pas de confusion possible (mention en bas des pages) Défense de Fair Use Nom générique pour s’identifier elle même PLAYBOY ENTERPRISES, INC., Plaintiff, v. ASIAFOCUS INTERNATIONAL, INC., Internet Promotions, Inc., Graham Daley, and Alan SMITH, Defendants No. Civ.A A. United States District Court, E.D. Virginia. April 10, 1998.  Jonathan T. Cain, Mays & Valentine, LLP, McLean, VA, for Playboy Enterprises, Inc., plaintiff. ORDER  HILTON, J. This case came before the Court on the Report and Recommendation of Magistrate Judge Jones of February 2, Based on a de novo review of the evidence of this case, the Court adopts the findings and recommendation of the Magistrate Judge. It is hereby  ORDERED that default judgment is entered for the plaintiff against all defendants, jointly and severally in the amount of $3,000,000 plus costs and, upon tender of supporting affidavit, reasonable attorneys' fees. REPORT AND RECOMMENDATION  JONES, Magistrate J.  This action arises under the Lanham Act of 1946, 15 U.S.C. § 1051 et seq. and is a civil action for trademark infringement, false designation of origin, unfair competition and dilution, and common law trademark infringement and unfair competition under the common law of the Commonwealth of Virginia. Process was served on the defendants pursuant to the Hague Convention. Default was entered by the Clerk on August 25, Pursuant to Local Rule 72, the case was heard on October 29, 1997, on the plaintiff's application for default judgment. The magistrate judge subsequently asked for a supplemental brief on personal jurisdiction, which has been provided. FACT SUMMARY  Based on the complaint, documents submitted in support of the application, and testimony by the plaintiff's witnesses, the magistrate judge finds as follows:  The plaintiff ("PEI"), is a Delaware corporation having offices in New York, New York and a principal place of business in Chicago, Illinois. (Kaiser Decl. at  2; Compl. at  1). Defendant AsiaFocus International, Inc. ("AsiaFocus") is a foreign corporation having its principal place of business in either Hong Kong or the British Virgin Islands. (Complaint at  2; Exs. B, G). Defendant Internet Promotions, Inc. is a Hong Kong corporation with its principal place of business in Hong Kong. (Compl. at  3). Defendant Graham Daley is an individual citizen and resident of Hong Kong. (Compl. at  4). Defendant Alan Smith is an individual citizen and resident of Hong Kong. These two individual defendants substantially own, control and operate defendants AsiaFocus and Internet Promotions, Inc. (Compl. at  5).  For many years, and continuously, prior to the defendants' acts that are in issue, PEI has published the men's entertainment magazine Playboy, featuring photographs of nude women, celebrity interviews, and articles of general interest. (Compl. at  10; Kaiser Decl.  3). Playboy magazine is published and distributed in interstate commerce, including the Commonwealth of Virginia, by PEI. Playboy magazine is also distributed throughout the world and is published in 15 international editions. (Compl. at  11; Kaiser Decl.  3). Continuously since long prior to the defendants' acts, the plaintiff has sold, through itself and its licensees, a wide variety of merchandise under the trademarks PLAYMATE and PLAYBOY, in interstate commerce including the Commonwealth of Virginia. (Compl. at  12, 16; Kaiser Decl. at  11). PEI owns federal trademark registrations for a variety of goods and services including (1) (Reg. No. 2,011,646 for computer services); (2) PLAYBOY (Reg. No. 791,734 for playing cards); (3) PLAYMATE (Reg. No. 721,987 for calendars; (4) PLAYMATE (Reg. No. 777,867 for key chains); and (5) PLAYMATE (Reg. No. 1,308,903 for watches) (Kaiser Decl.  18). (Compl. at  13, 17; Kaiser Decl.  7; Exs. E, F). [FN1] PEI and its licensees have spent considerable time and money promoting the PLAYBOY and PLAYMATE trademarks nationwide and throughout the world. (Compl. at  14). As a result of PEI's long-standing use of the PLAYBOY and PLAYMATE trademarks, the trademarks have become famous and have developed significant goodwill and secondary meaning, so that the public has come to associate them exclusively with PEI. (Compl. at  15, 20; Kaiser Decl at  9). FN1. Unless otherwise noted, exhibits referenced herein are annexed to PEI's Memorandum of Law in Support of its Application for Default Judgment.  PEI owns two sites on the Internet on the World Wide Web. Both sites prominently feature PEI's trademarks PLAYBOY and PLAYMATE, as well as photographs, articles, PEI merchandise, videos and subscription information for Playboy Magazine. (Compl. at  21; Natale Decl. at  6).  The federal government requires people and entities wishing to appear on the Internet to register their Internet domain names with InterNIC, an organization run for the government by Network Solutions, Inc. ("NSI"), of Herndon, Virginia. (Compl. at  29; Carr Decl. at  2). Domain names may be registered upon payment of a $100 fee and the completion of an on-line template called the "NSI Registration Agreement". (Compl. at  30; Ex. H). NSI makes no independent determination of an applicant's right to use the requested domain name. The NSI Registration Agreement provides that "[t]he party requesting registration of [the] name certifies that, to her/his knowledge, the use of [the] name does not violate trademark or other statutes." (Compl. at  31; Ex. H). Pursuant to the NSI Registration Agreement, a registrant must designate persons to serve as administrative, technical, and billing contacts. (Compl. at  32; Ex. H).  Applicants to NSI for a domain name registration agree to be bound by the terms of the NSI Domain Name Policy Statement. The Policy Statement provides: These guidelines, as amended, and the registration agreement (template) together constitute the complete and exclusive agreement of the parties regarding domain names. These guidelines supersede and govern all prior proposals, agreements, or other communications between the parties. Registrant agrees that registration of a domain name constitutes an agreement to be bound by this policy, as amended from time to time.  (Compl. at  36; Ex. H).  The defendants have created and maintained several Internet World Wide Web sites which were accessible throughout the United States, including the Commonwealth of Virginia and within this judicial district. On these Web sites, the defendants solicited sales of merchandise and of subscriptions for the privilege of viewing pictures, etc. over the Internet. (Compl. at  38; Carr Decl.  19; Ex. V). The defendants have promoted their Web sites, adult photo collections and merchandise in such a way as to create a false association between the defendants and PEI. The defendants have provided adult nude photos on the Web pages located at the ASIAN-PLAYMATES.COM and PLAYMATES-ASIAN.COM. addresses. (Compl. at  39). Defendant Graham Daley is the Director of AsiaFocus and is listed as the "Administrative Contact" for the Internet domain names registered to AsiaFocus. (Compl. at  33; Ex. G). Defendant Alan Smith is the administrative, technical, billing and zone contact for ASIAN-PLAYMATES.COM and PLAYMATES- ASIAN.COM. (Compl. at  34; Ex. G). When Daley designated himself as the "Administrative Contact" for the internet site, by contract he was thereby holding himself out as a person who was "aware of the behavior of the hosts [of the site], and [able to] take prompt action on reports of problems ... a responsible person who has the authority to either enforce these actions himself or delegate them to someone else." Plaintiff's Supplemental Memorandum of Law at 5-6. In January, 1997, defendant Smith replaced Daley as Administrative Contact, and also undertook other responsibilities. Id. at 8. The magistrate judge therefore finds that Daley and Smith willfully participated in the infringing acts, and that their continuing participation in the infringement was blatant, even after PEI's cease-and-desist demand, so that their acts rise to the level of bad faith misconduct.  The defendants have used the plaintiff's registered trademarks PLAYMATE and PLAYBOY within the domain names, ASIAN-PLAYMATES.COM and PLAYMATES-ASIAN.COM. as part of the Web pages offered under those addresses. The upper left corner of each page bore the words "Asian Playmates." The URL appeared in the upper right corner of each page and read as follows: (Compl. at  42; Carr Decl.  9). The defendants also used the trademark PLAYMATE in their electronic mail address and on almost every page of their Web site in a graphic entitled "ASIAN-PLAYMATES FOR THE PLAYBOY IN ALL OF US." (Compl. at  40; Ex. I; Carr Decl.  9-10).  The defendants have purposefully employed deceptive tactics to attract consumers to their Web site under the guise that their sites are sponsored by or somehow affiliated with PEI. Specifically, the defendants embedded PEI's trademarks "playboy" and "playmate" within the Web sites' computer source code which is visible to "search engines" that look for Web sites containing specific words or phrases specified by computer users. (Carr Decl. Decl.,  13; Ex. K). Thus, a consumer conducting a search for PEI's Web site by typing in the trademark "Playboy" or "Playmate" would receive a search engine-generated list which included the asian-playmates Web site. (Carr Decl.  13-14; Exs. K, L). Through the defendants' willful deception, consumers have been misled into believing the asian-playmates Web site is connected with, or somehow sponsored by, PEI.  The PLAYBOY and PLAYMATE trademarks were also utilized by the defendants to promote the sale of goods and services including playing cards, calendars, wrist watches, and key chains, which may be ordered by computer . (Carr Decl.  6; Exs. N, S, T). The defendants have actively encouraged other Web sites to promote the infringing asian-playmates collection. Through a "Click for Cash" program, the defendants offered monetary compensation to other Web site owners who displayed the asian-playmates banner on their Web sites. Each Web site would receive $.04 for each "hit" that asian-playmates received from that respective Web site where the banner appears. (Carr Decl.  16; Ex. Q).  There is also evidence of actual confusion. PEI has received at least one letter from a consumer who believed PEI sponsored (Kaiser Decl.  21; Ex. M). The consumer expressed disappointment to PEI that he could not access in Hong Kong.  The defendants are not now and have never been authorized by PEI to use the PLAYBOY and PLAYMATE trademarks in connection with any business or service. (Compl. at  45; Kaiser Decl.  20).  Until recently, the defendants had not complied with PEI's requests to cease using the Playboy trademarks. (Compl. at  46; Ex. A). The defendants responded to PEI's cease-and-desist demand by requesting or demanding a six-month transition period, which PEI rejected. Id. Then, around the end of October, 1997, the defendants apparently ceased all infringing and counterfeit uses of PEI's marks. Plaintiff's Memorandum of Law in Further Support of Application for Maximum Statutory Damage Award at 1-2. CONCLUSIONS OF LAW  A. Jurisdiction.  Each defendant was properly served with process. The record reflects that on May 19, 1997, the plaintiff served the summons and complaint on the Secretary of the Commonwealth as statutory agent for each defendant in accordance with Federal Rule of Civil Procedure 4(f) and Section of the Code of Virginia, as amended. The process served on the Secretary of the Commonwealth provided the last known address of each defendant, as obtained from InterNIC, discussed supra. On May 22, 1997, the Secretary of the Commonwealth forwarded the complaint and summonses against AsiaFocus International, Inc., Internet Promotions, Inc., Graham Daley, and Alan Smith by first class mail to the Chief Secretary of Hong Kong at the Central Government Offices. The magistrate judge finds that this service complies with the Hague Convention on Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters.  As the plaintiff recognizes, the court's personal jurisdiction over the foreign defendants on the federal trademark claims, as well as the state law claims, depends on application of the Virginia long arm statute. See American Network, Inc. v. Access America/Connect Atlanta Inc., 975 F.Supp. 494, 496 (S.D.N.Y.1997). The magistrate judge finds that personal jurisdiction exists over all defendants on at least two bases.  First, the magistrate judge finds that the court has personal jurisdiction over each defendant under Virginia Code § (A)(4) (jurisdiction over defendants "causing tortious injury in this Commonwealth by an act or omission outside this Commonwealth if he regularly does or solicits business, or engages in any other persistent course of conduct ... in this Commonwealth"). The complaint alleges that the corporate defendants have caused tortious injury in Virginia, and that they regularly solicit business in Virginia, within the meaning of that statute.  Long arm jurisdiction over defendants whose activity involves computers linked to the Internet is a new and evolving jurisprudence. There is little appellate authority yet, and some of the district courts' decisions are arguably inconsistent. In the default-judgment context of the present case, it suffices to say that the magistrate judge has examined the plaintiff's allegations in light of the precedents and finds that personal jurisdiction clearly exists pursuant to Virginia Code § (A)(4) on the authority of the most-analogous, better-reasoned decisions. In particular, the magistrate judge has relied upon Zippo Manufacturing Company v. Zippo Dot Com, Inc., 952 F.Supp (W.D.Pa.1997), and Maritz, Inc. v. Cybergold, Inc., 947 F.Supp (E.D.Mo.1996), and the authorities there cited; and on Keeton v. Hustler Magazine, Inc., 465 U.S. 770, 104 Sup.Ct. 1473, 79 L.Ed.2d 790 (1984), a non-Internet defamation case that is closely analogous on its facts.  Reading the federal trademark and copyright precedents together with the Virginia long arm statute incorporated into Rule 4, it is equally clear that the willful, bad-faith tortious conduct of defendants Daley and Smith also brings them within this court's personal jurisdiction pursuant to Virginia Code § (A)(4). See Plaintiff's Supplemental Memorandum of Law at § I(A-E) (pp. 2-8).  On the authority of Telco Communications Group, Inc., v. An Apple A Day, Inc., Civil Action No A (E.D.Va.1997), and of Krantz v. Air Line Pilots Ass'n, Int'l, 245 Va. 202, 427 S.E.2d 326 (1993), the magistrate judge also concludes that personal jurisdiction exists over each defendant under Virginia Code § (A)(3), because each act of access to the defendants' Internet sites by a Virginia computer user completed a "tortious injury by an act ... in this Commonwealth." [FN2] FN2. The plaintiff also cites the Telco decision for jurisdiction under subsection (A)(4), but the facts in Telco are at least arguably distinguishable as to that subsection.  (The plaintiff also argues that the defendants "transacted business" in Virginia within the meaning of Virginia Code § [A][1] by registering their Internet sites with NSI. The magistrate judge is not satisfied that the federal government's fortuitous selection of a Virginia firm to manage Internet domain names, and the resulting requirement that each of many thousands of people and entities "transact business" with that firm by registering their Internet sites with the firm, means that each registrant is thereby subjected to Virginia's long arm jurisdiction, even assuming a constitutionally adequate nexus between the act of registration and the acts sued upon. Because jurisdiction clearly exists on other bases, the court need not decide these issues in this default judgment context, and the magistrate judge recommends that the court not find jurisdiction under Virginia Code § [A][1].)  B. Confusion.  The PLAYBOY and PLAYMATE trademarks are federally registered trademarks and are therefore protected by Section 32 of the Lanham Act, 15 U.S.C. § 1114(1) which provides protection against: any reproduction, counterfeit, or colorable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive.  15 U.S.C. § 1114(1). The PLAYBOY and PLAYMATE trademarks are also protected by Section 42 of the Lanham Act, 15 U.S.C. § 1125(a) which protects registered and unregistered marks against the use of any word, term, symbol or mark that is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person ... or in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person's goods, services, or commercial activities.  15 U.S.C. § 1125(a)(1)(A)(B).  To prevail in actions under these statutes in this Circuit, "a complainant must demonstrate that it has a valid, protected trademark and that the defendant's use of a colorable imitation of the trademark is likely to cause confusion among consumers." Lone Star Steakhouse & Saloon v. Alpha of Virginia, 43 F.3d 922, 930 (4th Cir.1995). PEI has submitted ample evidence concerning the validity of the PLAYBOY and PLAYMATE trademarks, thereby establishing that it owns a valid, protected trademark. Thus, the question remaining for the court to determine is whether the defendants' use of the Internet domain names "asian-playmates.com" and "playmates-asian.com" would likely cause confusion among consumers on the Internet.  In making this determination, courts examine seven factors: 1) the strength or distinctiveness of the mark; 2) the similarity of the two marks; 3) the similarity of the goods/services the marks identify; 4) the similarity of the facilities the two parties use in their businesses; 5) the similarity of the advertising used by the two parties; 6) the defendant's intent; and 7) actual confusion. Pizzeria Uno Corp. v. Temple, 747 F.2d 1522, 1527 (4th Cir.1984). It is not necessary that all the factors be implicated in a specific case or that all the factors be found in the registrant's favor for a finding of likelihood of confusion. Id.  Most important among the seven factors is the distinctiveness or strength of the mark. Courts have classified marks submitted for registration into four groups in an ascending order of strength or distinctiveness: 1) generic; 2) descriptive; 3) suggestive; and 4) arbitrary or fanciful. Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 189 U.S.P.Q. 759, 537 F.2d 4, 9 (2nd Cir.1976). Generic marks receive the least trademark protection while arbitrary or fanciful marks receive the highest level of protection. Other courts have previously classified PLAYBOY and PLAYMATE as suggestive marks "since they implicitly refer to their products' qualities." PEI v. George Frena, et. al., 839 F.Supp. 1552, See also PEI v. P.K. Sorren Export Co. Inc. of Florida, 546 F.Supp. 987, 995 (S.D.Fl.1982). PLAYBOY and PLAYMATE are well- known marks and are widely associated with PEI's products. As a result, they have acquired substantial distinctiveness among consumers and are therefore entitled to a high degree of protection. See PEI v. Chuckleberry Publishing, Inc., 486 F.Supp. 414, 419 (S.D.N.Y.1980).  Several of the other factors also favor a finding that the defendants' use of the terms "playboy" and "playmate" is likely to cause confusion. The defendants' Web site consists of computer images of nude women, which is also the core of PEI's business. Although the defendants' use of the term "playmate" as the main component of the domain names asian-playmates.com and playmates- asian.com. did not exactly duplicate PEI's mark, minor differences between the registered mark and the unauthorized use of the mark do not preclude liability under the Lanham Act. See Lone Star Steakhouse, supra, (finding use of "Lone Star Grill" to be an infringement of registered mark "Lone Star Steakhouse & Saloon"). The defendants also used the slogan "FOR THE PLAYBOY IN ALL OF US" on the home page of each Web site. The defendants offered merchandise such as key chains, calendars, wrist watches, and pens under the asian-playmates name. PEI owns federal trademark registrations for each of these types of goods. PEI has presented evidence of at least one instance of actual consumer confusion. (Kaiser Decl.  21; Ex. M). Finally, both parties use the Internet as a facility to provide goods and services.  The magistrate judge therefore finds a strong likelihood that the consuming public would believe that the defendants' Web site was sponsored by or somehow affiliated with PEI, given (1) the strength of PEI's trademarks PLAYBOY and PLAYMATE; (2) the defendants' unauthorized use of the identical marks PLAYBOY and PLAYMATE; (3) the similarity of the goods and services offered by PEI and the defendants; (4) the evidence of actual confusion; and (5) that the Internet is the exact marketing channel used by both PEI and the defendants. See Cardservice Int'l. Inc. v. McGee, 950 F.Supp. 737, 740 (E.D.Va.1997) (citing Pizzeria Uno Corp. v. Temple, 747 F.2d 1522, 1527 (4th Cir.1984).  C. Dilution.  The defendants are also liable for dilution of PEI's trademarks PLAYMATE and PLAYBOY. Section 43(c) of the Lanham Act, provides protection to the owner of a famous mark against another person's commercial use in commerce of a mark or trade name, if such use begins after the mark has become famous and causes dilution of the distinctive quality of the famous mark.  15 U.S.C. § 1125(c)(1).  Dilution occurs when the capacity of a famous mark to identify and distinguish its goods or services is reduced due to another's unauthorized use of the mark. See 15 U.S.C. § "Dilution is grounded on the idea that a trademark can lose its 'ability ... to clearly and unmistakably distinguish one source' through unauthorized use." Hormel Foods Corp. v. Jim Henson Productions, Inc., 73 F.3d 497, 506 (2d Cir.1996) (quoting 3 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 24.13[1][a] at (3d ed.1995)).  The statute establishes a two-part test for determining when relief is available under the statute. First, the mark sought to be protected must be famous. Second, the accused mark must "dilute" the famous mark by "lessening [its] capacity ... to identify and distinguish goods or services," or by tarnishing or disparaging the goodwill embodied in the mark. 15 U.S.C. § The statute protects a trademark holder from unauthorized uses of the mark regardless of competition or likelihood of confusion. See 15 U.S .C. § 1125(c).  The magistrate judge concludes that the defendants' activities clearly diluted PEI's PLAYMATE and PLAYBOY trademarks. The fame of PEI's PLAYMATE and PLAYBOY marks cannot reasonably be disputed. The trademarks have acquired such goodwill and secondary meaning through national and international advertising and promotion that the public has come to associate the PLAYMATE and PLAYBOY trademarks exclusively with PEI. It is clear that the capacity of PEI to identify its goods and services was diminished by the defendants' use of the terms to promote not only their Web site, but the goods and services offered in connection therewith.  The plaintiff has presented sufficient evidence to establish that the blurring of the distinctiveness of PLAYMATE and PLAYBOY was willful. The defendants specifically chose to copy famous trademarks for a well-known source of "adult" entertainment for use in their own "adult" service. In doing so, they reaped the benefit of the public's established association of the trademarks PLAYMATE and PLAYBOY with adult entertainment. No other purpose appears for choosing PLAYMATE and PLAYBOY but to create that false association in the mind of the consuming public.  The defendants' willfulness is further established by their purposeful tactic of embedding the trademarks PLAYMATE and PLAYBOY in the hidden computer source code. This strategy epitomizes the "blurring" of PEI's trademarks. When a search engine led a consumer to the asian-playmates Web site in response to a search of PEI's trademarks, the consumer would probably believe that the defendants' Web site was affiliated with PEI.  D. Damages.  PEI has been damaged by the defendants' infringing acts. The accessibility of the infringing Web sites, the defendants' successful number of hits, and the blatant display of PEI's trademarks are all factors that compound PEI's damage. The defendants' violations of Section 32 of the Lanham Act, 15 U.S.C. § 1114(1) (Count I); Section 43 of the Lanham Act, 15 U.S.C. § 1125(a) (Count II); and 15 U.S.C. § 1125(c) (Count III) warrant the award of statutory damages under 15 U.S.C. § 1117(c), which provides: In a case involving the use of a counterfeit mark ... in connection with the sale, offering for sale, or distribution of goods or services, the plaintiff may elect ... to recover, instead of actual damages and profits under subsection (a) of this section, an award of statutory damages for any such use in connection with the sale, offering for sale, or distribution of goods or services in the amount of-- 1)not less than $500 or more than $100,000 per counterfeit mark per type of goods or services sold, offered for sale, or distributed, as the court considers just; or 2)if the court finds that the use of the counterfeit mark was willful, not more than $1,000,000 per counterfeit mark per type of goods or services sold, offered for sale, or distributed, as the court considers just.  15 U.S.C. § 1117(c).  The defendants' multiple uses of the trademarks PLAYMATE and PLAYBOY constitute uses of "counterfeit marks" which are defined as: mark[s] that [are] registered on the principal register in the United States Patent and Trademark Office for such goods or services sold, offered for sale, or distributed and that is in use, whether or not the person against whom relief is sought knew such mark was so registered ...  15 U.S.C. § 1116(d)(1)(B)(i).  The defendants have made unauthorized uses of the following PEI trademarks (1) (Reg. No. 2,011,646 for computer services); (2) PLAYBOY (Reg. No. 791,734 for playing cards); (3) PLAYMATE (Reg. No. 721,987 for calendars; (4) PLAYMATE (Reg. No. 777,867 for key chains); and (5) PLAYMATE (Reg. No. 1,308,903 for watches).  The magistrate judge concludes that the willful infringement embodied in the offending websites themselves is sufficiently broad, extensive, blatant, and willful to warrant award of the maximum statutory amount of $1,000,000. The willful infringement by offer for sale of four different categories of merchandise, which occurred on the infringing Internet sites and is somewhat subsidiary, warrants lower individual statutory amounts in the magistrate judge's view. The magistrate judge concludes that an award of $500,000 for each merchandise category will adequately fulfill the purposes of the statutes.  RECOMMENDATION  Based on the foregoing findings and conclusions, the magistrate judge recommends that default judgment be entered for the plaintiff against all defendants, jointly and severally, in the amount of $3,000,000 plus costs and, upon tender of a supporting affidavit, reasonable attorneys' fees.    UNITED STATES DISTRICT COURT SOUTHERN DISTRICT OF CALIFORNIA PLAYBOY ENTERPRISES, INC. a Delaware corporation, Plaintiff v. TERRI WELLES, Defendant. CASE NO. 98-CV-0413-K (JFS) ORDER DENYING PLAINTIFF'S MOTION FOR PRELIMINARY INJUNCTION On February 27, 1998, plaintiff Playboy Enterprises, Inc. (PEI) filed a Complaint against defendant Terri Welles. The Complaint consists of five causes of action.. 1) trademark infringement pursuant to 15 U.S.C, § 1114(1); 2) false designation of origin and unfair competition under 15 U.S.C § 1125(a); 3) dilution of trademarks pursuant to 15 U.S.C. 125(c); 4) trademark infringement and unfair competition under California common law; 5) unfair competition in violation of Cal. Bus. & Prof Code § 17200, et seq. On March 18, 1998, plaintiff filed a Motion for Preliminary Injunction. Defendant filed an Opposition on April 6, Plaintiff filed its Reply on April 13, ]998. The Court heard oral arguments on April 20, 1998. I. BACKGROUND The following background facts are taken from the parties' contentions in their papers, but the court does not make any ultimate findings of fact with respect to this case. Plaintiff Playboy Enterprises, Inc. (PEI) is an international publishing and entertainment company. Since 1953, PEI has published Playboy magazine, a widely popular magazine with approximately ten (10) million readers each month. PEI also publishes numerous specialty magazines such as Playboy's Playmate Review, Playboy's Playmates of the Year, and Playboy's Calendar Playmates among other publications. In addition to its publishing ventures, PEI produces television programming for cable and direct-to-home satellite transmission and sells and licenses various goods and services including videos. PEI has established two websites. According to plaintiff, its free website, has become one of the most popular sites on the Web and is used to promote its magazine, goods, and services. Its other website, called the Playboy Cyber Club, is devoted to promoting current and former PEI models. PEI owns federally registered trademarks for the terms Playboy, Playmate, Playmate of the Month, and Playmate of the Year. The term Playmate of the Year is sometimes abbreviated 'PMOY'. PEI does not have a federally registered trademark in the abbreviation PMOY, although PEI argues that "PMOY" is worthy of trademark protection because it is a well-known abbreviation for the trademark Playmate of the Year. Defendant Terri Welles is a self-employed model and spokesperson, who began her modeling career with Playboy/I> magazine in In May of 1980, Ms. Welles appeared on the cover of Playboy/I> magazine and was subsequently featured as the Playmate of the Month in the December 1980 issue. Ms. Welles received the Playmate of the Year award in June of Since 1980, Ms. Welles has appeared in no less than thirteen (13) issues of Playboy/I> magazine and eighteen (18) newsstand specials published by PEI. Defendant claims that she has always referred to herself since 1980 as a Playmate or Playmate of the Year with the knowledge of PEI. On June 29, 1997, Ms. Welles opened a website, which includes photographs of herself and others (both nude and clothed), a fan club posting board, an autobiography section, and a listing of current events and personal appearances. The domain name for defendant's site is "terriwelles," the heading for the website is "Terri Welles--Playmate of the Year 1981," and title of the link page is "Terri Welles--Playboy Playmate of the Year 1981." Each of the pages uses "PMOY '81" as a repeating watermark in the background. According to defendant, eleven (11) of the fifteen (15) free web pages include a disclaimer at the bottom of the pages, in varying font sizes depending on the page, which indicates that the website is not endorsed by PEI; the disclaimer reads as follows. "This site is neither endorsed, nor sponsored by, nor affiliated with Playboy Enterprises, Inc. PLAYBOY, PLAYMATE OF THE YEAR and PLAYMATE OF THE MONTH are registered trademarks of Playboy Enterprises, Inc," Defendant uses the terms Plavboy and Playmate along with other terms within the keywords section of the meta tags, which constitutes the internal index of the website used by some search engines. The site contains link pages to other erotic, adult-oriented websites. It also contains advertising "banners" for those types of websites. Since May of 1997, defendant has been in contact with plaintiff about the design and creation of her website. Defendant claims that plaintiff, through Marcia Terrones, the director of the "Rights and Permission" department at PEI, informed her that she could identify herself as the Playmate of the Year 1981 but that she could not reproduce the rabbit head logo on her proposed website. Various communications between defendant and plaintiff ensued. According to defendant, PEI, through Hugh Hefner, initially complimented her website and encouraged her use of the title Playmate of the Year However, Mr. Hefner later informed defendant that use of PEI's trademarks were restricted; instead, he invited defendant to join PEI's new Cyber Club. Defendant refused this invitation, and PEI continued to demand that defendant remove the Playmate of the Year title from the home page as well as remove the PMOY watermark from the background. Plaintiff has moved for a preliminary injunction which would enjoin defendant from 1) using the trademarked term Playmate of the Year in the title of the home page and the link page; 2) from using the watermark PMOY '81 in the background; and 3) from using the trademarked terms Playboy and Playmate in the meta-tagging of defendant's site. Therefore, the task before the court is to determine whether a preliminary injunction against defendant is warranted in this instance. II. STANDARD OF LAW To be entitled to a preliminary injunction, a party must show either (1) a combination of probable success on the merits and a possibility of irreparable harm, or (2) the existence of serious questions on the merits and the balance of hardships weighing heavily in its favor. Vision Sports v. Melville, 888 F.2d 609, 612 (9th Cir. 1988). These are not two distinct tests, but ends of a continuum in which the required showing of harm "varies inversely with the required showing of meritoriousness." Rodeo Collection v. West Seventh, 812 F.2d 1215, 1217 (9th Cir. 1987) (citation omitted). "Thus, a moving party need not demonstrate that [it] risks irreparable injury, but [it] must at least show that [it] will suffer a degree of hardship that outweighs the hardship facing the opposing party if the injunction is not issued. Similarly, a moving party need not demonstrate that [it] will succeed on the merits, but must at least show that [its] cause presents serious questions of law worthy of litigation." Topanga Press. Inc. v. City of L.A., 989 F.2d 1524, 1528 (9th Cir. 1993). III. DISCUSSION In general, plaintiff argues that defendant's use of the Playboy and Playmate trademarks in conjunction with her website is likely to cause confusion, mistake or deception. See Complaint at ¶ 32. Specifically, PEI avers that these alleged infringements are harming it and its trademarks since websurfing consumers are likely to believe that defendant's website is authorized, sponsored or otherwise approved of by PEI when it is not. Id. Defendant, on the other hand, contends that her use of the title Playmate of the Year and the abbreviation PMOY is merely a descriptive use of those terms so as to identify herself to her customers. She argues that any other use of PEI's trademarked terms is merely used in an editorial fashion. In this motion, plaintiff concentrates on defendant's use of the Playmate of the Year title in Ms. Welles' web page heading and link page, her use of the PMOY'81 term as a watermark in the web page background, and her use of the Playboy and Playmate marks as meta tags. These appear to be the only infringements alleged by PEI; accordingly, the court will focus on these three particular issues in this order. Based on these alleged infringements, plaintiff states five causes of action against defendant in its Complaint. However, in this motion, PEI moves for a preliminary injunction on the basis of only three of those causes of action: (First Cause of Action) federal trademark infringement; (Second Cause of Action) false designation of origin under section 43(a) of the Lanham Act; and (Third Cause of Action) dilution under section 43(c) of the Lanham Act. Defendant refers to these two causes of action as the trademark causes of action and can be treated together. Plaintiff does not make direct reference to the remaining causes of action which are related state law causes of action. Therefore, the court will not address those issues. The court will now address whether a preliminary injunction is warranted in this case. A. Irreparable Harm "In copyright and trademark cases, irreparable injury is presumed upon a showing of likelihood of success." Dr. Seuss Enters. v. Penguin Books USA. Inc., 924 F. Supp. 1559, 1574 (S.D. Cal. 1996), aff'd, 109 F.3d 1394 (9th Cir. 1997). Thus, the court will examine the plaintiff's likelihood of success on the three causes of action upon which it relies. B. Likelihood of Success in Trademark Causes of Action Plaintiff asserts that defendant is infringing on its registered trademarks in violation of Section 32(1) of the Lanham Act, 15 U.S.C. § I 114(1), and that said infringement is causing confusion, mistake, or deception which constitutes false designation of origin and unfair competition in violation of Section 43(a) of the Lanham Act, 15 U.S.C. § 1125(a). The purpose of trademarks is to allow for customer identification of the manufacturer or sponsor of a good or the provider of a service. See New Kids on the Block v New Am. Pub Inc., 971 F.2d 302, 305 (9th Cir. 1992). It is undisputed that PEI owns federally-registered trademarks for the words Playboy, Playmate, Playmate of the Month, and Playmate of the Year. The term Playboy has gained widespread public recognition and is distinctive due in large part to the long-standing success and popularity of Playboy magazine and related publications from PEI. See Playboy Enters. Inc. v. Chuckleberry Publishing Inc., 687 F.2d 563, (2d Cir. 1982) (holding that the Playboy mark is distinctive, widely recognized, and of great value). However, the other trademarks such as Playmate are not only trademarks related to Playboy magazine, but they are titles bestowed upon particular models who appear in that magazine. From the papers submitted and the oral arguments, it appears that the terms Playmate, Playmate of the Month, and Playmate of the Year are titles which Playboy magazine awards to certain Playboy models, who then use the title to describe themselves. Much like Academy Award winners, all the crowned Miss Americas, and the Heisman Trophy winners, Playboy Playmates are given a title which becomes part of their identity and adds value to their name. Indisputably, these winners represent the awarding organization or sponsor, but the title becomes part of who they are to the public. In the case of Playboy Playmates, PEI encourages these select models to use their titles for their self-promotion and the promotion of its magazines and assorted goods and services. In the case of Ms, Welles, it appears that PEI had no objection to her use of the terms Playmate of the Year or Playboy Playmate until she launched her competing website. In oral argument, PEI conceded that these models may use their title for their own benefit, as in the title of an autobiography. PEI also admitted that Ms. Welles is not contractually restricted from using the terms Playmate of the Month or Playmate of the Year based on her previous contracts with PEI. However, it contends that Ms, Welles may not trade on PEI's marks so as to compete with PEI; specifically, PEI argues that the prominent use of its marks to attract the attention of potential customers is a trademark infringement as well as a dilution of its marks. In the papers submitted, the parties engage in an extensive analysis of whether defendant's use of PEI's trademarks creates confusion among websurfers. Indeed, the dispositive legal issue in the standard trademark case concerns "customer confusion" See WCVB-TV v. Boston Athletic Ass'n, 926 F.2d 42, 44 (1st Cir. 1991). The Ninth Circuit has articulated an eight-factor test which the Court may consider in determining the likelihood of confusion: 1) the strength of the mark; 2) proximity or relatedness of the goods; 3) similarity in appearance, sound, and meaning of the marks; 4) evidence of actual confusion; 5) degree to which the marketing channels converge; 6) type of good and degree of care customers are likely to exercise in purchasing them; 7) evidence of the intention of defendant in selecting and using the alleged infringing name; and 8) likelihood that the parties will expand their product lines. See Metro Pub. Ltd. v. San Jose Mercury News, 987 F.2d 637, 640 (9th Cir 1993); see also Century 21 Real Estate Corp.,. v. Sandlin, 846 F.2d 1175, (9th Cir. 1988) (applying a similar six-factor test). These factors are simply helpful guidelines for the determination of potential customer confusion. See Metro Pub., 987 F.2d at 640. This case, however, is not a standard trademark case and does not lend itself to the systematic application of the eight factors. In the case at bar, defendant has used the terms Playmate of the Year and its abbreviation PMOY on her website. She has also used the terms Playboy and Playmate as meta tags for her site so that those using search engines on the Web can find her website if they were looking for a Playboy Playmate. The problem in this case is that the trademarks that defendant uses, and the manner in which she uses them, describe her and identify her. This raises a question of whether there is a "fair use" of these marks pursuant to 15 U.S.C. §§ 1115(b)(4) and 1125(c)(4). See New Kids, 971 F.2d at 306 (noting that the "fair use" defense arises when the trademark also describes a person, a place or an attribute of a product). Terri Welles was and is the "Playmate of the Year for 1981." Plaintiff has conceded this fact and has not submitted any evidence for the Court to conclude that PEI may prevent defendant from using that term to identify herself and her award; as noted above, PEI conceded that there are no contractual agreements between it and defendant which restrict her use of any of the marks. Thus, defendant has raised a "fair use" defense which must be overcome by the plaintiff before a potential infringement under Section 43(a) of the Lanham Act or trademark dilution under Section 43(c) of the Lanham Act may be found. In a case where the "mark is used only to describe the goods or services of [a] party, or their geographic origin," trademark law recognizes a "fair use" defense. Id. (quoting 15 U.S.C. § 1115(b)(4)). Title 15 U.S.C. § 1115(b)(4) states the following: That the use of the name, term, or device charged to be an infringement is a use, otherwise than as a mark, of the party's individual name in his own business, or of the individual name of anyone in privity with such party, or of a term or device which is descriptive of and used fairly and in good faith only to describe the goods or services of such party, or their geographic origin. Id. '"The 'fair use' defense, in essence, forbids a trademark registrant to appropriate a descriptive term for his exclusive use and so prevent others from accurately describing a characteristic of their goods.'" New Kids, 971 F.2d at 306 (quoting Soweco Inc. v. Shell Oil Co., 617 F.2d 1l78, 1185 (5th Cir. 1980)). In the case at bar, Ms, Welles has used the trademark term Playmate of the Year to identity and describe herself. As the court noted above, Ms. Welles earned the title of "Playboy Playmate of the Year" in 1981 and has used that title ever since, without objection from PEI. From the exhibits submitted with the parties' papers and presented at oral argument, it is evident that Ms, Welles has minimized her references to Playboy on her website and has not attempted to trick consumers into believing that they are viewing a Playboy-endorsed website. In Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Church, 411 F.2d 350, 352 (9th Cir. 1969), the Ninth Circuit held that the defendant was able to advertise that he repaired Volkswagen vehicles as long as he did not do so in a manner "which is likely to suggest to his prospective customers that he is part of Volkswagen's organization of franchised dealers and repairmen." Id. In the case at bar, Ms. Welles has not created a Playboy-related website. She does not use Playboy or Playmate in her domain name, she does not use the classic Playboy bunny logo, she inserted disclaimers which clearly state that the website is not endorsed by PEI, and the font of the Playmate of the Year 1981 title is not recognizable as a Playboy magazine font. It is clear that defendant is selling Terri Welles and only Terri Welles on the website. There is no overt attempt to confuse the websurfer into believing that her site is a Playboy-related website. In this case, then, defendant's use of the term Playmate of the Year 1981 "is descriptive of and used fairly and in good faith only to describe [herself]." 15 U.S.C. § 11 15(b)(4). As such, the use of the abbreviation PMOY '81 is also permissible since it makes reference to her title as Playmate of the Year Since the court finds that PMOY 81 'is a fair description of Ms. Tern Welles, it is not necessary to rule on whether the abbreviation PMOY is a protected trademark. With respect to the meta tags, the court finds there to be no trademark infringement where defendant has used plaintiffs trademarks in good faith to index the content of her website. The meta tags are not visible to the websurfer although some search engines rely on these tags to help websurfers find certain websites. Much like the subject index of a card catalog, the meta tags give the websurfer using a search engine a clearer indication of the content of a website. The use of the term Playboy is not an infringement because it references not only her identity as a "Playboy Playmate of the Year 1981," but it may also reference the legitimate editorial uses of the term Playboy contained in the text of defendant's website. Plaintiff conceded, both in its papers and in oral argument, that defendant may properly use the term Playboy in an editorial fashion (i.e. in reference to the Playboy Mansion). Therefore, the court finds that defendant has not infringed on defendant's trademarks by using them in her website meta tags. Since defendant is entitled to the fair use" defense pursuant to 15 U.S.C. § 1115(b)(4), it is not necessary to determine the likelihood of confusion in this case. However, even if the Court were to determine the likelihood of confusion in this case, it does not appear that there is a likelihood that websurfers would think that Ms. Welles' website is endorsed or sanctioned in any way by PEI. Even if Ms. Welles were not entitled to the fair use defense, plaintiff has failed to demonstrate that there is a likelihood of confusion for websurfers. Certainly, the PEI trademarks are strong and are used by PEI to sell adult entertainment on the Internet. Defendant claims she is selling a different class of goods since she is offering her promotional services and related goods like her line of cigars. However, it appears that PEI and Terri Welles are in competition for websurfers who pay money for on-line erotica, regardless of what the underlying promotion is. Other factors weigh in defendant's favor. Though she is using the trademarks, she has done nothing else to make her use identical to the Playboy trademark. There is no bunny logo, the font for the terms is different, and there is no other indication that PEI is sponsoring the website. Plaintiff has presented no empirical evidence to show that there is actual confusion among consumers. Though not necessary, the lack of any such demonstration weighs in defendant's favor. Finally, it appears that defendant has used the trademarks in good faith. She has removed some of the references per PEI's request, has not used the bunny logo, and has added a disclaimer to the vast majority of her free web pages. See Consumers Union of U.S. v. General Signal Corp., 724 F.2d 1044, 1053 (2d Cir. 1983) ("Disclaimers are a favored way of alleviating consumer confusion as to source or sponsorship."). This indicates good faith in the use of the trademarks and weighs in favor of defendant. Hence, even if the court were to apply the Ninth Circuit's eight-factor test, plaintiff has failed to demonstrate that it would likely succeed in proving that defendant's use of the trademarks causes a likelihood of confusion for the consumer. As the court has already noted, the Terri Welles web page appears to promote Terri Welles only and makes no attempt to connect itself with Playboy or PEI. C. Dilution Claim Given that the court has found that defendant is entitled to the "fair use" defense pursuant to 15 U.S.C. § 1115(b)(4), plaintiff cannot make a sufficient dilution claim under 15 U.S.C. § 1125(c) to warrant the granting of a preliminary injunction. Dilution is defined as "the lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services, regardless of the presence or absence of... (2) likelihood of confusion, mistake, or deception." 15 U.S.C. § Title 15 U.S.C. § 1125(c)(1) provides the following: The owner of a famous mark shall be entitled, subject to the principles of equity and upon such terms as the court deems reasonable, to an injunction against another person's commercial use in commerce of a mark or trade name, if such use begins after the mark has become and causes dilution of the distinctive quality of the mark, and to obtain such other relief as is provided in this subsection. Id. The section provides factors the court may consider in determining whether a mark is distinctive and famous. See 15 U.S.C. § 125(c)(1)(A-H). Though PEI's marks are arguably famous, their distinctiveness does not preclude defendant from the fair use of those items. Under the Federal Trademark Dilution Act, a dilution claim is not actionable if there is a "[f]air use of a famous mark by another person in comparative commercial advertising or promotion to identify the competing goods or services of the owner of the famous mark." 15 U.S.C. § 1125(c)(4)(A). As the court has indicated, Ms. Welles' use of the terms Playmate and Playmate of the Year constitute identification of herself. The use of those terms, in the website and in the meta tags, allows websurfers and potential customers to identify her services, whether it be her line of cigars, her promotional services, or her nude photographs. Given that Ms. Welles is the "Playmate of the Year 1981," there is no other way that Ms. Welles can identify or describe herself and her services without venturing into absurd descriptive phrases. In cases where the trademarked term must be used to identify the individual or a good, infringement and dilution laws do not apply. See New Kids, 971 F.2d at 306 ("In such cases, use of the trademark does not imply sponsorship or endorsement of the product because the mark is used only to describe the thing, rather than to identify its source."). Accordingly, plaintiff has failed to show that there is a likelihood of success on the merits of its dilution claim. IV. CONCLUSION In Prestonettes v. Coty, 264 U.S. 359, 368 (1924), Justice Holmes explained the purpose of trademark protection and noted that "[w]hen the mark is used in a way that does not deceive the public, we see no such sanctity in the word as to prevent its being used to tell the truth. It is not taboo." In this case, Ms. Welles has used PEI's trademarks to identify herself truthfully as the Playmate of the Year Such use is not "taboo" under the law. Based on the foregoing analysis, the court finds that plaintiff has failed to demonstrate that a preliminary injunction is warranted since there is not a strong likelihood of success on the merits. Consequently, the Court cannot find that the balance of harm tips strongly enough in plaintiff's favor to overcome the lack of meritoriousness the court has found. See Stokely-Van Camp Inc. v. Coca-Cola Co., 2 U.S.P.Q. 2d 1225, 1227 N.D. Ill.1987). In addition, it is unclear that irreparable harm would ensue from the continued operation of Ms. Welles' website since plaintiff has not demonstrated that there is a likelihood of confusion, As such, the court, hereby DENIES plaintiff's Motion for a Preliminary Injunction.