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APRAM – OHMI : ACTUALITE DU DROIT DES MARQUES ET MODELES APRAM – OHMI : ACTUALITE DU DROIT DES MARQUES ET MODELES PANORAMA DE JURISPRUDENCE DE LANNEE 2012.

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1 APRAM – OHMI : ACTUALITE DU DROIT DES MARQUES ET MODELES APRAM – OHMI : ACTUALITE DU DROIT DES MARQUES ET MODELES PANORAMA DE JURISPRUDENCE DE LANNEE 2012 SUR LA MARQUE COMMUNAUTAIRE (MOTIFS ABSOLUS) Paris, 30 novembre 2012 José MONTEIRO (LOréal) 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 1

2 « Limagination est plus importante que le savoir » « Limagination est plus importante que le savoir » Albert Einstein (Sur la Science) 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 2

3 CJUE 22 mars 2012, aff. C-190/10, Genesis Seguros CJUE 22 mars 2012, aff. C-190/10, Genesis Seguros Contenu de la notion « date de dépôt » dans le système de la marque communautaire? 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 3

4 Faits: Deux sociétés espagnoles se disputent lantériorité de la marque RIZO, déposée comme marque espagnole et CTM, le même jour (12 décembre 2003), pour les mêmes produits (classe 28). Le titulaire de la CTM fait opposition contre la demande nationale. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 4

5 Question Préjudicielle : Afin de déterminer la priorité dune marque communautaire par rapport à une marque nationale déposée le même jour, lart. 27 du RMC peut-il être interprété de manière quil peut être tenu compte, non seulement de la date, mais aussi de lheure et de la minute du dépôt de la demande, lorsque la réglementation nationale applicable au dépôt national considère que lheure du dépôt est un élément pertinent? 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 5

6 Réponse de la Cour: Lart. 27 du RMC doit être interprété en ce sens quil ne permet pas de tenir compte non seulement du jour, mais également de lheure et de la minute du dépôt de la demande de marque communautaire, afin de déterminer lantériorité dune telle marque par rapport à une marque nationale déposée le même jour dont, dans la réglementation nationale applicable, lheure et la minute du dépôt sont des éléments pertinents. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 6

7 Les deux marques en conflit sont réputées avoir été déposées le même jour. Cette interprétation est la conséquence de labsence dharmonisation du système des temps légaux au sein de lUE. Elle est aussi conforme à la CUP (droit de priorité). 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 7

8 CJUE 19 juin 2012, aff. C-307/10, IP TRANSLATOR CJUE 19 juin 2012, aff. C-307/10, IP TRANSLATOR Description des produits et services: Portée de lintitulé des classes. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 8

9 Communication n°4/2003 du Président de lOHMI: Le fait dutiliser les indications générales ou les intitulés de classe entiers prévus dans la classification de Nice, constitue une spécification correcte des produits et services dans une demande de marque communautaire. Lutilisation de toutes les indications générales de lintitulé dune classe particulière constitue une revendication à légard de tous les produits ou services relevant de cette classe particulière.» 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 9

10 Faits Le Chartered Institute of Patent Attorneys a déposé la marque IP TRANSLATOR auprès de lOffice du RU pour désigner lentier libellé de la classe 41 : éducation, formation, activités culturelles et sportives. Le dépôt est refusé au motif que le signe est descriptif et manque de caractère distinctif. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 10

11 Selon le UKTM Office, en application de la Communication n°4/03 de lOHMI, la demande litigieuse couvrirait non seulement les services formellement revendiqués, mais aussi tous les autres services compris dans la classe 41 et notamment les services de traduction. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 11

12 « Dans le cadre de la directive sur les marques : QUESTIONS PREJUCIELLES : « Dans le cadre de la directive sur les marques : 1)Est-il nécessaire que les divers produits ou services couverts par une demande de marque soient identifiés avec clarté et précision? 2)Est-il admissible dutiliser les termes généraux des intitulés de classes de la classification afin didentifier les divers produits ou services? 3)Est-il admissible quune telle utilisation des intitulés de classes soit interprétée conformément à la communication n° 4/03 du Président de lOHMI?» 10/01/2014 APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 12

13 1) la directive 2008/95 doit être interprétée en ce sens quelle exige que les produits ou les services pour lesquels la protection est demandée soient identifiés avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer létendue de la protection conférée par la marque; Réponses de la Cour : 1) la directive 2008/95 doit être interprétée en ce sens quelle exige que les produits ou les services pour lesquels la protection est demandée soient identifiés avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer létendue de la protection conférée par la marque; 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 13

14 La directive doit être interprétée en ce sens quelle ne soppose pas à lutilisation des indications générales des intitulés de classes pour autant quune telle identification soit suffisamment claire et précise; 2) La directive doit être interprétée en ce sens quelle ne soppose pas à lutilisation des indications générales des intitulés de classes pour autant quune telle identification soit suffisamment claire et précise; 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 14

15 3) Le demandeur dune marque nationale qui utilise toutes les indications générales de lintitulé dune classe particulière pour identifier les produits ou les services pour lesquels la protection est demandée doit préciser si sa demande vise lensemble des produits ou des services répertoriés dans la liste alphabétique de cette classe ou seulement certains. Au cas où la demande porterait uniquement sur certains, le demandeur est obligé de préciser lesquels sont visés. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 15

16 Il résulte de larrêt de la CJCE que lapproche interprétative des intitulés des classes résultant de la Communication 4/03, selon laquelle la désignation dun terme générique est présumée couvrir tous les produits de la même famille, est abandonnée au profit dune approche plus littérale qui vise à donner aux termes utilisés leur signification naturelle et habituelle 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 16

17 Quelles conséquences pratiques tirer de cet arrêt? 1) La portée de la classification est celle qui lui est attribuée dans chaque Etat signataire; 2) Les mentions générales demeurent possibles; 3) La mention la protection est revendiquée pour tous les produits ou services … garde son intérêt notamment dans les domaines sujets à évolution. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 17

18 Ayant été involontairement à lorigine du litige, quelles conséquences lOHMI a tiré de larrêt de la CJCE? 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 18

19 Question : le signe IP TRANSLATOR serait-il jugé descriptif et refusé en application de lart. 7-1, c) du RMC par lOHMI ? Question : Avec la nouvelle pratique de lOffice le signe IP TRANSLATOR serait-il jugé descriptif et refusé en application de lart. 7-1, c) du RMC par lOHMI ? 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 19

20 Linterprétation du contenu des libellés sera la tartre à la crème des plaideurs dans les années à venir. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 20

21 AVIS OMPI 23 novembre 2012 AVIS OMPI 23 novembre 2012 « La règle 9 du RE commun à lArrangement et au Protocole de Madrid, ne permet pas dinclure dans les demandes internationales des indications selon lesquelles lutilisation des intitulés des classes vise à couvrir tous les produits et services figurant dans les listes alphabétiques des classes concernées. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 21

22 TUE 19 janvier 2012, aff. T-103/11: revendication danciennetés (art. 34 RMC) Demande de marque communautaire Marque nationale antérieure 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 22

23 Trois conditions cumulatives pour quil puisse être fait droit à la revendication de lancienneté de la marque antérieure: 1) la marque nationale antérieure et la marque communautaire demandée doivent être identiques ; 2) les produits ou services de la CTM doivent être identiques ou contenus dans ceux visés par la marque nationale antérieure ; 3) le titulaire doit être le même. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 23

24 La condition de lidentité entre la demande de marque communautaire et la marque nationale antérieure doit être interprétée de façon stricte et par référence à la décision de la Cour dans laffaire LTJ Diffusion (C-291/00) en ce sens que seules des différences si insignifiantes quelles peuvent passer inaperçues sont admises. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 24

25 TUE 1er février 2012: aff. T-291/09: dépôt de mauvaise foi GRAND PRIX (Hannibal) DE LA PLUS MAUVAISE DECISION DE LANNEE Marque communautaire contestée Droit national antérieur 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 25

26 suite logique Décision de lOffice confirmée par le Tribunal: - La demande de marque communautaire contestée de 2002 est la « suite logique » au niveau international, de lusage de la marque en Espagne; - Il nexistait aucune relation directe ou indirecte entre les parties au conflit qui aurait entraîné lappropriation frauduleuse; - Ni délément permettant détablir que le déposant aurait décidé dexploiter la réputation de la marque antérieure. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 26

27 Beaucoup de critiques (en droit et en fait): Lusage limité de la marque espagnole entre 1994 et 2002 ne permet pas de dire que la CTM est une extension de la marque nationale; La notion de « continuité » entre les deux ne pouvait constituer un critère dans lappréciation de la bonne foi du déposant de la CTM que si lOffice (Tribunal) pouvait examiner le caractère frauduleux du dépôt national; La stricte identité entre la CTM et la marque antérieure ne peut pas résulter du hasard; Le titulaire de la CTM a tenté de la céder pour la somme de 5 M$ : liberté du commerce? 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 27

28 La Marque Communautaire Valable La Marque Communautaire Valable Signes susceptibles de constituer une marque (art. 7-1, a) RMC) 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 28

29 TUE 14 juin 2012, aff. T-293/10 Marque de couleur : la protection est demandée pour les sept couleurs en tant que telles Description : Six surfaces géométriquement agencées en trois paires de surfaces parallèles, chaque paire étant située perpendiculairement par rapport aux deux autres, le tout étant caractérisé par le fait que : i)les surfaces adjacentes ont des couleurs différentes et ii)chaque surface a une structure en grille formée par des bords noirs divisant la surface en neuf segments égaux. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 29

30 Faits : La demande de marque communautaire a été présentée le 17 janvier 2007 et publiée le 30 juillet sans objection; Postérieurement à la publication (le 10 septembre 2009) lexaminateur a émis un avis requalifiant la demande en « marque figurative », et il a refusé la demande car la représentation nétait pas conforme à lart. 4 du RMC. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 30

31 Selon la chambre de recours la description ne serait pas complète par elle-même, ni cohérente pour autant quelle elle nest pas claire, précise et intelligible. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 31

32 Moyens du recours devant le TUE : 1er moyen : En raison du délai trop long entre la lettre de lavis de publication du 13 avril 2007 et celle de lexaminateur du 10 septembre 2009, soulevant certaines objections, lOHMI na plus le droit de rouvrir la procédure dexamen et la chambre de recours ne pouvait plus examiner les questions de fond. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 32

33 Le Tribunal est en partie daccord. Il considère que plus de 2 ans après, si lOffice voulait revenir sur la décision de publication il aurait du le faire selon la procédure de révocation de lart. 80 du RMC. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 33

34 Toutefois, un déposant ne bénéficie jamais dun droit acquis à lenregistrement de sa marque et un motif absolu de refus tiré de lart. 4 peut être examiné à tout moment de la procédure denregistrement. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 34

35 « Si regrettable que puisse être le délai excessif écoulé entre la lettre de lexaminateur du 13 avril 2007 et celle 10 septembre 2009, le temps mis par celui-ci pour se prononcer sur un motif absolu de refus tiré de lart. 4 nest pas de nature à empêcher la chambre de recours de rejeter la demande de marque communautaire sur cette base ». 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 35

36 3ème moyen: Selon le déposant les critères relatifs aux niveaux de perception et dintelligence normaux ou à une très grande énergie intellectuelle et imagination, utilisés par la chambre de recours ne constituent pas des expressions juridiques et nont pas une signification suffisamment précise. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 36

37 Le tribunal ne le suit pas et estime au contraire quil faut une grande énergie intellectuelle et une grande imagination pour arriver à la conclusion, à partir de la description, que le signe pour lequel le déposant souhaite obtenir la protection en tant que marque de couleur, est un cube. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 37

38 Au vu de ces éléments, le signe pour lequel lenregistrement est demandé nest pas une marque de couleur en tant que telle, mais une marque tridimensionnelle ou figurative correspondant à lapparence extérieure dun objet déterminé avec une forme particulière, à savoir un cube quadrillé avec une disposition spécifique des couleurs. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 38

39 La description globale de la marque est donc empreinte dambiguïté et de contradiction laquelle rend le signe non recevable à lenregistrement en application de larticle 4 du RMC. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 39

40 Signes dépourvus de caractère distinctif (art. 7-1, b) du RMC). 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 40

41 Expressions laudatives ou exclusivement informatives Expressions laudatives ou exclusivement informatives CJUE 12 juillet 2012, aff. C-311/11, WIR MACHEN DES BESONDERE EINFACH 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 41

42 Le signe litigieux est composé de la combinaison de cinq mots courants; Lensemble apparait comme un slogan publicitaire qui transmet un message élogieux selon lequel les produits visés rendent simple ce qui est compliqué; Respecte la syntaxe et la grammaire allemandes et ne comporte aucun élément inhabituel; Sa concision, lutilisation substantive du verbe ou labsence de virgule, nintroduisent aucun jeu de mots ni aucun élément de tension conceptuelle ou de surprise, de nature à conférer au signe demandé un caractère distinctif. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 42

43 La Cour confirme les conclusions du tribunal. Le signe WIR MACHEN DES BESONDERE EINFACH nest pas perçu par le public comme une indication dorigine commerciale des produits et services visés. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 43

44 Quelle relation entre le niveau de spécialisation du public et le seuil de distinctivité du signe ? Le fait que le public pertinent est un public spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante pour lappréciation du caractère distinctif. Sil est vrai que le degré dattention du public spécialisé est plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne sensuit pas nécessairement quun caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 44

45 MARQUES FIGURATIVES ET TRIDIMENSIONNELLES 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 45

46 CJUE 24 mai 2012, aff. C-98/11 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 46

47 Décision contestée: La forme dun lapin assis ou blotti est une forme typique des lapins en chocolat ; il existe sur le marché dautres produits également emballés dans une feuille dorée; il est dusage de garnir des animaux en chocolat ou leur emballage de nœuds, de rubans et de cloches. Dans lensemble ces caractéristiques ne sont pas suffisamment éloignées de celles des formes de base utilisées pour lemballage du chocolat. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 47

48 Sur larticle 7-3: Dans son recours la société Lindt reprochait au tribunal davoir jugé que, pour être admise à lenregistrement au titre de lusage qui a pu en être fait, la marque en cause devait avoir acquis un caractère distinctif par lusage dans tous les États membres. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 48

49 Dans la décision contestée le TUE avait rejeté lacquisition du caractère par lusage au motif que les preuves apportées concernaient uniquement lAllemagne, lAutriche et le Royaume-Uni. Cependant le déposant prétendait en outre, que dès lors que la marque bénéficiait dun enregistrement dans quinze autres Etats membres, elle possédait dans ces Etats, un caractère distinctif intrinsèque. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 49

50 « En ce qui concerne largument de la requérante selon lequel, la marque communautaire ayant un caractère unitaire, lappréciation de lacquisition dun caractère distinctif par lusage ne devrait pas se fonder sur les marchés nationaux pris individuellement, Réponse de la Cour (point 62): « En ce qui concerne largument de la requérante selon lequel, la marque communautaire ayant un caractère unitaire, lappréciation de lacquisition dun caractère distinctif par lusage ne devrait pas se fonder sur les marchés nationaux pris individuellement, 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 50

51 il convient de relever que, même sil est vrai que lacquisition dun caractère distinctif par lusage doit être démontrée pour la partie de lUnion dans laquelle cette marque na pas ab initio un tel caractère, il serait excessif dexiger que la preuve dune telle acquisition soit apportée pour chaque État membre pris individuellement. il convient de relever que, même sil est vrai que lacquisition dun caractère distinctif par lusage doit être démontrée pour la partie de lUnion dans laquelle cette marque na pas ab initio un tel caractère, il serait excessif dexiger que la preuve dune telle acquisition soit apportée pour chaque État membre pris individuellement. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 51

52 Faut-il conclure que la Cour sonne le requiem de lexigence de lacquisition dun caractère distinctif Etat par Etat, chaque Etat membre ayant au demeurant le même poids juridique quel que soit son poids économique et social, en faveur du concept de marché de lUE pris dans sa globalité ? Lespoir est désormais permis. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 52

53 CJUE 6 septembre 2012, aff. C-96/11, forme dune souris en chocolat CJUE 6 septembre 2012, aff. C-96/11, forme dune souris en chocolat. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 53

54 Décision du Tribunal confirmée par la Cour: Décision du Tribunal confirmée par la Cour: La marque critiquée est constituée par une combinaison déléments de présentation venant naturellement à lesprit et qui sont typiques des confiseries en chocolat. Elle apparait comme une variante de certaines formes de base communément utilisées dans le secteur des confiseries et ne diverge pas de manière significative des normes ou habitudes du secteur. Partant, elle ne permet pas au public pertinent de distinguer, de façon immédiate et certaine, les confiseries de la requérante de celles ayant une autre origine commerciale. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 54

55 TUE 12 juillet 2012, aff. T-323/11, forme dune bouteille 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 55

56 Arrêt du Tribunal: Arrêt du Tribunal: Lemploi de bouteilles en verre de couleur sombre, par exemple brun foncé, vert foncé ou, comme en lespèce, ambre foncé, obéit à un impératif technique de conditionnement, étant donné que la bière doit être protégée de la lumière, néfaste pour ce produit. De même, les différentes images de bouteilles de bières contenues dans le dossier, prouvent que de nombreuses bières sont commercialisées dans des bouteilles dont la forme est analogue à la forme demandée. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 56

57 Sur le motif représentant la pierre aux douze angles qui serait considérée comme la figure la plus représentative de la perfection dans larchitecture inca, le déposant na pas démontré quelle serait reconnue comme telle dans lUE de sorte quelle sera perçue par les consommateurs comme un simple motif décoratif en relief, sans en connaître la signification. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 57

58 TUE 19 septembre 2012, aff. T-26/11, motif de tissus à carreaux 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 58

59 Confirmation du refus: Dans le domaine des tissus et des vêtements, les décors à carreaux sont très courants et sont généralement perçus par le consommateur comme de simples motifs à la mode, et non comme une indication de lorigine. Ainsi le public pertinent ne voit pas dans le signe contesté lindication dune entreprise déterminée, mais une apparence habituelle et évidente du produit lui même. La marque serait donc dépourvue de caractère distinctif, 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 59

60 Selon le Tribunal un déposant ne saurait se prévaloir des enregistrements communautaires ou nationaux, de signes similaires dune société concurrente pour justifier du caractère distinctif de sa demande, sans préciser dans quelles conditions ils ont été obtenus. Or on ne peut pas exclure quils aient été obtenus sur la base dune distinctivité acquise par lusage. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 60

61 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 61 Autres affaires similaires du même déposant

62 Signes descriptifs (art. 7-1, c) du RMC) 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 62

63 Néologismes : TUE 2 février 2012, aff. T-321/09, ARRAYBOX Le mot ARRAY se réfère à un agencement de composants, alors que le mot BOX désigne un contenant en forme de caisse ou de boîte. Dans son ensemble, le signe ARRAYBOX désigne une boîte qui enregistre, stocke, traite et évalue des données. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 63

64 Il sagit dun néologisme dont chacun des éléments qui le compose est descriptif des caractéristiques des produits et services dont lensemble est aussi descriptif des caractéristiques de ces produits et services, pour autant quil nexiste pas un écart perceptible entre le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 64

65 Autres signes nominaux Selon lOffice, la marque communautaire GG ne peut pas bénéficier de limmunité de lart (il ne sagit dune IGP); dès lors que le caractère distinctif devait être apprécié selon les caractères habituels pour les marques individuelles. Autres signes nominaux TUE 15 novembre 2012, aff. T-278/09, marque collective GG Selon lOffice, la marque communautaire GG ne peut pas bénéficier de limmunité de lart (il ne sagit dune IGP); dès lors que le caractère distinctif devait être apprécié selon les caractères habituels pour les marques individuelles. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 65

66 Sur le fond, les lettres GG constituent labréviation de lexpression GROβES GEWÄCHS signifiant « grand cru », utilisée dans le domaine des vins, Il sagit dès lors dune indication clairement et directement descriptive, et ce dautant plus quil est dusage dutiliser des abréviations dans le domaine du vin en Allemagne. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 66

67 TUE 21 novembre 2012, aff. T-338/11, PHOTOS.COM Les deux composants du signe, individuellement, sont dépourvus de caractère distinctif intrinsèque. TUE 21 novembre 2012, aff. T-338/11, PHOTOS.COM Les deux composants du signe, individuellement, sont dépourvus de caractère distinctif intrinsèque. Le terme PHOTOS informe immédiatement le public pertinent que les produits et les services sont liés à la photographie; Lélément.COM sera immédiatement reconnu comme renvoyant à un site Internet. Il sagit dun élément technique et générique. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 67

68 Le fait daccoler lélément.com à un terme descriptif et dépourvu de caractère distinctif, na pas pour effet de rendre le signe distinctif dans son ensemble pour autant que dans un nom de domaine la partie distinctive nest pas le domaine de premier niveau, qui est générique, mais le domaine de deuxième niveau, lequel est aussi dépourvu de caractère distinctif. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 68

69 Sur la propriété du nom de domaine correspondant à la marque contestée: Sur la propriété du nom de domaine correspondant à la marque contestée: Le caractère distinctif dune marque correspondant à un nom de domaine ne saurait être apprécié par rapport aux modalités daccès à internet et le caractère unique du nom de domaine. Ainsi le défaut de caractère distinctif du signe correspondant au nom de domaine ne saurait être compensé par le caractère exclusif de celui-ci. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 69

70 Sur lacquisition du caractère distinctif par lusage: Sur lacquisition du caractère distinctif par lusage: Le fait que la marque corresponde au nom de domaine ne suffit pas à établir quelle ait été utilisée au sens de larticle 7-3, et le fait que le site soit accessible dans le monde entier et que chacun puisse y accéder en tout lieu et sinformer sur les produits et les services proposés, ne signifie pas que le nom de domaine ait également rempli la fonction de marque pour les produits et les services pour lesquels lenregistrement est demandé. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 70

71 Cette décision illustre une fois de plus, la difficulté éprouvée par les chambres de recours et le tribunal de lUE à faire la distinction entre la marque de services, lenseigne ou le nom commercial, lorsque, comme il arrive souvent, le même signe remplit cette triple fonction. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 71

72 Or nul ne conteste aujourdhui que le nom de domaine est à la boutique virtuelle constituée par un site marchand sur internet, ce que la marque de services et lenseigne sont au fonds de commerce dans le monde réel 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 72

73 TUE 8 novembre 2012, aff. T-415/11, NUTRISKIN PROTECTION COMPLEX TUE 8 novembre 2012, aff. T-415/11, NUTRISKIN PROTECTION COMPLEX Le terme SKIN est le mot anglais désignant la peau; le terme NUTRI doit être compris comme faisant référence à la nutrition; il nexiste pas de différence notable entre le néologisme NUTRISKIN et la simple somme de ses composantes descriptives. Cet élément de la marque est compris comme une description dune caractéristique des produits désignés; La signification descriptive est, encore, renforcée par les éléments, également descriptifs qui complètent le signe, PROTECTION et COMPLEX. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 73

74 TUE 13 septembre 2012, aff. T-72/11 ESPETEC marque descriptive dans une langue régionale 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 74

75 En raison du caractère unitaire de la CTM, un vocable déposé comme marque communautaire peut être refusé à lenregistrement lorsquil est descriptif dans une langue nationale, mais aussi dans un langue régionale, voire purement locale. Ainsi la marque ESPETEC désignant les produits de charcuterie a été refusée pour autant que ce terme signifie « fouet » en catalan et désigne une pièce de charcuterie fine et longue ressemblant à un saucisson. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 75

76 CJUE 10 juillet 2012, aff. C-582/11 SCOMBER MIX: Le caractère descriptif dun signe désignant des conserves de poissons, peut résulter de la compréhension du signe par les consommateurs du produit, mais aussi par les professionnels intervenant dans le processus de fabrication de distribution ou de vente. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 76

77 Signes constitués par la forme du produit nécessaire à lobtention dun résultat technique (article 7-1, e) (ii) et (iii) du RMC Signes constitués par la forme du produit nécessaire à lobtention dun résultat technique (article 7-1, e) (ii) et (iii) du RMC 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 77

78 TUE 8 mai 2012, aff. T-331/10 TUE 8 mai 2012, aff. T-416/10 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 78

79 LOffice avait accueilli les actions en annulation des deux marques estimant que le cadre entourant les points noirs représentait le contour du manche dun couteau et que les pois noirs représentaient des creux. Selon le chambre de recours ces creux qui sont nécessaires à lobtention dun résultat technique, à savoir celui déviter que la main tenant le manche ne glisse accidentellement, cette caractéristique étant décrite dans un brevet américain du titulaire. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 79

80 Le tribunal annule les deux décisions: Il critique les décisions de la chambre de recours qui a fondé ses conclusions sur le postulat déduit de lexamen des produits du déposant, selon lequel les pois noirs représentaient des creux et constituaient une structure antidérapante. Or pour le Tribunal, rien dans la représentation du signe ne suggère que ces poids représentent des creux plutôt que des motifs de décoration. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 80

81 TUE 19 septembre 2012, aff. T-164/11, 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 81

82 Dans le décision critiquée, la chambre de recours de lOHMI avait considéré que la marque contestée consistait en une forme qui, dans ses caractéristiques essentielles à savoir, le manche incurvé avec une extrémité inclinée, leffilement du manche à lavant et son élargissement à larrière et la vis moletée, ont une finalité exclusivement fonctionnelle. Partant le signe est constitué exclusivement par la forme des produits nécessaire à lobtention du résultat technique. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 82

83 Le Tribunal confirme: Se fondant sur un brevet américain qui décrit les fonctionnalités du couteau litigieux il indique que langle entre la lame du couteau et laxe longitudinal de la poignée en nacre facilite la découpe ; que la forme de la section intermédiaire revêt une importance particulière pour les longues découpes en les rendant plus précise tout en permettant dexercer une pression plus forte ; enfin, la vis moletée permet douvrir lenveloppe et de changer les lames du couteau sans utiliser dautres outils. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 83

84 Selon le Tribunal, lexistence dun brevet est une preuve pratiquement irréfutable que les caractéristiques quil divulgue ou revendique, sont fonctionnelles. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 84

85 Exercice du droit 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 85

86 CJUE 16 février 2012, aff. C-488/10 Effet de la propriété dun droit concurrent comme moyen de défense dans une procédure en contrefaçon CJUE 16 février 2012, aff. C-488/10 : Effet de la propriété dun droit concurrent comme moyen de défense dans une procédure en contrefaçon 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 86

87 Elle voit apparaitre sur le marché des bornes similaires Elle voit apparaitre sur le marché des bornes similaires 10/01/2014 APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 87 Une société espagnole est titulaire du modèle communautaire de bornes de balisage ci-dessous:

88 Questions préjudicielles posées par le Tribunal des Modèles Communautaires dAlicante 1) Dans un litige portant sur la violation du droit exclusif conféré par un dessin ou modèle communautaire enregistré, le droit dinterdire à des tiers dutiliser ledit dessin ou modèle, institué à larticle 19-1, du règlement, sétend-il à tout tiers qui utilise un autre dessin ou modèle ne produisant pas sur lutilisateur averti une impression globale différente ou exclut-il au contraire le tiers qui utilise un dessin ou modèle communautaire postérieur enregistré en sa faveur tant que celui-ci nest pas annulé? 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 88

89 2) La réponse à la question précédente est-elle indépendante de lintention du tiers ou de son comportement, celui-ci ayant déposé le dessin ou modèle communautaire après avoir reçu la lettre de mise en demeure envoyée par le titulaire du dessin ou modèle communautaire antérieur pour lui faire cesser la commercialisation dun produit pour violation des droits découlant de ce dessin ou modèle antérieur? 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 89

90 Réponses de la Cour de Justice: 1) Larticle 19-1 du RCD doit être interprété en ce sens que, dans un litige portant sur la violation du droit exclusif conféré par un dessin ou modèle communautaire enregistré, le droit dinterdire à des tiers dutiliser ledit dessin ou modèle sétend à tout tiers qui utilise un dessin ou modèle ne produisant pas sur lutilisateur averti une impression globale différente, y compris le tiers titulaire dun dessin ou modèle communautaire enregistré postérieur. 2) La réponse à la première question est indépendante de lintention et du comportement du tiers. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 90

91 Forclusion par tolérance TUE 28 juin 2012, aff. T-133/09, point de départ du délai de 5 ans. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 91

92 Faits : La marque communautaire contestée a été déposée le 14 janvier 2000 et enregistrée le 27 avril Laction en annulation a été engagée le 21 avril Pour obtenir le rejet de laction en annulation le titulaire de la marque communautaire soulève la forclusion. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 92

93 4° le titulaire de la marque antérieure doit avoir connaissance de cet usage et avoir été en mesure de sy opposer. Principes consacrés par la jurisprudence (aff. C-482/09, Budejovicky Budvar) pour faire courir le délai de forclusion par tolérance : 1° la marque postérieure doit être enregistrée, 2° son dépôt doit avoir été effectué de bonne foi, 3° elle doit être utilisée dans lÉtat membre où la marque antérieure est protégée et 4° le titulaire de la marque antérieure doit avoir connaissance de cet usage et avoir été en mesure de sy opposer. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 93

94 Quel est le point de départ du délai de forclusion ? La réponse à cette question est importante car selon que lon considère quil sagit de la date du dépôt ou de celle de lenregistrement le moyen est recevable ou pas. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 94

95 Partant de la finalité de larticle 54-2 qui est de sanctionner les titulaires des marques antérieures qui ont toléré lusage dune marque communautaire postérieure pendant cinq années consécutives, en connaissance de cet usage, par la perte des actions de nullité et dopposition envers ladite marque, le tribunal en déduit que cest à partir du moment où le titulaire de la marque antérieure a la possibilité de sy opposer ou de demander la nullité de la marque postérieure, que commence à courir le délai de cinq ans. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 95

96 En lespèce le Tribunal estime que le point de départ du délai de forclusion ne peut quêtre postérieur à la date de lenregistrement de la marque communautaire, moment à partir duquel le droit est acquis, mais il fonde son analyse sur une «interprétation téléologique» du texte de larticle 54-2 ce qui en dit beaucoup sur son embarras. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 96

97 Toutefois dans certains Etats membres comme la France, il pourrait sagir de la publication car la demande denregistrement est opposable à partir de la publication et dans dautres probablement du dépôt. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 97

98 Déchéance pour non usage: CJUE 25 octobre 2012, aff. C-533/11, aff. Rintisch LA MEILLEURE DECISION (APRAMIUM) DE LANNEE usage de marque enregistrée sous une forme modifiée elle-même également enregistrée 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 98

99 Question préjudicielle : Lart. 10-2, a) de la directive doit-il être interprété en ce sens quil soppose à ce que le titulaire dune marque enregistrée puisse, aux fins détablir lusage de celle-ci, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 99

100 Selon la Cour il ne résulte pas de larticle 10-2, a) de la directive que la forme différente sous laquelle la marque est utilisée ne peut pas elle-même être enregistrée comme marque puisque la seule condition qui est posée est que la forme utilisée ne peut différer de la forme sous laquelle la marque contestée a été enregistrée, par des éléments qui altèrent son caractère distinctif. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 100

101 En évitant dexiger une conformité stricte entre la forme utilisée et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, lart. 10-2, a) vise à permettre au titulaire dapporter au signe les variations qui permettent de mieux ladapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 101

102 Cette finalité serait compromise sil était exigé une condition supplémentaire selon laquelle la forme différente sous laquelle la marque litigieuse est utilisée ne devrait pas avoir elle-même fait lobjet dun enregistrement. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 102

103 Il sensuit que lenregistrement en tant que marque, de la forme sous laquelle une autre marque enregistrée est utilisée, forme qui diffère de celle sous laquelle cette dernière marque est enregistrée par des éléments naltérant pas son caractère distinctif, ne fait pas obstacle à lapplication de larticle 10-2, a) de la directive. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 103

104 TUE 21 juin 2012, aff. T-514/10 Usage sous une forme modifiée 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 104

105 Faits: Dans cette affaire une société italienne avait engagé une action en déchéance pour non usage de la marque communautaire FRUIT appartenant à la société américaine Fruit of The Loom. Pour démontrer lusage de sa marque, le titulaire a apporté un certain nombre déléments ayant trait pour lessentiel à lexploitation de la marque FRUIT OF THE LOOM également enregistrée. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 105

106 Il conteste la décision de lOffice ayant fait droit à la demande, au motif que la chambre de recours na pas évalué les différences entre la marque FRUIT OF THE LOOM et la marque FRUIT et na pas déterminé si ces différences altéraient le caractère distinctif de la marque FRUIT. Elle aurait dû reconnaître que le mot FRUIT est lélément dominant de toutes ses marques et en particulier de la marque FRUIT OF THE LOOM car dune part, il occupe une position dominante dans le signe FRUIT OF THE LOOM et, dautre part, sa signification et son importance sont renforcées par les éléments figuratifs représentant des fruits. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 106

107 Le Tribunal ne le suit pas: Pour un public anglophone, lexpression FRUIT OF THE LOOM ne peut pas se réduire au seul mot FRUIT car la signification nest pas la même. Dans lexpression FRUIT OF THE LOOM les mots FRUIT et LOOM possèdent un caractère distinctif équivalent. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 107

108 De même pour les consommateurs non anglophones, le terme FRUIT trouve souvent un équivalent identique ou très proche dans la plupart des langues nationales alors que le mot LOOM apparait comme un mot de fantaisie raison pour laquelle il attirera lattention. Par conséquent les deux mots sont dune importance égale dans limpression globale créée par le signe. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 108

109 En tout état de cause, les éléments OF THE LOOM noccupent pas une place accessoire dans la marque verbale ni dans les marques figurative FRUIT OF THE LOOM. Cest pourquoi lajout de ces éléments, altère le caractère distinctif de la marque FRUIT En tout état de cause, les éléments OF THE LOOM noccupent pas une place accessoire dans la marque verbale ni dans les marques figurative FRUIT OF THE LOOM. Cest pourquoi lajout de ces éléments, altère le caractère distinctif de la marque FRUIT. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 109

110 Déchéance pour non usage Déchéance pour non usage TUE 12 juillet 2012, aff. T-170/11 Localisation territoriale de lusage et conventions bilatérales liant des Etats membres 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 110

111 Faits Faits Cette affaire concerne une opposition engagée à lencontre denregistrement de la marque communautaire par une société suisse titulaire dune marque antérieure 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 111

112 Invitée à justifier de lusage de sa marque, la société opposante a produit un certain nombre de preuves dusage de la marque antérieure en Suisse et invoqué larticle 5 de la convention du 13 avril 1892 entre la Suisse et lAllemagne selon laquelle lusage dune marque dans un des Etats contractants équivaut, pour toutes les conséquences de droit, à un usage dans lautre Etat. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 112

113 Saisi dun recours par la société suisse, le tribunal rappelle que selon larticle 42-2 et 3 les questions liées à la preuve apportée au soutien des motifs dopposition à une demande denregistrement de marque communautaire et les questions liées à laspect territorial de lusage des marques, sont régies par les dispositions pertinentes du RMC sans quil soit besoin de faire référence à une quelconque disposition de droit interne des États membres. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 113

114 Le fait que les marques nationales ou internationales antérieures peuvent être invoquées à lappui dune opposition formée contre lenregistrement de marques communautaires, nimplique pas que le droit national applicable à la marque antérieure invoquée à lappui de lopposition soit le droit pertinent en ce qui concerne une procédure dopposition communautaire. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 114

115 Cette question est régie par le RMC dune façon exhaustive, sans quil soit besoin de se référer au droit national. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 115

116 Dès lors lusage sérieux dune marque antérieure, quelle soit communautaire, nationale ou internationale, doit être prouvé dans lUnion européenne ou dans lÉtat membre concerné. Le fait que, dans lordre interne, la RFA applique, le cas échéant, larticle 5 de la convention de 1892, convention bilatérale qui ne lie pas lUnion, est sans incidence dans le cas despèce. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 116

117 La solution retenue est loin dêtre évidente. Cependant il existe bien dautres points où le régime applicable à lusage des marques antérieures et partant à leur possible déchéance sont différents selon que lon est en présence de marques nationales ou communautaires. 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 117

118 Merci ! 10/01/2014APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES 118


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