La protection des formes en droit européen

La protection des formes en droit européen
La superposition des droits unitaires Théophile M. Margellos

Superposition des droits unitaires CADRE LEGISLATIF
Cadre législatif La marque Règlement (CE) nº207/2009 du Conseil du 26 février sur la marque communautaire (le RMC) (version codifiée du règlement 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993) Directive (CE) nº95/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques

Cadre législatif Les dessins ou modèles Règlement (CE) nº6/2002 du Conseil du 12 décembre sur les dessins ou modèles communautaires (le « RDMC ») Directive (CE) nº98/71 du Parlement européen et du Conseil sur la protection juridique des dessins ou modèles

Cadre législatif 2 systèmes autonomes l’un de l’autre tant du point de vue substantif que procédural (règlements distincts, procédures, critères, droits…)

Marque ou dessin et modèle ?
Marque : signe permettant de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises Dessin et modèle : apparence d’un produit ou d’une partie d’un produit

Interaction des systèmes MC antérieure peut éliminer DMC postérieur DMC antérieur peut éliminer MC postérieure

Interaction des systèmes  Un DMC antérieur peut constituer un motif de nullité contre une MC (Article 53 al 2d RMC)  Une MC antérieure peut constituer un motif de nullité d’un DMC postérieur (Art. 25 al 1e RDMC)

Est-elle permise? ► Art.3(a) RDMC : on entend par « dessin ou modèle » : l'apparence d'un produit résultant en particulier, des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit. Le terme « produit » inclus l’emballage et les symboles graphiques ► Art. 4 RMC : on entend par « signe », inter alia, les mots, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement

Est-elle permise? Considérant 31 du RDMC :  Le présent règlement n'exclut pas l'application aux dessins ou modèles protégés par le dessin ou modèle communautaire des réglementations relatives à la propriété industrielle ou d'autres réglementations pertinentes des États membres, telles que celles relatives à la protection acquise par voie d'enregistrement ou celles relatives aux dessins ou modèles non enregistrés, aux marques commerciales, aux brevets et aux modèles d'utilité, à la concurrence déloyale et à la responsabilité civile.

Est-elle permise? Considérant 32 du RDMC :  Il importe, en l'absence d'une harmonisation complète du droit d'auteur, de consacrer le principe du cumul de la protection spécifique des dessins ou modèles communautaires et de la protection par le droit d'auteur, tout en laissant aux États membres toute liberté pour déterminer l'étendue de la protection par le droit d'auteur et les conditions auxquelles cette protection est accordée.

Est-elle permise? Article 96 du RDMC : 1. Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions du droit communautaire ou du droit de l'État membre concerné applicables aux dessins ou modèles non enregistrés, aux marques et autres signes distinctifs, aux brevets et modèles d'utilité, aux caractères typographiques, à la responsabilité civile et à la concurrence déloyale. 2. Un dessin ou modèle protégé par un dessin ou modèle communautaire bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit d'auteur des États membres à partir de la date à laquelle il a été créé ou fixé sous une forme quelconque. La portée et les conditions d'obtention de cette protection, y compris le degré d'originalité requis, sont déterminées par chaque État membre.

Est-elle permise? Directive (CE) nº98/71 sur la protection juridique des dessins ou modèles Article 16 : Rapports avec les autres formes de protection La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions du droit communautaire ou du droit de l'État membre concerné qui s'appliquent aux dessins ou modèles non enregistrés, aux marques et autres signes distinctifs, aux brevets et modèles d'utilité, aux caractères typographiques, à la responsabilité civile et à la concurrence déloyale.

Est-elle permise? Directive (CE) nº98/71 sur la protection juridique des dessins ou modèles Article 17 : Rapports avec le droit d'auteur Un dessin ou modèle ayant fait l'objet d'un enregistrement dans ou pour un État membre, conformément aux dispositions de la présente directive, bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit d'auteur de cet État à partir de la date à laquelle le dessin ou modèle a été créé ou fixé sous une forme quelconque. La portée et les conditions d'obtention de cette protection, y compris le degré d'originalité requis, sont déterminées par chaque État membre.

Est-elle permise? Ch. De recours, Décision du 10 septembre 2008, affaire R497/ «Haut-parleur », (para. 26) Le fait que la forme puisse être agréable ou séduisante ne suffit pas à l'exclure de l'enregistrement. Si tel était le cas, il serait virtuellement impossible d'imaginer une marque de forme, étant donné que, dans la vie moderne des affaires, il n'y a pas de produit revêtant une utilité industrielle qui n'ait pas fait l'objet d'une étude, d'une recherche et d'un dessin industriel avant son éventuel lancement sur le marché (décision des chambres du 3 mai 2000 dans l'affaire R 395/1999‑3 – Gancino quadrato singolo, points 1, 2 et 22 à 36). Au contraire, comme la demanderesse l'a signalé à bon droit, les considérants 31 et 32 du RDC reconnaissent qu'un dessin ou modèle peut être protégé par différents titres de propriété intellectuelle. En principe, le même signe peut être protégé par le droit des marques et le droit des dessins ou modèles, le droit d'auteur, le droit des brevets, le droit des titres, etc., en fonction des circonstances individuelles de chacun (cfr également la décision de la Grande chambre du 10 juillet 2006 dans l'affaire R 856/2004‑G – forme de la brique Lego, point 39). Néanmoins, ce type de protection multiple n'est pas sans limite, conformément à l'article 7, paragraphe 1, point e), du RMC.

Est-elle permise? Arrêt du 6 octobre 2011, T-508/08, « Représentation d'un haut-parleur » (para. 60) La forme d’un produit figure parmi les signes susceptibles de constituer une marque. Cela résulte, en ce qui concerne la marque communautaire, de l’article 4 du règlement n° 207/2009), selon lequel peuvent constituer des marques communautaires tous signes susceptibles d’une représentation graphique, tels que les mots, les dessins, la forme du produit et le conditionnement de celui-ci, à condition que ces signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.

Est-elle permise? Si une entité remplit les conditions requises, elle peut être protégée simultanément par différents droits de propriété intellectuelle. Ainsi la forme d’un produit similaire a une brique de jeu peut être protégée auprès de l’Office en tant que marque et dessin ou modèle communautaire. Grande Chambre de recours, décision du 10 juillet 2006, affaire R-856/2004-G, « Lego » (para. 39)

Est-elle permise? Il est indubitable que des formes similaires ou identiques à la brique Lego ont été divulguées dans plusieurs brevets expirés. Néanmoins, il est constant que le fait que la marque enregistrée ait fait l'objet d'un brevet ne constitue pas, en soi, un obstacle à son enregistrement en tant que marque communautaire. Si une entité remplit les conditions requises, elle peut être protégée simultanément par différents droits de propriété intellectuelle. Ainsi, la forme d'un produit similaire à une brique de jeu, qui a été ou est encore un brevet, peut être protégée auprès de l'Office en tant que marque, hormis le cas où la marque en cause est constituée «exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique», en application de l'article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMC, qui empêche donc la protection de la marque de conférer un monopole aux inventions constituées par des formes tridimensionnelles fonctionnelles d'un produit. Cette exclusion ne peut pas être étendue aux inventions dont la forme n'est pas entièrement fonctionnelle en raison de la présence d'éléments ornementaux ou arbitraires. Grande Chambre de recours, décision du 10 juillet 2006, affaire R-856/2004-G, « Lego » (para. 39)

Est-elle permise? CONCLUSION Une « forme » peut bénéficier de la double protection DMC & MC De même, « un symbole graphique » est éligible comme MD & DMC

DMC publié : RCD Bulletin 54 ES - Símbolos gráficos DA - Grafiske symboler DE - Grafische Symbole EL - Γραφικά σύμβολα EN - Graphic symbols FR - Symboles graphiques IT - Simboli grafici NL - Grafische symbolen PT - Símbolos gráficos FI - Graafiset merkit SV - Grafiska symboler 25 EN FR 22 01/04/2003 15 01/04/2003 45 24/06/2003

MC Status: Accepted application First language: EN Second language: FR
File No.: Filing date: /04/2003 Nice class: , 35, 38, 42 Trade mark: Individual Type: Figurative Date registration: 23/09/2004 Systèmes informatiques, programmes informatiques et logiciels…; Services de publicité et de marketing via des supports électroniques…; Fournisseur de portails sur l'internet…; Conception, dessin et rédaction pour des tiers, tous destinés à la compilation de pages web sur internet…

Demandes cumulatives Demandes d’enregistrement simultanées DMC & MC Demandes d’enregistrement successives Demandes de substitution Demande visant à prolonger la protection d’un DMC expiré DMC MC Demande de remplacement: la protection DMC est demandée au lieu de celle MC

Exemples de demandes cumulatives Cumul non réussi Demandes de 3-D, MC & DMC simultanées: DMC : obtenu MC : refusée Indication des produits : Automates pour jeux de hasard Classe (Eurolocarno)

Exemples de demandes cumulatives Demande de DMC avec ajournement de la publication & Demande de MC , 4 mois plus tard Demande de MC refusée → Fin de l’ajournement de la publication Indication des produits : Bouteilles Classe 9.1 (Eurolocarno)

Exemples de demandes cumulatives Cumul réussi Demande de DMC avec ajournement de la publication & Demande de MC , après mention de l’ajournement au Bulletin Résultat: Enregistrement comme DM & MC Indication des produits : Conteneurs Classe (Eurolocarno)

Exemples de demandes cumulatives Cumul réussi Demande de MC & Demande de DMC Résultat: publication DMC un mois plus tard; publication de la demande de MC un mois plus tard et enregistrement six mois après cette publication. Indication des produits : Bouteilles Classe 9.1 (Eurolocarno)

Exemples de demandes de substitution Brique Lego Brique protégée par plusieurs brevets britanniques: brevet nº , octroyé le 26 avril 1961 (dernier en date) Demande de MC 1er avril classe 28: jeux, jouets Enregistrement 19 octobre acquisition de caractère distinctif Action en nullité octobre forme nécessaire a l’obtention d’un résultat technique Décision OHMI, div. d’annulation 30 juillet marque déclarée nulle Recours, Ch. de recours 10 septembre affaire R-856/2004-G Décision Grande Chambre de recours 10 juillet 2006 rejet du recours Arrêt TUE novembre rejet du recours en annulation Arrêt CJUE septembre 2010 rejet du pourvoi

Exemples de demandes de substitution Haut-parleur Beolab 2000 Dessin enregistré au Danemark septembre (No M R ) Demande MC 17 septembre 2003 Classe 9: Haut-parleurs (inter alia) Classe 2: Meubles hi-fi Rejet de la demande er mars para.1 sous b) RMC Recours, Ch. de recours avril affaire R-497/2005-1 Décision, Ch. de recours septembre rejet du recours Arrêt TUE 10 octobre annulation Décision, Ch. de recours septembre rejet de la demande, para. 1 sous e) iii): forme donnant une valeur substantielle Arrêt TUE octobre 2011 rejet du recours en annulation

Exemples de demandes de substitution Chaise en Aluminium Demande MC 12 juillet 2001 classe 20: sièges de designs, en particulier sièges de visiteurs de conférence et de bureau. Refus préliminaire Forme sans caractère distinctif Article 7 (1)(b)RMC Enregistrement No mars acquisition de caractère distinctif Action en nullité juillet forme donnant une valeur substantielle (article 7 (1)(c)(iii) RMC) Décision OHMI, division d’annulation février rejet de l’action Recours, Ch. de recours 29 mars R-486/2010-2 Décision, Ch. de recours 14 décembre 2010 rejet du recours Recours devant le TUE affaire en cours

Est-elle possible? MC DMC Divulgation Demande MC Demande DMC ≠ nouveauté Afin d’obtenir protection, il faudra présenter la demande pendant la période de grâce.

Est-elle possible? MC DMC Période de Grâce (Art. 7(2)(b) RDMC) Si le dessin ou modèle a été divulgué pendant la période de 12 mois précédant la date de dépôt (ou la date de priorité, si une priorité est revendiquée), la divulgation ne sera pas prise en compte pour la nouveauté et le caractère individuel.

Est-elle possible? DMC MC Caractère distinctif Formes fonctionnelles Valeur substantielle

Est-elle possible? DMC MC CJEU (Grande Chambre), arrêt du 14 septembre 2010, C-48/09P «LEGO » , para. 39 La forme d’un produit figure parmi les signes susceptibles de constituer une marque communautaire… …..à condition que cette forme soit propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (voir, en ce sens aussi, arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, Rec. p. I-5089, points 30 et 31).

Est-elle possible? DMC MC Caractère distinctif des formes TUE, 15 novembre 2007, affaire T-71/06 « Convertisseur d'énergie éolienne » (para. 30) «l’argument tiré du fait que la forme litigieuse bénéficie, en tant que forme déposée en Allemagne, de la protection des dessins et modèles doit également être rejeté. En effet, la protection d’un droit relatif à un dessin ou à un modèle concerne l’apparence d’un produit se démarquant du patrimoine existant. En revanche, dans le cas d’une marque, le critère déterminant est la capacité de la forme à remplir la fonction d’indication de l’origine commerciale, la nouveauté de la forme n’ayant, dans ce contexte, aucune valeur déterminante. Étant donné que les critères d’examen de ces deux droits diffèrent fondamentalement, il s’ensuit que le fait que la forme en cause soit déjà enregistrée comme dessin ou modèle est sans incidence sur l’examen prévu en droit des marques. »

Est-elle possible? DMC MC Caractère distinctif des formes Facteurs variables influençant le niveau de la distinctivité requise La nature de la marque La structure du marché Les habitudes du consommateur

Caractère distinctif des formes TUE, 14 décembre 2011, affaire T-237/10 «Représentation d’un dispositif de verrouillage » (paras 16 et 17) Il résulte d’une jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que la marque en question permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (arrêts de la Cour du 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI, C‑473/01 P et C‑474/01 P, Rec. p. I‑5173, point 32 ; du 4 octobre 2007, Henkel/OHMI, C‑144/06 P, Rec. p. I‑8109, point 34, et du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, Rec. p. I‑9375, point 79). Ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (arrêts de la Cour Procter & Gamble/OHMI, point 16 supra, point 33, et du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, Rec. p. I‑5719, point 25.

Est-elle possible? DMC MC Caractère distinctif des formes TUE, 17 décembre 2010, affaire T-336/08 «Forme d'un lapin en chocolat avec ruban rouge » (para. 24) La nouveauté ou l’originalité ne sont pas des critères pertinents pour l’appréciation du caractère distinctif d’une marque consistant en la forme du produit ou en une image de celle-ci, de sorte que, pour qu’une marque puisse être enregistrée, il ne suffit pas qu’elle soit originale [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 31 mai 2006, De Waele/OHMI (Forme d’une saucisse), T‑15/05, Rec. p. II-1511, point 38, et la jurisprudence citée]. TUE, 27 avril 2010, affaire T-109/08 «Bouteille émerisée blanche » Nouveauté ou originalité ne sont pas des critères pertinents

DMC MC Caractère distinctif des formes TUE, 10 octobre 2007, affaire T-460/05 Bang & Olufsen «Représentation d'un haut-parleur » (para. 43) «Même si l’existence de caractéristiques particulières ou originales ne constitue pas une condition sine qua non de l’enregistrement, il n’en reste pas moins que leur présence peut, au contraire, conférer le degré requis de distinctivité à une marque qui en serait autrement dépourvue.»

Est-elle possible? DMC MC Distinctivité acquise par l’usage TUE, 10 octobre 2007, affaire T-460/05. Bang Olufsen, «Forme d’un haut-parleur » (para. 44) « Quant à l’argumentation de la chambre de recours selon laquelle la forme du produit constituant la marque demandée ne saurait remplir une fonction de marque dans l’esprit des consommateurs concernés, au motif que la marque s’inspire essentiellement de considérations esthétiques (points 14 à 18 de la décision attaquée), il suffit de constater que, dans la mesure où le public pertinent perçoit le signe comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service, le fait que ce signe remplisse ou non simultanément une fonction autre que celle d’indicateur de l’origine commerciale est sans incidence sur son caractère distinctif [arrêts du Tribunal du 9 octobre 2002, KWS Saat/OHMI (Nuance d’orange), T‑173/00, Rec. p. II‑3843, point 30 ; Calandre, précité, point 43, et du 15 mars 2006, Develey/OHMI (Forme d’une bouteille en plastique), T‑129/04, Rec. p. II‑811, point 56]. »

DMC MC Caractère distinctif des formes Arrêt CJUE, 20 octobre 2011, affaire C-344/10P & C-345/10P «Freixenet, bouteille émerisée» (para. 45) Selon une jurisprudence constante, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques (voir, aussi, arrêts Mag Instrument/OHMI, précité, point 30; du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, Rec. p. I‑551, point 27; Storck/OHMI, précité, point 26, et du 4 octobre 2007, Henkel/OHMI, C‑144/06 P, Rec. p. I‑8109, point 36).

DMC MC Caractère distinctif des formes Habitudes du secteur CJUE, 20 octobre 2011, affaire C-344/10P & C-345/10P «Freixenet, bouteille émerisée» (para. 46) Toutefois, il convient de tenir compte, dans le cadre de l’application de ces critères, du fait que la perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une telle marque tridimensionnelle que s’agissant d’une marque verbale ou figurative

DMC MC Caractère distinctif des formes Forme divergeant de manière significative des habitudes du secteur CJUE, 20 octobre 2011, affaire C-344/10P & C-345/10P «Freixenet, bouteille émerisée» (para. 47) Dans ces conditions, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous d) du RMC.

Caractère distinctif des formes Plus la forme pour laquelle l’enregistrement en tant que marque ressemble à la forme que revêtira le plus probablement le produit en question, plus grand est le risque que la forme soit dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC

Est-elle possible? DMC MC Caractère distinctif des formes Forme divergeant de manière significative des habitudes du secteur TUE, 7 février 2007, affaire T-317/05, «Forme d'une guitare » (para. 51) L’appréciation de la similitude entre la forme demandée et d’autres formes existantes exige nécessairement l’examen comparatif de la forme demandée avec chacun des autres modèles spécifiques qui y ressembleraient. Dès lors, l’identification des autres modèles servant de référence pour l’appréciation de ladite similitude est, à cet égard, un élément indispensable de l’analyse.

DMC MC Distinctivité acquise par l’usage L’enregistrement DMC pourrait être considéré comme mécanisme permettant de mieux asseoir les chances de réussir le test de distinctivité

DMC MC Distinctivité acquise par l’usage ► Article 7(3) RMC: Le paragraphe 1, points b), c) et d) n'est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l'enregistrement un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait.

DMC MC Distinctivité acquise par l’usage TUE, 14 décembre 2011, affaire T-237/10, « Représentation d’un dispositif de verrouillage» (para. 87) Il ressort de la jurisprudence que l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou les services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée [arrêts du Tribunal du 29 avril 2004, Eurocermex/OHMI (Forme d’une bouteille de bière), T‑399/02, Rec. p. II‑1391, point 42, et du 15 décembre 2005, BIC/OHMI (Forme d’un briquet à pierre), T‑262/04, Rec. p. II‑5959, point 61].

DMC MC Distinctivité acquise par l’usage Portée territoriale Dans le cas des marques non verbales, il y a lieu de présumer que l’appréciation du caractère distinctif est la même dans toute la communauté, à moins qu’il existe des indices concrets en sens contraire

DMC MC Caractère distinctif des formes TUE, 6 octobre 2007, affaire T-508/08 «Représentation d'un haut-parleur » (para. 43) Il résulte des arrêts Philips et Linde, point 26, qu’un signe tombant sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 40/94 ne peut jamais acquérir un caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du même règlement, par l’usage qui en a été fait, alors que cette possibilité existe, selon cette dernière disposition, pour les signes visés par les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et d) du règlement n° 207/2009.

DMC MC Caractère distinctif des formes TUE, 6 octobre 2007, affaire T-508/08 «Représentation d'un haut-parleur» (para. 44) En conséquence, l’examen d’un signe au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 40/94, s’il conduit à constater que l’un des critères mentionnés à cette disposition est rempli, dispense de l’examen du même signe au regard de l’article 7, paragraphe 3, du même règlement, l’impossibilité d’enregistrement de ce signe étant, dans cette hypothèse, caractérisée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 20 septembre 2007, Benetton Group, C‑371/06, Rec. p. I‑7709, point 26).

Est-elle possible? Art. 7 al 1 sous e) du RMC Sont refusés à l’enregistrement les signes constitués exclusivement …

Est-elle possible? Formes fonctionnelles Art. 7 al 1 sous e) du RMC par la forme du produit nécéssaire à l’obtention d’un résultat technique Par la forme qui donne une valeur substantielle au produit

Formes fonctionnelles Art. 7 al 1 sous e), ii) du RMC CJUE, 14 septembre 2010, affaire C-48/09P «Lego » (para.45) Intérêt général (ratio legis) D’une part, l’insertion à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 de l’interdiction d’enregistrer en tant que marque tout signe constitué par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique assure que des entreprises ne puissent utiliser le droit des marques pour perpétuer, sans limitation dans le temps, des droits exclusifs portant sur des solutions techniques.

Formes fonctionnelles Art. 7 al 1 sous e), ii) du RMC CJUE, 14 septembre 2010, affaire C-48/09P «Lego » (para. 48) Intérêt général (ratio legis) D’autre part, en limitant le motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 aux signes constitués «exclusivement» par la forme du produit «nécessaire» à l’obtention d’un résultat technique, le législateur a dûment considéré que toute forme de produit est, dans une certaine mesure, fonctionnelle et qu’il serait, par conséquent, inapproprié de refuser à l’enregistrement en tant que marque une forme de produit au simple motif qu’elle présente des caractéristiques utilitaires. Par les termes «exclusivement» et «nécessaire», ladite disposition assure que seules les formes de produit qui ne font qu’incorporer une solution technique et dont l’enregistrement en tant que marque gênerait donc réellement l’utilisation de cette solution technique par d’autres entreprises soient refusées à l’enregistrement.

Formes fonctionnelles Article 7(3) inapplicable DMC MC Distinctivité acquise par l’usage CJUE, 23 octobre 2003, affaire C-48/09P «Lego » (para.47) Le législateur a, par ailleurs, établi d’une manière particulièrement rigoureuse l’inaptitude à l’enregistrement, en tant que marques, de formes nécessaires à l’obtention d’un résultat technique, en ce qu’il a exclu les motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous e), du RMC du champ d’application de l’exception prévue au paragraphe 3 du même article. Il ressort, ainsi, de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement que, même si une forme de produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique a, par l’usage qui en a été fait, acquis un caractère distinctif, il est interdit de l’enregistrer en tant que marque (voir par analogie, s’agissant de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 89/104, disposition qui est en substance identique à l’article 7, paragraphe 3, du RMC, (arrêts Philips, précité, point 57, et du 20 septembre 2007, Benetton Group, C‑371/06, Rec. p. I-7709, points 25 à 27).

Formes fonctionnelles Signe constitué « exclusivement » par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. CJUE, 14 septembre 2010, affaire C-48/09P «Lego » (para.51) « Cette condition est remplie lorsque toutes les caractéristiques essentielles de la forme répondent à la fonction technique, la présence de caractéristiques non essentielles sans fonction technique étant, dans ce cadre, dépourvue de pertinence. »

Signe constitué « exclusivement » par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique CJUE, 14 septembre 2010, affaire C-48/09P «Lego » (para. 52) La présence d’un ou de quelques éléments arbitraires mineurs dans un signe tridimensionnel dont tous les éléments essentiels sont dictés par la solution technique à laquelle ce signe donne expression est sans incidence sur la conclusion selon laquelle ledit signe est constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. En outre, en ce qu’elle implique que le motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du RMC s’applique seulement lorsque les caractéristiques essentielles du signe sont toutes fonctionnelles, ladite interprétation assure que l’enregistrement d’un tel signe en tant que marque ne peut pas être refusé sur la base de cette disposition si la forme de produit en cause incorpore un élément non fonctionnel majeur, tel qu’un élément ornemental ou fantaisiste qui joue un rôle important dans ladite forme.

Forme « nécessaire » à l’obtention d’un résultat technique CJUE, 14 septembre 2010, affaire C-48/09P «Lego » (para. 58) L’existence d’autres formes permettant d’obtenir le même résultat technique n’exclut pas, en soi, l’application du motif de refus énoncé dans l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du RMC (voir aussi article 3, paragraphe 1, sous e), deuxième tiret, de la directive 89/104)

Formes fonctionnelles Le signe contesté constitué par la forme d’un système de verrouillage, n’est pas nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. Le mécanisme de fermeture n’est pas visible dans la reproduction graphique et n’est pas affecté par la marque demandée, qui concerne simplement la partie supérieure plus décorative de forme triangulaire paraissant cacher le couvercle et la serrure qui est nécessaire au mécanisme de verrouillage du dessous. Système de verrouillage Demande nº La fermeture proprement dite peut revêtir n’importe quelle forme, rectangulaire, ronde, hexagonale ou triangulaire. Il en va de même de la partie inférieure, c’est-à-dire de la serrure. La forme utilisée pour celle-ci, à savoir un rectangle, n’est pas nécessaire pour pouvoir utiliser le signe en tant que serrure, laquelle pourrait, en fait, revêtir de nombreuses autres formes. En conséquence, la forme spécifique du dispositif de verrouillage n’est pas nécessaire à l’obtention d’un résultat technique (Ch. de recours, 24 février 2010, affaire R 1590/2008-1, paras 25 et 26).

Formes fonctionnelles Art. 7 al 1 sous e), ii) du RMC CJUE, 14 septembre 2010, affaire C-48/09P «Lego » L’exclusion ne peut pas être étendue à des inventions/brevets dont la forme n’est pas entièrement fonctionnelle en raison de la présence d’éléments ornementaux ou arbitraires

Formes fonctionnelles Ch. de recours (Grande Chambre), 10 juillet 2006, « Lego » brevet antérieur est une preuve irréfutable que les éléments divulgués/revendiqués ont une utilité fonctionnelle CJUE, 14 septembre 2010, affaire C-48/09P «Lego » (para. 85) La fonctionnalité technique des caractéristiques d’une forme peut être appréciée, notamment, en tenant compte de la documentation relative aux brevets antérieurs qui décrivent les éléments fonctionnels de la forme concernée..

Formes fonctionnelles La forme spécifique du système de verrouillage n’apparaît pas nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, lorsque l’on compare le signe contesté aux deux brevets présentes par la demanderesse en nullité. Ces brevets montrent non seulement les fermetures proprement dits, mais également leurs caractéristiques techniques, à savoir le système de verrouillage qui est, en fait, la partie technique du système de verrouillage. Le signe contesté ne montre toutefois que la forme d’un fermoir sans aucune caractéristique technique. (Ch. de recours, 24 février 2010, R 1590/2008-1, « Système de verrouillage », para. 26)

Formes fonctionnelles En est-il de même d’un enregistrement DMC? En principe, l’enregistrement comme DMC ne saurait constituer une base suffisante pour l’application de l’article 7 al 1 sous e) ii) du RMC étant donné que l’aspect fonctionnel ne fait pas l’objet de la protection assurée par un enregistrement DMC

Formes fonctionnelles Article 8 al. 1 RDMC Un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique. Article 8 al. 2 RDMC Un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui doivent nécessairement être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes pour que le produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle puisse mécaniquement être raccordé à un autre produit, être placé à l'intérieur ou autour d'un autre produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de manière que chaque produit puisse remplir sa fonction (dessins ou modèles d’interconnexions).

Formes fonctionnelles Systèmes modulaires Exception (Art. 8(3) RDMC) Par dérogation au paragraphe 2, un dessin ou modèle communautaire confère des droits sur un dessin ou modèle répondant aux conditions fixées aux articles 5 et 6, qui a pour objet de permettre l'assemblage ou la connexion multiples de produits interchangeables à l'intérieur d'un système modulaire.

Formes donnant une valeur substantielle au produit Art. 7 al 1 sous e), iii) du RMC Ch. de recours, Décision du 10 septembre 2008, affaire R497/ «Haut-parleur » (para. 24) « Il existe plusieures approches pour déterminer la valeur que donne la forme aux produits, lesquelles font, entre autres, références à la valeur esthétique ou à la valeur économique ou commerciale. L'article 7, paragraphe 1, point e) iii), du RMC ne cite aucun critère. En lui donnant une interprétation systématique et téléologique, il apparaît qu'une forme donne une valeur substantielle à un produit lorsqu'elle est de nature à déterminer dans une large mesure le comportement d'achat du consommateur. Elle doit donc être plus qu'un dessin ou modèle convaincant lorsqu'elle est comparée à un produit ayant d'autres caractéristiques identiques. »

Formes donnant une valeur substantielle au produit Art. 7 al 1 sous e), iii) du RMC Ch. de recours, Décision du 10 septembre 2008, affaire R497/ «Haut-parleur », (para. 29) Deux indications peuvent être prises en considération pour déterminer si les produits en cause sont ou non essentiellement achetés pour leur valeur esthétique. À cette fin, il convient d'abord et surtout: d’apprécier l'importance globale que le fabricant lui-même donne à la forme de son produit en tant qu'outil de marketing. Ensuite, il importe. de déterminer le comportement du consommateur, le motif du consommateur pour l’achat du produit, c'est-à-dire si les consommateurs achètent réellement le produit pour sa valeur esthétique.

DMC MC Distinctivité acquise par l’usage Forme donnant une valeur substantielle Article 7(3) inapplicable (Art. 3 para. 3 de la Directive) CJUE, 20 septembre 2007, affaire C-371/06 «Benetton », para. 28 L’article 3, paragraphe 1, sous e), troisième tiret, de la directive doit être interprété en ce sens que la forme d’un produit qui donne une valeur substantielle à celui-ci ne peut constituer une marque en application de l’article 3, paragraphe 3, de cette directive, lorsque, avant la demande d’enregistrement, elle a acquis une force attractive du fait de sa notoriété en tant que signe distinctif, à la suite de campagnes publicitaires présentant les caractéristiques spécifiques du produit en cause.

Est-elle possible? DMC MC Forme donnant une valeur substantielle Décision Ch. De recours, 10 septembre 2008, R 497/2005-1, Bang Olufsen, « Représentation d’un haut parleur », paras 30, 33, 34 En l'espèce, la demanderesse elle-même et le Tribunal ont souligné l'importance du design particulier du haut-parleur, indépendamment de tout usage par la demanderesse, mais simplement en analysant la forme elle-même et en la comparant à ce que l'on trouve sur le marché des haut-parleurs. La valeur esthétique du signe en cause semble également constituer l'une des raisons principales pour lesquelles les consommateurs achètent le produit de la demanderesse. Des extraits de plusieurs sites internet de distributeurs, de vente aux enchères en ligne ou de vente de produits d'occasion démontrent que les vendeurs annoncent les produits de la demanderesse en insistant surtout sur leur apparence esthétique.

Est-elle possible? DMC MC Forme donnant une valeur substantielle Décision Ch. De recours, 10 septembre 2008, R 497/2005-1, Bang Olufsen, « Représentation d’un haut parleur », paras 30, 33, 34 En regardant la forme demandée et compte tenu de l'arrêt du Tribunal et des différents moyens de preuve rassemblés, il apparaît que la forme du haut-parleur en cause n'est pas tellement perçue en tant que haut-parleur attrayant, mais bien comme une sorte de sculpture pure, élancée et intemporelle pour la reproduction de musique, sous la forme d'un tuyau d'orgue se balançant légèrement sur un petit socle carré. Les différentes déclarations et l'appréciation de la forme sur le marché montrent que le dessin ou modèle de valeur est inhérent à la forme demandée et que sa reconnaissance ne dépend pas de la renommée de la demanderesse ou de l'usage du signe sur le marché. La forme est par elle-même l'élément déterminant de l'appréciation par le consommateur concerné, qui verra dans la forme la valeur substantielle du produit. La valeur, en particulier, résulte de son apparence esthétique ou artistique. L'impression globale initiale est dominée par les particularités de la forme et la forme n'est pas uniquement perçue comme un élément additionnel. Il n'est pas pertinent qu'une valeur supplémentaire puisse provenir de la qualité du son produit par le haut-parleur ou de la renommée de la marque de la demanderesse.

Est-elle possible? DMC MC Forme donnant une valeur substantielle Décision Ch. de recours, 14 décembre 2010, R-486/2010-2, « Forme d’une chaise (MARQUE 3D) La forme en cause a été considérée comme banale et a dès lors fait l’objet d’un refus préliminaire en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC, qui plaide à l’encontre du point de vue selon lequel les chaises seraient choisies en raison des qualités intrinsèques de leurs caractéristiques ornementales. Si la forme en cause a pu être substantiellement différente des formes habituelles des chaises lorsqu’elle a été créée par Charles et Ray Earnes en 1958, elle était devenue objectivement courante 43 ans plus tard, lorsqu’elle a fait l’objet d’une demande d’enregistrement en tant que marque communautaire.

Est-elle possible? DMC MC Forme donnant une valeur substantielle Si la forme de la chaise peut présenter un certain attrait artistique, son attrait principal réside dans le prestige de des designers ainsi que dans certaines caractéristiques techniques ou fonctionnelles qui renforcent sa désirabilité en tant que meuble. La demanderesse en nullité n’a pas prouvé que les consommateurs soient essentiellement ou largement guidés par leur désir d’acheter une œuvre de design innovateur. La forme doit plutôt être perçue comme « l’une des formes habituelles des produits dans le secteur concerné » ou, du moins, comme « une simple variante de ces formes »

CONCLUSION Marque ou dessin et modèle communautaire? Une nouvelle forme n’est pas nécessairement distinctive, éligible comme MC mais pourrait néanmoins bénéficier de la protection DMC Un « vieux » dessin serait déclaré nul s’il était enregistré comme DMC mais il pourrait avoir acquis un caractère distinctif et bénéficier donc de la protection MC

CONCLUSION Marque ou dessin et modèle communautaire? Les systèmes sont complémentaires La superposition est permise et possible Les utilisateurs choisissent librement Les conditions d’obtention des droits différentes

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