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LA STRATEGIE EUROPEENNE DE DEFENSE DE LA MARQUE du jeu de dames au jeu déchecs Jean-Jo Evrard avocat aux barreaux de Bruxelles et de Paris chargé de cours.

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1 LA STRATEGIE EUROPEENNE DE DEFENSE DE LA MARQUE du jeu de dames au jeu déchecs Jean-Jo Evrard avocat aux barreaux de Bruxelles et de Paris chargé de cours à la Faculté de droit de Lille 2

2 I. INTRODUCTION II. LAVENEMENT DE LA MARQUE COMMUNAUTAIRE : LES NOUVELLES REGLES DE COMPETENCE ET DE PROCEDURE III. LEMERGENCE DUNE JURISPRUDENCE EUROPEENNE IV.CONCLUSIONS PLAN

3 I. INTRODUCTION TROIS PERIODES DANS LHISTOIRE RECENTE DU DROIT DES MARQUES : avant le 31 décembre 1992, avant le 31 décembre 1992, date ultime de la transposition en droit interne de la directive dharmonisation. entre le 1 janvier 1993 et le 1 avril 1996, entre le 1 janvier 1993 et le 1 avril 1996, date dentrée en vigueur du règlement sur la marque communautaire (« RMC »). depuis le 1 avril depuis le 1 avril 1996.

4 AVANT LE 31 DECEMBRE 1992 Lois nationales différentes. Procédures nationales parallèles nayant aucune incidence entre elles.

5 ENTRE LE 1 JANVIER 1993 ET LE 1 AVRIL 1996 Lois nationales harmonisées Lois nationales harmonisées ou à tout le moins, à défaut de transposition de la directive, obligation dinterpréter les lois nationales à la lumière de la directive. Les procédures restent nationales Les procédures restent nationales - -pas de jugements ayant une portée extra-territoriale (contrairement à ce qui passe en matière de brevets européens - jurisprudence néerlandaise) -tendance toutefois à la centralisation du contentieux dans quelques pays - technique de l « encerclement ».

6 DEPUIS LE 1 AVRIL 1996 Deux événements majeurs : A. Succès extraordinaire de la marque communautaire 3 nouveaux types de conflits : -marque nationale contre marque communautaire -marque communautaire contre marque communautaire -marque communautaire contre marque nationale.

7 Le RMC prévoit des règles spécifiques en matière de compétence et de procédure qui diffèrent sensiblement des règles existantes dans les droits nationaux. Ces règles doivent être prises en compte par les titulaires de marques communautaires ou nationales qui sont en conflit avec des marques communautaires, soit comme demandeurs, soit comme défendeurs. Elles commandent davoir de nouvelles visions de la stratégie de défense de la marque.

8 B. Emergence dune jurisprudence européenne Jurisprudence communautaire : OHMI - tribunal de première instance des Communautés européennes - Cour de justice des Communautés européennes.

9 Jurisprudences nationales qui sont dun intérêt européen -elles interprètent les mêmes dispositions de fond que la jurisprudence communautaire. - une cour de cassation unique : la Cour de justice des Communautés européennes statuant à titre préjudiciel. Grâce notamment à Internet, cette jurisprudence européenne est, en grande partie, facilement accessible.

10 I. INTRODUCTION II. LAVENEMENT DE LA MARQUE COMMUNAUTAIRE : LES NOUVELLES REGLES DE COMPETENCE ET DE PROCEDURE III. LEMERGENCE DUNE VERITABLE JURISPRUDENCE EUROPENNE IV. CONCLUSIONS

11 1ère règle Centralisation du contentieux de lopposition et du contentieux de la nullité de la marque communautaire auprès de lOHMI Seule exception : Possibilité pour les tribunaux des marques communautaires de statuer sur une demande de nullité de marque communautaire formée à titre reconventionnel étant précisé que le tribunal peut, à la demande du titulaire, surseoir à statuer et inviter le défendeur à introduire une action auprès de lOHMI (art. 96 RMC).

12 La procédure dopposition a une importance beaucoup plus grande quen droit national. Si on perd une opposition, on peut certes intenter ultérieurement une action en nullité devant lOHMI, mais les chances de succès dune telle action seront faibles si du moins lOHMI fait preuve dun minimum de cohérence. Si on perd une opposition, on peut certes intenter ultérieurement une action en nullité devant lOHMI, mais les chances de succès dune telle action seront faibles si du moins lOHMI fait preuve dun minimum de cohérence. Par ailleurs, le contentieux de lopposition est susceptible de donner lieu à des arrêts du tribunal de première instance et de la Cour de Justice des Communautés européennes dont limportance néchappe à personne. Par ailleurs, le contentieux de lopposition est susceptible de donner lieu à des arrêts du tribunal de première instance et de la Cour de Justice des Communautés européennes dont limportance néchappe à personne.

13 Conséquences : Il ne faut donc pas avoir le « réflexe de lopposition » et engager des oppositions à la légère. Si les chances de succès napparaissent pas grandes, il est préférable de ne pas faire opposition et dattaquer plutôt en contrefaçon dans un Etat où les chances de succès sont meilleures. Exemple : marque renommée nationale contre marque communautaire

14 2ème règle Séparation du contentieux de la nullité et de celui de la contrefaçon de la marque communautaire Action en nullité dune marque communautaire : OHMI. Action en contrefaçon dirigée contre une marque communautaire : * le demandeur est titulaire dune marque communautaire : - tribunal compétent : tribunal des marques communautaires * le demandeur est titulaire dune marque nationale : - tribunal compétent : tribunal désigné par la loi nationale.

15 Si lon intente les deux actions, la première est très importante pour deux raisons : elle paralysera la seconde en vertu de la règle de la litispendance : le tribunal des marques communautaires ou lOHMI, selon le cas, surseoiront à statuer « sauf sil existe des raisons particulières de poursuivre la procédure ». elle paralysera la seconde en vertu de la règle de la litispendance : le tribunal des marques communautaires ou lOHMI, selon le cas, surseoiront à statuer « sauf sil existe des raisons particulières de poursuivre la procédure ». (art. 100 RMC) le jugement rendu dans la première affaire aura autorité de chose jugée dans la seconde. le jugement rendu dans la première affaire aura autorité de chose jugée dans la seconde.

16 Exemple Marque nationale antérieure contre marque communautaire postérieure action en nullité devant lOHMI action en nullité devant lOHMI action ultérieure en contrefaçon devant le tribunal de commerce de Bruxelles. action ultérieure en contrefaçon devant le tribunal de commerce de Bruxelles. Dans le cadre de cette action, demande reconventionnelle en nullité de la marque nationale.

17 Décision de lOHMI : Sursis à statuer dans lattente du jugement sur la validité de la marque nationale Décision du tribunal de commerce de Bruxelles : Sursis à statuer dans lattente de la décision de lOHMI… Comment démêler lécheveau : Le tribunal de commerce doit statuer sur la demande reconventionnelle puis lOHMI devra statuer sur laction en nullité et si lOHMI annule la marque communautaire, le tribunal sera tenu de faire droit à laction en contrefaçon.

18 Conséquences : Ne jamais intenter daction en nullité avant laction en contrefaçon à peine de paralyser celle-ci durant de longues années. Seule possibilité : laction en référé.

19 3ème règle Possibilité pour le titulaire dune marque communautaire, de faire du forum shopping dans tous les Etats membres de lUnion européenne Possibilité pour le titulaire dune marque communautaire, de faire du forum shopping dans tous les Etats membres de lUnion européenne 2 catégories de chefs de compétence des tribunaux domicile ou établissement lieu de la contrefaçon - domicile du défendeur - à défaut, domicile du demandeur - à défaut, tribunaux espagnols

20 Différences du forum shopping communautaire par rapport au forum shopping national En général, en droit national, le demandeur a le choix entre le tribunal du domicile du défendeur et celui du lieu de la contrefaçon (Règlement 44/2001 du 22 décembre règles nationales de compétence). En matière de marques communautaires, le demandeur peut assigner devant son tribunal même si un autre tribunal est compétent en vertu du lieu de la contrefaçon ex : un titulaire français peut assigner en France une société suisse vendant en Allemagne, en Angleterre et dans les pays du Benelux.

21 Le forum shopping européen permet de choisir les tribunaux en fonction de nombreux critères, tels que - la langue de la procédure, - son coût, - sa rapidité - son efficacité - la situation du marché dans le pays concerné qui peut avoir une incidence sur le caractère distinctif et la renommée de la marque et par voie de conséquence, sur létendue de son champ de protection alors quen droit national, les seuls critères sont ceux de la compétence et de la rapidité du juge.

22 4ème règle Possibilité pour le titulaire dune marque communautaire, dobtenir dun tribunal national des marques communautaires des injonctions ayant effet dans tous les pays de lUnion européenne Article 94,1° RMC « Un tribunal des marques communautaires dont la « compétence est fondée sur larticle 93, § 1 à 4(*) est « compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon « commis ou menaçant dêtre commis sur le territoire de « tout Etat membre. (*) critère du domicile de létablissement

23 Exception apparente : Article 94,2° RMC « Un tribunal des marques communautaires dont la « compétence est fondée sur larticle 93, § 5(*), est compétent « uniquement pour statuer sur les faits commis ou menaçant « dêtre commis sur le territoire de lEtat membre dans lequel « est situé ce tribunal. (*) critère du lieu de la contrefaçon

24 Compétence extra-territoriale des tribunaux des marques communautaires sils sont amenés à statuer à l encontre de plusieurs co-défendeurs établis dans des Etats différents Le RMC ne déroge pas à larticle 6, 1° du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et lexécution des décisions en matière civile et commerciale qui dispose que « Cette même personne peut être attraite sil y a plusieurs « défendeurs, devant le tribunal du domicile de lun deux, à « condition que les demandes soient liées entre elles par un « rapport si étroit quil y a intérêt à les instruire et à les juger « en même temps afin d éviter des solutions qui pourraient « être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

25 possibilité dassigner par exemple, devant un tribunal français, le contrefacteur français établi en France et les contrefacteurs étrangers établis dans les autres pays de lUnion européenne. Dans ce cas, le tribunal français sera est en mesure dinterdire la poursuite de la contrefaçon dans ces autres pays.

26 Conséquences des règles 3 et 4 : Quand on est demandeur Quand on est demandeur faire preuve dimagination dans le choix du tribunal. éviter le complexe de supériorité consistant à croire que le meilleur tribunal ne peut être que celui de son propre pays. Quand on est défendeur Quand on est défendeur être conscient, dans lévaluation des risques, de celui dêtre entraîné dans des procès devant des tribunaux « exotiques », suivant des procédures très différentes. prendre si possible linitiative en intentant soit une action en constatation de non-contrefaçon, soit une action en nullité de la marque communautaire devant lOHMI.

27 Article 92 b RMC : le tribunal des marques communautaires a compétence exclusive pour les actions en constatation de non-contrefaçon « si la loi nationale les admet » (ce qui est le cas notamment en Belgique, en Italie et en Allemagne). tribunal compétent : critère du domicile/établissement. un « contrefacteur » allemand peut assigner un titulaire suisse en déclaration de non-contrefaçon en Allemagne même si la « contrefaçon » na lieu quen France. Article 92 b RMC : le tribunal des marques communautaires a compétence exclusive pour les actions en constatation de non-contrefaçon « si la loi nationale les admet » (ce qui est le cas notamment en Belgique, en Italie et en Allemagne). tribunal compétent : critère du domicile/établissement. un « contrefacteur » allemand peut assigner un titulaire suisse en déclaration de non-contrefaçon en Allemagne même si la « contrefaçon » na lieu quen France. Laction en constatation de non-contrefaçon

28 Conséquences de lintentement dune action en constatation de non-contrefaçon Le titulaire de la marque première ne peut plus intenter une action en contrefaçon devant un autre tribunal. Si une telle action est intentée, il y a litispendance au sens de larticle 27 du Règlement 44/2001. Le juge second saisi doit renvoyer laffaire devant le juge premier saisi.

29 Si le défendeur prend linitiative dattaquer la marque communautaire en nullité devant lOHMI, il va paralyser toute action ultérieure au fond en contrefaçon, et ce pendant de longues années (technique du « marécage »). (Article 100, 1° RMC) Laction en nullité de la marque communautaire Laction en nullité de la marque communautaire

30 Laction en nullité dune marque communautaire peut être facilitée si lon admet la licéité de lacquisition de droits antérieurs en vue de faire échec à une action en contrefaçon. En principe, le demandeur en nullité ne peut invoquer que ses propres droits antérieurs En principe, le demandeur en nullité ne peut invoquer que ses propres droits antérieurs Peut-on acquérir en cours de procès des droits antérieurs Peut-on acquérir en cours de procès des droits antérieurs - soit par cession, - soit par cession, - soit par licence ? - soit par licence ?

31 La licéité d une telle pratique est à apprécier selon le droit communautaire. Les jurisprudences nationales semblent divisées sur cette question : * France * Allemagne - Benelux (affaire « Victor » - arrêt de la cour d appel de Bruxelles du 13 octobre 2000). Si la pratique est jugée licite par la CJCE, elle fournira de nombreux moyens de défense. En effet, de nombreux droits antérieurs ne se manifestent pas lors de la procédure dopposition. ex : marques non utilisées noms commerciaux

32 5ème règle Possibilité pour le titulaire dune marque communautaire, de demander des mesures provisoires dans un Etat membre et dagir au fond dans un autre Etat membre Article 99,2° RMC Règle identique que pour laction au fond, en ce qui concerne la portée extra-territoriale du jugement. Article 99,1° RMC Les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi dun Etat membre à propos dune marque nationale peuvent être demandées, à propos dune marque communautaire …, aux autorités judiciaires, y compris aux tribunaux des marques communautaires de cet Etat même si,en vertu du présent règlement, un tribunal des marques communautaires dun autre Etat membre est compétent pour connaître du fond.

33 Conséquences : Nécessité de connaître les caractéristiques des procédures de référé nationales. Différences importantes : - possibilité dinjonction sur requête unilatérale (Allemagne, Belgique). -étendue des pouvoirs des juges de référé (interdiction de commercialisation, obligation de retrait du marché, de communication des clients, etc …).

34 I. INTRODUCTION II. LAVENEMENT DE LA MARQUE COMMUNAUTAIRE : LES NOUVELLES REGLES DE COMPETENCE ET DE PROCEDURE III. LEMERGENCE DUNE JURISPRUDENCE COMMUNAUTAIRE IV. CONCLUSIONS

35 Rappel Jurisprudence communautaire Jurisprudence communautaire Jurisprudences nationales Jurisprudences nationales Accessibilité de plus en plus grande, notamment grâce à l Internet Accessibilité de plus en plus grande, notamment grâce à l Internet

36 Conséquences de cette situation Nécessité de connaître la jurisprudence communautaire et les jurisprudences nationales qui forment la jurisprudence européenne. Nécessité de connaître la jurisprudence communautaire et les jurisprudences nationales qui forment la jurisprudence européenne. Obligation de coordonner le contentieux au niveau européen et déviter de plaider une thèse « A » dans un pays et une thèse « B » dans un autre pays. Obligation de coordonner le contentieux au niveau européen et déviter de plaider une thèse « A » dans un pays et une thèse « B » dans un autre pays. Éviter également de plaider, pour les besoins dune cause nationale une thèse qui pourrait être préjudiciable dans un autre pays. Éviter également de plaider, pour les besoins dune cause nationale une thèse qui pourrait être préjudiciable dans un autre pays.

37 Intérêt de connaître le « pedigree» jurisprudentiel dun adversaire de manière à relever ses contradictions éventuelles. Intérêt de connaître le « pedigree» jurisprudentiel dun adversaire de manière à relever ses contradictions éventuelles. Mettre sur pied des procédures internes permettant de répondre aux exigences ci-dessus (ex. : création dun Intranet où sont centralisées toutes les informations utiles). Mettre sur pied des procédures internes permettant de répondre aux exigences ci-dessus (ex. : création dun Intranet où sont centralisées toutes les informations utiles).

38 I. INTRODUCTION II. LAVENEMENT DE LA MARQUE COMMUNAUTAIRE : LES NOUVELLES REGLES DE COMPETENCE ET DE PROCEDURE III. LEMERGENCE DUNE JURISPRUDENCE COMMUNAUTAIRE IV. CONCLUSIONS

39 Nécessité de gérer la défense de la marque dans une perspective européenne tant au plan des connaissances quà celui de la stratégie judiciaire. Les connaissances Acquérir une connaissance européenne de la matière. Acquérir une connaissance européenne de la matière. Etre conscient de lapparition de notions autonomes de droit européen et ne pas saccrocher désespérément aux certitudes nationales. Etre conscient de lapparition de notions autonomes de droit européen et ne pas saccrocher désespérément aux certitudes nationales.

40 La stratégie Etre audacieux et préférer, dans certains cas, de porter le litige devant dautres tribunaux que les tribunaux de son Etat. Etre audacieux et préférer, dans certains cas, de porter le litige devant dautres tribunaux que les tribunaux de son Etat. Utiliser au mieux les ressources offertes par certaines procédures nationales de référé. Utiliser au mieux les ressources offertes par certaines procédures nationales de référé. Lorsquon est défendeur, tenter danticiper, si possible, laction du demandeur. Comme aux échecs, le premier coup est important. Lorsquon est défendeur, tenter danticiper, si possible, laction du demandeur. Comme aux échecs, le premier coup est important.


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