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Revue Droit des marques Communautaire Suisse AROPI, le 2 novembre 2010 Laurence Clemmer, Gros & Waltenspühl, avocats.

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1 Revue Droit des marques Communautaire Suisse AROPI, le 2 novembre 2010 Laurence Clemmer, Gros & Waltenspühl, avocats

2 Communautaire Lego Juris / OHMI et Mega Brands Inc. Nullité de la marque tridimensionnelle constituée par la forme dune brique LEGO et motif absolu de refus admis CJCE 14 septembre 2010

3 Suisse Zino Davidoff SA / K & L Ruppert Stifftung Absence de similarité entre les produits Dépôt de mauvaise foi écarté ATF 10 décembre ere Cour de droit civil

4 Union européenne Lego Juris /OHMI (défenderesse) Mega Brands Inc. (intervenante) CJCE 14 septembre 2010

5 Lego Juris / OHMI et Mega Brands Inc. CJCE 14 septembre 2010 Cadre juridique: Lart. 4 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, intitulé «Signes susceptibles de constituer une marque communautaire», énonce: « Peuvent constituer des marques communautaires tous signes susceptibles dune représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services dune entreprise de ceux dautres entreprises ».

6 Lart. 7 du même règlement, intitulé «Motifs absolus de refus», dispose: « 1.Sont refusés à lenregistrement: … b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif; … e) les signes constitués exclusivement: ii) par la forme du produit nécessaire à lobtention dun résultat technique ». Lego Juris / OHMI et Mega Brands Inc. CJCE 14 septembre 2010

7 Lart. 51 du règlement n° 40/94, intitulé «Causes de nullité absolue», énonce: «1. La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l[OHMI] ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon: a) lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de […] lart.7; … 2. Lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement à lart. 7 paragraphe 1 point b), c) ou d) elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par lusage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée ».

8 Lego Juris / OHMI et Mega Brands Inc. CJCE 14 septembre 2010 Le 1 er avril 1996 Dépôt par Kirkbi A/S (ci-après «Kirkbi»), société aux droits de laquelle est venue la Lego Juris, dune demande denregistrement de marque communautaire pour le signe tridimensionnel constitué d'une brique rouge notamment pour les «jeux, jouets», en classe 28. Intention de lOHMI de rejeter ladite demande car le signe serait dépourvu de caractère distinctif et serait constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à lobtention dun résultat technique

9 Lego Juris / OHMI et Mega Brands Inc. CJCE 14 septembre 2010 Après laudition de Kirkbi et examen des preuves soumises par elle, lOHMI a néanmoins conclu que le signe dont lenregistrement était demandé avait acquis un caractère distinctif dans lUnion européenne. Le 19 octobre Enregistrement de la marque tridimensionnelle brique Lego. Le 21 octobre 1999 Nullité de cette marque demandée par Ritvik Holdings Inc., société aux droits de laquelle est venue Mega Brands Inc., en vertu de lart. 51, paragraphe. 1, ss a), du règlement n° 40/94 pour les «jeux de construction» en classe 28 car se heurte aux motifs absolus de refus de lart. 7, paragraphe 1, ss a), e), ii) et iii), et f), du même règlement.

10 Lego Juris / OHMI et Mega Brands Inc. CJCE 14 septembre 2010 Le 8 décembre 2000 Sursis à statuer de la division dannulation de lOHMI dans lattente que la Cour ait statué dans laffaire, Philips (arrêt du 18 juin 2002) concernant linterprétation d'une disposition dont le libellé correspond à celui de larticle 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94. Le 30 juillet 2004 Marque déclarée nulle pour les «jeux de construction» en classe 28 par la division dannulation de lOHMI sur le fondement de larticle 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94, en considérant que cette marque était constituée exclusivement par la forme du produit nécessaire à lobtention dun résultat technique.

11 Lego Juris / OHMI et Mega Brands Inc. CJCE 14 septembre 2010 Le 20 septembre 2004 Recours formé par Lego Juris contre la décision de la division dannulation. Rejet de ce recours par la grande chambre de recours de lOHMI qui a considéré que la preuve du caractère distinctif acquis par lusage ne saurait priver le signe examiné de son caractère fonctionnel. Cette dernière ajoute quune forme dont les caractéristiques essentielles répondent à une fonction technique néchappe pas à linterdiction denregistrement si elle contient un élément arbitraire mineur tel quune couleur.

12 Lego Juris / OHMI et Mega Brands Inc. CJCE 14 septembre 2010 Le 25 septembre 2006 La requérante a introduit un recours visant à lannulation de la décision litigieuse par requête déposée au greffe du Tribunal. Elle soutient que lart. 7, paragraphe 1, ss e), ii), du règlement n° 40/94 ne vise pas à exclure des formes fonctionnelles en soi de lenregistrement en tant que marque. La question déterminante était, selon elle, de savoir si la protection en tant que marque créerait un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires de la forme en cause.

13 Lego Juris / OHMI et Mega Brands Inc. CJCE 14 septembre 2010 Le Tribunal a énoncé: Il ressort du mot exclusivement que lajout de caractéristiques non essentielles nayant pas de fonction technique ne fait pas échapper une forme à ce motif absolu de refus si toutes les caractéristiques essentielles de ladite forme répondent à une telle fonction. La formule nécessaire à lobtention dun résultat technique ne signifie pas que ce motif absolu de refus ne sapplique que lorsque la forme en cause est la seule permettant dobtenir le résultat visé. En effet, lexistence dautres formes permettant dobtenir le même résultat technique nest pas de nature à écarter le motif de refus. Le 12 novembre 2008 Rejet du recours en annulation par le Tribunal

14 Lego Juris / OHMI et Mega Brands Inc. CJCE 14 septembre 2010 Le 2 février 2009 Pourvoi formé par Lego Juris devant la CJCE. Selon la requérante, lorsquil existe plusieurs formes équivalentes dun point de vue fonctionnel, la protection, au bénéfice dune entreprise, dune forme spécifique en tant que marque nempêche pas les concurrents dappliquer la même solution technique Selon la défenderesse (lOHMI), la liberté daccès des concurrents aux formes alternatives ne serait pas garantie. En effet, lenregistrement en tant que marque dune forme spécifique permettrait à la requérante de faire interdire non seulement toute forme identique, mais aussi des formes similaires.

15 Lego Juris / OHMI et Mega Brands Inc. CJCE 14 septembre 2010 Rejet du pourvoi de la requérante par la CJCE Linsertion à lart. 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 de linterdiction denregistrer en tant que marque tout signe constitué par la forme du produit nécessaire à lobtention dun résultat technique assure que des entreprises ne puissent utiliser le droit des marques pour perpétuer, sans limitation dans le temps, des droits exclusifs portant sur des solutions techniques.

16 Suisse Zino Davidoff SA / K & L Ruppert Stifftung ATF 10 décembre 2009

17 Zino Davidoff SA / K & L Ruppert Stifftung ATF 10 décembre 2009 Zino Davidoff SA est titulaire des enregistrements suivants: Marque suisse fig. Davidoff Cool Water No déposée le 31 août 1987 pour la classe 3 (produits cosmétiques) Marque internationale fig. Davidoff Cool Water No enregistrée le 18 novembre 1987 avec revendication de priorité de l'enregistrement de base suisse ci-dessus Marque verbale suisse COOL WATER No déposée le 14 décembre 2000 et enregistrée le 6 avril 2001 notamment en classes: 3 (toutes sortes de préparations cosmétiques) 21 (matériel de nettoyage) 24 (couvertures en laine, de lits et de tables, et autres linges de maison) 25 (vêtements, cravates, chemises, costumes, chaussures, chapellerie)

18 Zino Davidoff SA / K & L Ruppert Stifftung ATF 10 décembre 2009 K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG est titulaire des enregistrements suivants: Marque verbale allemande Coolwater No déposée le 23 mars 1990 pour la classe 25 (vêtements et chaussures) Marque verbale internationale Coolwater No enregistrée le 18 juin 1990 avec revendication de priorité de l'enregistrement de base allemand ci-dessus et désignant notamment la Suisse.

19 Zino Davidoff SA / K & L Ruppert Stifftung ATF 10 décembre 2009 Le 5 avril 2006 K & L Ruppert a ouvert action contre Zino Davidoff devant la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de Fribourg. Elle a conclu à la constatation de la nullité de l'enregistrement de la marque suisse COOL WATER (No ) du 14 décembre 2000 concernant certains produits des classes 3, 21 et 24 et tous les produits visés en classe 25.

20 Zino Davidoff SA / K & L Ruppert Stifftung ATF 10 décembre 2009 Zino Davidoff SA, défenderesse et demanderesse reconventionnelle allègue que, grâce aux articles de parfum et cosmétiques Davidoff de la ligne COOL WATER introduits sur le marché allemand en 1988, le chiffre d'affaires de la marque de parfumerie Davidoff a connu un accroissement important. Elle soutient que l'enregistrement de la marque Coolwater de 1990 a été fait de mauvaise foi par K & L Ruppert, aussi bien en Allemagne (par son dépôt national) qu'en Suisse (extension de son dépôt national désignant la Suisse).

21 Zino Davidoff SA / K & L Ruppert Stifftung ATF 10 décembre 2009 La IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de Fribourg admettant partiellement l'action de K & L Ruppert, a constaté nullité de l'enregistrement de la marque verbale suisse COOL WATER No de la société Zino Davidoff en ce qui concerne la classe 25 (vêtements, cravates, chemises, costumes, chaussures, chapellerie). Elle a rejeté les conclusions de K & L Ruppert pour le surplus et rejeté intégralement les conclusions reconventionnelles de Zino Davidoff.

22 Zino Davidoff SA / K & L Ruppert Stifftung ATF 10 décembre 2009 Zino Davidoff exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 avril 2009 faisant grief à la Cour cantonale de ne pas avoir retenu que 1.l'intimée, K & L Ruppert, a effectué un dépôt de mauvaise foi, et 2.à titre subsidiaire, de ne pas avoir jugé qu'il existe un risque de confusion entre sa/ses propre(s) marque(s) suisses, à savoir Davidoff Cool Water No de 1987 enregistrée pour la classe 3 (ainsi que sa marque verbale COOL WATER déposée en classe 3 en 1994, avec priorité dusage au 26 juillet 1988) et la marque de l'intimée Coolwater de 1990 pour la classe 25.

23 Zino Davidoff SA / K & L Ruppert Stifftung ATF 10 décembre 2009 Le 24 août 2009 A la demande des parties qui ont tenté de résoudre le litige à l'aide d'un médiateur, le Juge instructeur de la Ire Cour de droit civil, par ordonnance du 24 août 2009, a suspendu la procédure de recours en matière civile. Le 10 novembre 2009 L'intimée a informé le Tribunal fédéral que le processus de médiation avait échoué. Ayant reçu une copie de ce courrier, la recourante n'a émis aucune observation.

24 Zino Davidoff SA / K & L Ruppert Stifftung ATF 10 décembre 2009 Le Tribunal fédéral a répondu sur les deux moyens soulevés par la requérante : 1.Sur le risque de confusion La Cour cantonale a retenu à juste titre que l'activité des parties s'inscrit dans des créneaux économiques différents, de produits de luxe pour la recourante, de commerce bon marché pour l'intimée. Le risque de confusion doit être exclu car les produits de la classe 25 sont différents de ceux de la classe 3.

25 Zino Davidoff SA / K & L Ruppert Stifftung ATF 10 décembre 2009 Zino Davidoff fait alors valoir que plus la marque prioritaire est connue, plus l'usage d'une marque verbale semblable sur des produits qui pourraient être vus comme une diversification usuelle dans la branche considérée sera susceptible de créer un risque de confusion. Elle considère que son signe COOL WATER jouit d'une grande notoriété et qu'ainsi une partie du public partira du principe que la diversification de la palette de produits initiale est le fait de l'entreprise titulaire de la marque d'origine. Or selon le Tribunal, la notoriété acquise en relation avec les produits d'une classe déterminée ne saurait être reportée à des produits différents d'une autre classe.

26 Zino Davidoff SA / K & L Ruppert Stifftung ATF 10 décembre 2009 Le Tribunal rappelle à ce titre quà défaut de similarité des produits, le titulaire d'une marque ne saurait se prévaloir d'une protection fondée sur le droit des marques, à moins de jouir - et il s'agit de la seule exception prévue par la LPM - d'une marque de haute renommée au sens de l'art. 15 LPM. Or la recourante na pas démontré, ni même d'ailleurs allégué, que son signe représenterait une marque de haute renommée au sens de lart. 15 LPM. Le risque de confusion est donc exclu, les produits nétant pas similaires.

27 Zino Davidoff SA / K & L Ruppert Stifftung ATF 10 décembre Sur le dépôt frauduleux La Cour cantonale a rappelé que le principe applicable en droit des marques est celui de la priorité fondée sur le premier dépôt. Elle a constaté, d'une part, que l'intimée a été la première à déposer la marque Coolwater en Suisse pour des produits de la classe 25 et, d'autre part, que la recourante ne peut se prévaloir d'un usage antérieur de ce signe pour la même classe de produits. Le Tribunal a écarté le dépôt frauduleux en labsence de similarité des produits et donc dun risque de confusion entre les signes. Rejet du recours de Zino Davidoff.


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