Revue Droit des marques Communautaire Suisse AROPI, le 2 novembre 2010 Laurence Clemmer , Gros & Waltenspühl, avocats.

Revue Droit des marques Communautaire Suisse AROPI, le 2 novembre Laurence Clemmer , Gros & Waltenspühl, avocats

Communautaire Lego Juris / OHMI et Mega Brands Inc.
Nullité de la marque tridimensionnelle constituée par la forme d’une brique LEGO et motif absolu de refus admis CJCE 14 septembre 2010

Suisse Zino Davidoff SA / K & L Ruppert Stifftung
Absence de similarité entre les produits Dépôt de mauvaise foi écarté ATF 10 décembre 2009 1ere Cour de droit civil

Union européenne Lego Juris /OHMI (défenderesse) Mega Brands Inc. (intervenante) CJCE 14 septembre 2010

Lego Juris / OHMI et Mega Brands Inc. CJCE 14 septembre 2010
Cadre juridique: L’art. 4 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, intitulé «Signes susceptibles de constituer une marque communautaire», énonce: « Peuvent constituer des marques communautaires tous signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises ».

L’art. 7 du même règlement, intitulé «Motifs absolus de refus», dispose: « 1. Sont refusés à l’enregistrement: … b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif; e) les signes constitués exclusivement: ii) par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ».

L’art. 51 du règlement n° 40/94, intitulé «Causes de nullité absolue», énonce: «1. La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l’[OHMI] ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon: a) lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de […] l’art.7; … 2. Lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement à l’art. 7 paragraphe 1 point b), c) ou d) elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l’usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée ».

Le 1er avril 1996 Dépôt par Kirkbi A/S (ci-après «Kirkbi»), société aux droits de laquelle est venue la Lego Juris, d’une demande d’enregistrement de marque communautaire pour le signe tridimensionnel constitué d'une brique rouge notamment pour les «jeux, jouets», en classe 28. Intention de l’OHMI de rejeter ladite demande car le signe serait dépourvu de caractère distinctif et serait constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique Le 1er avril 1996 Kirkbi A/S (ci-après «Kirkbi»), société aux droits de laquelle est venue la Lego Juris, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI pour le signe tridimensionnel constitué d'une brique rouge notamment pour les «jeux, jouets», en classe 28. L’OHMI a informé Kirkbi de son intention de rejeter ladite demande au motif, d’une part, que le signe en cause ne représenterait qu’une simple forme de brique de jeu et serait donc dépourvu de caractère distinctif [article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94], et, d’autre part, que ledit signe serait constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique [article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du même règlement].

Après l’audition de Kirkbi et examen des preuves soumises par elle, l’OHMI a néanmoins conclu que le signe dont l’enregistrement était demandé avait acquis un caractère distinctif dans l’Union européenne. Le 19 octobre 1999. Enregistrement de la marque tridimensionnelle brique Lego. Le 21 octobre 1999 Nullité de cette marque demandée par Ritvik Holdings Inc., société aux droits de laquelle est venue Mega Brands Inc., en vertu de l’art. 51, paragraphe. 1, ss a), du règlement n° 40/94 pour les «jeux de construction» en classe 28 car se heurte aux motifs absolus de refus de l’art. 7, paragraphe 1, ss a), e), ii) et iii), et f), du même règlement. L’OHMI a néanmoins accepté de procéder à l’audition de Kirkbi et a examiné des observations et preuve soumis par celle-ci, sur la base desquels il a conclu que le signe dont l’enregistrement était demandé avait acquis un caractère distinctif dans l’Union européenne et n’était pas exclusivement constitué par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. Le 19 octobre 1999. À la suite de cette procédure d’examen, la marque en cause a été enregistrée. Le 21 octobre 1999 Ritvik Holdings Inc. (ci-après «Ritvik»), société aux droits de laquelle est venue Mega Brands Inc. (ci-après «Mega Brands»), a demandé la nullité de cette marque en vertu de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 pour les «jeux de construction» en classe 28 en considérant que son enregistrement se heurte aux motifs absolus de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, sous a), e), ii) et iii), et f), du même règlement.

Le 8 décembre 2000 Sursis à statuer de la division d’annulation de l’OHMI dans l’attente que la Cour ait statué dans l’affaire, Philips (arrêt du 18 juin 2002) concernant l’interprétation d'une disposition dont le libellé correspond à celui de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94. Le 30 juillet 2004 Marque déclarée nulle pour les «jeux de construction» en classe 28 par la division d’annulation de l’OHMI sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94, en considérant que cette marque était constituée exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. Le 8 décembre 2000 La division d’annulation de l’OHMI a sursis à statuer, dans l’attente que la Cour ait statué dans l’affaire ayant ultérieurement donné lieu à l’arrêt du 18 juin 2002, Philips, concernant l’interprétation d'une disposition dont le libellé correspond à celui de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94. Le 30 juillet 2004 La division d’annulation de l’OHMI a déclaré la marque en cause nulle pour les «jeux de construction» en classe 28 sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94, en considérant que cette marque était constituée exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.

Le 20 septembre 2004 Recours formé par Lego Juris contre la décision de la division d’annulation. Rejet de ce recours par la grande chambre de recours de l’OHMI qui a considéré que la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage ne saurait priver le signe examiné de son caractère fonctionnel. Cette dernière ajoute qu’une forme dont les caractéristiques essentielles répondent à une fonction technique n’échappe pas à l’interdiction d’enregistrement si elle contient un élément arbitraire mineur tel qu’une couleur. Le 20 septembre 2004 Lego Juris a formé un recours contre la décision de la division d’annulation. La grande chambre de recours de l’OHMI a rejeté ce recours comme non fondé, considérant que les conditions de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 étaient réunies en l’espèce. Selon elle, la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage ne saurait priver le signe examiné de son caractère fonctionnel. Elle a ajouté qu’une forme dont les caractéristiques essentielles répondent à une fonction technique n’échappe pas à l’interdiction d’enregistrement si elle contient un élément arbitraire mineur tel qu’une couleur. En outre, elle soutient que s’il est vrai que la circonstance qu’un signe ait fait ou fasse encore l’objet d’un brevet ne constitue pas, en soi, un obstacle à son enregistrement en tant que marque, et cela en particulier lorsqu’il s’agit d’inventions dont la forme n’est pas entièrement fonctionnelle en raison de la présence d’éléments ornementaux ou arbitraires, il n’en demeure pas moins qu’un brevet antérieur est pratiquement une preuve irréfutable que les caractéristiques qu’il divulgue ou revendique sont fonctionnelles. La grande chambre de recours de l’OHMI confirme la décision de la division d’annulation et conclut que les caractéristiques de la brique Lego ont manifestement été adoptées pour répondre à la fonction utilitaire susvisée de la brique Lego et non à des fins d’identification. La brique Lego est totalement fonctionnelle et ne comporte aucun élément arbitraire ou ornemental. Dès lors, La formulation de l’arrêt Philips peut être appliquée à la brique Lego, à savoir que “les caractéristiques fonctionnelles essentielles de la forme sont attribuables uniquement au résultat technique”.

Le 25 septembre 2006 La requérante a introduit un recours visant à l’annulation de la décision litigieuse par requête déposée au greffe du Tribunal. Elle soutient que l’art. 7, paragraphe 1, ss e), ii), du règlement n° 40/94 ne vise pas à exclure des formes fonctionnelles en soi de l’enregistrement en tant que marque. La question déterminante était, selon elle, de savoir si la protection en tant que marque créerait un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires de la forme en cause.

Le Tribunal a énoncé: Il ressort du mot ‘exclusivement’ que l’ajout de caractéristiques non essentielles n’ayant pas de fonction technique ne fait pas échapper une forme à ce motif absolu de refus si toutes les caractéristiques essentielles de ladite forme répondent à une telle fonction. La formule ‘nécessaire à l’obtention d’un résultat technique‘ ne signifie pas que ce motif absolu de refus ne s’applique que lorsque la forme en cause est la seule permettant d’obtenir le résultat visé. En effet, l’existence d’autres formes permettant d’obtenir le même résultat technique n’est pas de nature à écarter le motif de refus. Le 12 novembre 2008 Rejet du recours en annulation par le Tribunal Selon le tribunal, il ressort du mot ‘exclusivement’, présent à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 que l’ajout de caractéristiques non essentielles n’ayant pas de fonction technique ne fait pas échapper une forme à ce motif absolu de refus si toutes les caractéristiques essentielles de ladite forme répondent à une telle fonction. Selon le tribunal, la formule ‘nécessaire à l’obtention d’un résultat technique’ présente à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 ne signifie pas que ce motif absolu de refus ne s’applique que lorsque la forme en cause est la seule permettant d’obtenir le résultat visé. En effet, l’existence d’autres formes permettant d’obtenir le même résultat technique n’est pas de nature à écarter le motif de refus et l’enregistrement d’un signe constitué par la forme d’un produit est exclu, même si le résultat technique en cause peut être atteint par d’autres formes. Il en résulte que l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 s’oppose à l’enregistrement de toute forme constituée exclusivement, dans ses caractéristiques essentielles, par la forme du produit techniquement causale et suffisante à l’obtention du résultat technique visé, même si ce résultat peut être atteint par d’autres formes employant la même, ou une autre, solution technique. Le Tribunal a considéré que le l’analyse de la fonctionnalité des caractéristiques essentielles d’une forme ne saurait être réalisée d’après la perception du consommateur ciblé (comme le soutient la requérante) car ce dernier peut ne pas disposer des connaissances techniques nécessaires à leur appréciation de sorte que certaines caractéristiques peuvent apparaître essentielles de son point de vue alors qu’elles ne le sont pas dans le contexte d’une analyse de la fonctionnalité et inversement. Dès lors, les caractéristiques essentielles d’une forme doivent être déterminées d’une manière objective à partir de sa représentation graphique et de ses éventuelles descriptions déposées dans sa demande de marque. Le Tribunal considère que la grande chambre de recours a correctement identifié toutes les caractéristiques essentielles de la forme en cause et ne fait droit à aucune des allégations de Lego Juris et rejette le recours en annulation par arrêt du 12 novembre 2008.

Le 2 février 2009 Pourvoi formé par Lego Juris devant la CJCE. Selon la requérante, lorsqu’il existe plusieurs formes équivalentes d’un point de vue fonctionnel, la protection, au bénéfice d’une entreprise, d’une forme spécifique en tant que marque n’empêche pas les concurrents d’appliquer la même solution technique Selon la défenderesse (l’OHMI), la liberté d’accès des concurrents aux formes alternatives ne serait pas garantie. En effet, l’enregistrement en tant que marque d’une forme spécifique permettrait à la requérante de faire interdire non seulement toute forme identique, mais aussi des formes similaires. Le 2 février 2009 Pourvoi formé par Lego Juris devant la CJCE. La requérante expose que l’enregistrement d’une forme ne devrait être exclu que dans l’hypothèse où il aboutirait à conférer un monopole sur des solutions techniques ou sur des caractéristiques utilitaires. Elle ajoute que lorsqu’il existe plusieurs formes équivalentes d’un point de vue fonctionnel, la protection, au bénéfice d’une entreprise, d’une forme spécifique en tant que marque n’empêche pas les concurrents d’appliquer la même solution technique. Mega Brands, pour sa part, soutient que l’enregistrement du signe en cause en tant que marque permettrait à la requérante d’empêcher tout concurrent d’utiliser, sur le marché des briques de jeu, la forme la meilleure et la plus fonctionnelle. La requérante acquerrait ainsi à nouveau le monopole dont elle jouissait autrefois en raison de ses brevets. Selon l’OHMI, l’argumentation de la requérante est contraire à la lettre et à l’esprit de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94. La présence dans ladite disposition des mots «exclusivement» et «nécessaire» n’implique pas, selon l’OHMI, que seules les formes intrinsèquement nécessaires pour remplir la fonction souhaitée sont interdites à l’enregistrement. Le motif de refus en question porterait sur toutes les formes essentiellement fonctionnelles attribuables au résultat. L’OHMI observe également que, si l’argumentation de la requérante était accueillie, la liberté d’accès des concurrents aux formes alternatives ne serait pas garantie. En effet, l’enregistrement en tant que marque d’une forme spécifique permettrait ensuite à la requérante de faire interdire non seulement toute forme identique, mais aussi des formes similaires. Cela concernerait, par exemple, des briques ayant des projections légèrement plus hautes ou plus larges que la brique Lego.

Rejet du pourvoi de la requérante par la CJCE L’insertion à l’art. 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 de l’interdiction d’enregistrer en tant que marque tout signe constitué par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique assure que des entreprises ne puissent utiliser le droit des marques pour perpétuer, sans limitation dans le temps, des droits exclusifs portant sur des solutions techniques. La CJCE rejette le pourvoi de la requérante selon l'argumentation suivante: L’insertion à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 de l’interdiction d’enregistrer en tant que marque tout signe constitué par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique assure que des entreprises ne puissent utiliser le droit des marques pour perpétuer, sans limitation dans le temps, des droits exclusifs portant sur des solutions techniques. Par les termes «exclusivement» et «nécessaire», ladite disposition assure que seules les formes de produit qui ne font qu’incorporer une solution technique et dont l’enregistrement en tant que marque gênerait donc réellement l’utilisation de cette solution technique par d’autres entreprises soient refusées à l’enregistrement. La CJCE a confirmé l'arrêt Philips en énonçant que la présence d’un ou de quelques éléments arbitraires mineurs dans un signe tridimensionnel dont tous les éléments essentiels sont dictés par la solution technique à laquelle ce signe donne expression est sans incidence sur la conclusion selon laquelle ledit signe est constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. Elle a également repris l'argumentation de l'OHMI en ce que l’enregistrement d’une forme exclusivement fonctionnelle d’un produit en tant que marque est susceptible de permettre au titulaire de cette marque d’interdire aux autres entreprises non seulement l’utilisation de la même forme, mais aussi l’utilisation de formes similaires. Un nombre important de formes alternatives risquent ainsi de devenir inutilisables pour les concurrents dudit titulaire. Enfin, la situation d’une entreprise ayant développé une solution technique à l’égard de concurrents mettant sur le marché des copies serviles de la forme de produit incorporant exactement la même solution ne saurait être protégée en conférant un monopole à ladite entreprise par l’enregistrement en tant que marque du signe tridimensionnel constitué par ladite forme, mais peut, le cas échéant, être examinée à la lumière des règles en matière de concurrence déloyale. Un tel examen n’est cependant pas l’objet du présent litige.

Zino Davidoff SA / K & L Ruppert Stifftung ATF 10 décembre 2009
Suisse Zino Davidoff SA / K & L Ruppert Stifftung ATF 10 décembre 2009

Zino Davidoff SA est titulaire des enregistrements suivants: Marque suisse fig. Davidoff Cool Water No déposée le 31 août 1987 pour la classe 3 (produits cosmétiques) Marque internationale fig. Davidoff Cool Water No enregistrée le 18 novembre 1987 avec revendication de priorité de l'enregistrement de base suisse ci-dessus Marque verbale suisse COOL WATER No déposée le 14 décembre 2000 et enregistrée le 6 avril 2001 notamment en classes: 3 (toutes sortes de préparations cosmétiques) 21 (matériel de nettoyage) 24 (couvertures en laine, de lits et de tables, et autres linges de maison) 25 (vêtements, cravates, chemises, costumes, chaussures, chapellerie)

K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG est titulaire des enregistrements suivants: Marque verbale allemande Coolwater No déposée le 23 mars 1990 pour la classe 25 (vêtements et chaussures) Marque verbale internationale Coolwater No enregistrée le 18 juin 1990 avec revendication de priorité de l'enregistrement de base allemand ci-dessus et désignant notamment la Suisse. K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG ayant son siège en Allemagne fait partie du groupe K & L Ruppert, actif dans la vente de vêtements et disposant de cinquante filiales dans le sud de l'Allemagne. Zino Davidoff SA est une société de droit suisse ayant son siège à Fribourg et inscrite au registre du commerce le 20 juin 1990, dont le but est le commerce de toutes sortes, notamment l'exportation des marques "Davidoff" et "Zino Davidoff" dans tous les domaines, à l'exception du domaine du tabac, et d'articles pour fumeurs.

Le 5 avril 2006 K & L Ruppert a ouvert action contre Zino Davidoff devant la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de Fribourg. Elle a conclu à la constatation de la nullité de l'enregistrement de la marque suisse COOL WATER (No ) du 14 décembre 2000 concernant certains produits des classes 3, 21 et 24 et tous les produits visés en classe 25. Elle soutient que, dans le domaine de la mode, les créateurs utilisent leur marque non seulement pour des vêtements mais aussi pour des produits cosmétiques et que, dès lors, il existe un risque de confusion entre sa marque Coolwater enregistrée en 1990 pour la classe 25 et celle de la défenderesse COOL WATER déposée en 2000 notamment pour la classe 3.

Zino Davidoff SA, défenderesse et demanderesse reconventionnelle allègue que, grâce aux articles de parfum et cosmétiques Davidoff de la ligne COOL WATER introduits sur le marché allemand en 1988, le chiffre d'affaires de la marque de parfumerie Davidoff a connu un accroissement important. Elle soutient que l'enregistrement de la marque Coolwater de 1990 a été fait de mauvaise foi par K & L Ruppert, aussi bien en Allemagne (par son dépôt national) qu'en Suisse (extension de son dépôt national désignant la Suisse). Selon elle, la marque Coolwater de K & L Ruppert de 1990 (inscrite pour la classe 25) violerait aussi sa marque fig. suisse Davidoff Coll Water No de 1987 (enregistrée pour la classe 3), du fait qu'il y a - du propre aveu de la demanderesse - une similitude de produits engendrant un risque de confusion. K & L Ruppert, demanderesse et défenderesse reconventionnelle précise qu'on ne saurait lui opposer le non-usage de sa marque Coolwater de 1990 en Suisse puisqu’en application de l'art. 5 de la Convention du 13 avril 1892 entre la Suisse et l'Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques, celle-ci faisant usage de sa marque Coolwater en Allemagne. Ce qui avait d’ailleurs été expressément constaté par la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de Fribourg, qui avait énoncé « si l'intimée utilise le signe "Coolwater" en Allemagne, elle n'en a jamais fait usage en Suisse ». Elle se prévaut en revanche du non-usage de la marque COOL WATER No de Zino Davidoff déposée le 14 décembre 2000 en ce qui concerne les vêtements pour conclure à la perte du droit de la défenderesse sur ces produits depuis le 7 août 2006, la marque ayant été publiée en date du 7 mai 2001. Le 8 octobre 2007 Zino Davidoff a allégué dans sa duplique que le non-usage en Allemagne et en Suisse de sa marque COOL WATER de 2000 pour les produits de la classe 25 se justifiait en raison du litige avec la demanderesse et a produit plusieurs pièces tendant à démontrer qu'elle a commercialisé ses produits de parfumerie COOL WATER dès le début de l'année 1988.

La IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de Fribourg admettant partiellement l'action de K & L Ruppert, a constaté nullité de l'enregistrement de la marque verbale suisse COOL WATER No de la société Zino Davidoff en ce qui concerne la classe 25 (vêtements, cravates, chemises, costumes, chaussures, chapellerie). Elle a rejeté les conclusions de K & L Ruppert pour le surplus et rejeté intégralement les conclusions reconventionnelles de Zino Davidoff. Par ailleurs, il sied de relever que la Cour cantonale a retenu qu'-indépendamment de la question de savoir si la demanderesse était légitimée à invoquer ce non-usage dans une action ouverte (le 5 avril 2006), soit avant l'échéance du délai de carence de l'art. 12 al. 1 LPM (le 7 août 2006), il était patent que le litige opposant les deux parties constituait un juste motif de non-usage de la marque contestée, en ajoutant que « cette question n'est plus discutée devant le Tribunal fédéral, et il n'y a pas lieu d'y revenir ». Or, la prise en compte du juste motif de non-usage par la Cour paraît toutefois paradoxal et donc contestable alors même qu'elle fait grief à Zino Davidoff dans ses constatations de ne pas avoir été en mesure d'établir l'usage de son signe COOL WATER en relation avec les produits de la classe 25, et ce même avant le dépôt de la marque Coolwater du 23 mars 1990!!

Zino Davidoff exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 avril 2009 faisant grief à la Cour cantonale de ne pas avoir retenu que l'intimée, K & L Ruppert, a effectué un dépôt de mauvaise foi, et à titre subsidiaire, de ne pas avoir jugé qu'il existe un risque de confusion entre sa/ses propre(s) marque(s) suisses, à savoir Davidoff Cool Water No de 1987 enregistrée pour la classe 3 (ainsi que sa marque verbale COOL WATER déposée en classe 3 en 1994, avec priorité d’usage au 26 juillet 1988) et la marque de l'intimée Coolwater de 1990 pour la classe 25. La recourante a donc conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal entrepris, au rejet de la demande de K & L Ruppert, à ce que la nullité de la partie suisse de l'enregistrement international No de la marque Coolwater de l'intimée soit constatée.

Le 24 août 2009 A la demande des parties qui ont tenté de résoudre le litige à l'aide d'un médiateur, le Juge instructeur de la Ire Cour de droit civil, par ordonnance du 24 août 2009, a suspendu la procédure de recours en matière civile. Le 10 novembre 2009 L'intimée a informé le Tribunal fédéral que le processus de médiation avait échoué. Ayant reçu une copie de ce courrier, la recourante n'a émis aucune observation.

Le Tribunal fédéral a répondu sur les deux moyens soulevés par la requérante : 1. Sur le risque de confusion La Cour cantonale a retenu à juste titre que l'activité des parties s'inscrit dans des créneaux économiques différents, de produits de luxe pour la recourante, de commerce bon marché pour l'intimée. Le risque de confusion doit être exclu car les produits de la classe 25 sont différents de ceux de la classe 3. Les deux marques proposent leurs produits, cosmétiques pour la première (classe 3), prêt-à-porter pour la seconde (classe 25), depuis dix-huit ans en Allemagne. L'autorité cantonale a observé que la recourante a renoncé, dans ce pays, à demander en 2002 la protection de sa marque COOL WATER pour la classe 25. (Elle n’a non plus établi aucun usage du signe COOL WATER en relation avec ces produits, et donc évidemment pas non plus avant le dépôt de la marque Coolwater fait par l'intimée le 23 mars 1990). Enfin, elle a retenu que le fait qu'une recherche informatique par les mots-clés COOL WATER + Schweiz – Davidoff Cool Water placent côte à côte sur le marché internet ebay la parfumerie COOL WATER de la recourante et les vêtements Coolwater de l'intimée, tient à la similitude des mots-clés de recherche, mais ne permet pas de conclure à la similarité de produits jugés différents tant entre eux que par leurs canaux d'écoulement depuis presque deux décennies. L'autorité précédente a conclu qu'en l'espèce les produits de la classe 25 sont différents de ceux de la classe 3 et que le risque de confusion doit ainsi être exclu.

Zino Davidoff fait alors valoir que plus la marque prioritaire est connue, plus l'usage d'une marque verbale semblable sur des produits qui pourraient être vus comme une diversification usuelle dans la branche considérée sera susceptible de créer un risque de confusion. Elle considère que son signe COOL WATER jouit d'une grande notoriété et qu'ainsi une partie du public partira du principe que la diversification de la palette de produits initiale est le fait de l'entreprise titulaire de la marque d'origine. Or selon le Tribunal, la notoriété acquise en relation avec les produits d'une classe déterminée ne saurait être reportée à des produits différents d'une autre classe. Or, dans un arrêt du 19 décembre 2001, le Tribunal fédéral a jugé que le simple fait que divers produits sont des articles de mode ne crée pas déjà une similitude entre eux. Rappelant dans un arrêt du 17 juillet 2007 le principe de la spécialité, il a ajouté que l'on ne pouvait suivre la recourante lorsqu'elle expose que les lunettes de soleil (classe 9) et les vêtements (classe 25) entrent dans la même offre de marchandises. Par ailleurs, la notoriété acquise en relation avec les produits d'une classe déterminée ne saurait être reportée à des produits différents d'une autre classe. Des produits sont similaires s'il existe entre eux une certaine proximité et non pour la seule raison que, pour répondre à des stratégies de diversification, ils rentrent dans la même offre de marchandises (EUGEN MARBACH, op. cit, n. 808 et n. 810 p. 249 s. et n. 830 p. 255 note 1057; cf. également: FRANZ HACKER, in Ströbele/Hacker (éd.), Kommentar von Markengesetz, 9e éd., Cologne 2009, no 75 ad § 9 MarkenG). Cette proximité ne pourra en principe pas être admise si les marchandises considérées poursuivent des buts différents et se distinguent de par leur usage (ATF 128 III 96 consid. 2d p. 99; cf. EUGEN MARBACH, op. cit, n. 824 ss p. 254 s.; CHRISTOPH WILLI, op. cit., no 44 s. ad art. 3 LPM). Ainsi, des denrées de luxe se distinguent de produits comme des sardines (ATF 99 II 104 consid. 8 p. 120).

Le Tribunal rappelle à ce titre qu’à défaut de similarité des produits, le titulaire d'une marque ne saurait se prévaloir d'une protection fondée sur le droit des marques, à moins de jouir - et il s'agit de la seule exception prévue par la LPM - d'une marque de haute renommée au sens de l'art. 15 LPM. Or la recourante n’a pas démontré, ni même d'ailleurs allégué, que son signe représenterait une marque de haute renommée au sens de l’art. 15 LPM. Le risque de confusion est donc exclu, les produits n’étant pas similaires. En effet, dans ce cadre, la marque de haute renommée a précisément été pensée pour tenir compte de la tendance à la diversification des produits qui conduit le producteur du signe hautement renommé à fabriquer un objet différent de celui pour lequel il a obtenu une protection par le droit des marques. L'existence d'une certaine notoriété liée au signe COOL WATER de la recourante ne permet pas d'aboutir à une conclusion différente, celle-ci n'ayant pas démontré, ni même d'ailleurs allégué, que ce signe représenterait une marque de haute renommée (art. 15 LPM). Les produits n'étant pas similaires, l'une des conditions d'application de l'art. 3 al. 1 let. c LPM n'est pas réalisée et le risque de confusion est exclu. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner la question de la similarité des marques.

2. Sur le dépôt frauduleux La Cour cantonale a rappelé que le principe applicable en droit des marques est celui de la priorité fondée sur le premier dépôt. Elle a constaté, d'une part, que l'intimée a été la première à déposer la marque Coolwater en Suisse pour des produits de la classe 25 et, d'autre part, que la recourante ne peut se prévaloir d'un usage antérieur de ce signe pour la même classe de produits. Le Tribunal a écarté le dépôt frauduleux en l’absence de similarité des produits et donc d’un risque de confusion entre les signes. Rejet du recours de Zino Davidoff. Elle ajoute: "Aucun comportement déloyal, qui plus est en Suisse, ne peut être opposé à la demanderesse [intimée] sous l'angle de l'usage de sa marque Coolwater de 1990 pour des vêtements ou des chaussures de la classe 25. Chaque partie bénéficie donc en principe de la priorité de sa marque pour les produits correspondant à la classe concernée, sauf à admettre un risque de confusion qui pourrait résulter de la similarité des produits des classes 3 et 25". Ainsi, pour admettre qu'un dépôt est frauduleux parce qu'il a été effectué, non pour faire usage de la marque, mais pour empêcher, dans un but parasitaire, un tiers déterminé d'obtenir un enregistrement en suisse, la connaissance de l'utilisation du signe de ce tiers pouvant prêter à confusion avec le signe déposé est une exigence nécessaire. Les produits du signe utilisé par la recourante (classe 3, produits cosmétiques) et ceux revendiqués par l'intimée (classe 25, vêtements) n'étant pas similaires, il n'existe pas de risque de confusion entre les deux signes. On ne saurait dès lors retenir que la marque Coolwater de 1990 de l'intimée a été déposée de façon frauduleuse (de façon à entraver la recourante) le 23 mars 1990. Rejet du recours.

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