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3 GRAPI (Groupe Rhône-Alpes pour la protection de la PI) Lyon, le 12 Avril 2011 Particularités en PI sud-coréenne Dr Fransumo LEE Diplômé du C.E.I.P.I. Professeur au C.E.I.P.I.

4 I. INTRODUCTION

5 I-1. PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE BREVETS MODÈLES D’UTILITÉ DESIGNS MARQUES 20 ans - Dépôt 10 ans - Dépôt 15 ans - Enregistrement Marques nationales 10 ans - Enregistrement 1. Nouveauté 2. Activité inventive 3. Application industrielle 1. Petite Invention (forme) 2. Examen (depuis 2006) Examen Caractère distinctif I. Examen 1. Nouveauté 2. Originalité 3. Reproductibilité II. Sans Examen Literie, Tissus, Emballage... Marques internationales 10 ans – Enregistrement international

6 I-2. INSTITUTIONS OCPI (KIPO) Tribunal de la Propriété Industrielle Division Brevets Division Marques & Designs Division Administrative Cour de la Propriété Industrielle (Cour de Brevets) Cour Suprême 1. Deuxième Instance (Cour d’Appel) 2. Composition : - Juges spécialisés en P.I. - Experts 1. Troisième Instance (Cour de Cassation) 2. Uniquement Application du droit 1. Première Instance 2. Activités : - Recours d’une décision de rejet - Action en nullité - Action en confirmation de l’étendue de la protection (Déclaration de non-contrefaçon) - etc.

7 II. Particularités en BREVETS

8 II-1. Infos importantes et Nouveautés à retenir (i) *Langue de dépôt : Uniquement en langue coréenne Il n’est pas possible de présenter pour le dépôt de brevet le texte d’abord en langue étrangère, puis une traduction en coréen. (Tandis qu’au Japon, on peut déposer d’abord le texte en langue étrangère, puis une traduction en japonais dans un délai de 2 mois.) ◊ Ne confondez donc pas ces deux pays ! * Délai pour l’entrée en phase nationale d’une demande PCT en Corée du Sud : 31 mois à compter de la date de priorité * Requête en Examen : Examen différé de 5 ans L’Office coréen entre dans la phase d’examen sur le fond à condition que le déposant requête l’examen. La requête doit y être présentée dans un délai de 5 ans soit à compter de la date de dépôt national, soit à compter de la date de dépôt international. Si le déposant dépasse ce délai sans requêter l’examen, sa demande de brevet serait réputée retirée. ◊ Durée d’examen environ 20 mois ! * Rédaction de revendications : Inacceptation de revendications à dépendance multiple [ Par ex. : « A selon une des (quelconques) revendications précédentes, … ]

9 II-1. Infos importantes et Nouveautés à retenir (ii) [2006] * Depuis le 1 er janvier 2006 : - Suppression du dépôt de Traduction du document de priorité (sauf le cas où l’examinateur la réclame) * Conséquence : Baisse du coût pour le déposant * Depuis le 03 mars 2006 : - Délai pour l’entrée en phase nationale d’une demande PCT : 31 mois à compter de la date de priorité (au lieu de 30 mois) * Depuis le 1er octobre 2006 : - Suppression du système de « Dépôt double » (Brevet + Modèle d’utilité), mais seulement un dépôt à choisir - Admission des infos technologiques non publiées, mais connues par d’autres voies comme élément détruisant la nouveauté [2007] * Depuis le 1 er juillet 2007 : - Suppression de la procédure d’Opposition, mais seulement Action en nullité ! * Pour une action en nullité, il faut prouver l’intérêt à agir, sauf pendant 3 mois après la publication d’enregistrement !

10 II-1. Infos importantes et Nouveautés à retenir (iii) [2009] * Depuis le 1 er juillet 2009 : - Introduction du système de Réexamen : Au lieu d’une action en recours auprès du Tribunal de la PI contre rejet final, une nouvelle possibilité de demander un réexamen auprès de l’Office des brevets SI une modification de brevet (Sans modification de brevet, directement une action en recours) * Si le réexamen rejeté, l’action en recours ! Ainsi, plus de chance au déposant ! - Atténuation de limitation lors de la modification après le rejet final à condition de la réduction de l’étendue de revendications - Extension du délai pour la demande divisionnaire : Possible même après le rejet final (applicable aux brevets déposés après le 01/07/2009) - Introduction du système de modification d’office : Au lieu d’une notification officielle pour des défauts évidents

11 II-2. DIAGRAMME DE LA PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (i) Demande OCPIExamen de recevabilité Négatif Avis Officiel silence Modification Publication (18 mois) Irrégularité rectifiée positif négatif Requête en examen (Examen différé) 5 ans silence Examinateur Examen de brevetabilité Négatif Avis de rejet Argumentation Modification silence positif Décision de délivrance positif Décision de rejet négatif Réexamen ou Recours 30 jours Légende Unité administrative Opération Document venant du demandeur Alternative Fin de procédure négatif partiel A) Pour la demande nationale : Délai : 12 mois à compter de la date de priorité B) Pour le PCT (phase nationale) : Délai : 31 mois à compter de la date de priorité

12 II-2. DIAGRAMME DE LA PROCÉDURE (ii) Décision de délivrance Paiement taxe Période de grâce(6 mois) silence oui non Obtention du droit Paiement avec surtaxe Publication d’enregistrement Action en nullité (sans prouver l’intérêt à agir) 3 mois Après 3 mois Action en nullité (avec l’intérêt à agir)

13 II-3. Quelques détails (i) Un exemple des Revendications à dépendance multiple : 1.Procédé qui consiste à faire réagir A avec B en présence d’un catalyseur à teneur en métal. 2.Le procédé selon la revendication 1, où le catalyseur contient du fer. 3.Le procédé selon la revendication 2, où le catalyseur contient aussi du cuivre. 4.Le procédé selon l’une des revendications 1, 2 ou 3 où le catalyseur contient aussi du zinc. (acceptable) 5.Le procédé selon l’une des revendications 1, 2, 3 ou 4 où le catalyseur contient aussi du cobalt. (non-acceptable) 6.Le procédé selon la revendication 4 où le catalyseur est déposé sur un support inerte. (acceptable) * Une revendication à dépendance multiple ne peut être dépendante directement de toute autre revendication à dépendance multiple.

14 II-3. Quelques détails (ii) Taxes d’enregistrement d’un brevet & Annuités Taxes d’enregistrement = les trois premières annuités * Le titulaire d’un brevet KR ne paie jamais les 20 annuités, mais beaucoup moins, car un brevet est enregistré en général au bout de 7 ou 8 ans après le dépôt. Modification de texte de brevet Si dépassement de l’étendue initiale par une modification : - la modification refusée - lors du refus de la modification, pas de possibilité d’appel (dans ce cas, s’appuyer sur le recours après la décision de rejet)

15 II-3. Quelques détails (iii) Solution à adopter lors du rejet final d’une demande de brevet 1. Réexamen - Objet : Demande de brevet modifiée après le rejet final - Réexamen assuré par l’examinateur initial - Délai : 30 jours à compter de la date de réception du rejet final (prolongeable à la demande pour deux mois uniquement pour le déposant étranger !) - Résultat de réexamen : a)Lors de la résolution du motif de rejet grâce à la modification : Décision de délivrance b)Lors de la non résolution du motif de rejet malgré la modification : Rejet confirmé (* Possibilité de recours !) Deux possibilités : Réexamen / Recours

16 II-3. Quelques détails (iii) 2. Recours - à l’encontre d’une décision de rejet final, ou bien - à l’encontre d’un rejet confirmé après le réexamen - Lors du rejet final : Recours sans modification de brevet Lors du réexamen rejeté : Recours avec le brevet modifié au moment du réexamen - Compétence : Tribunal de la propriété industrielle - Délai : 30 jours à compter de la date de réception du rejet final ou du rejet confirmé par l’examinateur initial - Jugement : a) Décision de délivrance ; b) Confirmation de décision de rejet * Lors de b), le demandeur peut faire appel devant la Cour de Brevets dans un délai de 30 jours.

17 II-3. Quelques détails (iv) 1.Conditions de prolongation (1) Objet de la prolongation - une invention médicale qui doit obtenir une approbation (selon la Loi sur les Affaires Pharmaceutiques (LAP)) - une invention agrochimique qui doit obtenir une approbation (selon la Loi sur le Contrôle Agrochimique (LCA)) (2) Délai Dans les trois mois suivant la date d'approbation, toutefois, dans les 6 mois avant l'expiration de la durée originale de validité du brevet 2. Durée de prolongation Maximum 5 ans (le temps qui a été nécessaire pour l’obtention de l’approbation) Prolongation de la durée de validité du brevet

18 II-3. Quelques détails (iv) 3. Demande de prolongation (a) Breveté (si copropriété, par tous les copropriétaires) (b) Eléments formels pour la requête : - le motif - la durée de la prolongation demandée (maximum 5 ans) - le document attestant l'approbation 4. Effet de la demande de prolongation Avec une demande de prolongation, la durée du brevet est réputée prolongée, sauf dans le cas d’une décision finale et concluante de rejet de la demande de prolongation.

19 II-3. Quelques détails (v) 1. Droit au brevet (1) Salariés i) en principe, le droit à l’inventeur (salarié) ii) lors de la cession du droit à l’employeur, le droit d’être récompensé. (2) Employeurs i) l’obtention d’une licence non exclusive à titre gratuit ii) si une précision dans le contrat de travail, l’obtention de la cession 2. Récompense (1)pas de réglementation dans la loi pour les salariés du secteur privé ; Cependant, ”Comité de Récompense” dans de grandes entreprises * Cas général dans de grandes entreprises privées : (2) un point de référence : le règlement relatif à la récompense pour les inventions des fonctionnaires : i) lors du dépôt : 100~200 € ii) lors d’une délivrance : 100~500 € iii) lors de l’utilisation de l’invention : 2000~5000 € iv) lors d’une licence ou d’une cession : somme décidée par le ”Comité de Récompense” (en général, l’application du règlement pour les fonctionnaires) i) lors du dépôt : 100~200 € ii) lors d’une délivrance : 100~500 € iii) lors de l’utilisation de l’invention : 2000~5000 € iv) lors d’une licence ou d’une cession : somme décidée par le ”Comité de Récompense” (en général, l’application du règlement pour les fonctionnaires) i) lors d’une délivrance de brevet : 500 € ii) lors d’une cessions a. moins de 10 000 € : 30% b. entre 10 000 et 50 000 € : (total – 10 000 €) ×20% + 3 000 € c. plus de 50 000 € : (total – 50 000 €) ×10% + 11 000 € i) lors d’une délivrance de brevet : 500 € ii) lors d’une cessions a. moins de 10 000 € : 30% b. entre 10 000 et 50 000 € : (total – 10 000 €) ×20% + 3 000 € c. plus de 50 000 € : (total – 50 000 €) ×10% + 11 000 € Invention de salariés

20 III. Particularités en MARQUES

21 Voies de protection Marque Internationale (Protocole de Madrid) depuis avril 2003 EXAMEN en marques Renouvellement : sans examen depuis le 28 juillet 2010 i)Délai : au Cours des douze derniers mois de validité ii)Délai de grâce (pour le renouvellement tardif) : 6 mois après l’échéance (avec taxes supplémentaires) Renouvellement : sans examen depuis le 28 juillet 2010 i)Délai : au Cours des douze derniers mois de validité ii)Délai de grâce (pour le renouvellement tardif) : 6 mois après l’échéance (avec taxes supplémentaires) Marque Nationale III-1. Système en marques Un examen formel + un examen au fond 1)Examen formel : Attention au « Code de déposant » national ! 2)Examen au fond (Durée : environ un an) (i) sur le caractère distinctif du signe; (ii) sur des antériorités Suppression des taxes supplémentaires pour des produits désignés au-delà de 10ème - Avant : 7 € pour un produit supplémentaire - Depuis 2003 : pas de taxes sup. Suppression des taxes supplémentaires pour des produits désignés au-delà de 10ème - Avant : 7 € pour un produit supplémentaire - Depuis 2003 : pas de taxes sup.

22 III-2. Infos importantes et Nouveautés à retenir (i) [2005] * Depuis le 01/07/2005 : - Protection possible d’une indication géographique comme marque collective* (* Marques attribuées à une corporation commerciale dont les membres peuvent utiliser ces marques sous le contrôle de la corporation pour leurs activités commerciales) [2007] * Depuis le 01/07/2007 : - Prolongement du Délai d’opposition : Deux mois (au lieu de 30 jours) - Protection renforcée contre dépôt de marque imitée (= dépôt frauduleux) : Pour la prévention contre chasseurs de marques à condition que la marque d’origine soit « BIEN CONNUE » auprès du consommateur national ou étranger (au lieu de « NOTOIRE ou TRES BIEN CONNUE ») sans droit de marque en Corée du Sud - Elargissement de la notion de marque : Marque constituée uniquement en couleur, Marque en mouvement et Marque holographique sont acceptées comme marques.

23 III-2. Infos importantes et Nouveautés à retenir (ii) [2008] * Depuis le 16/10/2008 : - Acceptation de certains termes génériques comme libellé [voir le N° (III-4) ci-après] [2010] * Depuis le 28/07/2010 : un grand changement au niveau du Renovellement - Suppression de l’examen lors du renouvellement Il suffit donc de payer simplement la taxe pour le renouvellement ! - Paiement en deux fois de la taxe d’enregistrement (pour le nouveau dépôt ou le renouvellement) * Un paiement au moment de l’enregistrement et un autre ultérieurement (si on n’effectue pas le 2 ème paiement, la validité de marque se limitera en 5 ans). - Introduction du système d’ examen accéléré (par la demande de déposant) : - lors de l’utilisation d’une marque similaire par un tiers pour produits similaires ; - lors de la pré-utilisation de la marque par le déposant

24 III-3. Classification Application de la Sous-classification nationale lors de l’examen au fond - Intitulée « Codes de produits/services similaires » - Classifiée sous les codes « G+4 chiffres » pour des produits / « S+4 chiffres » pour des services - Malgré la différence de la classification internationale entre deux produits, si leur sous-classification est identique, ils sont considérés comme similaires ! [Ex. : “G2501” – ‘Pince à billets (Cl.16)’ / ‘Sac à main (Cl.18)’ / ‘Ceinture porte-billets (Cl.25)’] Classification Internationale (NICE) depuis 1999 +

25 III-4. Libellé Produits/Services désignés Préciser et concrétiser le libellé ! L’Office coréen accepte, depuis 2008, certains noms génériques qui peuvent englober plusieurs produits. - en classe 3 « Produits cosmétiques » / en classe 25 « Vêtement » OUI ! Néanmoins, les termes utilisés dans la classification internationale NICE ne sont pas tous acceptés d’une façon automatique : certains parmi eux sont acceptés, mais certains non (cette distinction est faite d’une manière arbitraire par l’Office coréen selon ses critères internes). Il vaut donc mieux préciser le nom de produits/services ! Préciser et concrétiser le libellé ! L’Office coréen accepte, depuis 2008, certains noms génériques qui peuvent englober plusieurs produits. - en classe 3 « Produits cosmétiques » / en classe 25 « Vêtement » OUI ! Néanmoins, les termes utilisés dans la classification internationale NICE ne sont pas tous acceptés d’une façon automatique : certains parmi eux sont acceptés, mais certains non (cette distinction est faite d’une manière arbitraire par l’Office coréen selon ses critères internes). Il vaut donc mieux préciser le nom de produits/services !

26 III-5. Lette de Consentement Coexistence de 2 marques avec consentement du propriétaire lorsqu’une demande est confrontée à une antériorité IMPOSSIBLE ! Deux solutions envisageables 1. Action en déchéance pour non usage (assez efficace !) - Objet : Marque inexploitée pendants 3 ans consécutifs après l’enregistrement 2. Cession et Rétrocession de l’antériorité - à condition que le propriétaire d’antériorité soit d’accord !

27 III-6. Diagramme de la procédure de délivrance de marques Demande KIPOExamen de recevabilité Négatif Avis Officiel silence Modification Irrégularité rectifiée positif négatif Examen sur le fond Négatif Avis de rejet Argumentation Modification positif Publication positif Décision de rejet négatif Recours 30 jours Légende Unité administrative Opération Document venant du demandeur Alternative Fin de procédure Opposition (Délai : 2 mois) accepté refusée Obtention du droit Décision de délivrance silence payée taxe silence

28 IV. Particularités en Dessins & Modèles (DESIGNS)

29 IV-1. Infos importantes et Nouveautés à retenir (i) [2010] * Depuis le 01/01/2010 : (1) Acceptation des vues en 3D pour les Designs (= Facilité de dépôt avec des vus préparées par le designer lui-même lors de la préparation de produit) (2) Liberté absolue autorisée au déposant d’un design : (i) au niveau du nombre de vues : - Anciennement, 7 vues obligatoirement à déposer - Actuellement, aucune obligation ! (ii) au niveau de la façon de dessiner des vues : - Anciennement, une synchronisation obligatoire pour les 7 vues - Actuellement, aucune obligation ! (3) Elargissement des catégories de produits d’ensemble acceptables comme objet d’un design Ex.) Ensemble de sous-vêtements pour femmes; Ensemble de coutellerie; Ensemble de produits nettoyages; Ensemble de produits coiffage, etc.

30 IV-1. Infos importantes et Nouveautés à retenir (ii) [2011] * A partir du 01/04/2011 : Elargissement des objets de design sans examen : de 10 classes (2,460 objets de la classification LOCARNO) à 20 classes (4,231 objets) - Objets : pour des produits qui suivent rapidement la mode et dont le cycle de vie est assez court - Pourquoi : pour conformer avec le changement législatif des pays occidentaux : par ex., (i) Enregistrement sans examen aux USA pour des produits de la mode « Protection and Piracy Prevention » ; (ii) 2 jours d’examen à l’OHMI - le temps nécessaire jusqu’à l’enregistrement après le dépôt : un mois (à vérifier !) (Cf. une dizaine de mois pour le design avec examen) Ex.) Literie, Tissus, Emballage, Accessoires, Chaussures, Maroquinerie, Papeterie, etc.

31 IV-1. Infos importantes et Nouveautés à retenir (iii) Taxes d’enregistrement d’un design & Annuités Taxes d’enregistrement = les trois premières annuités Au bout de 3 ans, (si le titulaire souhaite renouveler son droit de design) il doit payer chaque année l’annuité due pendant les 12 ans restants.

32 FIN ^-^ Merci beaucoup ^-^