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Points de désaccord entre les jurisprudences nationale et communautaire Nathalie Hadjadj-Cazier Avocat Associé, DS Avocats 7 décembre 2006 PARIS LYON BRUXELLES.

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1 Points de désaccord entre les jurisprudences nationale et communautaire Nathalie Hadjadj-Cazier Avocat Associé, DS Avocats 7 décembre 2006 PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES

2 2 Marques défensives et obligation dusage Lexistence, au nom dun même titulaire, de plusieurs marques similaires Choix stratégique du déposant ou héritage dun passé ? Seule une des marques déposées est exploitée Risque pour les marques non exploitées ? 1.La Problématique PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES

3 3 Larticle 15§2 a) du Règlement 40/94 considère comme usage de la marque communautaire son emploi « sous une forme qui diffère par des éléments naltérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée » Mais, le règlement ne prévoit pas le cas de dépôts multiples dun signe similaire Larticle L du CPI nenvisage pas la présence de marques similaires Seul « lusage de la marque sous une forme modifiée nen altérant pas le caractère distinctif » est assimilé à un usage à titre de marque PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES

4 4 2. Eléments de réponse apportés par la jurisprudence nationale Le principe : «lexploitation dune marque enregistrée, analogue à une autre marque enregistrée, ne vaut pas exploitation de cette dernière» Space / Espace – Cass. 17 juillet 1984 Napoléon / N.Napoléon / N. Napoléon et Cie – Cass. 15 janvier 1985 Représentation dun damier – TGI 27 novembre 1988 Lotus / Au Lotus – Cass.ass.plén. 16 juillet 1992 Rancho / Rancho Fiesta / El Rancho – CA Paris 22 janvier 1999 PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES

5 5 2. Eléments de réponse apportés par la jurisprudence nationale (suite) Un cas isolé : larrêt de la Cour dAppel de Paris du 21 janvier Poême / Poeme – SNC Lancôme c/ SARL Papous «La déchéance étant une sanction, les conditions de son application, doivent être interprétées restrictivement» Lexploitation dune marque est assimilée à lexploitation de lautre marque déposée sous une forme légèrement modifiée PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES

6 6 2. Eléments de réponse apportés par la jurisprudence nationale (suite) Le 14 mars 2006, par trois arrêts, la Cour de Cassation prend position en faveur des marques de défense (Loufrani c/ Pier Import ; Playboy c/ Laporte et Trader Classified ; Media c/ Centrale Directe) Trois affaires où la Cour dAppel avait prononcé la déchéance de la marque litigieuse sans prendre en compte lexploitation de la marque voisine exploitée PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES

7 7 2. Eléments de réponse apportés par la jurisprudence nationale (suite) Marque non exploitéeMarque exploitée N° du 1 er octobre 1971N° du 28 décembre 1996 PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES

8 8 2. Eléments de réponse apportés par la jurisprudence nationale (suite) Attendu de principe Larticle L 714-5, alinéas 1 et 2b du CPI « exige seulement que la marque exploitée ne diffère de la marque première enregistrée et non exploitée que par des éléments nen altérant pas le caractère distinctif, peu important que la marque modifiée ait été elle-même enregistrée » «La variation du graphisme, de la calligraphie et de la couleur du signe enregistré est minime et na eu pour objet que de moderniser la marque en ladaptant au goût de la clientèle » Vers une approche pragmatique ? PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES

9 9 3. Eléments de réponse apportés par la jurisprudence communautaire Le titulaire de marques italiennes similaires avait échoué dans son opposition à lencontre dun dépôt communautaire Bainbridge à défaut davoir établi lusage de ses marques (Bridge, The Bridge, Old Bridge, Over The Bridge, Footbridge, The Bridge Basket The Bridge Waypaker) Larrêt Bainbridge du 23 février TPICE PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES

10 10 3. Eléments de réponse apportés par la jurisprudence communautaire (suite) PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES Marque communautaire Marques italiennes

11 11 3. Eléments de réponse apportés par la jurisprudence communautaire (suite) La loi italienne admet la validité des marques défensives qui ont pour finalité délargir la portée de protection dune marque antérieure sans être soumise à lobligation dusage PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES Pour le TPICE, le concept de marque défensive est inconnu du régime de protection de la marque communautaire

12 12 Le Tribunal précise que larticle 15§2 (Rgt 40/94) permet «au titulaire dune marque dapporter au signe, à loccasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux ladapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés» (Point 50). 3. Eléments de réponse apportés par la jurisprudence communautaire (suite) Mais, le titulaire ne peut «se soustraire à lobligation qui lui incombe de faire usage de cette marque en invoquant à son bénéfice lutilisation dune marque similaire faisant lobjet dun enregistrement distinct». PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES

13 13 3. Eléments de réponse apportés par la jurisprudence communautaire (suite) La prise en compte des enregistrements dits «défensifs» nest pas compatible avec le régime de protection de la marque communautaire. PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES Attention au choix des marques antérieures dans le cadre dune opposition.

14 14 PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES Incertitudes sur les prérogatives du titulaire Larticle 5§1 et 3 dresse le contenu des actes interdits au tiers non autorisé qui fait usage de la marque enregistrée dans la vie des affaires Sont notamment visés : Limportation ou lexportation des produits sous le signe 1.Divergence de rédaction entre les textes communautaires et le Code Lapposition du signe

15 15 PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES Les articles L et L sanctionnent le fait «dimporter sous tout régime douanier, dexporter … des marchandises présentées sous une marque contrefaite» Aucune référence à lusage dans la vie des affaires 1.Divergence de rédaction entre les textes communautaires et le Code (suite) Le considérant 9 de la Directive qualifie de «fondamental» le fait que « les marques enregistrées jouissent … de la même protection dans la législation de tous les Etats membres»

16 16 PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES Les faits : la société Lancôme, titulaire de la marque Nutri-Riche, se voit reprocher par le titulaire de la marque Nutri-Rich, le conditionnement, la détention et lexportation de produits en vue de leur commercialisation dans un pays tiers 2.Larrêt Nutri-Rich de la Cour dAppel de Paris du 1 er juin 2005

17 17 PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES 2.Larrêt Nutri-Rich de la Cour dAppel de Paris du 1 er juin 2005 (suite) La Cour procède à une interprétation restrictive de la notion dusage dans la vie des affaires cette notion renvoie à lunivers économique suppose lexistence dun lien avec un client et ne peut sentendre de la circulation de marchandises entre filiales appartenant au même groupe dans un but de gestion et dorganisation interne

18 18 PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES 2.Larrêt Nutri-Rich de la Cour dAppel de Paris du 1 er juin 2005 (suite) La Cour considère que «le fait de conditionner des produits jamais offerts en France à la vente sous la marque litigieuse détenus uniquement en vue de leur expédition vers une filiale pour être mis licitement sur le marché dun pays tiers, ne peut être considéré comme un usage dans la vie des affaires » «nest donc pas susceptible de porter atteinte à lobjet spécifique du droit des marques» et

19 19 PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES 3.Larrêt Montex du 9 novembre 2006 (Aff. C- 281/05) Réclamation de Montex Les faits : Montex fabrique des jeans et exporte différentes pièces de Pologne, y compris les signes distinctifs au moyen du scellement douanier – les produits, destinés à être commercialisés en Irlande, transitent par lAllemagne Diesel fait retenir par les douanes allemandes la livraison de 5076 pantalons

20 20 PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES 3.Larrêt Montex du 9 novembre 2006 (Aff. C-281/05) (suite) «la marque enregistrée donne-t-elle à son titulaire le droit dinterdire le transit de marchandises sur lesquelles figure le signe ?» Condamnation de Montex en première et deuxième instance Pourvoi devant le Bundesgerichtshof qui surseoit à statuer et pose notamment la question :

21 21 PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES Concerne les marchandises qui proviennent de pays tiers et qui ne se trouvent pas en libre pratique dans la Communauté Toutes les mesures de contrôles ainsi que le versement de droits et taxes sont différés jusquau lieu de destination Mise sous scellés des marchandises 3.Larrêt Montex du 9 novembre 2006 (Aff. C-281/05) (suite) LAnalyse de lAvocat Général Le régime douanier du transit externe

22 22 PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES Seuls les actes de commercialisation des marchandises sont de nature à porter atteinte aux droits du titulaire dans lEtat de transit (Rioglass et Transremar) Soupçons/Indices de voir les marchandises commercialisées les scellés le caractère légal ou non de la fabrication dans le pays dorigine circonstances révélant lexistence dun risque réel et effectif de fraude (Polo/Lauren et Rolex) Le transit implique-t-il un usage dans la vie des affaires et donc une violation de la marque ? 3.Larrêt Montex du 9 novembre 2006 (Aff. C-281/05)– Lanalyse de lAvocat Général (suite)

23 23 PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES La Cour considère que : Le transit externe, en raison du fait quil nimplique aucune commercialisation des marchandises concernées, ne constitue pas un usage de la marque Le titulaire dune marque ne peut interdire le transit que lorsque ces produits font lobjet dun acte dun tiers et qui implique nécessairement leur mise dans le commerce 3.Larrêt Montex du 9 novembre 2006 (Aff. C-281/05) (suite)

24 24 Vous remerciant pour votre attention Nathalie Hadjadj-Cazier Avocat DS Avocats PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES


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