P&TS SA Les droits et devoirs du conseil en brevets dans la pratique quotidienne 10 mai 2016, Lausanne Christophe Saam AROPI – AIPPI – ACBSE.

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1 P&TS SA Les droits et devoirs du conseil en brevets dans la pratique quotidienne 10 mai 2016, Lausanne Christophe Saam AROPI – AIPPI – ACBSE

2 P&TS SA Table des matières 1. Sources juridiques 2. Le devoir de confidentialité 3. Le privilège 4. Le conflit d’intérêt 5. Le titre professionnel 6. Questions

3 P&TS SA Sources Loi sur les conseils en brevets (LCBr) Loi sur le Tribunal Fédéral des Brevets (LTFB) Code des Obligations (CO) Code de Procédure Civile (CPC) Code Pénal (CP) Code de Procédure Pénale (CPP) Convention sur le brevet Européen (CBE) Code de conduite professionnelle de l’epi Règlement en matière de discipline Jurisprudence de l’OEB FICPI+VSP VESPA

4 P&TS SA Droit Suisse Article 10 (secret professionnel), Article 13 (surveillance) Loi sur les conseils en brevets (LCBr) Loi sur le Tribunal Fédéral des Brevets (LTFB) Code des Obligations (CO) Code de Procédure Civile (CPC) Code Pénal (CP) Code de Procédure Pénale (CPP) Article 29 (indépendance) Articles 394 à 406 (droit des contrats) Articles 160, 166 (obligation de collaborer) Article 321 (violation du secret professionnel) Article 171 (refus de témoigner)

5 P&TS SA Droit Européen Règle 153 (privilège) Article 2 (publicité); Article 3 e (collaborateurs) Article 2 (secret de fonction); article 3(2) conflits d’intérêt; article 4 (mesures disciplinaires) D10/91 Convention sur le brevet Européen (CBE) Code de conduite professionnelle de l’epi Règlement en matière de discipline Jurisprudence de l’OEB

6 P&TS SA Associations Article 27 (tribunal de l’association); article 29 (sanctions) Article 19 (plaintes) Règle 5 (confidentialité); Règle 6 (conflit d’intérêt) Article 12 (respect LCBr, Code de conduite EPI, sanctions) Statuts du VSP Règles du FICPI Code de conduite prof. du FICPI Code de conduite prof de l’ACBSE

7 P&TS SA Confidentialité Art. 10 LCBr 1 Les conseils en brevets sont en tout temps tenus au secret professionnel pour toutes les affaires qui leur sont confiées dans le cadre de leur profession ou dont ils ont connaissance dans l'exercice de celle-ci. 2 Ils veillent à ce que leurs auxiliaires respectent le secret professionnel.

8 P&TS SA Confidentialité Art. 13 LCBr Autorité de surveillance: DFJP Art. 48b. LBI La surveillance exercée par le DFJP s’applique par analogie aux mandataires non inscrits au registre

9 P&TS SA Confidentialité Art. 321 CP (secret professionnel) 1.Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, seront, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.La révélation demeure punissable alors même que le détenteur du secret n'exerce plus sa profession ou qu'il a achevé ses études. 3.La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'a autorisée par écrit.

10 P&TS SA Activités couvertes par le secret professionnel Décision RR.2015.58 du TPF Le secret professionnel couvre tous les faits et documents liés à l'activité typique de l'avocat au sens de l'art. 321. Tel est le cas pour les tâches consistant à donner des conseils juridiques, à fournir des avis de droit, à défendre les intérêts d'autrui et à intervenir devant les tribunaux pour assister ou représenter un client. […] Ce qui est confié à un avocat en sa qualité d'administrateur de société, de gérant de fortune, dans le cadre d'un mandat d'encaissement d'un chèque, de gestion et d'administration des biens d'une fondation, etc, il ne s'agit pas d'activités spécifiques de l'avocat couvertes par le secret professionnel, mais de prestations de service pour la fourniture desquelles l'avocat est en concurrence avec d'autres professions (banquiers, conseils en gestion de patrimoine, fiduciaires)

11 P&TS SA Activités couvertes par le secret professionnel Par analogie avec la situation des avocats par exemple, le secret professionnel pour les conseils en brevet au sens de l’art. 10 LCBr et de l’art. 321 CP ne concerne que les informations confiées à un conseil en brevet en cette qualité. Ce secret ne concerne donc pas nécessairement les informations confiées à un conseil en brevet exerçant des activités non spécifiques à sa profession (aide à la création de société, gestion, développement technique; quid de la veille technologique?). Le manque de discrétion pour de telles informations peut néanmoins tomber sous le coup de l’art. 398 CO.

12 P&TS SA Confidentialité Art. 398 CO La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail. Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. Cette obligation de fidélité, ou à tout le moins l’obligation de diligence, impose aussi une obligation de discrétion, notamment pour les mandats basés sur une confiance privilégiée comme le mandat confié à un conseil en brevet. Ce devoir de discrétion s’étend parfois même à l’existence du mandat (par exemple pour un avocat)

13 P&TS SA Confidentialité Art. 398 CO Code Pénal (art 321)Code des Obligations (art. 398) Le secret professionnel ne concerne que les secrets confiés aux conseils en brevet en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l'exercice de celle-ci. L’étendue du devoir de confidentialité dépend de l’intérêt du mandant à maintenir la confidentialité, tel qu’il peut ou devrait être reconnu. Elle peut couvrir par exemple de simples secrets d’affaire ou des informations non liées à l’activité de conseil en brevet Tout fait qui n’est connu que d’un cercle restreint de personne, dont le Conseil a eu connaissance par son mandat. Pesée d’intérêt possible Concerne seulement les conseils en brevets suisses ou les mandataires OEB Concerne tous les mandataires

14 P&TS SA Confidentialité Règlement en matière de discipline des mandataires agréés près l’OEB Art. 2 Tout mandataire agréé est tenu de ne pas divulguer les secrets dont il a été constitué dépositaire dans l'exercice de ses fonctions, à moins qu'il n'ait été relevé de cette obligation.

15 P&TS SA Confidentialité Décision D10/91 Décision à l’encontre d’une décision de la commission de discipline de l’epi, dans une procédure intentée contre un conseil en brevet en Suisse: [des] faits qui concernent les diverses étapes de la procédure de délivrance d’un brevet sont notoires et accessibles au public => pas de violation de l’art 2 RD (confidentialité) en les révélant

16 P&TS SA D10/91 Inventeur Conseil en brevets Organisme de soutien Acquéreur Intente une action Acquisition du brevet Conseille Met en relation avec Organisme

17 P&TS SA Confidentialité Art. 2 Code de conduite epi a) La publicité est généralement autorisée, pour autant qu'elle soit véridique, objective et conforme aux principes essentiels notamment la loyauté et le respect du secret professionnel. b) Des exceptions à la publicité autorisée sont : 1) la mention de l'identité d'un client, sauf autorisation expresse dudit client ; 2) la mention du nom d'une autre entité professionnelle à moins qu'il existe un accord de collaboration écrite entre le membre et cette entité ; 3) la publicité, l'annonce ou la publication d'offres d'achat, vente ou négociation de droits de propriété industrielle, sauf sur instructions d'un client. e) En ce qui concerne l'exercice de sa profession, un membre est responsable des actes de ses collaborateurs non-membres.

18 P&TS SA Confidentialité Règle 5 du code de conduite professionnelle du FICPI (« Code de Lugano ») Tout membre est tenu de ne pas divulguer les informations reçues à titre confidentiel dans l’exercice de ses activités professionnelles, à moins qu’il ne soit dégagé de cette obligation.

19 P&TS SA Déliement du secret professionnel Au plus tard lorsque des informations concernant le mandat doivent être fournies (art 321 CP). Révéler être en relation avec un mandant peut déjà constituer une violation de cette obligation de confidentialité (Art. 2-b code de conduite epi)

20 P&TS SA Déliement du secret professionnel Est-ce que l’existence d’une relation entre un mandant et son mandataire constitue toujours une information confidentielle lorsque cette relation figure dans un registre de brevet? La question est controversée: Dans un but publicitaire: probablement (Art. 2-b du code de conduite epi) Prise de position du comité du Vespa à ses membres en date du 23 octobre 2013: oui. Par analogie avec D10/91: non (avis personnel). Pas une information qui mérite d’être protégée au sens de l’art. 321 CP. L’analogie avec les avocats est peu judicieuse.

21 P&TS SA Expérience pratique Avr- mai 2014: diverses factures Jui-Déc 2014: Plusieurs rappels de facture. 19 fév 2015: Demande de libération du secret professionnel au mandant. Pas de réponse 1 er avr 2015: Demande de libération du secret professionnel envoyée au DFJP, afin de faire valoir la créance. 3 fév 2016: Le DFJP demande au mandant de prendre position. Pas de réponse 1 er mar 2016: Décision du DFJP d’accepter la demande de déliement. Frais à la charge du mandataire (CHF 100.-)

22 P&TS SA Expérience pratique (2) Entretemps: > Faillite du client. > Aspects pénaux. > Nouvelle demande de déliement afin de pouvoir révéler ces informations dans une procédure pénale..

23 P&TS SA Privilège Art. 160 CPC Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation: a. de faire une déposition conforme à la vérité en qualité de partie ou de témoin; b. de produire les titres requis, à l'exception des documents concernant des contacts entre une partie ou un tiers et un avocat autorisé à les représenter à titre professionnel ou un conseil en brevets au sens de l'art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets; c. de tolérer un examen de leur personne ou une inspection de leurs biens par un expert.

24 P&TS SA Privilège Art. 166 CPC Tout tiers peut refuser de collaborer: b. dans la mesure où, de ce fait, la révélation d'un secret serait punissable en vertu de l'art. 321 CP1; les réviseurs sont exceptés; à l'exception des avocats et des ecclésiastiques, le tiers soumis à une obligation de dénoncer ou délié de l'obligation de garder le secret a le devoir de collaborer, à moins qu'il ne rende vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité;

25 P&TS SA Privilège Art. 171 CPP 1 Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages- femmes, psychologues ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle- ci. 2 Ils doivent témoigner: a. lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer; b. lorsqu'ils sont déliés du secret, selon l'art. 321, ch. 2, CP2, par le maître du secret ou, en la forme écrite, par l'autorité compétente. 3 L'autorité pénale respecte le secret professionnel même si le détenteur en a été délié lorsque celui-ci rend vraisemblable que l'intérêt du maître au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité. Autres dispositions concernant le respect du secret professionnel dans la procédure pénale: cf. art. 248, 264, 265 271, 281

26 P&TS SA Privilège Art. 158 CBE Lorsqu'un mandataire agréé est consulté en cette qualité, nul ne peut être contraint, dans les procédures devant l'Office européen des brevets, de divulguer les communications échangées à ce propos entre ce mandataire et son mandant ou toute autre personne et relevant de l'article 2 du règlement en matière de discipline des mandataires agréés, à moins que le mandant n'ait expressément renoncé à ce droit. (2) Sont notamment concernés toute communication ou tout document portant sur : (a) l'appréciation de la brevetabilité d'une invention ; (b) la préparation de la demande de brevet européen ou la procédure y relative ; (c) tout avis concernant la validité, l'étendue de la protection ou la contrefaçon de l'objet d'un brevet européen ou d'une demande de brevet européen.

27 P&TS SA Privilège CPConseils en brevet CPPConseils en brevet R. 153 CBESeulement pour les relations avec l’OEB

28 P&TS SA Privilège aux USA Privilège aux USA pour professionnels des brevets non-US Pas automatique! “Communications between foreign patent agents and a foreign corporation concerning the prosecution of a foreign patent are privileged if such privilege is recognized under the law of the foreign country in which the patent application is filed.” Foseco Intern. Ltd. V. Fireline, Inc., 546 F. Supp. 22, 25 (N.D. Ohio 1982) ! D’autres tribunaux ont appliqué une approche basée sur “l’intérêt dominant” Déjà reconnu pour des agents en brevet d’Australie, Finlande, France, Allemagne, Italie, Japon, Nouvelle-Zélande, Suède, et Royaume-Uni

29 P&TS SA Conflit d’intérêt Code des obligations Basé avant tout sur le devoir de fidélité (art. 398 CO). Découle aussi du devoir de confidentialité.

30 P&TS SA Conflits d’intérêt Art. 3(2) Règlement en matière de discipline de l’epi Tout mandataire agrée doit se récuser lorsque l’acceptation d’un mandat ou sa continuation le conduirait à connaître d’un cas d’espèce au sujet duquel il a conseillé ou représenté une personne ayant des intérêts opposés à ceux de son mandat, à moins que le conflit d’intérêts n’ait cessé.

31 P&TS SA Conflits d’intérêt Art. 6 FICPI Tout membre doit faire en sorte d’éviter de représenter des intérêts en conflit. Il dit cependant assurer l’exécution d’un ordre dans la mesure nécessaire pour éviter tout dommage possible. Formulation prudente? Le simple fait de travailler pour des sociétés actives dans la même branche ne signifie pas encore nécessairement que l’on représente des intérêts en conflit. Le simple conseil n’est pas nécessairement une représentation.

32 P&TS SA Conflits d’intérêt D10/91 Le requérant savait que les renseignements qu’il a fourni [dans le cadre d’une action] sur son ancienne cliente allaient être utilisés contre son ancienne cliente. Le conflit d’intérêt est manifeste. [..] Dans une telle situation, il était du devoir du requérant de refuser ses services. Alors même que ces renseignements ont été considérés comme non confidentiels par la CR

33 P&TS SA Titre professionnel LCbr Art. 1) La présente loi régit: a) les conditions d’utilisation des titres professionnels « conseil en brevets », « consulente in brevetti », « Patentanwältin », « Patentanwalt » et « patent attorney » Art. 2. Le titre «conseil en brevets», «consulente in brevetti», «Patentanwältin», «Patentanwalt» ou «patent attorney» ne peut être porté que par une personne qui remplit les conditions suivantes: […] Art. 3. Le titre «conseil en brevets européens», «consulente in brevetti europei», «europäische Patentanwältin», «europäischer Patentanwalt» ou «european patent attorney» ne peut être porté que par une personne inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets.

34 P&TS SA Titre professionnel (2) Décision 4.2.2.1 du Conseil de l’epi (et 4.2.2.2)

35 P&TS SA Titre professionnel (3) En français: mandataire agréé près l’OEB En anglais: European Patent Attorney En allemand: zugelassener Vertreter vor dem EPA (et pas Europäischer Patentanwalt

36 MERCI DE VOTRE ATTENTION ! P&TS SA Av. J.J. Rousseau 4 CH 2001 Neuchâtel +41 32 727 1427 P&TS SA Nordstrasse 9 CH 8006 Zürich +41 44 267 3919 www.patentattorneys.ch